28 W (pat) 238/04  - 28. Senat (Marken)

BPatG 154 8.05 BUNDESPATENTGERICHT 28 W (pat) 238/04 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 16. November 2005 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Marke 398 22 842 - 2 - hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündlichen Verhandlung vom 16. November 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzen-den Richters Stoppel, der Richterin Schwarz-Angele sowie des Richters Paetzold beschlossen: Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Be-schlüsse der Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Dezember 2002 und 23. Juni 2004 aufgeho-ben. Wegen des Widerspruchs aus der Marke 631 183 wird die Lö-schung der angegriffenen Marke für die Waren „maschinell betrie-bene Werkzeuge, nämlich Gewindefräser und Gewinderolleisen, handbetätigte und maschinell betriebene Werkzeuge, nämlich Schneideisen; Gewindelehren“ angeordnet. Der weitergehende Widerspruch und die weitergehende Be-schwerde werden zurückgewiesen. G r ü n d e I. Gegen die seit dem 11. August 1998 für die Waren „Dreh- und Lineartische als Maschinenteile; maschinell betriebene Werkzeuge, nämlich Gewindefräser und Gewinderolleisen, hand-betätigte und maschinell betriebene Werkzeuge, nämlich Schneid-eisen; Gewindelehren“ - 3 - eingetragene Wortmarke Boss ist Widerspruch erhoben aus der seit dem 5. Dezember 1952 für eine Vielzahl von Waren der Klassen 1, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20 und 21, ua „Elektro-technische Geräte, Elektromotoren, Elektrowerkzeuge“ eingetragenen Wortmarke 631 183 BOSCH Die Markenstelle für Klasse 12 hat mit Beschluss des Erstprüfer zunächst die Lö-schung der angegriffenen Marke mit der Begründung angeordnet, dass die Mar-ken vor dem Hintergrund hochgradiger Waren- wie Markenähnlichkeit eine Ver-wechslungsgefahr nicht auszuschließen sei. Auf die Erinnerung der Markeninha-berin und die von ihr sodann zulässig erhobene Einrede der Nichtbenutzung hat der Erinnerungsprüfer den Widerspruch zurückgewiesen, da die Widersprechende keinen „Nachweis“ für die Benutzung erbracht, sondern lediglich pauschal Zahlen und Unterlagen ohne Spezifizierung für Einzelwaren vorgelegt habe. Hiergegen richtet sich nunmehr die Beschwerde der Widersprechenden, die die bei der Markenstelle eingereichten Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benut-zung für völlig ausreichend hält, im übrigen aber weiteres Benutzungsmaterial vorlegt , das die Benutzung zB für Gewindeschneider belegen soll, die den Waren der angegriffenen Marke besonders nahe kommen, zumal auch die Widerspre-chende eine Produktlinie für gewerbliche Anwender im Programm habe. Im übri-gen beruft sich die Widersprechende auf eine erhöhte Bekanntheit der Wider-spruchsmarke, die in Umfragen Spitzenwerte von bis zu 99% erzielt und bei Elekt-rowerkzeugen einen Markanteil von 35% habe. Angesichts der quasi identischen Markennamen sei eine Verwechslungsgefahr unausweichlich. - 4 - Die Markeninhaberin bestreitet weiterhin eine rechtserhaltende Benutzung, hält aber auch eine Warenähnlichkeit für eher zweifelhaft, da es sich bei den Waren der angegriffenen Marke um ausgesprochene Industrieprodukte handele, die zu den Waren der Widersprechenden als reine Heimwerker- und Bastlergeräte keine Entsprechung hätten. Im übrigen habe der Fachverkehr, den die angegriffene Marke allein anspreche, keine Veranlassung, die Marken zu verwechseln, zumal eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke auf dem vorliegend angespro-chenen Warengebiet nicht nachgewiesen sei. II. Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und teilweise begründet, da die Vergleichsmarken im Umfang der im Tenor aufgeführten Waren verwechselbar ähnlich im Sinne von §§ 42 Abs 2 Nr 1, 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG sind. Ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG ab von der Identität oder Ähnlichkeit der gegenüberstehenden Marken einerseits und ande-rerseits von der Identität oder Ähnlichkeit der von den beiden Marken erfassten Waren. Darüber hinaus sind auch alle weiteren Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, insbesondere die Kenn-zeichnungskraft der älteren Marke. Nach diesen Grundsätzen muss im vorliegenden Fall teilweise eine Verwechs-lungsgefahr bejaht werden. Was die beiderseitigen Marken betrifft, ist nicht von der Hand zu weisen, dass sich diese als jeweils einsilbige Wörter mit gleichen Wortanfängen und dominanter Konsonanten- und Vokalfolge erheblich klanglich annähern, was zwangsläufig auf eine Verwechslungsgefahr im registerrechtlichen Sinne hinausläuft, sofern nicht im Verhältnis der Waren zueinander ein unterdurchschnittlicher Ähnlichkeitsgrad oder - 5 - besser noch eine Warenferne festgestellt werden kann und/oder sonstige kollisi-onshemmende Umstände hinzutreten. Das ist im Hinblick auf die Warensituation unterschiedlich zu beurteilen. Nachdem die Markeninhaberin die Benutzung der Widerspruchsmarke in zulässi-ger Weise bestritten hat, war es zunächst einmal Aufgabe der Widersprechenden, die rechtserhaltende Benutzung glaubhaft zu machen und darzutun, welche der Waren ihres umfangreichen Warenverzeichnisses als benutzt den Waren der an-gegriffenen Marke gegenübergestellt werden können. Ob ihr das bereits im Verfahren vor der Markenstelle gelungen ist, kann dahingestellt bleiben, auch wenn der Beschluss des Erinnerungsprüfers insoweit ersichtlich rechtsfehlerhaft ist, da er fälschlich den „Nachweis“ der Benutzung verlangt und damit an die Beibringungspflichten der Widersprechenden vom Gesetz nicht vorgesehene Anforderungen stellt. Richtig ist allerdings, dass die ursprünglichen Benut-zungsunterlagen weitgehend pauschal die Benutzung der Marke für Elektro-werkzeuge im weitesten Sinne abdecken sollten, ohne dass hinreichend er-kennbar wurde, welche für den vorliegenden Kollisionsfall relevanten Waren betroffen waren. Nachdem die Widersprechende im Beschwerdeverfahren indes weiteres Material, beigebracht hat, kann nunmehr von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke ausgegangen werden, und zwar im wesentlichen für handbetätigte Elektrowerkzeuge zum Bohren, Hämmern, Schrauben, Schleifen, Sägen, Fräsen, Saugen, Schneiden usw., wobei alle diese Gerätschaften dadurch gekennzeichnet sind, dass ihr Korpus weitgehend mit den Händen oder in einem Ständer gehalten wird und sie mit auswechselbaren Einsätze betrieben werden können. Angesprochen von solchen Geräten werden Heimwerker und Handwerker, doch können sie auch in Industriebetrieben in dieser Verwendungsform zum Einsatz kommen, ohne indes reine Industrie-produkte zu sein. Demgegenüber ist bei den Waren der angegriffenen Marke zu differenzieren: - 6 - a) „Dreh- und Lineartische als Maschinenteile“ sind wesentliche Elemente von in-dustriellen Fertigungsmaschinen oder –straßen, die einen völlig anderen Verwen-dungszweck erfüllen als die Elektrowerkzeuge der Widerspruchsmarke, da diese mit der Positionierung von zu bearbeitenden Werkstücken und der industriellen Fertigung nichts zu tun haben. Berührungspunkte der Waren lassen sich allenfalls über den Oberbegriff der Werkzeuge im weitesten Sinne finden, so dass register-rechtlich bereits zweifelhaft ist, ob insoweit überhaupt noch eine Ähnlichkeit im Rechtsinne gegeben ist. Selbst wenn man diese noch bejaht, ist kollisionshem-mend zu berücksichtigen, dass auf diesem Warengebiet die Zahl der mündlichen Benennungen der Marken erheblich reduziert ist, da im Industriesektor Bestell- wie Lagervorgänge überwiegend schriftlich erfolgen; hinzukommt die ausschließliche Beteiligung von Fachverkehr, der erfahrungsgemäß im Umgang mit Waren und deren Kennzeichnungen besondere Sorgfalt walten lässt und selbst in Klang und Bild angenäherte Marken – wie das vorliegend der Fall ist - noch mit hinreichender Sicherheit auseinander hält, zumal wenn wie hier der Begriffsinhalt einer Marke („der Boss“) eine deutliche Merkhilfe gibt. Selbst eine unterstellt erhöhte Kenn-zeichnungskraft der Widerspruchsmarke würde an dieser registerrechtlichen Konstellation nichts ändern, ganz abgesehen davon, dass die Behauptungen der Widersprechenden zum Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke sich eher auf ihren Firmen- und Konzernnamen und weniger auf die Warensituation beziehen, was im Hinblick auf das Bestreiten der Markeninhaberin keine eindeutige Aussage zulässt. Im System der Wechselwirkung von Waren- und Markenähnlichkeit kann dann aber angesichts der genannten kollisionshemmenden Umstände hinsichtlich der eingangs genannten Waren eine Verwechslungsgefahr noch hinreichend aus-geschlossen werden, so dass die Beschwerde insoweit keinen Erfolg hat. b) Eine andere rechtliche Beurteilung ist indes hinsichtlich der weiteren Waren der angegriffenen Marke geboten, also bei Gewindefräsern, Gewinderolleisen, Schneideisen und Gewindelehren, da diese auch als maschinell betriebene Werk-zeuge zumindest vom Oberbegriff her im unmittelbaren Verwendungsbereich der Elektrowerkzeuge der Widerspruchsmarke liegen können, so dass sich die zu ver-- 7 - gleichenden Waren letztlich in einem Austausch- und Ergänzungsverhältnis gege-nüberstehen bzw. in einem unmittelbaren funktionalem Zusammenhang als Werk-zeuge und Werkzeugteile, so dass sie vom beteiligten Verkehr ohne weiteres dem Herstellungs- wie Verantwortungsbereich ein und desselben Unternehmens zu-geordnet werden. Hinzukommt, dass in diesem Fall nicht allein Fachverkehr ange-sprochen ist, sondern auch die interessierten Heim- und Handwerker, die selbst bei situationsadäquater Aufmerksamkeit im Umgang mit Waren und ihren Kenn-zeichnungen weder vor Verhören noch vor Erinnerungsfehlern gefeit sind, was angesichts einer mehr als durchschnittlichen Markenähnlichkeit selbst dann noch zur Bejahung einer Verwechslungsgefahr führt, wenn man bei der Widerspruchs-marke von lediglich normaler Kennzeichnungskraft ausgeht. Dem Widerspruch war daher zu diesem Warenkomplex stattzugeben, so dass die Beschwerde teil-weise Erfolg hat. Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bestand nach der Sach- und Rechtslage keine Veranlassung. Stoppel Schwarz-Angele Paetzold Na

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