ECLI:DE:BPatG:2022:280322B28Wpat530.21.0
BUNDESPATENTGERICHT
28 W (pat) 530/21
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(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Markenanmeldung 30 2020 225 215.3
hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
28. März 2022 unter Mitwirkung des Richters Schödel als Vorsitzender sowie der
Richterinnen Uhlmann und Berner
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beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
GRÜNDE
I.
Das Zeichen
FlexControl
ist am 29. Juni 2020 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent-
und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Waren und
Dienstleistungen angemeldet worden:
Klasse 7: Maschinen für Wasserentnahme [Pumpen]; Maschinen
für die kunststoffverarbeitende Industrie; Maschinen für
die Bearbeitung von Kunststoffmaterialien; Maschinen für
die Metallbearbeitung; Maschinen für die
Kunststoffbearbeitung; Maschinen zum Spritzen von
Kunststoffformen; Maschinen zur Kunststoffverarbeitung;
Maschinen für die Metallverarbeitung;
Kunststoffspritzgussmaschinen; Teilmaschinen;
Maschinen zur Bearbeitung von Gegenständen mit Hilfe
von Bearbeitungsflüssigkeiten; Kunststoffformmaschinen;
Maschinen für die metallverarbeitende Industrie;
Kunststoffspritzgießmaschinen; Maschinen zur
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Verarbeitung von Kunststoffen;
Kunststoffextrusionsmaschinen;
Klasse 11: Temperieranlagen; Kühlgeräte für Gießformen; Kühl- und
Wärmeanlagen zur Verarbeitung von chemischen Erzeug-
nissen;
Klasse 37: Installation von technischen Anlagen; Installation von
Industrieanlagen; Installation von Heiz- und Kühlgeräten;
Installation von industriellen Anlagen.
Die Anmeldung wird beim DPMA unter der Nummer 30 2020 225 215.3 geführt.
Mit Beschluss vom 26. Januar 2021 hat die Markenstelle für Klasse 7 des DPMA
durch eine Tarifbeschäftigte die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft
gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat
sie ausgeführt, das angemeldete Zeichen bestehe aus den einfachen englischen
Wörtern „Flex“, das eine gebräuchliche Abkürzung für „flexibel“ darstelle, und
„Control“ im Sinne von „Kontrolle“. Die beiden Wörter seien in dem Anmeldezeichen
aufgrund der Binnengroßschreibung mühelos erkennbar. Es weise daher in der
Gesamtheit den Bedeutungsgehalt im Sinne von „flexible Kontrolle“ auf.
Insbesondere bei Maschinen für die Metall- und Kunststoffbearbeitung habe die
Temperatur einen großen Einfluss auf den Fertigungsprozess und die
Produktqualität. Es sei daher wichtig, diese und die hierfür erforderlichen Parameter
regelmäßig zu überprüfen, entweder in Form der Überwachung der Temperierung
des kompletten Werkzeugs oder nur einzelner Kreisläufe. Das Anmeldezeichen
werde in seiner Gesamtheit von den maßgeblichen Fachkreisen mit dem Sinngehalt
„flexible Kontrolle“ in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nur
als beschreibender Hinweis verstanden, dass diese Waren mit flexiblen
Kontrollmechanismen ausgestattet seien und im Rahmen der beanspruchten
Dienstleistungen installiert würden.
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Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie vertritt die Ansicht, das
Anmeldezeichen mit der zusammengesetzten Schreibweise und der
Binnengroßschreibung sei individualisierbar und stelle einen neu gebildeten
Eigennamen dar.
Mit dem von ihr vertriebenem System könnten in Spritzgießwerkzeuge mehrere
Temperaturzonen flexibel und kontrolliert angesteuert werden. Die maßgeblichen
Fachkreise würden an der Bezeichnung „FlexControl“ erkennen, dass es sich um
ein individuelles Mehrkreistemperiersystem handele. Seit vielen Jahren sei dies ein
bekanntes System und eine eingeführte Marke der Anmelderin, die mindestens seit
dem Jahr 2010 auf dem Markt Bestand habe und gebraucht werde. Das
Anmeldezeichen werde im Markt als Eigenname akzeptiert und nicht lediglich als
beschreibende Angabe aufgefasst. Als Beweis hierfür hat sie die Einvernahme der
Zeugen D… und K…, die Parteieinvernahme ihres
Geschäftsführers L… sowie ein gerichtlich einzuholendes demoskopisches
Sachverständigengutachten angeboten.
Die Anmelderin beantragt sinngemäß,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 7 des DPMA vom 26. Januar
2021 aufzuheben.
Der Senat hat die Anmelderin mit gerichtlichem Schreiben vom 13. Dezember 2021
unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagen 1 und 2, Blatt 42 bis 50 der
Gerichtsakte) darauf hingewiesen, dass das angemeldete Wortzeichen nicht für
schutzfähig erachtet werde.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
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II.
Die gemäß §§ 64 Abs. 6 Satz 1, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist
zulässig, hat aber keinen Erfolg.
1. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „FlexControl“ als Marke steht
das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat dem Anmeldezeichen daher
zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 MarkenG).
a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke
innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel
aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als
von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren
oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet
(EuGH GRUR 2015, 1198, Rdnr. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2018,
932, Rdnr. 7 – #darferdas?; GRUR 2018, 301, Rdnr. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke;
GRUR 2016, 934, Rdnr. 9 – OUI). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin,
die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu
gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228, Rdnr. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung
durch Technik]; BGH, a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. – OUI). Da allein das Fehlen
jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein
großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe
Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH,
a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der
Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen
Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden
Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428, Rdnr. 53 – Henkel;
BGH, a. a. O., Rdnr. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke). Maßgeblich für die
Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH
GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die
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beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der
beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels
und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen
Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen
ist (EuGH GRUR 2006, 411, Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR
2014, 376, Rdnr. 11 – grill meister).
Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn
ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund
stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr.
86 – Postkantoor; BGH, a. a. O., Rdnr. 8 – #darferdas?; GRUR 2012, 270, Rdnr. 11
– Link economy) oder wenn sie aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der
deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom
Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung –
stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH,
a. a. O. – #darferdas?; a. a. O., Rdnr. 12 – OUI; GRUR 2014, 872, Rdnr. 21 – Gute
Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem
Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen zwar selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger
beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und deshalb die Annahme
gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt ohne weiteres
erfasst und in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für deren Herkunft sieht
(BGH, a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Hierfür reicht es
aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren
und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich um eine
sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein
Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004,
146, Rdnr. 32 – DOUBLEMINT; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 18 – HOT). Dies gilt
auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die
nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer
Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch
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dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine
ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe
wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204, Rdnr. 77 f. – CELLTECH; BGH GRUR 2014,
1204, Rdnr. 16 – DüsseldorfCongress).
Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt das angemeldete
Wortzeichen „FlexControl“ nicht. Die angesprochenen inländischen Verkehrskreise
haben es in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen schon
zum Anmeldezeitpunkt, dem 29. Juni 2020, ausschließlich als Sachangabe
verstanden, so dass es sich insoweit nicht als Hinweis auf die Herkunft aus einem
bestimmten Unternehmen eignet.
b) Zu den von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen angesprochenen
relevanten inländischen Verkehrskreisen gehören vornehmlich Fachkreise im
Bereich der Metall- und Kunststoffverarbeitung.
c) Das angemeldete Zeichen „FlexControl“ besteht – auch aufgrund der
Binnengroßschreibung des Buchstabens „C“ ohne Weiteres ersichtlich – aus den
Begriffen „Flex“ und „Control“. Der Bestandteil „Flex“ ist als Kurzwort bzw.
Abkürzung für „flexibel“ im Sinne von „variabel“ oder „anpassungsfähig“
gebräuchlich. Entsprechende Begriffe wie „Flexpreis“ (vgl. www.duden.de),
„Flexticket“ (vgl. u.a: https://www.starlight-express.de/flexticket.html) oder
„Flextarife“ (vgl. u.a: https://www.touristik-
aktuell.de/nachrichten/veranstalter/news/datum/2021/08/13/flextarife-gute-
akzeptanz-bei-den-kunden/) sind allgemein bekannt. Der weitere Bestandteil
„Control“ entstammt mit der Bedeutung „Kontrolle“ dem englischen
Grundwortschatz (vgl. Langenscheidt, Grundwortschatz Englisch, 9. Auflage, 1990,
S. 54). Er hat auf technischen Gebieten auch die Bedeutung „Steuerung“ (vgl.
https://dict.leo.org/englisch-deutsch/control; vgl. BPatG 27 W (pat) 217/99 – Reflex
Control). Die Wortkombination „FlexControl“ weist daher in ihrer Gesamtheit die
Bedeutung „variable Kontrolle“ bzw. „flexible Steuerung“ auf.
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d) In Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen weist das
Anmeldezeichen einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt
auf oder es stellt einen engen beschreibenden Bezug zu diesen her.
Metall- und kunststoffverarbeitende Maschinen wie Spritzgussmaschinen können
Steuerungselemente enthalten, die der Qualitätskontrolle direkt im
Produktionsprozess dienen. Bei der Bedienung der entsprechenden Maschine
können bei einem Chargenwechsel vorab definierte, unterschiedliche
Prüfparameter aufgerufen oder die Parameter über Funktionen selbst geändert
werden (vgl. Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis). Insoweit kann flexibel auf die
jeweiligen Anforderungen wie die Verarbeitungstemperatur der Ausgangsrohstoffe,
z. B. Kunststoff oder Metall, reagiert werden. Ebenso können Maschinen selbst
Kontroll- oder Steuerungsfunktionen übernehmen, die flexibel einsetzbar sind und
z. B. mehrere Maschinen eines Produktionsbereichs kontrollieren, an denen
unterschiedliche Teile hergestellt werden (s. Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis).
Vor diesem Hintergrund gibt das Anmeldezeichen hinsichtlich der beanspruchten
Waren der Klassen 7 und 11, die im Rahmen der Metall- und Kunststoffverarbeitung
eingesetzt werden können bzw. selbst metall- und kunststoffverarbeitende
Maschinen darstellen, schlagwortartig eine Beschaffenheit im Sinne einer darin
enthaltenen, flexibel ausgestalteten Kontrolle oder Steuerung an.
Die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 37 „Installation von technischen
Anlagen; Installation von Industrieanlagen; Installation von Heiz- und Kühlgeräten;
Installation von industriellen Anlagen“ können ebenfalls auf Anlagen und Geräte
ausgerichtet sein, die variable Kontrollfunktionen im Produktionsprozess
übernehmen (z. B. hinsichtlich Qualität oder Temperatur). Insoweit stellt das
Anmeldezeichen einen engen beschreibenden Bezug zu diesen Dienstleistungen
her.
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e) Der Vortrag der Anmelderin zu den technischen Details, Besonderheiten und
Alleinstellungsmerkmalen ihrer Produkte im Sinne eines „besonderen Systems“
kann die Eintragungsfähigkeit des Anmeldezeichens nicht begründen, da sie im
registerrechtlichen Eintragungsverfahren nach dem Markengesetz nicht relevant
sind. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft des Anmeldezeichens nach § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist das Anmeldezeichen nur in Zusammenhang mit den
beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu sehen, nicht jedoch mit den
tatsächlich von der Anmelderin auf dem Markt angebotenen Produkten und
Dienstleistungen. Vor diesem Hintergrund sind das Beweisangebot der Anmelderin
in Form einer Zeugen- oder Parteieinvernahme zu ihren Produkten und der
eingereichte Ausdruck aus der Webseite der Anmelderin unbehelflich.
f) Die abstandslose Zusammenschreibung sowie die Binnengroßschreibung des
Anmeldezeichens sind nicht geeignet, diesem zur Schutzfähigkeit zu verhelfen. Es
handelt sich hierbei lediglich um werbeübliche Gestaltungselemente (vgl. BPatG 32
W (pat) 13/07 – TrueNatureGuide, BPatG 27 W (pat) 345/03 – OceanWaveS, BPatG
29 W (pat) 550/12 – GoldHouSe24). Auch die behauptete Neuheit des
Anmeldezeichens oder dessen fehlende lexikalische Nachweisbarkeit können das
Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nicht überwinden. Selbst wenn
es sich um eine Wortneuschöpfung handelt, fehlt es an einer Änderung, die
hinreichend weit von der Sachangabe wegführt. Der Verkehr ist zudem daran
gewöhnt, im Geschäftsleben ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden,
durch die ihm sachbezogene Informationen vermittelt werden sollen. Er wird daher
auch bisher noch nicht verwendete, ihm aber gleichwohl verständliche
Sachaussagen als solche und damit nicht als betriebliche Herkunftshinweise
auffassen (BPatG 28 W (pat) 33/15 – Traumtomaten; 26 W (pat) 571/16 –
STUHLWERK).
g) Nicht durchzudringen vermag die Anmelderin ferner mit ihrem Vorbringen, bei
dem Anmeldezeichen handele es sich um eine seit vielen Jahren eingeführte Marke
und der maßgebliche Fachverkehr erkenne in dem in Frage stehenden Zeichen,
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dass es sich um ein Temperiersystem der Anmelderin handele. Insofern kann keine
Verkehrsdurchsetzung der Marke gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG angenommen
werden.
Eine Verkehrsdurchsetzung als Herkunftshinweis muss auf der Benutzung des
Zeichens als Marke beruhen, also auf einer Benutzung, die dazu dient, dass die
angesprochenen Verkehrskreise die Ware oder Dienstleistung als von einem
bestimmten Unternehmen stammend identifizieren (vgl. EuGH, GRUR 2014, 776
Rdnr. 40 – Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander
[Sparkassen-Rot]; BGH GRUR 2016, 1167 Rdnr. 24 – Sparkassen-Rot). Die Frage,
ob eine Marke sich in den beteiligten Verkehrskreisen infolge ihrer Benutzung für
die Waren und Dienstleistungen im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt
hat, ist auf Grund einer Gesamtschau der Gesichtspunkte zu beurteilen, die zeigen
können, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die in Rede stehende Ware als
von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware
damit von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH GRUR 1999,
723 Rdnr. 54 – Windsurfing Chiemsee; EuGH a. a. O. Rdnr. 40 f. – Deutscher
Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; BGH a. a. O.
Rdnr. 31 – Sparkassen-Rot). Zu berücksichtigen sind der von der Marke gehaltene
Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung, die Dauer der Benutzung
der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke sowie Erklärungen
von Industrie- und Handelskammern und von anderen Berufsverbänden (EuGH a.
a.O. Rdnr. 51 – Windsurfing Chiemsee; a. a. O. Rdnr. 41 – Deutscher Sparkassen-
und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; BGH a. a. O. Rdnr. 31 –
Sparkassen-Rot). Wenn die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung besondere
Schwierigkeiten aufwirft, verbietet es das Unionsrecht nicht, die Frage der
Unterscheidungskraft der Marke durch eine Verbraucherbefragung klären zu lassen
(EuGH a. a. O. Rdnr. 53 – Windsurfing Chiemsee; BGH a. a. O. Rdnr. 32 –
Sparkassen-Rot), die häufig das zuverlässigste Beweismittel zur Feststellung der
Verkehrsdurchsetzung ist (BGH a. a. O. Rdnr. 32 – Sparkassen-Rot; BGH GRUR
2014, 483 Rdnr. 32 – test), wobei – sofern nicht besondere Umstände eine
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abweichende Beurteilung rechtfertigen – die untere Grenze für die Annahme einer
Verkehrsdurchsetzung nicht unterhalb von 50 % angesetzt werden darf (BGH
GRUR 2015, 581 Rdnr. 42 – Langenscheidt-Gelb; BPatG 26 W (pat) 33/15 – Supra-
Comfort).
Diesen Anforderungen wird der Vortrag der Anmelderin – wie bereits im
gerichtlichen Hinweis ausgeführt – nicht gerecht. Diese trägt nur vor, dass das
Anmeldezeichen als Hinweis auf ihr Mehrkreistemperiersystem, aber nicht als
betrieblicher Herkunftshinweis auf sie verstanden wird. Zudem mangelt es an
Angaben zu Marktanteilen, geografischer Verbreitung des Zeichens sowie den
Werbeaufwendungen der Anmelderin. Da diese die alleinige Beweislast für das
Vorliegen einer Verkehrsdurchsetzung trifft (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering,
Markengesetz, 13. Auflage, § 8 Rdnr. 667 m. w. N. und Rdnr. 806), worauf der Senat
bereits im gerichtlichen Hinweis aufmerksam gemacht hat, ist dem von ihr
unterbreiteten Beweisangebot in Form eines gerichtlich einzuholenden
demoskopischen Sachverständigengutachtens nicht nachzugehen.
2. Da es dem angemeldeten Wortzeichen an jeglicher Unterscheidungskraft
mangelt, kann dahingestellt bleiben, ob seiner Eintragung auch ein schutzwürdiges
Interesse der Mitbewerber an seiner freien Verwendbarkeit entgegensteht (§ 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,
wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
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2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der
Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen
oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt
war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des
Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des
Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung
ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit
des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach
Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a,
76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.
Schödel Uhlmann Berner
Full & Egal Universal Law Academy