28 W (pat) 531/15  - 28. Senat (Marken)

BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT




28 W (pat) 531/15
_______________________
(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…













betreffend die Marke 30 2010 028 176

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hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
12. Oktober 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein,
des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Widersprechenden wird der Be-
schluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle
für Klasse 12, vom 16. Februar 2015 aufgehoben, soweit der
Widerspruch aus der Marke EM 002 609 949 zurückgewiesen
worden ist. Die Eintragung der Marke 30 2010 028 176 wird
aufgrund des Widerspruchs aus der Marke EM 002 609 949
für die Waren „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbede-
ckungen“ (Klasse 25) gelöscht.

2. Der Widerspruch aus der Marke EM 002 609 949 ist gegen-
standslos, soweit er auf die Löschung der Eintragung der
angegriffenen Marke 30 2010 028 176 für die Waren „Motor-
räder, Motorradteile“ gerichtet ist.

3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.


G r ü n d e :

I.

Die am 6. Mai 2010 angemeldete Wort-/Bildmarke 30 2010 028 176


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ist am 20. Dezember 2010 für die nachfolgend genannten Waren in das beim
Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen
worden:

Klasse 12:
Motorräder, Motorradteile;

Klasse 25:
Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

Der Eintragung hat der Widersprechende auf Grund seiner Marken
EM 007 185 051 und EM 002 609 949 widersprochen. Bei letztgenannter handelt
es sich um die Wort-/Bildmarke

,

die am 11. März 2002 angemeldet und am 13. April 2006 u. a. für nachfolgende
Waren und Dienstleistungen eingetragen worden ist:

Klasse 25: Hüte, Mützen und sonstige Kopfbedeckungen, auch
für Sportzwecke; Krawatten; Schürzen; Bekleidungs-
stücke, auch für Sport- und Badezwecke, als Unterbe-
kleidungsstücke oder als Nachtwäsche; Ohrenschüt-
zer als Bekleidung; Stirnbänder;

Klasse 35: Handel mit Bekleidungsstücken und Schuhwaren.

Durch Beschluss vom 16. Februar 2015 hat das Deutsche Patent- und Marken-
amt, Markenstelle für Klasse 12, auf Grund des Widerspruchs aus der Marke
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EM 007 185 051 die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke
30 2010 028 176 für die Waren der Klasse 12 „Motorräder, Motorradteile“ ange-
ordnet. Außerdem hat es in diesem Beschluss den Widerspruch aus der Marke
EM 002 609 949 zurückgewiesen. Zur Begründung der Zurückweisung wurde aus-
geführt, der Widersprechende habe auf die mit Schreiben der Markeninhaber vom
11. Oktober 2011 wirksam erhobene Nichtbenutzungseinrede keine Benutzungs-
unterlagen vorgelegt und könne daher im Streitverfahren keine Rechte aus der
Widerspruchsmarke EM 002 609 949 geltend machen.

Der Widersprechende beantragt mit seiner hiergegen gerichteten Beschwerde
sinngemäß,

den Beschluss vom 16. Februar 2015 aufzuheben, soweit der Wi-
derspruch aus der Marke EM 002 609 949 zurückgewiesen wor-
den ist, und auf Grund dieses Widerspruchs die Löschung der
Eintragung der angegriffenen Marke 30 2010 028 176 anzuord-
nen.

Nach Auffassung des Widersprechenden hat das Deutsche Patent- und Marken-
amt den Widerspruch aus der Marke EM 002 609 949 zu Unrecht zurückgewie-
sen. Die von den Markeninhabern mit Schriftsatz vom 11. Oktober 2011 erhobene
Nichtbenutzungseinrede beziehe sich lediglich auf die eingetragenen Waren der
Klasse 25 der Widerspruchsmarke EM 002 609 949. Die ebenfalls für sie einge-
tragenen Dienstleistungen „Handel mit Bekleidungsstücken und Schuhwaren“
(Klasse 35) seien davon nicht berührt. Bei Berücksichtigung dieser Dienstleistun-
gen bestehe zwischen den Streitmarken eine Verwechslungsgefahr in Bezug auf
die angegriffenen Waren der Klasse 25. „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopf-
bedeckungen“ der jüngeren Marke und die vorgenannten Handelsdienstleistungen
der Widerspruchsmarke EM 002 609 949 seien nämlich hochgradig ähnlich. Der
Widersprechende hat im Beschwerdeverfahren zudem Unterlagen zur Glaubhaft-
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machung der Benutzung der Widerspruchsmarke EM 002 609 949 für Beklei-
dungsstücke und Kopfbedeckungen vorgelegt.

Die Markeninhaber haben kein Rechtsmittel gegen den Beschluss des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 16. Februar 2015 eingelegt. Auf die Beschwerde
des Widersprechenden haben sie sich nicht geäußert. Im Amtsverfahren haben
sie zum Widerspruch aus der Marke EM 002 609 949 ausgeführt, dass sich die
aus zwei Worten gebildete angegriffene Marke erheblich von der aus einem Wort
bestehenden Widerspruchsmarke unterscheide. Auch wiesen die für letztgenannte
eingetragenen Waren und Dienstleistungen – abgesehen von den Waren der
Klasse 25 – keine Ähnlichkeit zu den Waren der angegriffenen Marke auf.

Ergänzend wird auf den angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und
Markenamts sowie den weiteren Akteninhalt verwiesen.


II.

Die zulässige Beschwerde des Widersprechenden hat in der Sache Erfolg. Zwi-
schen den Streitmarken besteht in Bezug auf die für die jüngere Marke eingetra-
genen Waren der Klasse 25 Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2
MarkenG i. V. m. § 125b Nr. 1 MarkenG. Die Markenstelle für Klasse 12 hat den
Widerspruch aus der Marke EM 002 609 949 daher insoweit zu Unrecht zurück-
gewiesen.

Nachdem die Anordnung der Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke
30 2010 028 176 für die Waren der Klasse 12 auf Grund des Widerspruchs aus
der Marke EM 007 185 051 durch den Beschluss des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 16. Februar 2015 zwischenzeitlich rechtskräftig geworden ist, ist der
Widerspruch aus der Marke EM 002 609 949, der entgegen der Auffassung des
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Deutschen Patent- und Markenamts sich gegen alle Waren der jüngeren Marke
richtet, insoweit gegenstandslos.


1. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl
des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berück-
sichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. EuGH
GRUR Int. 2000, 899, Rdnr. 40 – Marca Mode; GRUR 2010, 933, Rdnr. 32
– BARBARA BECKER; BGH GRUR 2012, 64, Rdnr. 9 – Maalox/Melox-GRY;
GRUR 2016, 382, Rdnr. 22 – BioGourmet). Von maßgeblicher Bedeutung sind
hierbei insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren, die Identität oder
Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende
Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für
sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung
den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr. Nach diesen Grundsätzen besteht
vorliegend für das angesprochene Publikum die Gefahr von Verwechslungen.

a) Der Widersprechende führt in der Beschwerdebegründung zutreffend aus,
dass die Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaber ausschließlich die in Klas-
se 25 registrierten Waren der Widerspruchsmarke EM 002 609 949 betrifft (vgl.
Schriftsatz vom 11. Oktober 2011 der Markeninhaber, Seite 3, Bl. 143 VA). Die für
die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren und Dienstleistungen in anderen
Klassen sind damit von der Nichtbenutzungseinrede nicht umfasst, so dass inso-
weit auf die Registerlage abzustellen ist (vgl. § 43 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. § 125b
Nr. 4 MarkenG). Ob der Widersprechende die Benutzung der Widerspruchsmarke
EM 002 609 949 in Bezug auf die Waren der Klasse 25 glaubhaft gemacht hat,
kann dahingestellt bleiben, weil es auf sie für die Bejahung der Waren-/Dienstleis-
tungsähnlichkeit nicht ankommt.

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b) Zwischen den Waren „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“
der angegriffenen Marke und den nach der Registerlage zu berücksichtigenden
Dienstleistungen der Widerspruchsmarke EM 002 609 949 „Handel mit Beklei-
dungsstücken und Schuhwaren“ (Klasse 35) ist zumindest eine durchschnittliche
Ähnlichkeit gegeben.

Eine Ähnlichkeit zwischen Handelsdienstleistungen, insbesondere hiervon erfass-
ten Einzelhandelsdienstleistungen, und den auf sie bezogenen Waren ist anzu-
nehmen, wenn die Dienstleistungen sich auf die entsprechenden Waren beziehen
und die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund dieses Verhältnisses anneh-
men, die Waren und Dienstleistungen stammten aus denselben Unternehmen
(vgl. BGH GRUR 2014, 378, Rdnr. 39 – Otto CAP; BPatG GRUR-RR 2013, 430,
432 – Konzume/Konsum). Davon ist für das Verhältnis zwischen den Waren
„Bekleidungsstücke“ und „Kopfbedeckungen“ einerseits und den hierauf bezoge-
nen Einzelhandelsdienstleistungen andererseits auszugehen, weil große Handels-
häuser in diesem Warensektor häufig neben fremden Waren auch Produkte mit
dem Kennzeichen, unter dem sie Einzelhandelsdienstleistungen erbringen, anbie-
ten (vgl. BGH, a. a. O., OTTO CAP; BPatG 27 W (pat) 121/11, Beschluss vom
26.11.2013 – Peak Elements/Peek; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage,
§ 9, Rdnr. 126). Dasselbe gilt im Kern auch für „Schuhwaren“. Ferner erbringen
umgekehrt Bekleidungs- und Schuhhersteller in erheblichem Umfang unter der
Marke, die der Kennzeichnung ihrer Waren dient, auch Einzelhandelsdienstleis-
tungen.

c) Die Widerspruchsmarke genießt durchschnittlichen Schutzumfang. Anhalts-
punkte für eine Schwächung oder für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft
sind nicht gegeben.

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d) Die für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erforderliche Gesamtabwä-
gung ergibt, dass die angegriffene Marke in Bezug auf „Bekleidungsstücke,
Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke
EM 002 609 949 jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht einhält.

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist nach deren
Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-) Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu
beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in
klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (vgl. EuGH GRUR
Int. 2010, 129, Rdnr. 60 – La Espagnola/Carbonelle; BGH GRUR 2009, 1055,
Rdnr. 26 – airdsl; GRUR 2011, 824, Rdnr. 26 – Kappa). Bei der Beurteilung der
Zeichenähnlichkeit ist auf den Gesamteindruck der sich gegenüber stehenden
Marken abzustellen, der nach der Auffassung der beteiligten Verkehrskreise durch
einen oder mehrere Bestandteile eines komplexen Zeichens geprägt sein kann
(vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rdnr. 28 f. – THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322,
Rdnr. 18 – Malteserkreuz I; GRUR 2013, 862, Rdnr. 45 – Culinaria/Villa Culinaria).
Prägenden Charakter hat ein Zeichenbestandteil, wenn die weiteren Elemente des
Zeichens in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck nicht mitbestimmen.
Weil sich der Verkehr gerade an den unterscheidungskräftigen Bestandteilen
eines Zeichens orientiert, ist für die Prüfung des prägenden Charakters die Kenn-
zeichnungskraft der Zeichenkomponenten zu untersuchen (vgl. BGHZ 169, 295,
Rdnr. 24 – Goldhase I; GRUR 2016, 283, Rdnr. 13 – BSA/DSA DEUTSCHE
SPORTMANAGEMENTAKADEMIE).

Der klangliche Gesamteindruck der angegriffenen Marke wird durch den kenn-
zeichnungskräftigen Wortbestandteil „Reflex“ geprägt. Dem weiteren Wortbestand-
teil „Bikedesign“, der als Hinweis auf den Tätigkeitsschwerpunkt des Anbieters
verstanden wird, ordnet das Publikum demgegenüber keine gleichwertige Bedeu-
tung als Produktbezeichnung mit Namensfunktion zu. Dies gilt umso mehr, als der
Begriff „Bikedesign“ die beschwerdegegenständlichen Waren der angegriffenen
Marke beschreibt. Er macht deutlich, dass die Bekleidungsstücke, Schuhwaren
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und Kopfbedeckungen so gestaltet sind, dass sie sich besonders für das Fahrrad-
fahren eignen. Zwischen den beiden Wortbestandteilen „Reflex“ und „Bikedesign“
der jüngeren Marke besteht auch keine gesamtbegriffliche Verklammerung, die
das Publikum von einer vereinfachten, auf den Wortbestandteil „Reflex“ verkürzten
Wiedergabe der angegriffenen Marke absehen lassen würde.

Der Wortbestandteil „Reflex“ der angegriffenen Marke und das Wort „Reflects“,
das erkennbar den klanglichen Gesamteindruck der ansonsten lediglich mit gra-
phischen Gestaltungselementen versehenen Widerspruchsmarke EM 002 609 949
bestimmt, weisen eine überdurchschnittliche klangliche Ähnlichkeit auf. Beide Be-
griffe bestehen aus zwei Silben. Die ersten fünf Buchstaben „Refle“ sind identisch.
Auch die Aussprache dieser Zeichenbestandteile kann insoweit übereinstimmen.
„Reflex“ ist ein deutsches Wort mit den Bedeutungen „Reaktion, Widerschein“ (vgl.
Duden online). Die Beugungsform „Reflects“ des englischen Verbs „to reflect“
(nachdenken, zurückwerfen) kann wiederum als ein von dem deutschen Wort
„reflektieren“ abgeleitetes Kunstwort angesehen werden. Demzufolge liegt es
nahe, dass ein Großteil des inländischen Verkehrs die Vergleichswörter überein-
stimmend deutschsprachig wiedergegeben wird.

Die im Bereich der Wortenden bestehenden Unterschiede („cts“ bzw. „x“) sind nur
gering ausgeprägt, da der Buchstabe „x“ fast genauso ausgesprochen wird wie die
Buchstabenfolge „cts“, zumal der Buchstabe „t“ keine maßgebliche Verfremdung
des Lautbilds bewirkt. Die klanglichen Gemeinsamkeiten sind insgesamt so groß,
dass der abweichende Sinngehalt der Wörter „Reflex“ und „Reflects“ nicht aus-
reicht, um die unmittelbare Verwechslungsgefahr in rechtserheblichem Umfang
auszuschließen.

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2. Die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr beruht auf § 71
Abs. 3 MarkenG. Die Rückzahlung entspricht vorliegend der Billigkeit. Zwar recht-
fertigt nicht jede fehlerhafte Rechtsanwendung eine Rückzahlung. Anders verhält
es sich aber im Fall einer offenkundig unzutreffenden Rechtsanwendung (vgl.
Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, § 71, Rdnr. 46). Eine derartige Sach-
lage ist hier gegeben, da in der angegriffenen Entscheidung des Deutschen
Patent- und Markenamts die ausdrückliche Beschränkung der Nichtbenutzungs-
einrede auf Waren der Klasse 25 der Widerspruchsmarke EM 002 609 949 über-
sehen wurde. Im Übrigen leidet der Beschluss auch an anderen Mängeln, die vor-
liegend jedoch nicht entscheidungserheblich waren. So wird unzutreffend ausge-
führt, dass eine Nichtbenutzungseinrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bei
Gemeinschaftsmarken nicht in Betracht käme.


Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung
des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorg-
nis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt wor-
den sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

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Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einge-
reicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristab-
lauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.



Prof. Dr. Kortbein Dr. Söchtig Schmid


Fa


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