28 W (pat) 539/16  - 28. Senat (Marken)

BPatG 154
05.11

BUNDESPATENTGERICHT



28 W (pat) 539/16
_______________
(Aktenzeichen)



Verkündet am
15. November 2017
…




B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…









betreffend die international registrierte Marke IR 1 158 272
(hier: Antrag auf Schutzrechtserstreckung)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom
15. November 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig
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beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.


G r ü n d e

I.

Die IR-Wortmarke 1 158 272

HOPFENGOLD

ist am 18. März 2013 für die Waren der Klasse 29 „Milk products, especially
cheese“ unter Benennung unter anderem der Bundesrepublik Deutschland inter-
national registriert worden.

Mit „REFUSAL OF PROTECTION“ vom 2. Oktober 2013 hat das Deutsche Patent-
und Markenamt die beantragte Schutzerstreckung der IR-Marke auf die Bundes-
republik Deutschland gemäß § 8 Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 4 MarkenG beanstandet. Mit
weiterem Schreiben vom 24. November 2014 hat das Deutsche Patent- und Mar-
kenamt, Markenstelle für Klasse 29 (Internationale Markenregistrierung), das
Fehlen der Unterscheidungskraft sowie das Bestehen eines Freihaltebedürfnisses
näher begründet. Dem ist die IR-Markeninhaberin inhaltlich entgegengetreten.

Mit Beschluss vom 24. März 2016 hat die besagte Markenstelle der IR-Marke
1 158 272 wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar-
kenG den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland verweigert. Zur Begründung
hat sie ausgeführt, dass sich die gegenständliche Wortfolge erkennbar aus den
Wortbestandteilen „Hopfen“ und „Gold“ zusammensetze. Bei erstgenanntem han-
dele es sich um eine „rankende Pflanze mit gebuchteten Blättern und zapfenarti-
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gen Fruchständen, deren Schuppen für die Bierherstellung verwendet würden“.
Das Element „Gold“ bezeichne u. a. eine Farbe. Daneben handele es sich aber
auch um ein Werbeschlagwort, mit dem „etwas Besonderes, Herausragendes,
Exklusives“ gekennzeichnet werde. Die beiden Wortbestandteile ergänzten sich in
vorliegendem Fall sinnvoll und passend zu einer Gesamtaussage dergestalt, dass
die solchermaßen gekennzeichneten Waren Hopfen enthielten und von besonders
herausragender Qualität seien.

Das Schutz suchende Zeichen beanspruche Schutz für „Milchprodukte, speziell
Käse“. Aus dem Handel sei jedermann bekannt, dass Käse in verschiedensten
Varianten angeboten werde. Die Verbraucher seien zudem daran gewöhnt, dass
immer neue Kreationen auf den Markt kämen, die der jeweiligen Saison gewidmet
seien oder sich an den aktuellen bzw. trendigen Geschmacksvorlieben des Publi-
kums orientierten. Insofern sei dieses auch nicht verwundert, Käse mit dem Be-
standteil Hopfen im Verkauf zu finden. Es komme nicht darauf an, in welcher Form
er zugesetzt sei, da der Verbraucher den Herstellungsprozess zum einen nicht
kenne, dieser ihn zum anderen auch nicht unbedingt interessiere. Er nehme ledig-
lich wahr, dass der Käse das Hopfen-Aroma in irgendeiner Form in oder an sich
trage. Auch für andere Milchprodukte sei ein solches zugesetztes Aroma nichts
Neues. Der Zeichenbestandteil „Gold“ könne entweder auf die Farbe des Produkts
oder auf seine besondere bzw. hohe Qualität hinweisen. Recherchen hätten zu-
dem ergeben, dass es ausweislich der Beispiele „Klützer Gold“; „Deichkäse Gold“
oder „Dutch Gold“ üblich sei, Käse mit einer Kombination aus Ortsangabe oder
sonstigen Bezeichnung und „Gold“ zu benennen. Begegne der Verkehr dem
Schutz suchenden Zeichen „HOPFENGOLD“ in Verbindung mit den so gekenn-
zeichneten Waren, trete der Gedanke, einen Hinweis auf einen bestimmten Her-
kunftsbetrieb vor sich zu haben, hinter der Vorstellung zurück, dass es sich um
eine rein beschreibende Angabe im vorstehenden Sinne handele.

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Die Frage, ob an der Schutz suchenden IR-Marke auch ein Freihaltebedürfnis
gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht, hat das Deutsche Patent- und Marken-
amt im Ergebnis dahinstehen lassen.

Hiergegen wendet sich die IR-Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde vom
22. April 2016, mit der sie beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Mar-
kenstelle für Klasse 29, vom 24. März 2016 aufzuheben.

Sie führt hierzu aus, der Begriff „HOPFENGOLD“ sei neu. Zwar könne jedes der
beiden Wörter, aus denen die IR-Marke bestehe, Teil üblicher Ausdrücke zur Be-
zeichnung der Qualität oder des Geschmacks von Milchprodukten, insbesondere
Käse, sein. Allerdings sei die ungewöhnliche Verbindung der beiden Wortbe-
standteile nicht geeignet, ein Warenmerkmal ohne weiteres zu beschreiben. Die
Wortfolge „HOPFENGOLD“ sei interpretationsbedürftig. In Bezug auf Milchpro-
dukte rege sie zum Nachdenken an, weil sie keinen unmittelbar verständlichen
Gesamtbegriff darstelle. Erst die Aufteilung in die beiden Elemente „HOPFEN“ und
„GOLD“ sowie ihre darauf folgende Einzelanalyse vermittele dem Durchschnitts-
verbraucher die Bedeutung, dass der Käse Hopfen enthalte und von herausra-
gender Qualität sein könne. Ein klar erkennbarer und im Vordergrund stehender
Sinngehalt sei nicht vorhanden, was die erforderliche Unterscheidungskraft der
Schutz suchenden IR-Marke begründe.

Die Beschwerdeführerin verweist ergänzend auf zahlreiche Voreintragungen, wel-
che für die Gewährung des Schutzes auch des verfahrensgegenständlichen Zei-
chens sprechen würden.

Abschließend regt die IR-Markeninhaberin an, die Rechtsbeschwerde zu der
nachfolgenden Frage zuzulassen:

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„Ist das Bundespatentgericht zurecht veranlasst, eine Markenregistrierung zurück-
zuweisen, wenn diese sich auf die Verbindung von ausschließlich in Alleinstellung
schutzunfähigen Markenbestandteilen stützt, deren Kombination allerdings Unter-
scheidungskraft aufweisen könnte und die bisherige Rechtsprechung keine ver-
gleichbare Entscheidung für die Beurteilung der Unterscheidungskraft dieser Mar-
kenregistrierung bereitstellt, die Wortkombination auch nach Internetrecherche
neu und in der Branche absolut unüblich ist und Markeneintragungen ähnlicher
Natur existieren?“.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.


II.

Die Beschwerde ist zurückzuweisen, da das Deutsche Patent- und Markenamt
durch Beschluss vom 24. März 2016 den beantragten Schutz wegen Fehlens der
Unterscheidungskraft der IR-Marke zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen
gemäß §§ 119 Abs. 1, 124, 113, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verweigert hat.

1. Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die dem Zeichen
innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel auf-
gefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleis-
tungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und
diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH
GRUR 2012, 610, Rdnr. 42 - Freixenet; GRUR 2008, 608,
Rdnr. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 - HOT; GRUR 2013,
731, Rdnr. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044,
Rdnr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bild-
nis II; GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850,
Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht
darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen
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zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, Rdnr. 45 - Standbeutel;
GRUR 2006, 229, Rdnr. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 - EUROHYPO;
BGH GRUR 2008, 710, Rdnr. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949,
Rdnr. 10 - My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein
Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch
noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu
überwinden (vgl. BGH GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044,
Rdnr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Rdnr. 8 - Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der betei-
ligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels
und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen
Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen
ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla;
GRUR 2004, 943, Rdnr. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 - Die Vision;
GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850,
Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Zeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn
ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens
(vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 - Aus Akten werden Fakten) lediglich einen
im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH
GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, Rdnr. 11 - Link
economy; GRUR 2009, 952, Rdnr. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850,
Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417 - BerlinCard; GRUR 2001,
1151 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) oder wenn diese aus gebräuch-
lichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen
Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in
der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterschei-
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dungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 -
FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2001, 1143 - Gute
Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft
auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten
Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein
enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010,
1100, Rdnr. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, Rdnr. 28 - FUSSBALL WM 2006).

2. Das Schutz suchende Zeichen setzt sich aus den beiden Bestandteilen
„Hopfen“ und „Gold“ zusammen. Der erste bezeichnet im Deutschen eine „ran-
kende Pflanze mit gebuchteten Blättern und zapfenartigen Fruchtständen, deren
Schuppen für die Bierherstellung verwendet werden“ (vgl. unter www.duden.de:
„Hopfen“). Das zweite Zeichenelement „Gold“ benennt ein „rötlich gelb glänzen-
des, weiches Edelmetall (chemisches Element)“ (vgl. unter www.duden.de:
„Gold“). Es wird zudem vielfältig verwendet, um auf die besondere Qualität eines
Produkts im Sinne eines Wertversprechens hinzuweisen (vgl. beispielsweise
BPatG, 25 W (pat) 155/04 - GOLDENE VORSORGE; BPatG,
26 W (pat) 526/14 - Gold).

Die angesprochenen Verkehrskreise, bei denen es sich um allgemeine Durch-
schnittsverbraucher (Endverbraucher) handelt, werden das Anmeldezeichen ohne
jede analysierende Betrachtungsweise in seiner Gesamtheit dahingehend verste-
hen, dass die solchermaßen gekennzeichneten Waren die Zutat „Hopfen“ enthal-
ten und von besonderer, herausragender Qualität sind bzw. eine goldene Färbung
aufweisen („Gold“). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ergibt sich
diese Aussage nicht auf Grund einer zergliedernden Analyse der beiden Wortbe-
standteile, sondern aus dem Gesamtbegriff „HOPFENGOLD“ als solchem.

Ausgehend von vorgenanntem Zeichenverständnis werden die maßgeblichen
Verbraucher die IR-Marke in Verbindung mit den beanspruchten Waren als Hin-
weis auffassen, dass die mit Hopfen, insbesondere auch Hopfenaroma, versehe-
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nen „Milchprodukte, insbesondere Käse“ von ausgesuchter Qualität oder goldfar-
ben sind. Recherchen des Senats haben ergeben, dass entsprechende Produkte
bereits vielfach auf dem Markt erhältlich sind. So existiert beispielsweise ein „Kö-
nig Ludwig Bierkäse“, welcher in - hopfenhaltigem - Bier gereift ist (vgl.
„http://www.kaeserebellen.com/produkte/koenig-ludwig-kaese/koenig-ludwig-bier-
kaese/“ als Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 19. Juli 2017). Entsprechend
verhält es sich hinsichtlich des „Pinzgauer Bierkäses“ (vgl.
„https://de.wikipedia.org/wiki/Pinzgauer_Bierk%C3%A4se“ als Anlage 2 zum ge-
richtlichen Hinweis vom 19. Juli 2017) sowie hinsichtlich des „Bayerischen Bierkä-
ses“ (vgl. die in der mündlichen Verhandlung vom 15. November 2017 an die Be-
schwerdeführerin überreichte Anzeige). Die vom Senat durchgeführten Recher-
chen haben darüber hinaus ergeben, dass auch sogenannte Hopfenkäse auf dem
Markt erhältlich sind. So gibt es einen „Weltenburger Barock Dunkel Hopfenkäse“,
der mit Hopfendolden ummantelt wird (vgl. „https://www.walt-
mann.de/artikel_detail.html?a=534“ als Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis vom
19. Juli 2017). Der „Nieheimer Käse“ zeichnet sich wiederum dadurch aus, dass
am Rande der dortigen Wiesen in Hecken u. a. auch Hopfen wuchs, in dessen
Blätter der Käse früher eingelegt worden ist. Deshalb wurde er auch „Hopfenkäse“
genannt. Charakteristisch für den Käse ist zudem seine goldgelbe Farbe (vgl.
„https://www.slowfood.de/biokulturelle_vielfalt/die_arche_passagiere/nieheimer_ka
ese/“ als Anlage 4 zum gerichtlichen Hinweis vom 19. Juli 2017).

Auf den Umstand, dass wegen der vielfältigen Verwendung von Aromen in Milch-
produkten auch der Zusatz von Hopfen zur Erzielung einer malzig-würzigen Ge-
schmacksnote naheliegt, hat das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem an-
gegriffenen Beschluss bereits zutreffend hingewiesen. Dies gilt ebenso für das
unter Umständen goldfarbene Milchprodukt „Eis“, bei dessen Herstellung gleich-
ermaßen Hopfen als Gewürz eingesetzt wird (vgl. „https://eis-ma-
chen.de/2011/04/basis-zutaten-fuer-eiscreme-teil-2-geschmack-zucker-fruechte/“
als Anlage 5 zum gerichtlichen Hinweis vom 19. Juli 2017).

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3. Auch die von der Beschwerdeführerin genannten Voreintragungen führen
zu keinem anderen Ergebnis. Etwaige Entscheidungen über (unterstelltermaßen)
ähnliche Anmeldungen sind zwar, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prü-
fung zu berücksichtigen, ob im gleichen Sinn zu entscheiden ist oder nicht; sie
sind aber keinesfalls bindend (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online.de u.
ZVS [Schwabenpost]). Da das Deutsche Patent- und Markenamt die Vorausset-
zungen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zutreffend bejaht hat, kommt es auf die
weiteren Voreintragungen nicht an, weil zum einen aus nicht begründeten Eintra-
gungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen für die Beurteilung
der konkreten Anmeldung entnommen werden können und zum anderen auch
unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtli-
chen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden darf (vgl. EuGH
GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online.de u. ZVS [Schwabenpost]; BGH GRUR 2011,
230 - SUPERgirl; WRP 2011, 349 - FREIZEIT Rätsel Woche; GRUR 2012, 276 -
Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.).

4. Ob der beantragten Schutzrechtserstreckung darüber hinaus ein
Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann unter
Berücksichtigung obiger Ausführungen dahinstehen.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

5. Soweit die Beschwerdeführerin die Zulassung der Rechtsbeschwerde ange-
regt hat, sind die hierfür erforderlichen Voraussetzungen gemäß § 83 Abs. 2 Mar-
kenG nicht gegeben. Weder hat vorliegendes Verfahren eine Rechtsfrage von
grundsätzlicher Bedeutung zum Gegenstand, noch ist eine Entscheidung des
Bundesgerichtshofs zur Fortbidung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitli-
chen Rechtsprechung erforderlich.

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Insbesondere erfordert nicht die von der Beschwerdeführerin formulierte Frage die
Zulassung der Rechtsbeschwerde. Sie betrifft zum einen eine nicht vorliegende
Fallkonstellation und ist zum anderen bereits höchstrichterlich entschieden.

Die Beschwerdeführerin unterstellt im Rahmen ihrer Fragestellung, dass die ver-
fahrensgegenständliche Wortfolge, mithin die Kombination der beiden Bestand-
teile „HOPFEN“ und „GOLD“ „Unterscheidungskraft aufweisen könnte“. Dies ist
jedoch hinsichtlich der beanspruchten Waren ausweislich der Ausführungen unter
Ziffer 2 gerade nicht der Fall. Darüber hinaus ist der Umstand, dass eine Wortfolge
neu und (unterstelltermaßen) unüblich ist, kein Kriterium, welches die Unterschei-
dungskraft zu begründen vermag. Für die Annahme des Schutzhindernisses ge-
mäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nämlich kein lexikalischer oder sonstiger Nach-
weis erforderlich, dass die Angabe oder das Zeichen bereits im Verkehr geläufig
ist oder verwendet wird (vgl. hierzu BGH GRUR 2010, 640 - hey!). Hinzu kommt,
dass der Verkehr daran gewöhnt ist, im Geschäftsleben ständig mit neuen Begrif-
fen konfrontiert zu werden, durch die ihm - wie vorliegend der Fall - sachbezogene
Informationen lediglich in einprägsamer Form übermittelt werden sollen (vgl. Strö-
bele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, 2015, § 8, Rdnr. 139 m. w. N.).


R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss steht der am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
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5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einge-
reicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristab-
lauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.


Prof. Dr. Kortbein Schmid Dr. Söchtig

prö


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