ECLI:DE:BPatG:2022:020322B28Wpat548.21.0
BUNDESPATENTGERICHT
28 W (pat) 548/21
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(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Marke 30 2019 107 482
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hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
2. März 2022 unter Mitwirkung des Richters Schödel, der Richterin Uhlmann und
der Richterin kraft Auftrags Berner
beschlossen:
1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen
Patent- und Markenamtes vom 18. Mai 2021 wird aufgehoben und
die Sache zur erneuten Entscheidung an das Deutsche Patent- und
Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.
G r ü n d e
I.
Die Wort-/Bildmarke
ist am 6. Juni 2019 angemeldet und am 3. Juli 2019 unter der Nummer 30 2019 107
482 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register
eingetragen worden für Dienstleistungen der
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Klasse 35: Vermittlung von Verträgen für Dritte; Vermittlung von Verträgen
für Dritte über die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung
von Verträgen in Bezug auf Energieversorgung;
Abrechnungsdienste für Energielieferanten; Verleih,
Vermietung und Verpachtung von Gegenständen in
Zusammenhang mit der Erbringung der vorgenannten
Dienstleistungen; Beratung und Information in Bezug auf
vorgenannte Dienstleistungen.
Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 2. August 2019 veröffentlicht worden
ist, hat die Beschwerdegegnerin Widerspruch erhoben aus der Wortmarke
energis
die am 25. Juli 2011 angemeldet wurde und am 28. November 2011 in das Register
unter der Nummer 30 2011 040 483 eingetragen worden ist neben Waren und
Dienstleistungen der Klassen 4, 7, 9, 11, 12, 36, 37, 39, 40 ,41, 42, 43, 44 und 45
für Dienstleistungen der
Klasse 35: Werbung; Marketing (Absatzforschung); betriebswirtschaftliche
und/oder organisatorische Beratung auf dem Gebiet der
Werbung und des Marketings; Herausgabe von Werbetexten;
Erteilung von Auskünften (Information) und Beratung für
Verbraucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten
[Verbraucherberatung]; Verfassen von Werbetexten;
Geschäftsführung; Organisation und Durchführung von Messen
und Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke;
Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen;
Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Vorführen von
Waren für Werbezwecke; Anzeigenwerbung in Illustrierten und
Fachzeitschriften sowie Tageszeitungen; Rundfunk-, Internet-,
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Telefon- und Fernsehwerbung; Bandenwerbung in Stadien;
Außenwerbung; Telefonantwortdienst für abwesende
Teilnehmer; Büroarbeiten; Organisation von Messen und
Ausstellungen für wirtschaftliche Zwecke im Bereich
Unternehmensverwaltung; Unternehmens- und
Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten im
Bereich Kommunikationstechnik und im Energiebereich;
Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich organisatorische
Vorbereitung von Bauvorhaben; betriebswirtschaftliche
Dienstleistungen für Dritte zur Beschaffung von Energie und
Brennstoffen mittels Leitungsnetzen, mittels Rohrleitungen,
auch mittels Dienstleistungsverträgen für andere Unternehmen;
betriebswirtschaftliche Beratung Dritter auf dem Gebiet der
Erzeugung, Beschaffung, des Transportes und der Nutzung
von Energie und Wasser; betriebswirtschaftliche Beratung zur
Optimierung von Wärmeerzeugungsanlagen;
Marketingdienstleistungen, insbesondere Vermarktung für die
durch Abfallbeseitigung, Abwasserbehandlung,
Altlastensicherung und -sanierung, insbesondere durch
Verwertung und Beseitigung von Abfällen gewonnenen Stoffe;
kaufmännische Geschäfts- und Betriebsführung für Dritte,
insbesondere in den Bereichen Energie, Gas, Wasser und
Abwasser; kaufmännische Geschäfts- und Betriebsführung für
Dritte, insbesondere von Wärmeerzeugungsanlagen;
Heizkostenabrechnung (Verbrauchsabrechnung) für Dritte;
Lohn- und Gehaltsabrechnung; unternehmensverwalterische
Dienstleistungen sowie betriebswirtschaftliche
Dienstleistungen zur Organisation des Zugriffs auf
Rohrleitungsnetze Dritter (verwaltungstechnische
Dienstleistung); Durchführung von kaufmännischen
Dienstleistungen, insbesondere Abrechnung von
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Energielieferungen für Dritte; Annahme, Bearbeitung und
Abwicklung von Bestellungen auf dem Gebiet der
Energieversorgung; Aufstellung von Kosten-Preis-Analysen auf
dem Gebiet der Energiebeschaffung und Energieversorgung;
Erstellen von Statistiken auf dem Gebiet der
Energiebeschaffung und Energieversorgung;
Beschaffungsdienstleistungen für Dritte (Erwerb von Waren
und Dienstleistungen für andere Unternehmen) auf dem Gebiet
der Energiebeschaffung und Energieversorgung; Vermittlung
von Handelsgeschäften und Verträgen für Dritte auf dem Gebiet
der Energiebeschaffung und Versorgung, insbesondere
Vermittlung und Abschluss von Verträgen über
Transportkapazitäten, Transportdienstleistungen mittels
Leitungsnetzen, Speicherkapazitäten und
Gasstrukturierungsdienstleistungen, auch im Rahmen von E-
Commerce für Dritte; Geschäftsführung für Dritte von Anlagen,
die der Erzeugung, Fortleitung oder Abgabe von elektrischer
und/oder thermischer Energie, Gas oder Wasser dienen;
Vermittlung von Verträgen über die Bereitstellung oder
Inanspruchnahme von Transportrechten in Rohrleitungsnetzen.
Die Widersprechende hat bei Erhebung des Widerspruchs am 15. Oktober 2019 auf
dem amtlichen Formblatt W7202.1 ausdrücklich angegeben, dass der Widerspruch
nur auf die Dienstleistungen der Klasse 35 gestützt werde, und als weitere Anlage
ein Verzeichnis der für diese Klasse eingetragenen Dienstleistungen beigefügt. In
der Widerspruchsbegründung vom 6. Januar 2020, die beim DPMA per Telefax am
selben Tag eingegangen ist, hat sie den Widerspruch hingegen auf alle Waren und
Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gestützt. Die Inhaberin der angegriffenen
Marke hat mit Schriftsatz vom 14. Januar 2020 die Einrede der Nichtbenutzung
erhoben.
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Mit Beschluss vom 18. Mai 2021 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA die
angegriffene Marke gelöscht und den Antrag der Widersprechenden, der Inhaberin
der angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, zurückgewiesen.
Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Widersprechende habe Kopien von Produkt-
und Preislisten, Werbeflyer, Screenshots von Internetseiten sowie eine
eidesstattliche Versicherung des Leiters Privat- und Gewerbekunden im
Unternehmen der Widersprechenden mit Umsatzzahlen vorgelegt, aus denen sich
die regelmäßige Verwendung der Widerspruchsmarke für die Lieferung von Strom
in den Jahren 2015 bis 2019 ergebe. Damit sei der Widersprechenden gelungen,
die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für den maßgeblichen
Zeitraum 6. Juni 2014 bis 6. Juni 2019 für die Dienstleistungen der Klasse 39
„Dienstleistungen jeglicher Art im Bereich der Logistik (Transportsektor);
Logistikdienstleistungen jeglicher Art auf dem Transportsektor durch ein
Versorgungsunternehmen oder ein Stadtwerk, insbesondere Versorgung durch
Anlieferung von elektrischer Energie an Kommunen, private Haushalte, Gewerbe
und Industrie; Transport, Verteilung und Lieferung von Energie mittels
Leitungsnetzen auch mittels Dienstleistungsverträgen mit Dritten; Transport,
Verteilung und Lieferung von Energie mittels Rohrleitungen, auch aufgrund von
Dienstleistungsverträgen mit Dritten; Transport und Verteilung von Strom“
nachzuweisen. Diese seien zu den Dienstleistungen der Klasse 35 der
angegriffenen Marke durchschnittlich ähnlich, da der Verkehr daran gewöhnt sei,
von Energieversorgern umfassende Produkte und Dienstleistungen im
Zusammenhang mit Energielieferungen zu erhalten. Die Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke sei durchschnittlich. Zu dieser halte die angegriffene Marke den
gebotenen deutlichen Abstand nicht mehr ein. In klanglicher Hinsicht bestehe eine
erhebliche Ähnlichkeit, da die Markenwörter „ENERGIM“ und „energis“ in der
Wortlänge, der Vokafolge, der Silbenzahl, im Sprechrhythmus, in der Betonung
sowie in sechs der jeweils sieben Buchstaben übereinstimmten. Für ein Abweichen
von dem gesetzlichen Regelfall, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trage, sei
nichts erkennbar.
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Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke. Sie
ist der Ansicht, die beiderseitigen Marken richteten sich an unterschiedliche
Verkehrskreise. Sie sei im Wesentlichen im Abrechnungsgeschäft für verschiedene
Energieanbieter tätig, die Widersprechende trete dagegen als Energielieferant
gegenüber Verbrauchern auf. Die Widerspruchsmarke „energis“ erschöpfe sich in
dem schwedischen Wort für „Energie“ und werde auch im Deutschen
verballhornend als Pluralform dieses Begriffs wahrgenommen. Sie sei so
kennzeichnungsschwach, dass sich ihr Schutzbereich auf identische Zeichen
beschränke. Beide Marken seien Abwandlungen des beschreibenden Begriffs
„Energie“.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 18.
Mai 2021 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 30 2011
040 483 zurückzuweisen.
Die Widersprechende beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie vertritt die Auffassung, das schwedische Wort für „Energie“ laute „energi“, das
den inländischen Durchschnittsverbrauchern nicht geläufig sei. Das Wort „energis“
werde im Deutschen nicht verballhornend verwendet. Der Widerspruchsmarke
komme daher eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Die Dienstleistung
„Vermittlung von Energielieferverträgen“, für die die angegriffene Marke eingetragen
sei, richte sich auch an Verbraucher, so dass eine Ähnlichkeit zu den
Widerspruchsdienstleistungen der Klasse 39 anzunehmen sei.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
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II.
Die nach § 66 Abs. 1 i. V. m. § 64 Abs. 6 MarkenG statthafte Beschwerde ist zu-
lässig und führt gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zur Aufhebung der angefoch-
tenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent-
und Markenamt.
1. Das Verfahren vor dem DPMA leidet an einem wesentlichen Mangel, weil der
Entscheidung Widerspruchsdienstleistungen zugrundegelegt worden sind, auf die
der Widerspruch nicht gestützt worden ist.
a) Nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG kann das Beschwerdegericht die angefoch-
tene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das
Verfahren vor dem Patent- und Markenamt an einem wesentlichen Mangel leidet.
Von einem wesentlichen Mangel des Verfahrens im Sinne des § 70 Abs. 3 Nr. 2
MarkenG ist auszugehen, wenn es nicht mehr als ordnungsgemäße Grundlage für
die darauf beruhende Entscheidung des DPMA anzusehen ist (BGH GRUR 1962,
86, 87 – Fischereifahrzeug).
b) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat in zulässiger Weise die Einrede
der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke erhoben. Die Markenstelle ist nach
Würdigung der von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen davon
ausgegangen, dass die Widerspruchsmarke für die Dienstleistungen der Klasse 39
„Dienstleistungen jeglicher Art im Bereich der Logistik (Transportsektor);
Logistikdienstleistungen jeglicher Art auf dem Transportsektor durch ein
Versorgungsunternehmen oder ein Stadtwerk, insbesondere Versorgung durch
Anlieferung von elektrischer Energie an Kommunen, private Haushalte, Gewerbe
und Industrie; Transport, Verteilung und Lieferung von Energie mittels
Leitungsnetzen auch mittels Dienstleistungsverträgen mit Dritten; Transport,
Verteilung und Lieferung von Energie mittels Rohrleitungen, auch aufgrund von
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Dienstleistungsverträgen mit Dritten; Transport und Verteilung von Strom“
rechtserhaltend benutzt worden ist.
c) Dies hält einer rechtlichen Überprüfung nicht stand. Die Widersprechende
hat innerhalb der Widerspruchsfrist ihren Widerspruch ausdrücklich nur auf die
Dienstleistungen der Klasse 35 gestützt, für die die Widerspruchsmarke
eingetragen ist. Erst mit Schreiben vom 6. Januar 2020 hat die Widersprechende
ihren Widerspruch auf alle für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren und
Dienstleistungen gestützt. Diese Erweiterung ist unzulässig und unbeachtlich, da
sie nach Ablauf der Widerspruchsfrist am 2. November 2019 erfolgt ist (vgl. Ströbele
in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 42 Rdnr. 58). Indem die
Markenstelle ihrer Entscheidung Dienstleistungen der Klasse 39 der
Widerspruchsmarke zugrundegelegt hat, ist sie ersichtlich von unzutreffenden
Voraussetzungen ausgegangen. Auf diesem Verfahrensfehler beruht die
Entscheidung der Markenstelle.
2. Der Senat sieht deshalb nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG von einer eigenen
abschließenden Sachentscheidung ab und verweist die Sache an das DPMA
zurück. Ungeachtet der Bedeutung, die dem Gesichtspunkt der Prozessökonomie
im Rahmen der gebotenen Ermessensausübung zukommt, kann es nicht zu den
Aufgaben des Patentgerichts gehören, in der Sache die dem DPMA obliegende
differenzierte Erstprüfung eingereichter Benutzungsunterlagen zu übernehmen,
zumal sowohl diese als auch die Widerspruchsdienstleistungen der Klasse 35
umfangreich sind (vgl. BPatG 24 W (pat) 524/15 – kerzenzauber; 26 W (pat) 540/16
– Viva Home). Dabei sind ferner sowohl der sonst eintretende Verlust einer
Entscheidungsinstanz als auch die Belastung des Senats mit einem hohen Stand
an vorrangigen Altverfahren bei gleichzeitiger personeller Unterbesetzung zu
berücksichtigen, der eine zeitnahe Behandlung des vorliegenden, erst im Jahr 2021
anhängig gewordenen Verfahrens nicht zulässt. Durch die Zurückverweisung ist
keine Verzögerung des Verfahrens zu befürchten.
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Die Markenstelle wird daher erneut in die Prüfung einzutreten haben, ob und ge-
gebenenfalls für welche konkreten Dienstleistungen der Klasse 35 die
Widerspruchsmarke benutzt wird und ob insoweit eine Verwechslungsgefahr mit der
angegriffenen Marke besteht. Sollte sie eine rechtserhaltende Benutzung im
Ergebnis verneinen, wird dies auch bei der Entscheidung über den Kostenantrag
der Inhaberin der angegriffenen Marke zu berücksichtigen sein.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war nach § 71 Abs. 3 MarkenG
anzuordnen. Dies entspricht der Billigkeit, weil nicht ausgeschlossen werden kann,
dass die Beschwerde bei korrekter Sachbehandlung vermieden worden wäre.
III.
Gründe für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1
MarkenG sind nicht gegeben.
IV.
R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g
Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,
wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Aus-
übung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder
wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
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3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Geset-
zes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens
ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergan-
gen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des
Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht
werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.
Schödel Uhlmann Berner
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