28 W (pat) 9/19  - 28. Senat (Marken)

ECLI:DE:BPatG:2022:171122B28Wpat9.19.0
BUNDESPATENTGERICHT
28 W (pat) 9/19
_______________________
(Aktenzeichen)
An Verkündungs Statt
zugestellt am
17.11.2022
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
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betreffend die Marke 30 2016 019 680
(Nichtigkeitsverfahren S 209/16 Lösch)
hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 21. Juni 2022 unter Mitwirkung des Richters Schödel
sowie der Richterinnen Uhlmann und Berner beschlossen:
1. Auf die Beschwerde des Antragstellers wird der Beschluss
der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 19. Dezember 2018 aufgehoben.
2. Die angegriffene Marke 30 2016 019 680 wird für nichtig
erklärt und ihre Löschung angeordnet.
I.
Die Wortmarke 30 2016 019 680
VENT ROLL
wurde auf entsprechenden Antrag der Markeninhaberin hin nach teilweiser
Umwandlung der seit 14. Juli 2005 für die Markeninhaberin im Register des Amtes
der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eingetragenen
Unionsmarke 3 817 491 „VENT ROLL“ am 27. September 2016 mit dem
Anmeldetag 5. Mai 2004 für die nachfolgenden Waren in das beim Deutschen
Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen:
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Klasse 6: Baumaterialien aus Metall, nämlich Firstabdeckungen,
Gratabdeckungen aus Metall, insbesondere mit Kunststoff-Einsätzen
oder Kunststoff-Hinterfütterung; Metallbahnen für Bauzwecke;
Klasse 17: Unterspannbahnen;
Klasse 19: Baumaterialien [nicht aus Metall], nämlich Firstabdeckungen,
Gratabdeckungen nicht aus Metall, insbesondere mit Kunststoff-
Einsätzen oder Kunststoff-Hinterfütterung.
Die Löschungsabteilung des EUIPO hat die Unionsmarke 3 817 491 „VENT ROLL“
auf Antrag des Beschwerdeführers mit Entscheidung vom 21. September 2012
(4654 C) wegen Vorliegens des absoluten Schutzhindernisses der
Freihaltebedürftigkeit teilweise für diejenigen Waren für nichtig erklärt, für die die
angegriffene Marke am 27. September 2016 im Register des DPMA eingetragen
wurde und daher verfahrensgegenständlich sind. Die Entscheidung der
Löschungsabteilung des EUIPO vom 21. September 2012 wurde von der vierten
Beschwerdekammer des EUIPO mit Entscheidung vom 30. Januar 2014
(R 2156/2012-4) und mit Urteil des Gerichts der Europäischen Union (EuG) vom
25. November 2015 (T-223/14) bestätigt. Zur Begründung führte das EuG
entsprechend den Vorinstanzen aus, die Marke bestehe aus zwei englischen
Wörtern und die maßgeblichen Verkehrskreise seien die im Bausektor tätigen
englischsprachigen Verkehrskreise. Diese könnten dem englischen Wort „VENT“
unter anderem die Bedeutung „Lüftung“ und dem englischen Wort „ROLL“ unter
anderem die Bedeutung „Rolle“ beimessen. Der Bestandteil „VENT“ habe in
Kombination mit dem weiteren Bestandteil „ROLL“ eine beschreibende Konnotation.
Die angesprochenen Verkehrskreise verstünden die Bezeichnung „VENT ROLL“ als
Merkmale der betreffenden Waren im Sinne einer Präsentation in Rollenform und
deren Verwendungszweck zur Be- und Entlüftung. Die Vorschriften der absoluten
Schutzhindernisse nach Art. 7 Abs. 1 UMV fänden gem. Art. 7 Abs. 2 UMV auch
dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Union
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vorlägen. Demzufolge sei eine Unionsmarke bereits dann von der Eintragung
ausgeschlossen, wenn sie auch nur in einer der Amtssprachen der Union
beschreibend sei.
Am 12. Oktober 2016 hat der Antragsteller beim DPMA die vollständige Löschung
der angegriffenen Marke wegen absoluter Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2
Nr. 1, 2 und 3 MarkenG beantragt. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat dem
ihr am 25. Oktober 2016 zugestellten Löschungsantrag mit Schreiben vom
20. Dezember 2016 (eingegangen beim DPMA am selben Tag) widersprochen. Sie
hat vor dem Hintergrund der Entscheidung des EuG vom 25. November 2015
mangelnde Zulässigkeit des Löschungsantrages im Sinne entgegenstehender
Rechtskraft geltend gemacht und ist ihm auch inhaltlich entgegengetreten.
Mit Beschluss vom 19. Dezember 2018 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA den
Antrag auf Löschung der angegriffenen Marke zurückgewiesen und den
Verfahrensbeteiligten erstmals mit dem Beschluss ihre Recherchebelege
übermittelt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass der Löschungsantrag zwar
zulässig, aber unbegründet sei. Der Zulässigkeit des Löschungsantrags stehe das
rechtskräftige Urteil des EuG vom 25. November 2015 nicht entgegen. Betreffe der
Umwandlungsantrag – wie vorliegend – eine Marke, die bereits als Unionsmarke
eingetragen war, trage das DPMA die Marke zwar gem. § 121 Abs. 3 Satz 1
MarkenG ohne weitere materielle Prüfung unmittelbar ein. Die Durchführung eines
Löschungsverfahrens werde von der Norm jedoch nicht ausgeschlossen. Vielmehr
seien auf Umwandlungsanträge gem. § 121 Abs. 4 MarkenG die Vorschriften des
Markengesetzes für die Anmeldung nationaler Marken anzuwenden. Vor dem
Hintergrund des unterschiedlichen Schutzumfangs, Geltungsbereichs und der
angesprochenen Verkehrskreise liege nicht derselbe Streitgegenstand vor. Das
EuG habe zudem in seiner Entscheidung allein die beschreibende Eigenschaft der
angegriffenen Marke in der englischen Sprache berücksichtigt. Der
Löschungsantrag sei jedoch unbegründet. Es könne nicht mit der gebotenen
Sicherheit festgestellt werden, dass die Bezeichnung „VENT ROLL“ im Zeitpunkt
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ihrer Anmeldung ausschließlich aus Angaben bestanden habe, die im Verkehr zur
Bezeichnung wesentlicher Merkmale der in Frage stehenden Waren dienen
könnten. Angesprochener Verkehrskreis sei insbesondere der einschlägige
Fachverkehr im Bereich der Dachdeckung. Der aus dem Englischen stammende
Markenbestandteil „VENT“ könne einen Hinweis auf eine Entlüftungsfunktion
darstellen und der weitere aus dem Englischen stammende Markenbestandteil
„ROLL“ könne darauf hinweisen, dass die derart gekennzeichneten Waren in
Rollenform ausgeliefert würden. Der angesprochene Fachverkehr habe zwar
bereits im Jahr 2004 den jeweiligen Sinngehalt der beiden Markenbestandteile
verstanden. Die korrekte Bezeichnung für „First“ oder „Grat“ laute im Englischen
jedoch „ridge“ bzw. „arris“. Die Streitmarke stelle mangels Vorliegens eines
Fachausdruckes keine für den Fachverkehr naheliegende Beschreibung der Art der
in Rede stehenden Waren dar. Zumindest lasse sich dies für den Anmeldezeitpunkt
nicht mit Sicherheit feststellen. Da sich auch im Übrigen nicht feststellen lasse, dass
sich die Streitmarke im Jahr der Anmeldung 2004 in einer Bezeichnung erschöpfte,
die in sprachüblicher Weise die eingetragenen Waren beschreibe, könne ihr auch
nicht die erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.
Hiergegen wendet sich der Antragsteller mit seiner Beschwerde. Er ist der
Auffassung, dass der Löschungsantrag zulässig sei. Voraussetzung für die teilweise
Umwandlung der Unionsmarke 3 817 491 in eine nationale Markenanmeldung sei
ihre teilweise Nichtigkeit gewesen. Das Urteil des EuG sei keine Entscheidung in
derselben Sache. Es gebe keine Gefahr widersprüchlicher Entscheidungen.
Widersprüchlich sei vielmehr, wenn die umgewandelte deutsche Marke
aufrechterhalten werde, wohingegen die Unionsmarke im selben Umfang
rechtskräftig für nichtig erklärt worden sei. Die Streitmarke bestehe aus den beiden
englischen Wörtern „VENT“ und „ROLL“. Der Markenbestandteil „VENT“ weise
einen Sinngehalt im Sinn von „Entlüftung“ oder „Öffnung“ auf und könne daher einen
Hinweis auf eine Entlüftungsfunktion darstellen. Der weitere Markenbestandteil
„ROLL“ im Sinn von „Rolle“ gebe an, dass die entsprechenden Waren in Rollenform
ausgeliefert würden. Die angegriffene Marke habe insgesamt eine Bedeutung im
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Sinn von „Entlüftungsrolle“. Diesen Bedeutungsgehalt habe die Streitmarke auch
bereits zum maßgeblichen Anmeldetag im Jahr 2004 gehabt. Die für die
angegriffene Marke eingetragenen Waren gebe es mit gestanzten Öffnungen,
geschnittenen Schlitzen, perforiert, als luftdurchlässige Vliese/Folien oder
diffusionsoffen bzw. dampfdurchlässig zum Zwecke der Be- und Entlüftung. Zudem
würden sie in Rollenform gelagert, angeboten und geliefert. Damit sei die
Streitmarke für die eingetragenen Waren glatt beschreibend. Dies zeige auch die
übereinstimmende Begründung des EuG und der beiden Vorinstanzen betreffend
die Teillöschung der Unionsmarke 3 817 491 „VENT ROLL“ für die Waren der
angegriffenen Marke, in der auf das Verständnis der im Bausektor tätigen
englischsprachigen Verkehrskreise abgestellt worden sei. In einer deutschen Marke
stünden englische Wörter den entsprechenden deutschen Ausdrücken gleich, weil
Englisch eine geläufige Fremdsprache sei, die von beachtlichen Teilen der
deutschen Verkehrskreise ohne Weiteres verstanden werde. Es sei zu unterstellen,
dass den am internationalen Handelsverkehr beteiligten inländischen Fachkreisen
Englisch geläufig sei und diese die Bedeutung der beiden Wörter der angegriffenen
Marke kennten. Einen Ausschlusstatbestand, der das Schutzhindernis nach § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entfallen lasse, wenn eine ausschließlich aus zwei
beschreibenden Wörtern bestehende Wortkombination keine für den Fachverkehr
naheliegende Beschreibung der Art der in Rede stehenden Waren darstelle, gebe
es nicht. Auch wenn die englische Bezeichnung für „First“ bzw. „Grat“ „ridge“ bzw.
„arris“ sein sollte, schließe dies das Vorliegen einer beschreibenden Angabe nach
§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht aus.
Der Beschwerdeführer und Antragsteller, der wie mit Schriftsatz vom 20. Juni 2022
angekündigt an der mündlichen Verhandlung am 21. Juni 2022 nicht teilgenommen
hat, beantragt sinngemäß,
den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom
19. Dezember 2018 aufzuheben und die Eintragung der Marke
30 2016 019 680 für nichtig zu erklären und zu löschen.
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Die Beschwerdegegnerin und Markeninhaberin beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie ist der Auffassung, der Löschungsantrag sei unzulässig. Einer Entscheidung
über den Löschungsantrag stehe die Rechtskraft des Urteils des EuG vom
25. November 2015 (T-223/14) entgegen. Die entgegenstehende Rechtskraft führe
dazu, dass sich ein Gericht bzw. eine Behörde, die in einer Rechtssache angerufen
würden, für unzuständig erklären müssten, wenn in derselben Sache bereits eine
rechtskräftige Entscheidung ergangen sei. Im Hinblick auf die Gewährleistung des
Rechtsfriedens wie auch einer geordneten Rechtspflege habe der Europäische
Gerichtshof (EuGH, C-226/15, Urteil vom 21.07.2016 – PINK LADY) ausgeführt,
dass nach Ausschöpfung des Rechtswegs oder nach Ablauf der Rechtsmittelfristen
unanfechtbar gewordene Gerichtsentscheidungen nicht mehr in Frage gestellt
werden dürften. Die Rechtskraft diene dazu, widersprüchliche Entscheidungen zu
verhindern. Dies gelte insbesondere dann, wenn die vor dem EuG oder dem DPMA
geführten Parallelverfahren denselben Anspruch zwischen denselben Parteien zum
Gegenstand hätten. Das Urteil des EuG vom 25. November 2015 betreffend die
Teil-Nichtigkeit der Unionsmarke 3 817 491 „VENT ROLL“ erfülle sämtliche vom
EuGH aufgezeigten Voraussetzungen, unter denen einer gerichtlichen
Entscheidung Rechtskraft und damit Bindungswirkung zukomme. Es handele sich
um ein Parallelverfahren betreffend denselben Anspruch zwischen denselben
Parteien. Nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts stehe die aus einer
Umwandlung entstehende nationale Anmeldung in Kontinuität zur
vorangegangenen Unionsmarke, es handele sich daher um dasselbe materielle
Schutzrecht (u.a. 26 W (pat) 522/13). In beiden Verfahren gehe es mithin um
dieselbe Marke. Unabhängig davon sehe das Unionsrecht nach Art. 132 und 136
UMV auch für solche Fälle eine Rechtskraftwirkung vor, in denen nicht alle
Merkmale der Identität des Streitgegenstandes gegeben seien. Dem EUIPO bzw.
den nachfolgenden Instanzen komme eine umfassende Prüfungskompetenz zu, ob
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ein Eintragungshindernis in dem jeweiligen Mitgliedstaat bestehe, auf den sich der
Umwandlungsantrag beziehe. Das EuG habe abschließend die Frage entschieden,
ob bzw. inwieweit die Marke „VENT ROLL“ für die verfahrensgegenständlichen
Waren beschreibend sei und habe dies allein für die im Bausektor tätigen
englischsprachigen Verkehrskreise in der Europäischen Union bejaht.
Insbesondere für das deutsche Territorium habe das EuG die Bezeichnung „VENT
ROLL“ richtigerweise nicht als beschreibend angesehen. Die Teil-Nichtigkeit
betreffe daher allein das Vereinigte Königreich, Irland und Malta, nicht jedoch die
Bundesrepublik Deutschland. Das Urteil des EuG entfalte daher Bindungswirkung
für das vorliegende Nichtigkeitsverfahren. Die Umwandlungsvorschriften nach Art.
140 Abs. 5 UMV i. V. m. Art. 139 Abs. 2 lit. b) UMV sähen vor, dass das EUIPO
abschließend darüber entscheide, ob die entsprechende Nichtigkeitsentscheidung
des EUIPO oder der europäischen Gerichte einer nationalen Markenanmeldung
entgegenstehe. Das EUIPO entscheide im Rahmen des Umwandlungsverfahrens
über die Reichweite der jeweiligen Nichtigkeitsentscheidung und beuge so
widersprüchlichen Entscheidungen vor. Damit werde verhindert, dass das nationale
Amt von der Nichtigkeitsentscheidung des EUIPO abweiche. Das EUIPO prüfe bei
einem Umwandlungsantrag, ob der beantragten Umwandlung unter
Zugrundelegung der entsprechenden Nichtigkeitsentscheidung ein
Eintragungshindernis für das Land entgegenstehe, für das die Umwandlung
beantragt werde. Das EUIPO habe dem vorliegenden Antrag auf Umwandlung in
eine deutsche Markenanmeldung stattgegeben, weil die Teilnichtigkeit nach dem
Urteil des EuG nur für den englischsprachigen Verkehr gelte. Wenn das EUIPO dem
Umwandlungsantrag hinsichtlich eines Mitgliedstaates stattgebe, so führe dies
dazu, dass rechtskräftig festgestellt werde, dass das Eintragungshindernis in dem
jeweiligen Mitgliedstaat nicht vorliege.
Der Löschungsantrag sei zudem unbegründet. Die angegriffene Marke sei für die
deutschen Verkehrskreise weder derzeit noch zum Eintragungszeitpunkt eine die
eingetragenen Waren beschreibende Angabe (gewesen). Die angesprochenen
Verkehrskreise bestünden aus dem Fachverkehr wie Zimmerer, Dachdecker oder
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Architekten. Die beiden englischen Wörter der angegriffenen Marke wiesen diverse
Bedeutungen auf, weshalb bereits die Mehrdeutigkeit der Streitmarke gegen einen
die Waren rein beschreibenden Charakter spreche. Die Wortkombination „VENT
ROLL“ sei in Deutschland und im englischsprachigen Sprachraum weder
gebräuchlich noch verständlich. Die Wortfolge sei ein völlig untechnischer und
fachlich falscher Ausdruck sowohl für „Entlüftungsrollen“ als auch „First- und
Gratrollen“. Die Bezeichnungen „First“ bzw. „Grat“ lauteten im Englischen „ridge“
bzw. „arris“. First- und Gratrollen würden nach korrekter englischen Übersetzung
mit „ridge rolls“, „arris rolls“ „ridge rollers“, „hip rolls“ oder „burr rolls“ wiedergegeben.
Die laienhaft konstruierte Übersetzung, die die angegriffene Marke darstelle, sei
offenkundig falsch, was vom angesprochenen Fachverkehr erkannt werde. Es sei
vor diesem Hintergrund nicht nachvollziehbar, weshalb der Fachverkehr auf einen
sprachlich falschen Begriff für „Belüftungsrolle“ zurückgreifen sollte. Die Annahme
einer Verwendung der in Frage stehenden Bezeichnung durch den Fachverkehr sei
daher lebensfremd. Doch selbst wenn man der Streitmarke den Bedeutungsgehalt
im Sinne von „Entlüftungsrolle“ zugrunde lege, sei dieser weder für die
eingetragenen First-/Gratabdeckungen, seien sie aus Metall oder nicht, noch für
Metallbahnen oder für Unterbahnen beschreibend. Bei diesen gehe es nicht primär
um einen Luftaustausch. Bei den First- und Gratrollen sowie den Unterspannbahnen
gehe es vielmehr darum, dass Feuchtigkeit des Innenraums nach außen
abgegeben werde, gleichzeitig aber Feuchtigkeit von außen nicht in den Innenraum
eindringe. Die in Rede stehenden Verkehrskreise verstünden den
Markenbestandteil „VENT“ im Übrigen nicht als Hinweis auf eine
Luftdurchlässigkeit. Das Verb „vent“ beschreibe den aktiven Vorgang des Lüftens.
Bei den in Rede stehenden Waren gehe es jedoch um passiven Luftaustausch.
Sämtliche Arten von „Unterspannbahnen“, „Unterdeckbahnen“ und
„Fassadenbahnen“ ermöglichten eine Luftzirkulation und insbesondere eine
Belüftung am Ort ihres Einbaus. Zudem würden die Englischkenntnisse der
angesprochenen Verkehrskreise überschätzt. Insbesondere die Englischkenntnisse
von Heimwerkern dürften nicht ausreichend sein, um der Streitmarke eine
beschreibende Bedeutung zukommen zu lassen. Dies gelte umso mehr, als die
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Begriffsfolge „VENT ROLL“ lexikalisch nicht nachweisbar sei. Stelle eine
Bezeichnung eine Wortneuschöpfung dar, sei sie in der Regel schutzfähig. Im
Englischen würden zusammengesetzte Substantive beginnend mit „Lüftungs-…,
Ventilations-…“ zudem mit „ventilation“ und nicht mit „vent“ gebildet. Das
Freihaltebedürfnis sei vom Antragsteller nicht ansatzweise dargelegt worden. Die
Vermutung eines hypothetischen und möglichen späteren Freihaltebedürfnisses
reiche nicht aus. Im Nichtigkeitsverfahren müsse die beschreibende Verwendung
der in Frage stehenden Bezeichnung zuverlässig festgestellt werden. Zudem liege
vorliegend eine Konstellation vor, in der der fremdsprachige Begriff „VENT ROLL“
in der Fremdsprache ausschließlich in einem anderen, nämlich nicht
beschreibenden Sinngehalt verwendet werde. Die Kennzeichnungskraft der
angegriffenen Marke sei bereits von Gerichten bzw. Behörden anerkannt worden.
So habe das EUIPO zum Zeitpunkt der Anmeldung der Unionsmarke 3 817 491
deren Schutzfähigkeit bejaht. Auch das Landgericht Düsseldorf habe in seinem
Urteil vom 24. Oktober 2011 (34 O 164/10) in einem Markenverletzungsverfahren
zwischen den Verfahrensbeteiligten des vorliegenden Nichtigkeitsverfahrens einen
beschreibenden Charakter der Bezeichnung „VENT ROLL“ verneint. Im Übrigen sei
die Wort-/Bildmarke (30 2010 054 735) für den Antragsteller
eingetragen worden. Der Antragsteller habe in der Vergangenheit die Bezeichnung
„VENT ROLL“ als eine bzw. seine Marke angesehen. Der Hinweis des
Antragstellers auf die Entscheidung des EuG betreffend die mangelnde
Schutzfähigkeit der Bezeichnung „VENT ROLL“ für die verfahrensgegenständlichen
Waren verfange nicht. Mit dem Verständnis der Verkehrskreise in Deutschland,
welches im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren maßgeblich sei, habe sich das EuG
nicht auseinandergesetzt. Zum anderen entspreche es ständiger Rechtsprechung
der deutschen Gerichte wie auch der europäischen Gerichte EuG und EuGH, dass
keine wechselseitigen Bindungswirkungen von nationalen und aufgrund der
Unionsmarkenverordnung getroffenen Entscheidungen bestünden, sondern
national und auf europäischer Ebene autonom auf Basis der jeweils einschlägigen
Gesetze entschieden werde.
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Weiter regt die Markeninhaberin an, die Rechtsbeschwerde zu den Fragen
zuzulassen, welche Reichweite die Rechtkraft einer Entscheidung des EUIPO
betreffend einen Umwandlungsantrag gemäß Art. 140, 139 UMV habe, und ab wann
ein unidiomatischer Gebrauch eines Wortes dem Eintragungshindernis des § 8 Abs.
2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehe.
Der Senat hat die Verfahrensbeteiligten bereits vor der mündlichen Verhandlung am
21. Juni 2022 mit Schreiben vom 4. Februar 2022 unter Beifügung von
Recherchebelegen (Anlagen 1 bis 7, Bl. 198 – 279 der Gerichtsakte) darauf
hingewiesen, dass die Beschwerde des Antragstellers Aussicht auf Erfolg haben
könnte.
Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt
verwiesen.
II.
Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde ist auch begründet.
1. Die Markenabteilung hat den Verfahrensbeteiligten ihre Internetrecherche erst
mit der Zustellung des Beschlusses vom 19. Dezember 2018 übermittelt. Zwar leidet
das Verfahren vor dem DPMA daher an einem Mangel, da den
Verfahrensbeteiligten das gebotene rechtliche Gehör nicht gewährt wurde.
Dennoch besteht kein Anlass, den angefochtenen Beschluss deswegen gemäß §
70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG aufzuheben und an das DPMA zurückzuverweisen. Die
Verfahrensbeteiligten konnten sich bisher im Beschwerdeverfahren umfangreich zu
den Anlagen des Beschlusses vom 19. Dezember 2018 äußern. Damit ist das
rechtliche Gehör nachträglich gewährt worden, so dass der Verfahrensfehler der
Markenabteilung geheilt wurde (vgl. Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering,
Markengesetz, 13. Auflage, § 70 Rdnr. 16 m. w. N.). Da die Sache aus Sicht des
Senats zudem entscheidungsreif ist, wäre im Übrigen eine Zurückverweisung mit
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dem Gebot der Verfahrensbeschleunigung bzw. der Prozessökonomie angesichts
des bereits im Jahr 2016 gestellten Löschungsantrags nicht vereinbar und kommt
deshalb nicht in Betracht.
2. Während des Nichtigkeitsverfahrens ist das im Streitfall maßgebliche
Markenrecht durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken mit Wirkung vom
14. Januar 2019 geändert worden. Für die Entscheidung im vorliegenden Verfahren
ist § 50 Abs. 1 in seiner neuen Fassung anwendbar, da insoweit keine
Übergangsregelung gilt (BGH WRP 2021, 1166 Rdnr. 10 u. 11 – Black Friday). Da
der Löschungsantrag am 12. Oktober 2016 und damit vor dem 14. Januar 2019
gestellt worden ist, findet § 50 Abs. 2 MarkenG in seiner bis zum 13. Januar 2019
geltenden Fassung Anwendung (§ 158 Abs. 8 MarkenG). Weiter anzuwenden ist
die verfahrensrechtliche Vorschrift des § 54 MarkenG in der bis zum 30. April 2020
geltenden Fassung (vgl. Art. 5 Abs. 3 MarkenrechtsmodernisierungsG ).
3. Der am 12. Oktober 2016 beim DPMA eingegangene Löschungsantrag ist
innerhalb der seit der Eintragung der angegriffenen Marke am 27. September 2016
laufenden Zehnjahresfrist gestellt worden (§ 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a.F.). Der
Löschungsantrag ist den Verfahrensbevollmächtigten der Markeninhaberin am
25. Oktober 2016 gemäß § 94 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 5 Abs. 4 VwZG gegen
Empfangsbekenntnis zugestellt worden. Die zweimonatige Widerspruchsfrist
gemäß § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a.F. hat daher am 26. Oktober 2016 zu laufen
begonnen und – wegen den Feiertagen am 25. und 26. Dezember 2016 – mit Ablauf
des 27. Dezember 2016 geendet (§§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, 222 Abs. 1 und 2
ZPO i. V. m. §§ 187 Abs. 1, 188 Abs. 2 Alt. 1 BGB). Der am 20. Dezember 2016
beim DPMA eingegangene Widerspruch der Markeninhaberin ist daher rechtzeitig
erfolgt.
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4. Der Antrag auf Löschung der Marke 30 2016 019 680 "VENT ROLL“ ist zulässig.
a) Der Wortlaut der §§ 50 Abs. 1 MarkenG n.F. und § 50 Abs. 2 MarkenG a.F. sowie
des § 54 Abs. 1 und 2 MarkenG a.F. unterscheidet nicht danach, ob es sich um eine
Marke handelt, die nach einer originären Schutzfähigkeitsprüfung durch das DPMA
in das Register aufgenommen worden ist oder nach der Umwandlung aus einer
Unionsmarke nach § 121 Abs. 3 Satz 1 MarkenG eingetragen worden ist. Ebenso
wenig enthält § 121 Abs. 3 MarkenG betreffend das Umwandlungsverfahren eine
Bestimmung, die ein Nichtigkeitsverfahren auf Antrag wegen Vorliegens absoluter
Schutzhindernisse nach der Eintragung im Register ausschließt.
b) Dem Löschungsantrag steht nicht die Rechtskraft einer anderen Entscheidung
entgegen.
aa) Der Löschungsantrag ist mangels Vorliegens desselben Streitgegenstandes
nicht unzulässig wegen entgegenstehender Rechtskraft des Urteils des Gerichts der
Europäischen Union (EuG) vom 25. November 2015 (Aktenzeichen T-223/14)
betreffend das Nichtigkeitsverfahren der Unionsmarke 3 817 491 „VENT ROLL“.
(1) Die Frage entgegenstehender Rechtskraft ist seit 1. Mai 2020 ausdrücklich in
§ 53 Abs. 1 Satz 4 MarkenG geregelt. Zuvor galten über § 82 Abs. 1 Satz 1
MarkenG i. V. m. § 322 ZPO die gleichen Grundsätze. Es kann vor diesem
Hintergrund dahingestellt bleiben, ob die Vorschrift des § 53 Abs. 1 Satz 4 MarkenG
mangels einer Übergangsregelung auf das vorliegende Verfahren anwendbar ist
(vgl. hierzu Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O, § 53 Rdnr. 6 und 105 ff.).
Denn auch bei Anwendung des § 53 Abs. 1 Satz 4 MarkenG kommt der
Streitgegenstandsbegriff der Zivilprozessordnung zur Anwendung (vgl. Miosga in
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 53 Rdnr. 27, unter Hinweis auf RegE BT-Drs
19/2898 S. 81). Nach dem insofern geltenden zweigliedrigen
Streitgegenstandsbegriff bestimmt sich der Streitgegenstand aus dem Antrag und
dem zu seiner Begründung vorgetragenen Lebenssachverhalt. Der Antragsteller
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hat vor dem EUIPO einerseits und dem DPMA andererseits unterschiedliche
Schutzrechte angegriffen; vor dem EUIPO die Unionsmarke 3 817 491 und vor dem
DPMA die nationale Marke 30 2016 019 680. Schutzgegenstand und –reichweite
sowie die jeweils anwendbaren Normen sind unterschiedlich. Die von der
Markeninhaberin in diesem Zusammenhang unter Hinweis auf die Entscheidung
des BPatG vom 17. November 2013 (26 W (pat) 522/13) vorgebrachte
Argumentation, wonach die aus der Umwandlung entstandene Anmeldung in
Kontinuität zur vorangegangenen Unionsmarke stehe, betrifft die Zulässigkeit von
Widersprüchen, die sich während des Widerspruchsverfahrens nach einer
Umwandlung auf die daraus hervorgehende nationale Marke stützen, und mithin
eine andere Konstellation. Dies gilt auch für die im Rahmen eines
Verletzungsverfahrens ergangene Entscheidung „PINK LADY“ des EuGH. Dort
wurde eine entgegenstehende Rechtskraft mit der Folge einer materiellen
Bindungswirkung mangels Vorliegens desselben Streitgegenstandes („Anspruch“)
ausdrücklich verneint (GRUR-RR 2016, 328 Rdnr. 54). Folgte man der
Argumentation der Markeninhaberin, dass es sich bei der Unionsmarke und der
nationalen Marke um denselben Streitgegenstand handelt und beide dasselbe
materielle Schutzrecht betreffen, wäre ohnehin die Nichtigkeit der angegriffenen
Marke auszusprechen. Denn nach dem rechtskräftigen Urteil des EuG ist die
Unionsmarke 3 817 494 wegen absoluter Schutzhindernisse im Umfang der
verfahrensgegenständlichen Waren nichtig.
(2) Dem Löschungsantrag des Beschwerdeführers steht auch im Übrigen nicht die
materielle Rechtskraft des Urteils des EuG vom 25. November 2015 betreffend die
Unionsmarke 3 817 491 entgegen. Die Vorschriften der §§ 82 Abs. 1 Satz 1
MarkenG i. V. m. § 322 Abs. 1 ZPO ziehen die objektiven Grenzen der Rechtskraft.
Danach sind Urteile nur insoweit der Rechtskraft fähig, als über den durch Klage
bzw. Antrag erhobenen Anspruch, den Streitgegenstand, entschieden worden ist.
Der Streitgegenstand wird durch den Tenor der Entscheidung festgelegt. Nicht in
Rechtkraft erwachsen regelmäßig Tatbestand und Entscheidungsgründe, demnach
die Tatsachen, Vorfragen sowie die rechtliche Beurteilung (vgl. Zöller,
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Zivilprozessordnung, 34. Auflage, 2022, vor § 322 Rdnr. 28). Die Markeninhaberin
beruft sich jedoch auf die Entscheidungsgründe des Urteils des EuG vom 25.
November 2015. Unabhängig davon verkennt die Markeninhaberin den inhaltlichen
Umfang der Entscheidungsgründe im Urteil des EuG. Denn es hat nicht über die
Schutzfähigkeit der Bezeichnung „VENT ROLL“ für den deutschsprachigen Verkehr
entschieden. Es hat sich hierzu nicht einmal geäußert. Dies stellt auch die
Markeninhaberin mit ihrer Äußerung, dass sich das EuG mit dem Verständnis der
Verkehrskreise in Deutschland nicht auseinandergesetzt habe, nicht in Abrede. Das
EuG hat diese Frage vielmehr offengelassen und – wie die Vorinstanzen – nur auf
die englischsprachigen Verkehrskreise abgestellt, was nach dem
Unionsmarkenrecht gem. Art. 7 Abs. 2 UMV möglich und ausreichend ist (vgl. EuG,
a. a. O., Rdnr. 23). Danach genügt es, wenn in den Zurückweisungs- bzw.
Nichtigkeitsentscheidungen aus absoluten Gründen nur auf das
Verkehrsverständnis in einer Sprache der EU abgestellt wird, aufgrund der ein
absolutes Eintragungshindernis besteht. Damit ist dann nach Art. 140 Abs. 4 Satz 1
UMV nur festgestellt, dass ein Schutzhindernis in den Mitgliedstaaten vorliegt, in
denen die genannte Sprache Amtssprache ist (vgl. Eisenführ/Schennen,
Unionsmarkenverordnung, 6. Auflage, 2020, Art. 139 Rdnr. 12).
bb) Ebenso wenig ist der Löschungsantrag wegen entgegenstehender Rechtskraft
der Entscheidung des EUIPO über den Umwandlungsantrag hinsichtlich der
Unionsmarke 3 817 491 unzulässig. Eine hieraus folgende materielle
Bindungswirkung ergibt sich auch nicht aus § 121 Abs. 3 Satz 1 MarkenG. Nach
dieser Vorschrift kommt dem DPMA im nationalen Eintragungsverfahren bei einer
bereits als Unionsmarke eingetragenen Marke nach deren Umwandlung im
nationalen Eintragungsverfahren keine materielle Prüfungskompetenz mehr zu. Die
Regelung betrifft jedoch bereits nach ihrem Wortlaut lediglich das
Eintragungsverfahren, wie sich auch aus dem Vergleich zu der Regelung des § 121
Abs. 2 Satz 1 MarkenG ergibt, die die Umwandlungen angemeldeter Unionsmarken
betrifft. Für diese ist eine Prüfung durch das DPMA auf absolute Schutzhindernisse
vorgesehen, da das EUIPO diese noch nicht vorgenommen hat. Eine eingetragene
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Unionsmarke hingegen hat bereits Schutz in Deutschland genossen (vgl. Thiering
in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 125d Rdnr. 13 f.). Nach der Eintragung als
nationale Marke ist die umgewandelte Unionsmarke wie eine nationale Marke zu
behandeln und kann daher wie diese mit einem Löschungsantrag angegriffen
werden, was im Übrigen auch für die Umwandlung einer internationalen
Registrierung nach § 118 Abs. 4 MarkenG gilt (vgl. Miosga in
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 125 Rdnr. 7). Nähme man mit der
Markeninhaberin an, dass Löschungsanträge bezüglich umgewandelter
Unionsmarken unzulässig sind, hätte dies zur Konsequenz, dass alleine diese
Löschungsanträgen entzogen sind. Denn wie das deutsche Recht sieht das
Unionsmarkenrecht (Art. 63, 59 UMV) das nachträgliche Löschungsverfahren vor.
Für eine solche Privilegierung umgewandelter Unionsmarken findet sich keinerlei
Anhalt im Gesetz und sie ist auch in keiner Weise sachlich gerechtfertigt.
cc) Eine Bindungswirkung ergibt sich auch nicht aus den Vorschriften der Art. 132
und 136 UMV. Hierbei handelt es sich um Verfahrensregeln, die ausschließlich
Verletzungsverfahren betreffen.
5. Der Antrag auf Löschung der Marke 30 2016 019 680 ist auch begründet.
Nach § 50 Abs. 1 MarkenG wird die Eintragung einer Marke auf Antrag, der von
jedermann gestellt werden kann (§ 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG), nach rechtzeitig
erhobenem Widerspruch für nichtig erklärt und gelöscht, wenn die Marke entgegen
§§ 3, 7 oder 8 MarkenG eingetragen worden ist. Nach § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG
a.F. müssen Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 MarkenG sowohl im
Zeitpunkt der Anmeldung der Marke bestanden haben als auch im Zeitpunkt der
Entscheidung über den Löschungsantrag bestehen. Ist eine solche Feststellung,
auch unter Berücksichtigung der von den Verfahrensbeteiligten vorgelegten und
von Amts wegen zusätzlich ermittelten Unterlagen nicht möglich, muss es – gerade
in Grenz- oder Zweifelsfällen – bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein
Bewenden haben (BGH GRUR 2014, 483 Rdnr. 38 – test m. w. N.).
- 17 -
Die angegriffene Marke ist wegen Bestehen eines Freihaltebedürfnisses gem.
§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu löschen (§ 50 Abs. 1 MarkenG n.F., § 50 Abs. 2 Satz 1
MarkenG a.F.). Dieses Schutzhindernis lag auch bereits zum maßgeblichen
Anmeldetag (4. Mai 2004) vor.
a) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen,
die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes,
der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung
der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder
Dienstleistungen dienen können. Diese Bestimmung verfolgt das im
Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die ein Merkmal
oder mehrere Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen
beschreiben, von allen Wirtschaftsteilnehmern, die solche Waren oder
Dienstleistungen anbieten, frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer
Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (EuGH GRUR 2011,
1035 Rdnr. 37 – Agencja Wydawnicza Technopol/HABM [1000]; BGH WRP 2021,
1166 Rdnr. 13 f. – Black Friday; GRUR 2017, 186 Rdnr. 38 – Stadtwerke Bremen).
Ob ein Zeichen oder eine Angabe beschreibend ist, bestimmt sich nach dem
Verständnis der Verkehrskreise, die als Abnehmer oder Interessenten der
betroffenen Waren oder Dienstleistungen in Betracht kommen (vgl. EuGH, GRUR
1999, 723 Rdnr. 29 – Windsurfing Chiemsee [Chiemsee]; BGH a. a. O. Rdnr. 14 –
Black Friday; GRUR 2009, 669 Rdnr. 16 – POST II). Dabei ist auf das Verständnis
des Handels bzw. Fachverkehrs und/oder des normal informierten und angemessen
aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers als maßgebliche
Verkehrskreise zum Anmeldezeitpunkt abzustellen wobei für die Bejahung eines
Schutzhindernisses das Verständnis des Fachverkehrs allein ausreichend sein
kann (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR
2004, 682 Rdnr. 23 - 25 – Bostongurka; a. a. O. – Windsurfing Chiemsee
[Chiemsee]; BGH a. a. O. Rdnr. 19 – Black Friday; a. a. O. – Stadtwerke Bremen).
- 18 -
Unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe ist die Wortmarke „VENT ROLL“ schon
zum Anmeldezeitpunkt, dem 4. Mai 2004, und auch zum Zeitpunkt der mündlichen
Verhandlung am 21. Juni 2022 (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O.,
§ 8 Rdnr. 27, m. w. N.) geeignet gewesen, die Beschaffenheit und/oder den
Bestimmungszweck der eingetragenen Waren unmittelbar zu beschreiben.
b) Die angegriffene nationale Marke ist aus der Umwandlung der eingetragenen
Unionsmarke 3 817 491 „VENT ROLL“ hervorgegangen. Sie genießt in Deutschland
gem. Art. 139 Abs. 3 UMV den Anmeldetag der Unionsmarke vom 4. Mai 2004.
c) Die für die angegriffene Marke geschützten Waren betreffen Abdeckungen für
Dächer sowie Metall- und Unterspannbahnen, die vornehmlich Bauzwecken dienen.
Diese richten sich insbesondere an Fachkreise der Baubranche wie das
Dachdeckerhandwerk, Bauträger sowie entsprechende Fachhändler, aber auch
entsprechend interessierte Endverbraucher.
d) Die Streitmarke besteht aus den beiden englischen Begriffen „VENT“ und
„ROLL“.
aa) Das Wort „VENT“ hatte bereits zum Zeitpunkt des Anmeldetages der
angegriffenen Marke im Deutschen die Bedeutung „Entlüftungsöffnung,
Abzugsöffnung, Entlüftungsloch, Luftloch, Entlüftung, Abzug, Abzugsschacht,
Rauchklappe“ bzw. „lüften“, vgl. hierzu:
· Auszug aus dem Wörterbuch der industriellen Technik von Herrn E…,
Englisch-Deutsch, 4. Auflage 1975, Seite 1101 (vom Antragsteller als Anlage
zum Schriftsatz vom 1. März 2019 vorgelegt);
- 19 -
· Auszug aus dem Langenscheidts Großwörterbuch Englisch-Deutsch,
5. Auflage 1981, S. 796 (vom Antragsteller als Anlage zum Schriftsatz vom
1. März 2019 vorgelegt);
· Auszug aus dem Online-Wörterbuch „ReversoContext“ unter
https://content.reverso.net/übersetzung/englisch-deutsch/Vent in der
Fassung vom 1. März 2003 (vgl. Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis);
· Auszug aus dem „Wörterbuch Bau“ von Herrn R…, 1. Auflage 2005
(vgl. Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis).
Die Aufnahme eines Begriffes in ein Wörterbuch beansprucht einen erheblichen
zeitlichen Vorlauf. Zudem muss sich das entsprechende Wort vorab in der
Verwendung etabliert haben. Vor diesem Hintergrund unterstreicht auch das
letztgenannte Fachwörterbuch aus der Baubranche eine Bedeutung des
Markenbestandteils „VENT“ im vorgenannten Sinne bereits zum Anmeldezeitpunkt
der angegriffenen Marke.
Der Markenbestandteil „VENT“ wies im Deutschen die vorgenannten
Bedeutungsgehalte auch zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung auf (vgl.
https://dict.leo.org/englisch-deutsch/vent, Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis).
Dem Vortrag der Markeninhaberin, wonach die in Rede stehenden Verkehrskreise
den Markenbestandteil „VENT“ nicht als Hinweis auf eine Luftdurchlässigkeit einer
Folie verstehen, kann nicht gefolgt werden. Die in diesem Zusammenhang
vorgelegte Zusammenfassung einer Recherche mit der Suchmaschine Google,
wonach mit einer Entlüftungsrolle vornehmlich Stachelwalzen oder schachtartige
Entlüftungsvorrichtungen zu verstehen seien, rechtfertigt keine andere Beurteilung.
Denn die in Frage stehende Bezeichnung kann nicht abstrakt beurteilt werden,
sondern muss vielmehr in Relation zu den eingetragenen Waren gesetzt werden.
Dort sind weder Stachelwalzen noch schachtartige Entlüftungsvorrichtungen
- 20 -
enthalten. Im Übrigen führt die Markeninhaberin selbst aus, dass Bauteile, die mit
„VENT“ bezeichnet werden, primär dem Luftaustausch dienten. Auch der weitere
Vortrag der Markeninhaberin, wonach das Verb „vent“ den aktiven Vorgang des
Lüftens beschreibt, unterstreicht den oben genannten Bedeutungsgehalt.
Unerheblich ist, ob zusammengesetzte Substantive beginnend mit „Lüftungs-…,
Ventilations-…“ im Englischen mit „ventilation“ beginnen, denn die Bezeichnung
„VENT“ stellt auch das englisches Kurzwort für „ventilation“ dar (vgl. BPatG
25 W (pat) 515/19 – MyVent).
bb) Der weitere Markenbestandteil „ROLL“ hatte zum Zeitpunkt des Anmeldetages
der angegriffenen Marke den Bedeutungsgehalt „Rolle, Zylinder, Walze“ bzw.
„rollen, wälzen, walzen“, vgl. hierzu:
· Auszug aus dem Wörterbuch der industriellen Technik von Herrn E…,
Englisch-Deutsch, 4. Auflage 1975, Seite 847 (vom Antragsteller als Anlage
zum Schriftsatz vom 1. März 2019 vorgelegt);
· Auszug aus dem Langenscheidts Großwörterbuch Englisch-Deutsch,
5. Auflage 1981, S. 796 unter Nr. 9, Rubrik Technik „tech.“ (vom Antragsteller
als Anlage zum Schriftsatz vom 1. März 2019 vorgelegt).
Das Substantiv „ROLL“ der in Frage stehenden Marke wies im Deutschen im
technischen Bereich auch im Juni 2022 den Bedeutungsgehalt „Rolle“ auf (vgl.
https://dict.leo.org/englisch-deutsch/roll, Anlage 4 zum gerichtlichen Hinweis).
cc) In Ihrer Gesamtheit weist die Wortkombination „VENT ROLL“ auf eine Rolle zur
Be- und/oder Entlüftung hin. Der klare Inhalt der Begriffe „VENT“ und „ROLL“ wird
nicht deshalb erkennbar verändert, weil sie zu einem einzigen Ausdruck kombiniert
werden (vgl. auch EuG, 25.11.2015, T-223/14, Rdnr. 31 – VENT ROLL). In der
angegriffenen Marke wird dem Substantiv „ROLL“ gemäß den Regeln der
englischen Grammatik eine Bezugnahme oder ein spezifisches Attribut zur
- 21 -
Qualifizierung der Art der fraglichen Rolle vorangestellt (vgl. EuG, 25.11.2015,
T-223/14, Rdnr. 30 – VENT ROLL).
e) Die in Rede stehenden Verkehrskreise erfassen den vorgenannten
Bedeutungsgehalt ohne Weiteres. Bei den am internationalen Handelsverkehr
beteiligten inländischen Fachkreisen kann unterstellt werden, dass sie grundsätzlich
in der Lage sind, eindeutig beschreibende Angaben auch in fremden Sprachen zu
erkennen (BPatG 28 W (pat) 526/15 – SANO; 29 W (pat) 546/16 – Priroda;
26 W (pat) 536/18 – slumberzone). Hiervon ist insbesondere bei Markenwörtern
auszugehen, die einer Welthandelssprache angehören. Da es sich bei Englisch um
eine Welthandelssprache handelt, wird zumindest der angesprochene Fachverkehr
der Baubranche wie insbesondere die entsprechenden Fachhändler die Begriffe
„VENT“ und „ROLL“ bereits zum maßgeblichen Anmeldetag am 4. Mai 2004 und im
Entscheidungszeitpunkt im Juni 2022 verstanden haben. Vor allem in den
technischen Bereichen hat sich Englisch als Fachsprache herausgebildet, so dass
die angesprochenen Verkehrskreise den vorgenannten Bedeutungsgehalt auch vor
diesem Hintergrund erkennen werden (vgl. auch OLG Düsseldorf, 20 U 220/11 –
VENT ROLL“).
f) Die Bezeichnung „VENT ROLL“ war zum maßgeblichen Anmeldetag der
angegriffenen Marke im Mai 2004 in Bezug auf die eingetragenen Waren ohne
Weiteres geeignet, konkrete Merkmale der betreffenden Waren unmittelbar zu
bezeichnen. Gleiches gilt für den Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung am
21. Juni 2022.
aa) Bereits zum Anmeldetag der angegriffenen Marke war beim Dach(aus-)bau die
Vermeidung von Feuchtschäden von großer Bedeutung. Der Dachausbau erfordert
insbesondere entsprechendes Material, um Feuchtschäden an der Holzkonstruktion
zu vermeiden. Durch Feuchtigkeit verursachte Schäden werden vor allem durch Be-
und Entlüftung vermieden und erfordern luftdurchlässiges Material (vgl.
Anlagenkonvolut 5 zum gerichtlichen Hinweis, alle Quellen bereits vor dem
- 22 -
4. Mai 2004 veröffentlicht; der jeweilige Fettdruck in allen nachfolgenden Zitaten
dient der Hervorhebung):
· Artikel 'Mit der richtigen Dampfbremse vermeiden Sie Feuchtschäden beim
Dachausbau', bauratgeber24.de, https://www.ib-
rauch.de/Beratung/dachgeschoss2.html (Google-Treffer vom 31. Januar
2002): „Unter der üblichen Dachziegel oder Dachsteine bestehenden
Dachhaut ist eine wasserableitende Schicht in Form einer
diffusionsoffenen Unterspannbahn einzubauen.“;
· IBP-Mitteilung 27/2000 des Fraunhofer Instituts für Bauphysik
'Durchfeuchtungsgefahr bei nicht ausgebauten Dachgeschossen': „belüfteter
Dachraum mit diffusionsoffener Unterspannung“;
· Artikel 'Bauschäden - Vorsicht, Stolpersteine' von Herrn L… in Mikado
07/99, www.lech-bfd.de/Stolp97.htm: „Fall 3 – Durch den Einbau von
Unterspannbahnlüftern und zusätzlichen Lüftungssteinen wurde eine
ausreichende Be- und Entlüftung möglich. … Bei den geneigten Dächern
handelte es sich um eine zweischalige Konstruktion mit den
Lüftungsebenen zwischen der Wärmedämmung und der Unterspannbahn
(Ebene 1) und der Unterspannbahn der Dacheindeckung (Ebene 2).“;
· 'Bau.de – Forum Dach' aus dem Jahr 2002,
https.//bau.net/forum/dach/10576.php: „…mit Sicherheit Lüfterelemente,
entweder aus imprg.Schaum (wäre die schlechteste Lösung) oder
Firstrollen, die die Entlüftung erbringen, angeordnet.“;
· 'Bau.de – Forum Dach' aus dem Jahr 2001,
https.//bau.net/forum/dach/10448.php: „Allerdings ist in dem von Ihnen
beschriebenen Fall eine diffusionsoffene Unterspannbahn zum Einsatz
- 23 -
gekommen. … „Kommt das jetzt einer diffusionsoffenen Unterspannbahn
etwas näher?“.
Vor dem 4. Mai 2004 haben sich zudem technische Schutzrechte mit Wirkung in
Deutschland mit der Dachbelüftung (vor allem Grat- und Firstbelüftung) befasst (vgl.
Anlagenkonvolut 6 zum gerichtlichen Hinweis):
· EP 0 791 699 A1 - Titel: „Aufrollbares First- und Gratbelüftungselement
und Verfahren zu dessen Herstellung“;
· Gebrauchsmusterschrift DE 200 17 419 U1- Titel: „Firstrolle mit gebördeltem
Rand“; Beschreibung Zeile 15: „… Luftdurchlässige Bahn…“, Zeile 25:
„Aufgabe des Bandes ist es, einerseits den zwischen Abdeckplatten und
Firstbalken verbleibenden Bereich gegen das Eindringen von Kleintieren und
Feuchtigkeit, insbesondere, wenn starker Wind, Schnee und Regen gegen
die Dachplatten drückt, zu schützen, und andererseits eine Ent- und
Belüftung des Dachraumes zu ermöglichen.“;
· Gebrauchsmusterschrift DE 203 13 028 U1 – Titel: „Rollbare streifenförmige
Materialbahn für eine First- und/oder Gratabdeckung“; Beschreibung Zeile
25 ff: „Um die Belüftung des gegen Regen und Flugschnee abzudichtenden
Firstraumes zu ermöglichen, sind der Mittelstreifen oder Seitenbereiche der
Materialbahn mit luftdurchlässigen Materialien oder mit Lüftungsöffnungen
ausgebildet, wobei als luftdurchlässiges Material beispielsweise Vliesstoffe
eingesetzt werden.“ Aus den Ansprüchen 1 und 8 ist ersichtlich, dass das
Schutzrecht rollbare streifenförmige Materialbahnen für eine First-
und/oder Gratabdeckung betrifft, die in den Seitenbereichen
Lüftungsöffnungen aufweisen;
· Offenlegungsschrift DE 44 13 869 A1 – Titel: „Rollbarer Dichtungsstreifen
für eine First- oder Gratabdeckung“; Zusammenfassung: „… Einen
- 24 -
Luftdurchtritt ermöglichenden, …, wobei weiterhin der Mittelstreifen aus
einer mit Lüftungslöchern versehenen Gummimatte…“;
· EP 0 911 459 A1 – Titel: „First- oder Gratbelüftungselement“;
Zusammenfassung: „… mit Luftdurchtrittsbereichen ausgebildet sind.“;
Beschreibung Zeile 21: „Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsfom ist
das First- oder Gratbelüftungselement zu größeren Rollen aufrollbar.
Dies hat den Vorteil, dass das First- oder Gratbelüftungselement zu
größeren Rollen aufgerollt werden kann, die sehr einfach und
kostengünstig gelagert, transportiert und im Dachbereich befestigt werden
können.“;
· Gebrauchsmusterschrift DE 299 03 327 U1 – Titel: „Streifenförmige
Materialbahn für eine First- oder Gratabdeckung sowie Vorrichtung zur
Herstellung derselben“; Beschreibung Zeile 21 ff.: „Eine gattungsmäßige
streifenförmige Materialbahn ist aus der EP 0 341 343 A2 bekannt. Sie weist
eine den Luftdurchtritt ermöglichenden Mittelstreifen ... auf.“.
bb) Ebenso ist die Belüftung im Rahmen eines Dach(aus-)baus auch aktuell
weiterhin von Bedeutung. Der Internetauftritt der D… GmbH aus B…
zeigt First- und Gratrollen, wobei u. a. auf Folgendes hingewiesen wird
(https://www.decket.de/dachfirst/, vgl. Anlage 7 zum gerichtlichen Hinweis):
· „Der Dachfirst ist waagrecht und erfüllt viele wichtige Funktionen, vor allem
die Entlüftungsfunktion.“… „Der Dachfirst verbindet die Dachflächen,
gewährleistet die Dichtheit des Daches und entsprechende Dachbelüftung.
Der Dachfirst ist sehr wichtig und sorgt für entsprechende Dachbelüftung.“…
„Er muss auch für die richtige Luftzirkulation sorgen.“;
· „Die Firstbänder schützen den Dachbereich vor Verwitterung und sorgen für
eine gute Belüftung des Daches. Sie sind sehr einfach in der Montage und
- 25 -
diffusionsoffen. Die Dachfirstbänder verhindern auch die Eindringung von
Verschmutzungen und Nässe unter die Dachdeckung.“;
· „Dachfirst abdichten mit Gratrollen … Ihre Aufgabe besteht darin, gute
Luftzirkulation zu gewährleisten und vor Nässeeindringen, sowie
Verschmutzungen zu schützen. Wir bieten Ihnen die Gratrollen in
verschiedenen Ausführungen und Farben. Mit diesen Produkten können Sie
Ihren Dachfirst abdecken.“;
· „Firstentlüftung im Dach First – Firstentlüftung ist ein wichtiger Faktor, wenn
es um den Firstbereich geht. Entsprechende Luftzirkulation verlängert die
Lebensdauer Ihres Daches und schützt vor Feuchtigkeit und Überhitzung
des Dachraumes. … Deswegen muss man echt gute Produkte für die
Firstentlüftung besorgen. Die Anwendung von Firstbändern ist also ein
Muss, weil sie für eine effektive Belüftung sorgen.“.
Im Übrigen hat die Markeninhaberin selbst ausgeführt, dass sämtliche Arten von
„Unterspannbahnen“, „Unterdeckbahnen“ und „Fassadenbahnen“ eine
Luftzirkulation und insbesondere eine Belüftung am Ort ihres Einbaus ermöglichen.
cc) Die vorgenannten Fundstellen verdeutlichen, dass Unterspannbahnen, First-
und Gratabdeckungen zum Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke sowie zum
Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung am 21. Juni 2022 auch zur Isolierung eines
Daches verwendet werden bzw. wurden, um den thermischen Komfort sowohl im
Winter als auch im Sommer zu verbessern. Die Unterspannbahnen sind zwar in der
Regel reißfest und wasserdicht, aber wasserdampfdurchlässig. Da sie eine
Ableitung von Wasserdampf ermöglichen, fördern sie die Durchlüftung des Daches.
Das Gleiche gilt für First- und Gratabdeckungen, die zur Dachabdeckung verwendet
werden und unter anderem in Rollenform mit einem luftdurchlässigen Mittelteil zur
Be- und Entlüftung des Unterdachbereichs zum Zeitpunkt des Anmeldetages der
angegriffenen Marke angeboten wurden und noch immer werden. Daraus folgt,
- 26 -
dass alle von der angegriffenen Marke erfassten Waren zur Durchführung von
Isolierarbeiten am Dach verwendet werden können und sich einander ergänzen, um
für die Entlüftung bzw. Belüftung des Dachraumes zu sorgen.
g) Ausgehend von vorgenanntem Begriffsverständnis und der Charakteristika der
von der angegriffenen Marke umfassten Waren beschrieb die angegriffene Marke
bereits zum Anmeldezeitpunkt Merkmale und Eigenschaften der eingetragenen
Waren. Das gleiche gilt für den Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung.
aa) Dies gilt zunächst für die Waren der Klasse 6 „Baumaterialien aus Metall,
nämlich Firstabdeckungen, Gratabdeckungen aus Metall, insbesondere mit
Kunststoff-Einsätzen oder Kunststoff-Hinterfütterung“ sowie der Klasse 19
„Baumaterialien [nicht aus Metall], nämlich Firstabdeckungen, Gratabdeckungen
nicht aus Metall, insbesondere mit Kunststoff-Einsätzen oder Kunststoff-
Hinterfütterung“. Bei diesen Waren handelt es sich – wie bereits die Formulierung
zeigt – um Firstabdeckungen und Gratabdeckungen. Diese werden auch in
Rollenform angeboten (vgl. Ausführungen unter f)) und weisen in den meisten
Fällen zum Zwecke der Luftzirkulation und der damit verbundenen effektiven
Belüftungsfunktion Diffusionsöffnungen auf (vgl. Anlagen 5 bis 7 zum gerichtlichen
Hinweis). Die in Frage stehende Wortfolge „VENT ROLL“ benennt mit dem
Bedeutungsgehalt „(Ent)lüftungs-Rolle“ bzw. einer „Rolle, die (auch)
Entlüftungszwecken dient“ vor diesem Hintergrund lediglich deren Beschaffenheit
in Rollenform und den Verwendungszweck im Sinne einer Be- bzw. Entlüftung (vgl.
OLG Düsseldorf, 20 U 220/11 – VENT ROLL).
bb) Entsprechendes gilt für die weiter eingetragenen Waren in der Klasse 17
„Unterspannbahnen“. Diese werden auch im Dach(aus-)bau eingesetzt, in
Rollenform dargeboten und weisen ebenfalls Elemente auf, die der Be- oder
Entlüftung dienen (vgl. Anlagenkonvolut 5 zum gerichtlichen Hinweis). Die
angegriffene Marke benennt auch für diese Waren deren Beschaffenheit in
Rollenform und deren Eignung im Sinne einer Belüftung.
- 27 -
cc) Die übrigen eingetragenen Waren „Metallbahnen für Bauzwecke“ in der Klasse
6 stellen einen weiten Oberbegriff dar. Wie aus der Bezeichnung im
Warenverzeichnis ersichtlich, werden die Waren in Form von Bahnen angeboten,
die zu einer Rollenform aufgewickelt werden können. Aufgrund der allgemein
gehaltenen Formulierung können die Metallbahnen auch Be-/oder
Entlüftungselemente aufweisen und beispielsweise auch für eine Firstabdeckung
eingesetzt werden. Ausgehend hiervon gibt die angegriffene Marke „VENT ROLL“
lediglich die Beschaffenheit der „Metallbahnen für Bauzwecke“ in Rollenform und
deren Bestimmungszweck im Sinne einer Belüftung wieder.
h) Der Annahme des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht nicht
entgegen, dass weder eine beschreibende Verwendung der Wortfolge „VENT
ROLL“ (auch bezogen auf den Anmeldezeitpunkt) noch ein lexikalischer Nachweis
belegt ist, es sich mithin um eine Wortneuschöpfung handelt. Als sprachübliche
Verbindung von Begriffen, die dem maßgeblichen Verkehr geläufig waren und sind,
enthält der Gesamtbegriff „VENT ROLL“ keinen Aussagegehalt, der über die
Summe der Bedeutungen der Einzelwörter hinausging, die zur Beschreibung der in
Rede stehenden Waren geeignet ist.
i) Auch eine evtl. Mehrdeutigkeit der angegriffenen Marke begründet nicht deren
Schutzfähigkeit. Vielmehr reicht es regelmäßig aus, wenn nur eine von beliebig
vielen dem Zeichen zukommenden Bedeutungen eine Sachaussage vermittelt (vgl.
Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rdnr. 458).
j) Es spielt es auch keine Rolle, ob die Wortfolge „VENT ROLL“ einen untechnischen
und unidiomatischen Ausdruck für Entlüftungsrollen bzw. First- und Gratrollen
darstellt. Diese mögen nach korrekter englischen Übersetzung mit „ridge rolls“, „aris
rolls“, ridge rollers“, „hip rolls“ oder „burr rolls“ wiedergegeben werden.
Nichtsdestotrotz ist die angegriffene Marke geeignet, Eigenschaften der Waren,
nämlich deren Zweck und Form zu beschreiben. Die von der Markeninhaberin im
- 28 -
Übrigen unter Hinweis auf die Kommentarliteratur (Ströbele in
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rdnr. 596) genannte Konstellation, wonach
der fremdsprachliche Begriff (hier „vent roll“) in der Fremdsprache ausschließlich in
einem anderen, nämlich nicht beschreibenden Sinngehalt verwendet werde, liegt
nicht vor. Eine derartige „andersartige“ Bedeutung oder Verwendung im Englischen
hat die Markeninhaberin auch nicht dargelegt. Zudem stellt sich die
Markeninhaberin mit dieser Argumentation in Widerspruch zu ihren Ausführungen,
wonach die Bezeichnung „VENT ROLL“ eine Wortneuschöpfung sei.
k) Die Markeninhaberin kann sich nicht auf vergleichbare Voreintragungen berufen.
Die Marke (30 2010 054 735) ist inzwischen wieder gelöscht. Aus
gelöschten Marken können jedoch keine Rechte hergeleitet werden (BPatG 26 W
(pat) 67/13 – BWnet).
6. Da bereits das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, kann
dahinstehen, ob die weiteren vom Antragsteller nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 3
MarkenG genannten Schutzhindernisse vorliegen.
III.
Die von der Markeninhaberin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde nach
§ 83 Abs. 2 MarkenG ist nicht veranlasst.
Weder ist über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden
(§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur
Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung
erforderlich (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).
1. Über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung hat der Senat nicht
entschieden. Von grundsätzlicher Bedeutung ist eine Rechtsfrage, wenn sie eine
klärungsbedürftige, für den Streitfall relevante Frage enthält, die darüber hinaus
- 29 -
auch für andere Fälle von unmittelbarer Bedeutung sein kann, so dass ein Interesse
der Allgemeinheit an ihrer Klärung besteht. Das gilt insbesondere, wenn sie für eine
größere Zahl gleichgelagerter Fälle entscheidungserheblich und höchstrichterlich
noch nicht entschieden ist (vgl. Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 83
Rdnr. 22).
a) Die Frage, ob nach einer Umwandlung einer Unionsmarke gem. Art. 139 ff. UMV
ein Nichtigkeitsverfahren nach §§ 50 ff. MarkenG durchgeführt werden kann, ist
nicht klärungsbedürftig. Das Gesetz schließt dies nicht aus. Die gegenteilige
Auffassung der Markeninhaberin findet keinerlei Anhalt im Gesetz, wäre
systemwidrig und wird auch in der Literatur – soweit ersichtlich – von niemanden
vertreten. Sie ist ersichtlich rechtsirrig.
b) Die Frage, ab wann ein unidiomatischer Gebrauch eines Wortes in der jeweiligen
Fremdsprache dem Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
entgegensteht, ist nicht entscheidungserheblich, da diese Konstellation (vgl.
Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rdnr. 596) nicht vorliegt. Die
Markeninhaberin hat nicht einmal einen anderen Bedeutungsgehalt der
Bezeichnung „VENT ROLL“ in der englischen Sprache vorgetragen, sondern
vielmehr ausgeführt, dass „VENT ROLL“ nicht existiere. Im Übrigen hat der Senat
die Frage der Schutzfähigkeit der vorliegenden Wortfolge anhand der von der
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs
entwickelten maßgeblichen Kriterien – insbesondere hinsichtlich der Frage des
Freihaltebedürfnisses einer Kombination zur Beschreibung der zugrunde liegenden
Waren geeigneter Wörter (vgl. EuGH, GRUR 2004, 680 – BIOMILD) – beurteilt,
ohne dabei von diesen Kriterien abzuweichen.
2. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder
zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, weil nicht von
Entscheidungen anderer Senate des Bundespatentgerichts oder anderer nationaler
- 30 -
Gerichte abgewichen worden ist, sondern eine Einzelfallentscheidung aufgrund der
konkreten tatsächlichen Umstände getroffen worden ist.
IV.
Gründe für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1
MarkenG sind nicht gegeben.
V.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,
wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der
Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen
oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt
war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens
ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung
ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit
des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
- 31 -
Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach
Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a,
76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.
Schödel Uhlmann Berner


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