29 W (pat) 10/19  - 29. Senat (Marken)

ECLI:DE:BPatG:2022:170622B29Wpat10.19.0
BUNDESPATENTGERICHT
29 W (pat) 10/19
_______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
An Verkündungs Statt
zugestellt am
17.06.2022
Justizbeschäftigte
…
- 2 -
betreffend die Marke 30 2012 022 812
(Nichtigkeitsverfahren S 167/15)
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 9. Februar 2022 durch die Vorsitzende Richterin Dr.
Mittenberger-Huber, die Richterin Seyfarth und den Richter Posselt
beschlossen:
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1. Auf die Beschwerden der Nichtigkeitsantragstellerinnen und
Beschwerdeführerinnen zu 1) und zu 2) wird der Beschluss der
Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 19.
Dezember 2018 insoweit aufgehoben, als die Löschungsanträge für
nachfolgende Waren zurückgewiesen worden sind:
Klasse 10:
orthopädische Artikel; Orthopädische Schuhwaren und solche zur
Rehabilitation, zur Fußgymnastik und Therapie sowie sonstigen
medizinischen Zwecken und deren Teile, einschließlich orthopädischer
Schuhe, auch derartige Schuhe mit Fußbett oder orthopädischen Fußstützen
sowie Fuß- und Schuheinlagen; derartige Fußstützen sowie Fuß- und
Schuheinlagen und deren Teile, auch in der Form starrer thermoplastischer
Einlagen, Schuhbauteile und Schuheinbauteile zur orthopädischen
Schuhzurichtung, insbesondere Passteile, Keile, Kissen, Einlegesohlen,
Innensohlen, Schaumpolster, Schaumpelotten sowie Fußformsohlen, auch
in Form von vollplastischen Einlagen mit orthopädischem Fußbett aus
Naturkork, Thermokork, Kunststoff, Latex oder geschäumten
Kunststoffmaterialien auch aus elastischer Verbundmasse aus Kork, Latex-
Mischungen oder Kunststoff-Kork-Mischungen; orthopädische Fuß- und
Schuheinlagen; orthopädische Stützen für Füße und Schuhe; orthopädische
Schuhwaren, insbesondere orthopädische Sandalen und Slipper,
orthopädische Einlegesohlen; Einlagen, auch aus Kunststoff, Latex oder
geschäumten Kunststoffmaterialien, auch aus elastischer Verbundmasse
aus Kork-Latex-Mischungen oder Kunststoff-Kork-Mischungen;
Klasse 18:
Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18
enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme,
Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Geldbörsen; Taschen;
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Handtaschen; Dokumentenkoffer; Hüfttaschen; Kleidersäcke für die Reise;
Schlüsseletuis (Lederwaren); Kosmetikkoffer; Kulturbeutel; Kulturtaschen;
Reisetaschen; Rucksäcke;
Klasse 25:
Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Schuhwaren, auch
Bequemschuhwaren und solche für Arbeit, Freizeit, Gesundheit und Sport,
einschließlich Sandalen, Gymnastiksandalen, Pantoletten, Slipper, Clogs,
auch mit Fußbett, insbesondere mit anatomisch geformten Tieffußbett,
Fußstützen sowie Fuß- und Schuheinlagen, Schutzeinlagen; Teile und
Zubehör derartiger Schuhwaren, nämlich Schuhoberteile, Absätze,
Laufsohlen, Einlegesohlen, Innensohlen, Schuhbodenteile, auch
Fußbettungen, Fußstützen, Fuß- und Schuheinlagen, insbesondere mit
Fußbett oder anatomisch geformtem Tieffußbett aus Naturkork, Thermokork,
Kunststoff, Latex oder geschäumten Kunststoffmaterialien, auch aus
elastischer Verbundmasse aus Kork-Latex-Mischungen oder Kunststoff-
Kork-Mischungen; Innensohlen; Einlegesohlen; Schuhwaren, nämlich
Schuhe und Sandalen; Stiefel, Schuhe, Sandalen, Slipper sowie Teile und
Fittings für alle vorgenannten Waren, soweit in Klasse 25 enthalten; Gürtel.
Insoweit wird die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.
2. Im Übrigen werden die Beschwerden zurückgewiesen.
I.
Die Beschwerdeführerinnen wenden sich gegen die (Teil-)Zurückweisung ihrer
Löschungsanträge gegen die Marke 30 2012 022 812 durch die
Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA).
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Das am 29. März 2012 angemeldete Bildzeichen (schwarz/weiß)
ist am 31. Mai 2012 unter der Nummer 30 2012 022 812 für die Waren der
Klasse 10:
Chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, künstliche
Gliedmaßen, Augen und Zähne; orthopädische Artikel; chirurgisches Nahtmaterial,
chirurgisches Nahtmaterial für operative Zwecke; Orthopädische Schuhwaren und
solche zur Rehabilitation, zur Fußgymnastik und Therapie sowie sonstigen
medizinischen Zwecken und deren Teile, einschließlich orthopädischer Schuhe,
auch derartige Schuhe mit Fußbett oder orthopädischen Fußstützen sowie Fuß- und
Schuheinlagen; derartige Fußstützen sowie Fuß- und Schuheinlagen und deren
Teile, auch in der Form starrer thermoplastischer Einlagen, Schuhbauteile und
Schuheinbauteile zur orthopädischen Schuhzurichtung, insbesondere Passteile,
Keile, Kissen, Einlegesohlen, Innensohlen, Schaumpolster, Schaumpelotten sowie
Fußformsohlen, auch in Form von vollplastischen Einlagen mit orthopädischem
Fußbett aus Naturkork, Thermokork, Kunststoff, Latex oder geschäumten
Kunststoffmaterialien auch aus elastischer Verbundmasse aus Kork, Latex-
Mischungen oder Kunststoff-Kork-Mischungen; orthopädische Fuß- und
Schuheinlagen; orthopädische Stützen für Füße und Schuhe; orthopädische
Schuhwaren, insbesondere orthopädische Sandalen und Slipper, orthopädische
Einlegesohlen; Einlagen, auch aus Kunststoff, Latex oder geschäumten
Kunststoffmaterialien, auch aus elastischer Verbundmasse aus Kork-Latex-
Mischungen oder Kunststoff-Kork-Mischungen;
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Klasse 18:
Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten;
Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und
Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Geldbörsen;
Taschen; Handtaschen; Dokumentenkoffer; Hüfttaschen; Kleidersäcke für die
Reise; Schlüsseletuis (Lederwaren); Kosmetikkoffer; Kulturbeutel; Kulturtaschen;
Reisetaschen; Rucksäcke;
Klasse 25:
Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Schuhwaren, auch Bequemschuhwaren
und solche für Arbeit, Freizeit, Gesundheit und Sport, einschließlich Sandalen,
Gymnastiksandalen, Pantoletten, Slipper, Clogs, auch mit Fußbett, insbesondere
mit anatomisch geformten Tieffußbett, Fußstützen sowie Fuß- und Schuheinlagen,
Schutzeinlagen; Teile und Zubehör derartiger Schuhwaren, nämlich
Schuhoberteile, Absätze, Laufsohlen, Einlegesohlen, Innensohlen,
Schuhbodenteile, auch Fußbettungen, Fußstützen, Fuß- und Schuheinlagen,
insbesondere mit Fußbett oder anatomisch geformtem Tieffußbett aus Naturkork,
Thermokork, Kunststoff, Latex oder geschäumten Kunststoffmaterialien, auch aus
elastischer Verbundmasse aus Kork-Latex-Mischungen oder Kunststoff-Kork-
Mischungen; Innensohlen; Einlegesohlen; Schuhwaren, nämlich Schuhe und
Sandalen; Stiefel, Schuhe, Sandalen, Slipper sowie Teile und Fittings für alle
vorgenannten Waren, soweit in Klasse 25 enthalten; Gürtel; Schals; Halstücher;
in das beim DPMA geführte Register eingetragen worden.
Die Antragstellerin und hiesige Beschwerdeführerin zu 1) hat am 22. Juli 2015 die
vollständige Löschung der Marke wegen absoluter Schutzhindernisse nach §§ 3, 8
Abs. 2 Nr. 1 bis 3 und 10 MarkenG a. F. (Verfahren S 167/15), die Antragstellerin
und Beschwerdeführerin zu 2) am 16. Juli 2015 die vollständige Löschung der
Marke wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 und 10
MarkenG a. F. (Verfahren S 163/15) beantragt.
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Den Nichtigkeitsanträgen, die der Inhaberin der angegriffenen Marke am 5. August
2015 bzw. am 10. August 2015 zugestellt worden waren, hat diese mit jeweils beim
DPMA am gleichen Tag eingegangenen Schriftsätzen vom 5. Oktober 2015 und
vom 9. Oktober 2015 widersprochen.
Mit Beschluss vom 19. Dezember 2018 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA
diese beiden Nichtigkeitsverfahren – sowie sechs weitere Verfahren, die jedoch
nicht mehr beschwerdegegenständlich sind - unter dem führenden Verfahren
S 167/15 verbunden, die teilweise Löschung der Marke wegen fehlender
Unterscheidungskraft für die Waren „Pferdegeschirre und Sattlerwaren“ in Klasse
18 und „Schals; Halstücher“ in Klasse 25 angeordnet und die Löschungsanträge im
Übrigen zurückgewiesen.
Als räumlich begrenztes, in sich abgeschlossenes und klares Bildzeichen sei die
angegriffene Marke abstrakt unterscheidungskräftig und damit markenfähig i. S. d.
§ 3 Abs. 1 MarkenG. Es handele sich nicht um ein konturloses Flächenmuster – ein
solches sei als sonstige Marke eintragbar -, sondern um eine Bildmarke. Die zeitlich
frühere Eintragung der Schuhsohle als Design stehe dem Markenschutz nicht
entgegen. Zum einen handele es sich dabei um ein anderes als das angegriffene
Bildzeichen, zum anderen könnten die Schutzrechte Design und Marke unabhängig
voneinander bestehen. Auch die Schutzhindernisse des § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2
MarkenG lägen nicht vor. Es handele sich weder um eine warenbedingte Form oder
ein Abbild der Ware noch bestehe das Zeichen aus einer Form, die zur Erreichung
einer technischen Wirkung erforderlich sei. Das Zeichen stelle weder die Form einer
Schuhsohle noch eine Schuhsohle dar, sondern eine Art Knochenmuster in einem
Quadrat. Es sei nicht zulässig, diese Darstellung mit Gestaltungselementen, die
nicht Teil des Zeichens seien, zu ergänzen. Die Bildmarke gebe auch nicht vor, an
welcher Stelle der Waren sie benutzt werde. Auch § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG habe
der Eintragung nicht entgegengestanden. Das Zeichen beschreibe weder Merkmale
der beanspruchten Waren noch handele es sich um eine Abbildung derselben oder
von Teilen davon. Bei Schuhsohlen sei es nicht üblich, durch Zeichen auf den
Schuhen auf das Profil hinzuweisen. Bei den übrigen Waren sei es ebenfalls nicht
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gängig, dass mithilfe eines quadratischen Bildes auf eine entsprechende Gestaltung
z. B. der Oberfläche der Ware aufmerksam gemacht werde. Für die Waren
„Pferdegeschirre und Sattlerwaren“ (Klasse 18) sowie „Schals und Halstücher“
(Klasse 25) entbehre das Zeichen jedoch jeglicher Unterscheidungskraft gem. § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die angegriffene Bildmarke bestehe aus einem grauen
Quadrat mit jeweils vier senk- und vier waagrechten Schlangenlinien, die der
Nachbarlinie jeweils gespiegelt seien und sich regelmäßig kreuzten. Die dunkel
umrandeten, im Kern helleren Linien seien an den Kreuzungspunkten jeweils
unterbrochen und liefen dort spitz zu. Dadurch entstehe eine räumliche Wirkung und
ein an den Kreuzungspunkten hell vom übrigen Muster abgehobenes schmales
Kreuz. Alle Bogenlinien seien gleich lang und jeweils paarig achsensymmetrisch.
An den Kreuzungspunkten entstünden windmühlenartige Kreuzungen. In der
Fläche hingegen entstünden durch die Grafik in beiden Ausrichtungen Abfolgen von
waagrechten und senkrechten „Knochen“. Es handele sich nicht um eine lediglich
einfache geometrische oder sonstige grafische Gestaltung, sondern diese verfüge
über gewisse Eigenart und Wiedererkennungswert. Die Bildmarke bilde keine der
beanspruchten Waren oder deren Merkmale naturgetreu ab. Bei der Frage, welche
Form der Anbringung des Zeichens an oder auf der Ware der Prüfung zugrunde
gelegt werde, komme es darauf an, ob es praktisch bedeutsame und naheliegende
Möglichkeiten gebe, das Zeichen so zu verwenden, dass es der Verkehr ohne
weiteres als Marke verstehe. Demnach stehe dem Zeichen die fehlende
Unterscheidungskraft nur für die Waren „Pferdegeschirre; Sattlerwaren“ (Kl. 18) und
„Schals; Halstücher“ (Kl. 25) entgegen. Schals und Halstücher könnten eine
quadratische Form und somit ein entsprechendes Muster haben. Auch bei
Pferdegeschirren und Sattlerwaren seien vergleichbare dekorative Einprägungen
üblich, so dass der Verkehr darin keinen Hinweis auf den Hersteller sehe. Die
übrigen beanspruchten Waren seien für entsprechende Einprägungen entweder zu
klein (z. B. chirurgische Instrumente) oder regelmäßig gar nicht mit
Herstellerhinweisen versehen (z. B. künstliche Augen und Zähne). Soweit ein
Herstellerhinweis üblicherweise auf der Ware direkt oder auf einem Etikett oder auf
der Verpackung angebracht werde, sei auch das angegriffene quadratische
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Bildzeichen geeignet, entsprechend genutzt und damit als Herstellerkennzeichen
wahrgenommen zu werden. In der Schuhbranche sei eine Verwendung des
Bildzeichens als abgegrenztes Bild (Logo) auf der Schuhsohle oder an der
Schuhaußenseite naheliegend und praktisch bedeutsam, während eine
Verwendung als flächendeckendes Schuhsohlenprofil aufgrund der quadratischen
Form ausscheide. Die Markenabteilung mache sich die Ausführungen des EuGH in
seiner Entscheidung vom 13.09.2018 (C-26/17) nicht zu eigen. Dieser sei an die
Tatsachenfeststellungen des EuG gebunden gewesen, wonach bei Zeichen, die mit
dem Erscheinungsbild der Ware verschmelzen könnten, eine aus ihrem Wesen
folgende Wahrscheinlichkeit bestehe, dass das Zeichen als Oberflächenmuster
verwendet werde. Damit habe das EuG die – im Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland mindestens ebenso wahrscheinliche oder sogar wahrscheinlichste –
Verwendungsmöglichkeit, nämlich die für eine Bildmarke typischste Verwendung
als in sich abgeschlossenes zweidimensionales Bildzeichen, nicht berücksichtigt.
Maßgeblich sei die Marke in ihrer eingetragenen Form, und dies sei vorliegend
keine Mustermarke. Selbst wenn einige Schuhsohlen der Markeninhaberin ein
Knochenmuster in Form des angegriffenen Zeichens enthalten würden, könne man
daraus nicht den Schluss ziehen, dass es sich bei dem Schutzgegenstand um eine
Oberflächengestaltung handeln solle. Soweit die Unterscheidungskraft fehle, sei sie
nicht durch Verkehrsdurchsetzung gem. § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden worden.
Das vorgelegte demoskopische Gutachten befasse sich nicht mit dem
angegriffenen Zeichen, sondern mit dem Abbild einer Schuhsohle, und sei daher
unbeachtlich. Die Antragsgegnerin habe die Marke in erster Linie mit dem Ziel der
markenrechtlichen Absicherung und nicht in Behinderungsabsicht angemeldet, so
dass keine Bösgläubigkeit i. S. d. 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG vorliege.
Gegen diesen Beschluss der Markenabteilung 3.4. wenden sich die
Nichtigkeitsantragstellerinnen mit ihren Beschwerden.
Die Beschwerdeführerin zu 1) trägt zur Begründung vor, es handele sich nicht um
eine räumlich begrenzte Bildmarke, sondern um die zweidimensionale Darstellung
eines Teils eines sich gleichförmig in alle Richtungen ausbreitenden Musters. Reihe
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man mehrere dieser Bilder nebeneinander, erkenne man, dass die Marke keine
Konturen habe. Das Zusammenfügen ergebe ein nahtloses Muster. Abgesehen
davon, dass es den Begriff „Mustermarke“ im MarkenG nicht gebe, und auch keine
Marke mit dieser Bezeichnung eingetragen sei, gebe das DPMA auf seiner
Homepage die zweidimensionale Darstellung einer „Mustermarke“ vor. Die
Markeninhaberin selbst ordne ihre Marke als Mustermarke ein und benutze sie (nur)
so. Da Schuhsohlen immer zunächst in großflächigen Rechtecken hergestellt
würden, könne die Abbildung des gegenständlichen Musters sehr wohl eine
Schuhsohle darstellen, und somit der Schutzausschließungsgrund des § 3 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG einschlägig sein. Die Darstellung einer Schuhsohle sei nicht nur
durch die Form einer Schuhsohle möglich. Bei der angegriffenen Marke handele es
sich aber nicht um das Bild einer Schuhsohle, sondern eines Sohlenprofils. Mithin
bestehe sie ausschließlich aus charakteristischen Merkmalen, die durch die Art der
Ware selbst bedingt seien, so dass § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG einschlägig sei. Zudem
seien die genannten Merkmale zur Erreichung einer technischen Wirkung i. S. d. §
3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlich. Das Markenmuster bestehe aus einer
„auxetischen“ (dehnbaren) Struktur. Beispiele der Deutschen Gesellschaft für
Materialforschung für sog. auxetische Materialien zeigten Darstellungen, die mit der
angegriffenen Marke beinahe identisch seien. Durch die Verwendung sog.
auxetischer Materialien könnten bei Laufsohlen die technischen Wirkungen
„Griffigkeit, Antirutsch, guter Halt, längere Lebensdauer“ erreicht werden, womit die
Markeninhaberin sogar werben würde. Da die angegriffene Marke ausschließlich
aus einer auxetischen Struktur bestehe, seien wesentliche Merkmale technisch
bedingt. Ob die Wirkung auch anderweitig erreicht werden könne, sei unerheblich,
da es auf Formalternativen nicht ankomme. Die auxetische Struktur der
beanspruchten Waren werde durch die Bildmarke unmittelbar beschrieben, weshalb
das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehe. Schließlich fehle
dem angegriffenen Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft. Das banale und
rein dekorative Muster könne naturgemäß als Oberflächenmuster verwendet
werden. Die Markenabteilung habe die Frage der Unterscheidungskraft im
Gegensatz zu den Entscheidungen des EuG und des EuGH beurteilt, obgleich sie
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an diese Rechtsprechung gebunden sei. Entgegen der Auffassung der
Markenabteilung handele es sich nicht um ein räumlich begrenztes und in sich
abgeschlossenes Bild, sondern um ein banales Muster. Es gebe keine praktisch
bedeutsamen und naheliegenden Möglichkeiten, das Zeichen bei den Waren, für
die es Schutz beanspruche, so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne weiteres
als Marke verstanden werde. Nach den Feststellungen des EuGH sei das
streitgegenständliche Zeichen prädestiniert, als Oberflächenmuster verwendet zu
werden. An diese Bewertung sei das DPMA gebunden. Sie entspreche auch der
ständigen Rechtsprechung zu vergleichbaren Zeichen, z. B. BPatG, Beschluss vom
28.06.2006, 26 W (pat) 40/03; Beschluss vom 16.02.2011, 28 W (pat) 551/10;
Beschluss vom 05.04.2004, 30 W (pat) 17/04; EuG, Urteil vom 21.04.2015, T-
359/12; Urteil vom 19.09.2012, T-326/10; Urteil vom 19.06.2019, T-307/17.
Dadurch, dass die Markeninhaberin das Zeichen nur als Oberflächenmuster
benutze, trage sie dem Umstand Rechnung, dass derartige Muster im Bereich der
beanspruchten Waren nicht als Herkunftshinweis verwendet würden. Im
Bekleidungsbereich finde sich der Herstellerhinweis z. B. auf der linken Brustseite
in Form eines Logos und/oder des Namens. Bei Schuhen befinde sich der
Herstellerhinweis in der Regel im Fußbett oder als Aufnäher auf der Außenseite,
auch hier üblicherweise ein Wort-/Bildzeichen, nie aber ein banales, konturloses
Muster. Auch bei Lederwaren, wie Handtaschen, seien Wortmarken oder Initialen
zur Herkunftsbezeichnung üblich. Nicht nachvollziehbar sei insbesondere, wie das
Zeichen auf den Waren „chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente“
herkunftshinweisend angebracht werden könne. Das Anbringen am Griff dieser
Instrumente sorge allenfalls für die Rutschfestigkeit. Schließlich könne es nicht
darauf ankommen, ob ein derartiges Oberflächenmuster extra für eine bestimmte
Verwendung designt sei.
Im Verfahren vor dem DPMA hat die Beschwerdeführerin zu 1) weiterhin
vorgetragen, die Inhaberin der angegriffenen Marke habe bösgläubig im Sinne des
§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gehandelt, da ihr im Zeitpunkt der Anmeldung jeglicher
Benutzungswille gefehlt und sie die Anmeldung wettbewerbs- und sittenwidrig in
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Kenntnis der Registrierung eines identischen Schuhsohlenmusters für einen Dritten
vorgenommen habe.
Die Beschwerdeführerin zu 2) hat sich im Beschwerdeverfahren schriftsätzlich nicht
zur Sache geäußert. In der mündlichen Verhandlung hat die
Beschwerdeführervertreterin erklärt, sie halte das Zeichen für freihaltebedürftig. Es
handele sich um eine sehr banale Gestaltung, die bei einer Verkehrsbefragung dazu
führen dürfte, dass das angesprochene Publikum davon ausgehen werde, dass
mehrere Unternehmen eine solche verwendeten.
Im Verfahren vor dem DPMA hat sie vorgetragen, das HABM habe die Erstreckung
der Schutzwirkung einer identischen IR-Marke zurückgewiesen (R 1952/2013-1, 15.
Mai 2014). Die rechtlichen Erwägungen des HABM seien auf die identische
deutsche Marke zu übertragen. Einer Bildmarke, die aus einem grafisch
gezeichneten, beliebig in alle Richtungen fortzusetzenden geometrischen Muster
bestehe, das dazu gedacht sei, auf der Oberfläche der erfassten Waren (z. B.
Schuhsohlen, Lederwaren, Handtaschen oder Bekleidungsstücke) appliziert oder
eingeprägt zu werden, fehle jegliche Unterscheidungskraft, wenn der Verkehr darin
nur einen warenbeschreibenden Hinweis oder rein dekorative, ornamentale Zier-
und Gestaltungselemente der betreffenden Waren erblicke. Die für
dreidimensionale Marken entwickelte Rechtsprechung, wonach nur ein erheblich
von der Norm oder Branchenüblichkeit abweichendes Zeichen
Unterscheidungskraft haben könne, gelte auch für die zweidimensionale
Darstellung der Ware bzw. für eine Bildmarke, die aus einem Teil der Form der mit
ihr gekennzeichneten Waren bestehe. Denn der Verkehr nehme sie ohne
besonderes Nachdenken als Darstellung eines besonders interessanten oder
ansprechenden Details wahr, aber nicht als Herkunftshinweis. Dies treffe auf das
vorliegende Zeichen zu, das lediglich ein grafisch gezeichnetes, geometrisches
Muster sei, das offensichtlich dazu bestimmt sei, in beliebiger Fortsetzung in
sämtliche Richtungen auf der Oberfläche der erfassten Waren appliziert zu werden
bzw. deren Oberfläche zu verzieren. Das Zeichen wirke damit rein dekorativ.
Außerdem beachte der Verbraucher die Sohlenunterseite seiner Schuhe in der
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Regel nicht oder nur am Rande und erwarte Aussagen zur betrieblichen Zuordnung
der Ware nur in den Bereichen der Innensohle oder des Obermaterials der
Schuhaußen- oder Innenseite. Sollte ein Zeichen an der Schuhunterseite
angebracht sein, sei dies getrennt von übrigen Sohlenprofilmustern und erkennbar
hervorgehoben (z. B. GEOX, Lloyd, Clarks etc.). Es handele sich bei einem
derartigen schlangenlinien- oder wellenförmigen Sohlenprofil um ein höchst
banales, in der Schuhindustrie seit mehr als zwei Jahrzehnten verbreitetes und
branchenübliches dekoratives Gestaltungsmerkmal, das von vielen Herstellern
verwendet werde. So gebe es eine Vielzahl entsprechend gestalteter
Gesundheitssandalen, deren dekorative Sohlengestaltung keine kennzeichnende
Funktion habe. Aber auch bei anderen Waren begegneten dem Verbraucher dem
vorliegenden Muster ähnliche oder identische schlangenlinien- bzw. wellenförmige
Muster als dekoratives Gestaltungselement (z. B. Vasen, Textilien, Tapeten, Kunst).
Das DPMA und das HABM habe der Darstellung einer mit Schlangenlinienmuster
bedruckten Schuhsohle die Unterscheidungskraft abgesprochen; wenn aber schon
einem Bildzeichen, das das erfasste Produkt grafisch abbilde, die
Unterscheidungskraft fehle, müsse dies erst recht für einen bloßen Teilausschnitt
dieses Musters gelten.
Die Marke sei zudem wegen Bösgläubigkeit der Markeninhaberin im Zeitpunkt der
Anmeldung am 29. März 2012 zu löschen. Zu diesem Zeitpunkt sei ein mit der
angegriffenen Marke identisches Muster zur Verzierung von Schuhsohlen bereits
seit vielen Jahren in Gebrauch gewesen. In Kenntnis der Branchengewohnheiten
und des schutzwürdigen Besitzstandes ihrer Wettbewerber habe die
Markeninhaberin diese von der weiteren Nutzung des Musters ausschließen und
sie schädigen wollen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Damit habe
sie die Sperrwirkung der Marke zweckfremd im Wettbewerbskampf eingesetzt.
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Die Beschwerdeführerinnen zu 1) und zu 2) beantragen,
den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes
vom 19. Dezember 2018 aufzuheben, soweit die Anträge auf Löschung der Marke
30 2012 022 812 zurückgewiesen wurden.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin beantragt
sinngemäß,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Die angegriffene Marke wurde mit Veröffentlichungsdatum 10. September 2021 auf
die Beschwerdegegnerin umgeschrieben. Mit anwaltlichem Schreiben vom
1. Februar 2022 hat die Beschwerdegegnerin die Übernahme des Verfahrens
erklärt.
In der Sache verweist die Beschwerdegegnerin auf das bisherige Vorbringen und
die Ausführungen der Markenstelle im Beschluss vom 19. Dezember 2018. Der
Löschungsantrag befasse sich ausschließlich mit Schuhwaren, so dass er die
übrigen Waren der Klassen 25, 10 und 18 nicht betreffe. Doch selbst wenn er auf
alle Waren bezogen sei, liege keiner der geltend gemachten Löschungsgründe vor.
§ 3 Abs. 2 MarkenG sei nicht einschlägig. Die Bildmarke erschöpfe sich weder in
der Darstellung einer Schuhsohle noch handele es sich um eine Positionsmarke.
Sie könne daher zwar unter anderem auf einer Schuhsohle, aber auch an vielen
anderen Stellen verwendet werden. Selbst wenn man das Bild als
Oberflächenmuster ansehen würde, erschöpfe sich dieses nicht in der Grundform
der Ware, so dass keine warenbedingte Form i. S. d. § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
vorliege. § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei ebenfalls nicht einschlägig. Es treffe nicht
zu, dass die geschützte Gestaltung notwendig sei, um eine technische Wirkung,
nämlich die Rutschfestigkeit von Sohlen, zu erreichen. Eine solche werde durch das
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Material oder die Profildicke bestimmt. Außerdem könne ein zweidimensionales
Bildzeichen als solches keine technisch-funktionalen Eigenschaften besitzen.
Zudem enthalte das Zeichen auch nicht-technische Gestaltungsmerkmale, so dass
es jedenfalls nicht ausschließlich aus einer Form, die zur Erreichung einer
technischen Wirkung erforderlich sei, bestehe.
Dem Bildzeichen fehle zudem weder die Unterscheidungskraft noch sei es
freihaltebedürftig. Für die die Löschungsreife einer Marke tragenden tatsächlichen
Voraussetzungen seien die Antragstellerinnen darlegungs- und beweispflichtig. Aus
den von den Antragstellerinnen herangezogenen Entscheidungen des HABM, des
britischen und französischen Markenamtes sowie aus angeblich zurückgewiesenen
deutschen Markenanmeldungen könne man für das vorliegende Verfahren keine
relevanten Schlussfolgerungen ziehen. Auch die von den Antragstellerinnen
herangezogenen Entscheidungen des Bundespatentgerichts zu schutzunfähigen
Bildmarken seien auf den vorliegenden Fall nicht übertragbar. Grundlage für die
Beurteilung der Unterscheidungskraft sei die angemeldete Marke als solches,
unabhängig von der tatsächlichen Benutzung. Die Bildmarke gebe nicht vor, an
welcher Stelle der betreffenden Waren sie benutzt werden solle. Die Bewertung der
Eintragungsfähigkeit eines Zeichens dürfe nicht zur Vorwegnahme der Frage
führen, ob ein Zeichen im konkreten Fall markenmäßig benutzt werde, denn die
Eintragungsfähigkeit sei abstrakt und nicht anhand möglicher konkreter
Verwendungsformen zu beurteilen. Weder handele es sich um eine naturgetreue
Abbildung der Waren noch um ein typisches Oberflächenmuster oder eine für die
betreffenden Waren typische einfache grafische Gestaltung. Das abstrakte Bild sei
in seiner Erscheinung in sich abgeschlossen, eigentümlich und ungewöhnlich. Es
beschränke sich nicht auf die Darstellung eines üblichen und leicht zu
bezeichnenden dekorativen ornamentalen Musters, weiche von den vom Senat
angeführten Beispielen einfacher Musterungen ab und reihe sich gerade nicht in
eine Vielzahl vergleichbarer Muster ein. Der Großteil der beanspruchten Waren
weise üblicherweise kein Oberflächenmuster auf, so zum Beispiel die
orthopädischen Waren der Klasse 10 ebenso wie künstliche Gliedmaßen etc. oder
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die in Klasse 10 und 25 geschützten Teile von Schuhwaren, wie Innensohlen, Keile,
Polster und Füllungen. Soweit bei Waren der Klasse 18 teilweise Einprägungen
vorkämen, wiesen diese keinerlei Ähnlichkeit mit der in Rede stehenden Bildmarke
auf. Selbst wenn man von der Darstellung eines Musters einer Schuhsohle
ausgehen würde, sei bei solchen gerade dieses Muster nicht anzutreffen, wie die
von den Antragstellerinnen vorgelegten Beispiele aus dem Marktumfeld zeigten. Die
Tatsache, dass das Zeichen auch ornamentalen bzw. dekorativen Charakter haben
könne, stehe nach der Rechtsprechung des BGH der Unterscheidungskraft nicht
entgegen. Es sei eine Frage des Einzelfalls, ob ein Bildzeichen, das aus einer sich
wiederholenden Sequenz von Bestandteilen zusammengesetzt sei, nur als
dekoratives Element bzw. als schmückendes Detail wahrgenommen werde.
Außerdem sei, wie die Markenstelle zutreffend festgestellt habe, eine Verwendung
im Etikett, als Emblem oder auf der Verpackung naheliegend und daher zu
berücksichtigen. Wenn eine grafische Darstellung auf einem Etikett vorhanden sei,
handele es sich um eine Marke/ein Emblem des Herstellers, und der Verkehr
erkenne darin einen Herkunftshinweis. Schließlich könne die
verfahrensgegenständliche Marke auch zusätzlich in einer Weise auf der
Verpackung der beanspruchten Waren angebracht sein, dass der Verkehr gerade
nicht auf eine dekorative Musterung schließe.
Dass der Verkehr in dem bereits vor vierzig Jahren auf dem deutschen Markt
eingeführten Muster selbst bei Verwendung auf Schuhsohlen einen
Herkunftshinweis erkenne, zeige unter anderem eine im Jahr 2014 durchgeführte
Online Studie der Firma The Nielsen Company sowie eine im Juli 2015
durchgeführte repräsentative Verkehrsbefragung des Instituts Pflüger, wonach eine
erhebliche Zahl des Verkehrs angegeben habe, dass es sich um ein besonderes
Muster handele bzw. dieses ein Hinweis auf die Inhaberin sei. Da das Zeichen
weder ausschließlich die Form der Waren wiedergebe noch geeignet sei, irgendeine
inhaltliche Aussage über die Waren zu treffen, bestehe auch kein
Freihaltebedürfnis. Schließlich könne keine Bösgläubigkeit mangels eines
Benutzungswillens festgestellt werden. Die Markeninhaberin setze das Zeichen seit
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40 Jahren erfolgreich als Kennzeichen für ihre Schuhwaren ein und verfolge damit
vorrangig den Zweck, ihre eigenen Geschäfte zu fördern. Ob und in welchem
Umfang die Inhaberin auf den Schuhsohlen weitere Elemente verwende, wie etwa
die Wortmarke „BIRK“, sei unerheblich, weil solche Elemente nicht Bestandteil der
angegriffenen Marke seien.
Das Urteil des EuG vom 09.11.2016 (T-579/14) könne auf den vorliegenden Fall
nicht übertragen werden; es sei nicht bindend, da es sich auf den EU-
Schutzrechtsanteil der IR-Marke 1132742 beziehe und nicht die deutsche
Rechtslage betreffe. Nach der Rechtsprechung des BGH, könne bei mehreren
möglichen Verwendungsformen nicht nur auf eine, möglicherweise nicht
kennzeichnende, Form abgestellt werden. Auch nach der Rechtsprechung des
EuGH (C-307/11 P Deichmann/HABM) dürfe nicht „irgendeine“, sondern nur die
wahrscheinlichste Verwendungsform zugrundegelegt werden.
Mit Hinweis vom 3. Januar 2022 hat der Senat seine vorläufige Rechtsauffassung
dargelegt, wonach dem angegriffenen Zeichen für einen Großteil der Waren die
erforderliche Unterscheidungskraft fehlen dürfte.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zulässigen Beschwerden haben im
tenorierten Umfang auch in der Sache Erfolg.
1. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben sich die Vorschriften des
Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die
- 18 -
Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht
(BGH GRUR 2020, 411 – #darferdas? II).
Die Eintragungshindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft aus Art. 3 Abs. 1
Buchst. b und des Freihaltebedürfnisses aus Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie
2008/95/EG (MarkenRL a. F.) finden sich nun in Art. 4 Abs. 1 Buchst. b und c der
Richtlinie (EU) 2015/2436 (MarkenRL) und werden unverändert umgesetzt durch
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG.
Das Eintragungshindernis der bösgläubigen Anmeldung aus Art. 3 Abs. 2 Buchst. d
der Richtlinie 2008/95/EG (MarkenRL a. F.) findet sich nun in Art. 4 Abs. 2 der
Richtlinie (EU) 2015/2436 (MarkenRL) und wird unverändert umgesetzt durch § 8
Abs. 2 Nr. 14 MarkenG n. F., die mit der zuvor und auch im Zeitpunkt der
Anmeldung der angegriffenen Marke gültigen Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 10
MarkenG a. F. übereinstimmt. Da vorliegend die Löschungsanträge vor dem 14.
Januar 2019 gestellt worden sind, ist § 50 Abs. 2 MarkenG in seiner bisher
geltenden Fassung (im Folgenden MarkenG) weiter anzuwenden (§ 158 Abs. 8
MarkenG n. F.). Die neue Fassung des § 50 Abs. 1 MarkenG ist seit ihrem
Inkrafttreten am 14. Januar 2019 anwendbar, da insoweit keine Übergangsregelung
existiert (vgl. BGH GRUR 2021, 1195 Rn. 10 – Black Friday; GRUR 2020, 1089
Rn. 24 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung II). Weiter anzuwenden ist die
verfahrensrechtliche Vorschrift des § 54 MarkenG in der bis zum 30. April 2020
geltenden Fassung (vgl. Art. 5 Abs. 3 MarkenrechtsmodernisierungsG ).
2. Die Beschwerdegegnerin hat das Verfahren als Rechtsnachfolgerin der
ursprünglichen Markeninhaberin gemäß § 28 Abs. 2 MarkenG übernommen.
3. Die Anträge auf Nichtigerklärung und Löschung der eingetragenen Marke
sind zulässig.
Soweit sie auf § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG gestützt werden, sind sie
innerhalb der 10-Jahresfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG gestellt worden. Die
- 19 -
Inhaberin der angegriffenen Marke hat den Löschungsanträgen zudem rechtzeitig
innerhalb der Zweimonatsfrist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG widersprochen, so
dass die Voraussetzungen für eine inhaltliche Prüfung nach § 54 Abs. 2 Satz 3
MarkenG erfüllt sind.
4. Die Anträge auf Nichtigerklärung und Löschung der angegriffenen Marke
30 2012 022 812 sind in der Sache überwiegend begründet. Der Eintragung der
streitgegenständlichen Marke steht und stand im Zeitpunkt der Anmeldung im
tenorierten Umfang das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.
Eine Marke wird nach § 50 Abs. 1 MarkenG n. F. auf Antrag für nichtig erklärt und
gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7, 8 MarkenG eingetragen worden ist. Die
Nichtigerklärung und Löschung kann nur erfolgen, wenn das Eintragungshindernis
sowohl im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens als auch gemäß § 50 Abs. 2 S. 1
MarkenG – mit Ausnahme der Feststellung der Bösgläubigkeit – noch im Zeitpunkt
der Entscheidung über die Beschwerde besteht (vgl. BGH GRUR 2021, 1195 Rn.
11 – Black Friday; GRUR 2018, 301 Rn. 9 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016,
378 Rn. 14 – LIQUIDROM; GRUR 2015, 1012 Rn. 8 – Nivea-Blau; GRUR 2014,
565 Rn. 10 und Rn. 18 – smartbook).
Für die absoluten Löschungsgründe nach § 50 Abs. 1 MarkenG n.F. gilt ferner, dass
eine Löschung nur erfolgen kann, wenn das Vorliegen von Schutzhindernissen zu
den jeweils maßgeblichen Zeitpunkten zweifelsfrei feststeht. Ist eine solche
Feststellung auch unter Berücksichtigung der von den Beteiligten vorgelegten und
von Amts wegen zusätzlich ermittelten Unterlagen nicht möglich, muss es – gerade
in Grenz- oder Zweifelsfällen – bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein
Bewenden haben (vgl. BGH a. a. O. Rn. 18 – smartbook; BPatG GRUR 2006, 155
– Salatfix).
Nach Maßgabe dieser Grundsätze lag sowohl im Anmeldezeitpunkt und liegt auch
im Zeitpunkt der Entscheidung über den Nichtigkeitsantrag der von beiden
- 20 -
Beschwerdeführerinnen geltend gemachte Löschungsgrund der fehlenden
Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für einen Teil der
eingetragenen Waren vor (hierzu nachfolgend b)).
a) Die von der Beschwerdeführerin zu 1) geltend gemachten Nichtigkeitsgründe
des § 3 MarkenG standen bzw. stehen der Eintragung allerdings nicht entgegen.
aa) Das beschwerdegegenständliche Zeichen ist markenfähig im Sinne
von § 3 Abs. 1 MarkenG. Es wurde als (zweidimensionale) Bildmarke angemeldet
und eingetragen. Bildmarken („Abbildungen“) sind ausdrücklich in der beispielhaften
Aufzählung markenfähiger Zeichen in § 3 Abs. 1 MarkenG genannt und somit
abstrakt geeignet, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von
denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Ausführungen der
Beschwerdeführerin zu 1) zur Mustermarke ändern an dieser Einordnung nichts.
Selbst wenn das Zeichen als Mustermarke im Sinne einer „sonstigen Marke“
eingetragen wäre, wäre es geeignet, im Register so dargestellt zu werden, dass es
den Bestimmtheitsanforderungen des § 3 Abs. 1 MarkenG genügt.
bb) Auch das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG steht der Eintragung
nicht entgegen. Nach dieser Vorschrift sind Zeichen nicht als Marke schutzfähig, die
ausschließlich aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt
ist. Von dieser Vorschrift werden auch zweidimensionale Bildmarken erfasst, soweit
sie die Form der Waren oder ihrer Verpackungen darstellen. Unter dem Begriff
„Form“ wird dabei allgemein die Gesamtheit der Linien oder Konturen verstanden,
die die betreffende Ware räumlich begrenzen (vgl. EuGH GRUR 2019, 513 Rn. 36
Textilis ua/Svenskt Tenn). Nach diesen Maßstäben gibt das angegriffene Zeichen
keine der beschwerdegegenständlichen Waren in ihrer Form wieder. Insoweit sind
Bildmarken, die dekorative zweidimensionale Muster zeigen, auch wenn diese
- 21 -
Muster auf Waren, wie z. B. Stoffen aufgebracht werden sollen, von dem
Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bereits aus diesem Grund nicht
umfasst (vgl. EuGH a. a. O. Rn. 46 – Textilis ua/Svenskt Tenn; Hacker in
Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 3 Rn. 104). Das Argument der
Beschwerdeführerin zu 1), Schuhsohlen würden aus Quadraten hergestellt,
verfängt insofern nicht.
cc) Schließlich besteht das Zeichen nicht ausschließlich aus einer Form, die zur
Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
Die Beschwerdeführerin zu 1) macht geltend, die mit dem dargestellten Muster
gezeigte Struktur sei technisch bedingt i. S. d. § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, da mit ihr
technische Wirkungen wie Griffigkeit, Antirutsch, guter Halt und längere
Lebensdauer erreicht werden sollen. Der Hinweis auf die Erläuterungen der
Deutschen Gesellschaft für Materialkunde e.V. zu „auxetischen Materialien“ stützt
dieses Argument jedoch nicht, da die dort geschilderten Wirkungen nicht auf der
optischen Struktur beruhen, sondern auf einem besonderen Material. Ein solches
ist in der Darstellung des Musters durch die Bildmarke nicht erkennbar. Solange
aber nicht erkennbar ist, dass die wesentlichen Formmerkmale technisch bedingt
sind, ist das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht erfüllt.
b) Für einen Großteil der beanspruchten Waren fehlt dem angegriffenen
Zeichen jedoch die erforderliche Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG. Insoweit haben die Beschwerden der Nichtigkeitsantragstellerinnen
Erfolg.
Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke
innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel
aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als
von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren
oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet
(EuGH GRUR 2015, 1198 Rn. 59f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; MarkenR 2012, 304
- 22 -
Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE
EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik];
GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; BGH GRUR
2020, 411 Rn. 10 – #darferdas? II; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-
Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2015, 173 Rn. 15 – for you; GRUR
2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die
Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der
gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O. –
Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. - #darferdas? II; a. a. O.
– OUI). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein
Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass
jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis
zu überwinden (BGH a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke; a. a. O. – OUI). Ebenso
ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in
seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm
entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen
(EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-
Marke; a. a. O. Rn. 10 – OUI; a. a. O. Rn. 16 – for you; GRUR 2014, 872 Rn. 13 –
Gute Laune Drops).
Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmel-
dezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind
einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die
Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die
Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen
aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren
oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 20 – AS/DPMA
[#darferdas?]; a. a. O. Rn. 67 – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006,
411 Rn. 24 – Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; GRUR
2004, 943 Rn. 24 – SAT 2; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 –grill meister).
- 23 -
Nach diesen Grundsätzen bemisst sich auch die Unterscheidungskraft von
Bildzeichen. Denn die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind für
alle Markenkategorien dieselben (EuGH GRUR-RR 2018, 507 Rn. 32+34 –
Birkenstock Sales/EUIPO [Birkenstocksohle – Oberflächenmuster]; MarkenR 2004,
449, 450 – Glaverbel; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 330).
Dabei ist zu berücksichtigen, dass von den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht
notwendig jede der Markenkategorien in gleicher Weise wahrgenommen wird und
grafische Gestaltungen, die üblicherweise nur in dekorativer Form verwendet
werden, regelmäßig nicht als Herkunftshinweis angesehen werden (EuGH a. a. O.
Rn. 22 - Glaverbel; BPatG, Beschluss vom 28.06.2006, 26 W (pat) 40/03 –
Oberflächenmuster). Ausstattungen wie insbesondere Musterungen, Ornamente
oder Umrahmungen sind nicht unterscheidungskräftig, wenn sich ihre Bildwirkung
darauf beschränkt, lediglich als ornamentales bzw. dekoratives
Hervorhebungsmittel zu dienen (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8
Rn. 332).
Stellen die Elemente eines Bildzeichens nur typische Merkmale der in Rede
stehenden Waren oder Dienstleistungen dar oder erschöpft sich die bildliche
Darstellung in üblichen Gestaltungselementen mit lediglich dekorativer Wirkung, an
die der Verkehr etwa durch häufige Verwendung gewöhnt ist, fehlt einem
Bildzeichen die erforderliche Unterscheidungskraft (BGH GRUR 2011, 158 Rn. 8;
GRUR 2005, 257, 258 – Bürogebäude; GRUR 2001, 734, 735 –
Jeanshosentasche).
Gemessen an den vorgenannten Grundsätzen verfügt die angegriffene Bildmarke
in Bezug auf die im Tenor genannten eingetragenen Waren nicht über die
erforderliche Unterscheidungskraft. Denn sie beschränkt sich insoweit auf die
- 24 -
Darstellung eines üblichen dekorativen, ornamentalen Musters, das von den
angesprochenen Verkehrskreisen nicht als betrieblicher Herkunftshinweis
verstanden wird.
aa) Bei der Beurteilung des Verständnisses der eingetragenen Marke ist
hinsichtlich der beanspruchten Waren neben den jeweiligen Fachkreisen auf breite
Verkehrskreise abzustellen.
bb) Bei der Marke handelt es sich um eine (zweidimensionale)
Bildmarke, die aus einem grauen Quadrat mit jeweils vier senkrechten und vier
waagrechten Schlangenlinien, die sich regelmäßig kreuzen, besteht. Alle
Bogenlinien sind gleich lang und paarweise jeweils achsensymmetrisch. An den
Kreuzungspunkten laufen die Wellenlinien jeweils spitz zu, wodurch kleine schmale
Kreuze entstehen, die optisch hervortreten und eine räumliche Wirkung erzeugen,
die Knochen nicht unähnlich ist.
cc) Selbst wenn man davon ausgeht, es handele sich um eine räumlich
begrenzte, in sich abgeschlossene Bildmarke, kann man in der Darstellung ein
Muster erkennen, das großflächig nebeneinander gereiht auf der Oberfläche der
Waren aufgebracht oder als einzelnes Quadrat dekorativ bzw. als Applikation
abgebracht sein kann.
dd) Auch wenn die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft für alle
Markenkategorien dieselben sind, ist zu berücksichtigen, dass nicht jede
Markenkategorie von den maßgeblichen Verkehrskreisen in der gleichen Weise
wahrgenommen wird. Dies gilt insbesondere dann, wenn das fragliche Zeichen mit
dem äußeren Erscheinungsbild der Ware, für die es angemeldet worden ist,
übereinstimmt, wie dies der EuGH bereits mit Beschluss vom 28. Juni 2004 im
Hinblick auf das Muster einer Oberflächengestaltung festgestellt hat (vgl. EuGH
- 25 -
MarkenR 2004, 449, 450, Rn. 22 – Glaverbel). Nach der Entscheidung des EuGH
zu der mit der beschwerdegegenständlichen Marke identischen IR-Bildmarke
1132742 (EuGH GRUR-RR 2018, 507 Rn. 41 – Birkenstock Sales/EUIPO
[Birkenstocksohle – Oberflächenmuster]) ist die Rechtsprechung, die für
dreidimensionale, aus dem Erscheinungsbild der Ware selbst bestehende Marken
entwickelt worden ist, ebenfalls einschlägig für Bildmarken, die aus der
zweidimensionalen Darstellung der Ware bestehen, oder auch, wenn es sich um ein
Zeichen handelt, das aus einem auf der Oberfläche angebrachten Muster besteht
(vgl. EuGH, a. a. O., Rn. 34 – Birkenstock Sales/EUIPO [Birkenstocksohle –
Oberflächenmuster]). Dies gilt auch dann, wenn eine Marke nur einen Teil der
bezeichneten Waren darstellt.
ee) Ein als Bildmarke angemeldetes bzw. eingetragenes Zeichen kann nicht allein
mit der Begründung als bloßes Oberflächenmuster qualifiziert werden, dass es im
Fall einer unendlichen Wiederholung wie eine Musterung wirke. Wenn aber das
angemeldete Bild bereits selbst aus einer sich wiederholenden Sequenz von
Bestandteilen zusammengesetzt ist, besteht eine diesem Zeichen innewohnende
Wahrscheinlichkeit, dass es nur als Oberflächenmuster verwendet wird (EuGH, a.
a. O., Rn. 41 – Birkenstock Sales/EUIPO [Birkenstocksohle – Oberflächenmuster];
BPatG, Beschluss vom 30.03.2021, 29 W (pat) 9/18 - Camouflage). So wird die
Aneinanderreihung einer geometrischen Grundform, die sich nach Art eines
Musters auf eine größere Fläche erstreckt, regelmäßig nur als dekoratives Element,
nicht aber als Produktkennzeichen aufgefasst (BGH GRUR 2017, 730 Rn. 26 –
Sierpinski-Dreieck; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 332).
Ob das Zeichen als Oberflächenmuster angesehen wird, ist anhand der Art der
Waren zu beurteilen und kann von der tatsächlichen Verwendungsform des
Zeichens abhängen. Es genügt, wenn die Verwendung als Oberflächenmuster
möglich und nicht wenig wahrscheinlich ist.
- 26 -
Dabei kommt es nach der neueren Rechtsprechung darauf an, ob nur eine
Verwendung als Oberflächenmuster in Betracht kommt oder ob es andere
wahrscheinliche Verwendungsformen gibt. Nach dem aufgrund des
Vorabentscheidungsersuchens des Bundesgerichtshofs ergangenen Urteils des
Gerichtshofs der Europäischen Union (vgl. EuGH, GRUR 2019, 1194 Rn. 33 -
AS/DPMA [#darferdas?]) muss die Unterscheidungskraft eines als Marke
angemeldeten Zeichens unter Berücksichtigung aller relevanten Tatsachen und
Umstände, einschließlich sämtlicher wahrscheinlicher Verwendungsarten der
angemeldeten Marke, geprüft werden. Sind in der maßgeblichen Branche mehrere
Verwendungsarten praktisch bedeutsam, müssen bei der Prüfung der
Unterscheidungskraft alle diese verschiedenen Verwendungsarten berücksichtigt
werden, um zu klären, ob der Durchschnittsverbraucher der erfassten Waren oder
Dienstleistungen das Zeichen als Hinweis auf ihre betriebliche Herkunft
wahrnehmen kann (vgl. EuGH, a. a. O., Rn. 25 - AS/DPMA [#darferdas?]).
Verwendungsarten, die in der betreffenden Branche zwar denkbar, aber praktisch
nicht bedeutsam sind und somit wenig wahrscheinlich erscheinen, sind dagegen für
die Prüfung der Unterscheidungskraft irrelevant, es sei denn, der Anmelder hat
konkrete Anhaltspunkte geliefert, die eine in der fraglichen Branche unübliche
Verwendungsart in seinem Fall wahrscheinlich machen (vgl. EuGH, a. a. O., Rn.
26 - AS/DPMA [#darferdas?]). Es gilt nämlich zu vermeiden, dass das
Markenregister, das zweckdienlich und genau sein muss, Zeichen umfasst, die es
nur im Fall einer sehr spezifischen Verwendung ermöglichen, die damit
gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen
zu unterscheiden.
Die Prüfung der Unterscheidungskraft kann mithin nur in den Fällen auf die
wahrscheinlichste Verwendung der angemeldeten Marke beschränkt werden, in
denen in der betreffenden Branche nur eine Verwendungsart praktisch bedeutsam
ist (vgl. EuGH, a. a. O., Rn. 32 - AS/DPMA [#darferdas?]).
Sind in der betreffenden Branche mehrere Verwendungsarten praktisch bedeutsam,
müssen die Behörden im Einklang mit ihrer Verpflichtung, die Unterscheidungskraft
des fraglichen Zeichens anhand aller relevanten Tatsachen und Umstände zu
- 27 -
prüfen, diese verschiedenen Verwendungsarten berücksichtigen, um zu klären, ob
der Durchschnittsverbraucher der erfassten Waren oder Dienstleistungen das
Zeichen als Hinweis auf ihre betriebliche Herkunft wahrnehmen kann.
Demnach gilt es, wie die Beschwerdegegnerin zutreffend geltend gemacht hat,
festzustellen, für welche Waren nur eine Verwendung als Oberflächenmuster in
Betracht kommt und bei welchen Waren (auch) andere Verwendungsformen zu
berücksichtigen sind, bei denen der Verkehr ggf. einen Herstellerhinweis annimmt.
Ausgehend hiervon sind daher die Kennzeichnungsgewohnheiten auf den hier
einschlägigen Warenbereichen zu ermitteln. Es geht zunächst um die Feststellung,
welche der beanspruchten Waren üblicherweise ein Muster aufweisen:
(1) Wie die mit Senatshinweis vom 3. Januar 2022 sowie die bereits mit dem
Beschluss der Markenabteilung übermittelten Rechercheunterlagen zeigen, sind
„Chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente“ der Klasse 10
üblicherweise weder mit einem Oberflächenmuster noch mit sonstigen
Verzierungen und Applikationen versehen. Die Griffe solcher Instrumente weisen
zwar manchmal eine „Riffelung“ auf, diese dient aber der Griffigkeit und nicht der
Dekoration (vgl. Bl. 374-380 und 422-423 d. A.).
Auch für „chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Apparate“ konnten keine
Feststellungen getroffen werden, dass diese üblicherweise gemustert sind (vgl. Bl.
381-385 und 424-425 d. A.).
Gleiches gilt für „künstliche Gliedmaßen, Augen und Zähne“, die entweder in silber
oder schwarz gehalten bzw. farblich dem menschlichen Körper angepasst sind (vgl.
Bl. 426-429 d. A.) sowie für „chirurgisches Nahtmaterial, chirurgisches Nahtmaterial
für operative Zwecke“ (Bl. 430 d. A.).
- 28 -
(2) Die darüber hinaus beanspruchten Waren der Klassen 10, 18 und 25 können
dagegen alle mit einem Muster versehen sein.
Die in Klasse 10 beanspruchten Orthopädischen Schuhwaren und deren Teile, wie
z. B. Fuß- und Schuheinlagen werden, oftmals auch um den orthopädischen Zweck
zu überdecken und sie modisch zu gestalten, vielfach gemustert angeboten (vgl. Bl.
386-395 d. A.). Anders als die Markenstelle meint, tragen die orthopädischen Fuß-
und Schuheinlagen keine aufgedruckten, eingeklebten oder eingeprägten
Herstellerzeichen, die als Oberflächenmuster in Betracht kämen. So zeigen die
Anlagen 16 und 17 zum Beschluss des DPMA vom 19. Dezember 2018 durchaus
teilweise Oberflächenstrukturen, allerdings in nicht kennzeichnender Form. Soweit
man bei manchen Sohlen ein Bildzeichen (ohne Namenszusatz) erkennen kann,
handelt es sich bei einigen um den bloßen Hinweis darauf, dass die Sohlen aus
echtem Leder sind. Im Übrigen ist jeweils ein Namensbestandteil erkennbar, ähnlich
der Kennzeichnung der Markeninhaberin, bei der sich auf Schuhschachteln die
angegriffene Bildmarke neben dem Namen „Birkenstock“ befindet oder das „Birk“
bereits in die Schuhsohle mit eingeprägt ist. Anlage 15 zeigt eine Schulterbandage
bzw. –orthese, die mit einem Bildzeichen herstellerhinweisend gekennzeichnet ist,
das aber wiederum keinem Oberflächenmuster ähnelt.
Sämtliche in Klasse 18 beanspruchten Waren, wie z. B. Koffer, Taschen, Schirme,
aber auch Häute und Felle, können ein großflächiges Muster aufweisen (vgl. Bl.
399-412 d. A.). Die Markenabteilung ist auch bei diesen Waren davon
ausgegangen, dass ein „quadratisches Kennzeichen“ als Herkunftshinweis
wahrgenommen würde. Die eingetragene Bildmarke ist zwar in der bildlichen
Darstellung ein Quadrat, dennoch führt dies nicht davon weg, dass das Bild selbst
aus einer sich wiederholenden Sequenz von Bestandteilen zusammengesetzt ist.
Damit besteht eine diesem Zeichen innewohnende Wahrscheinlichkeit, dass es nur
als Oberflächenmuster verwendet wird (vgl. EuGH GRUR-RR 2018, 507 Rn. 41 –
Birkenstock Sales/EUIPO [Birkenstocksohle – Oberflächenmuster]). Die zum
Beschluss des DPMA vorgelegten Anlagen 18-20 widerlegen dies nicht, sondern
zeigen vielmehr, dass es sich bei den gemusterten Taschen, Geldbörsen und
- 29 -
Koffern um solche handelt, bei denen der Herkunftshinweis nicht in der Musterung,
sondern in der überwiegend ebenfalls sichtbaren Kennzeichnung mit einem
(weiteren) Wortzeichen liegt.
Schließlich sind bei den in Klasse 25 beanspruchten Waren die unterschiedlichsten
dekorativen Muster gebräuchlich (vgl. Bl. 413-421 d. A.). Eine Gewohnheit, dass
diese Waren herkunftshinweisend mit Zeichen, die als Oberflächenmuster
verwendet werden können, gekennzeichnet sind, lässt sich auch hier nicht
feststellen. Im Gegenteil zeigt Anlage 25 des DPMA Schuhwaren mit Mustern, die
dekorativ sind, aber keine Herkunftsfunktion erfüllen. Die in der zweiten Reihe als
dritte von links abgebildeten Herrenschuhe sind z. B. solche, die wegen ihrer
typischen Lochung als „Budapester Schuhe“ bezeichnet werden, aber dennoch von
ganz unterschiedlichen Herstellern gefertigt werden.
Der Senat konnte jedenfalls keine eigenen Feststellungen dazu treffen, dass es für
die im Tenor genannten Waren entsprechende Kennzeichnungsgewohnheiten
gebe, wonach Bildzeichen, die aus zusammengesetzten Sequenzen mit sich
wiederholenden Bestandteilen in Form von Oberflächenmustern bestehen, als
Produktkennzeichen eingesetzt würden.
(3) Mit Ausnahme der oben unter (1) genannten Waren eignet sich das in der
verfahrensgegenständlichen Bildmarke dargestellte Muster somit zur Dekoration
der eingetragenen Waren. Sie können entweder großflächig mit einem solchen
Muster versehen sein oder das Muster an bestimmten Stellen als Applikation
aufweisen. Insoweit werden die maßgeblichen Verkehrskreise das Zeichen
unmittelbar und ohne besonderes Nachdenken als Darstellung eines dekorativ
interessanten oder ansprechenden Details der fraglichen Ware – somit als
beschreibende Angabe - und nicht als Hinweis auf deren betriebliche Herkunft
wahrnehmen (vgl. EuG, Urteil vom 19. September 2012, T-50/11 - Fraas/HABM
[Karomuster in Dunkelgrau, Hellgrau, Schwarz, Beige, Dunkelrot und Hellrot]).
Hierbei spielt auch eine Rolle, dass das in Rede stehende Muster, wie die
recherchierten Verwendungsbeispiele zeigen, im Vergleich zu anderen in den
betroffenen Warenbereichen verwendeten Mustern nicht besonders heraussticht.
- 30 -
Auch wenn man es nicht als „banal“ im eher abwertenden Sinne bezeichnen muss,
hat es keine so besondere Eigenart, dass der Verkehr es als Herkunftshinweis und
nicht nur als – möglicherweise interessantes – Muster wahrnehmen würde.
Soweit bei den vorliegend betroffenen Waren neben der Verwendung des Zeichens
als nach außen gerichtetem dekorativen Muster auch eine Verwendung zum
Beispiel im Etikett eines Bekleidungsstückes bzw. auf der Innenseite einer
Kopfbedeckung oder eines Schuhs zu berücksichtigen ist, wird der Verkehr auch
bei dieser Verwendungsform den dekorativen Charakter des Zeichens, der diesem
immanent ist, im Vordergrund sehen und ihm keine herkunftshinweisende Funktion
beimessen. Es trifft, entgegen dem Vortrag der Beschwerdegegnerin, nicht zu, dass
eine grafische Darstellung auf dem Etikett immer eine Marke ist und vom Verkehr
als Herkunftshinweis erkannt wird. Denn wenn es sich, wie bei der Darstellung eines
Musters, um eine beschreibende Angabe handelt, ändert auch das Anbringen an
einer Stelle, an der sich (branchen)üblicherweise die Marke befindet, nichts an der
fehlenden Unterscheidungskraft (vgl. BPatG, Beschluss vom 12.03.2020, 25 W
(pat) 29/19 – Mädelsabend; Beschluss vom 09.10.2019, 29 W (pat) 519/18 – Mir all
sin Kölle; Beschluss vom 04.04.2019, 30 W (pat) 511/17 – reggae jam). Wenn, wie
die Beschwerdegegnerin vorträgt, das angegriffene Zeichen ergänzend zu dem
Markennamen „Birkenstock“ auf der Verpackung der Waren angebracht ist, wird der
Verkehr das Zeichen nur oder gerade deshalb der Beschwerdegegnerin zuordnen,
weil auch der Herstellername angegeben ist. Dies spricht entgegen der Auffassung
der Beschwerdegegnerin nicht dafür, dass er das Bildzeichen in Alleinstellung als
herkunftshinweisend wahrnimmt.
ff) Auch der Hinweis der Beschwerdegegnerin auf das Ergebnis einer
Verkehrsbefragung aus dem Jahr 2014 sowie einer Online-Studie aus dem Jahr
2015 ändert nichts an der Beurteilung der Schutzfähigkeit des
beschwerdegegenständlichen Zeichens. Soweit die Beschwerdegegnerin sich auf
eine Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG beruft, ist ihr Vortrag nicht
ausreichend, um den erforderlichen Nachweis zu erbringen.
- 31 -
Es ist Sache der Markeninhaberin, die Möglichkeit einer Verkehrsdurchsetzung
zunächst schlüssig darzulegen und sodann zu belegen. Insoweit erforderlich ist ein
Sachvortrag, aus dem sich ergibt, von wem, in welcher Form, in welchem Umfang,
Zeitraum und Gebiet das Zeichen „als Marke“ benutzt worden ist (BGH GRUR 2021,
1526 Rn. 37 – NJW-Orange).
Die Studie der Firma The Nielsen Company wurde erst im Mai 2014 durchgeführt,
mithin nach der Markenanmeldung im Jahr 2012. Schon aus diesem Grund kann
ihr keine Bedeutung für die maßgebliche Verkehrsauffassung im Anmeldezeitpunkt
zukommen. Hinzu kommt, dass die Online-Studie, die die Marke „Birkenstock“ und
deren Marktposition untersucht, u. a. danach fragt, durch welche Merkmale die
„Birkenstock-Sandalen und -Schuhe“ charakterisiert werden. Durch diese
suggestive Fragestellung erklärt sich das Ergebnis, wonach 44 % der deutschen
Befragten die Sohle als charakteristisch bezeichnen. Daraus kann nicht
geschlussfolgert werden, dass die Sohle als solche, ohne den Markennamen
„Birkenstock“ mitzunennen, als Herkunftshinweis wahrgenommen würde. Denn die
Tatsache, dass Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten
Unternehmen herrührend erkannt werden, muss auf der Benutzung des Zeichens
als Marke beruhen (vgl. EuGH GRUR 2014, 776 Rn. 40 – Deutscher Sparkassen-
und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; BGH GRUR 2015, 1012 Rn
23 – Nivea-Blau; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 8 Rn. 681).
Nach dem Ergebnis der repräsentativen Verkehrsbefragung des Instituts Pflüger,
die ebenfalls nach dem Anmeldezeitpunkt, nämlich im Juli 2015 durchgeführt wurde,
sehen 24 % der Befragten in dem Muster einen Hinweis auf die Markeninhaberin.
Unabhängig davon, dass bei dieser Befragung eine Schuhsohle als Ganzes gezeigt
wurde und nicht das hier in Rede stehende quadratische Bild, liegt das Ergebnis
weit unter den für eine mögliche Verkehrsdurchsetzung erforderlichen 50 % (vgl.
BGH GRUR 2015, 1012 Rn. 35 – Nivea-Blau; GRUR 2014, 483 Rn. 34 – test).
- 32 -
c) Soweit die Beschwerdeführerinnen sich auf den Löschungsgrund der
Bösgläubigkeit des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG berufen, sind die Nichtigkeitsanträge
unbegründet, da eine Bösgläubigkeit für den insoweit allein maßgeblichen Zeitpunkt
der Anmeldung nicht mit der gebotenen Sicherheit festgestellt werden konnte.
Von der Bösgläubigkeit eines Anmelders im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG
ist dann auszugehen, wenn dieser das angemeldete Zeichen nicht als Marke, d. h.
als Herkunftshinweis benutzen, sondern die formale Rechtsstellung als Inhaber des
Kennzeichenrechts lediglich zum Zwecke der rechtsmissbräuchlichen oder
sittenwidrigen Behinderung Dritter einsetzen will (EuGH GRUR 2009, 763 Rn. 44,45
- Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH GRUR 2016, 380 Rn. 16 – Glückspilz;
GRUR 2009, 780 Rn. 11 – lvadal). Der Schutzversagungsgrund soll Anmeldungen
von Marken erfassen, die von vornherein nicht dazu bestimmt sind, im Interesse
eines lauteren Wettbewerbs Waren und Dienstleistungen als solche eines
bestimmten Unternehmens zu individualisieren, sondern Dritte im Wettbewerb zu
behindern (Hacker, Markenrecht, 5. Auflage, Rn. 182 und 184). Es müssen somit
besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als
wettbewerbswidrig erscheinen lassen. Die rechtliche Beurteilung, ob eine Marke
bösgläubig angemeldet worden ist, hat umfassend und unter Berücksichtigung aller
im Einzelfall erheblichen Faktoren zu erfolgen (EuGH a. a. O. Rn. 37, 51–53 – Lindt
& Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH a. a. O. Rn. 18 – lvadal). Ein solch besonderer
Umstand kann bei der Anmeldung sogenannter „Spekulationsmarken“ vorliegen,
d. h. Marken, welche der Anmelder lediglich mit dem Ziel schützen lassen möchte,
gutgläubige Dritte unter Druck zu setzen, ohne dass ein eigener ernsthafter
Benutzungswille vorliegt (vgl. EuGH a. a. O. Rn. 44 - Lindt & Sprüngli/Hauswirth;
BGH a. a. O. Rn. 17 – Glückspilz; GRUR 2001, 242 – Classe E; Ströbele in
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 928 ff.). Des Weiteren hat der
Bundesgerichtshof Bösgläubigkeit im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG in den
Fällen bejaht, in denen Marken mit dem Ziel angemeldet werden, den erkannten
schutzwürdigen Besitzstand eines Vorbenutzers ohne rechtfertigenden Grund zu
stören oder den weiteren Gebrauch der Bezeichnung durch den Vorbenutzer zu
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sperren (vgl. BGH GRUR 2008, 160 – CORDARONE; BGH GRUR 2001, 242 –
Classe E; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 936 ff.). Schließlich
ist eine Bösgläubigkeit anzunehmen, wenn der Anmelder die Marke zweckfremd als
Mittel des Wettbewerbs einsetzen will (vgl. BGH GRUR 2012, 429 Rn. 10 -
Simca; GRUR 2008, 621, 624 Rn. 32 – AKADEMIKS; GRUR 2005, 414, 417 –
Russisches Schaumgebäck; GRUR 2001, 242 – Classe E; Ströbele in
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 955 ff. m. w. N.). Zwar gilt im
Nichtigkeitsverfahren grundsätzlich das Amtsermittlungsprinzip, bei nicht
ausreichend von Amts wegen aufzuklärenden Sachverhalten trifft jedoch die
Feststellungslast für das Vorliegen des absoluten Schutzhindernisses der
bösgläubigen Markenanmeldung den Nichtigkeitsantragsteller (vgl. BPatG
MarkenR 2008, 181 – Salvatore Ricci/Nina Ricci; Beschluss vom 03.06.2020,
29 W (pat) 46/16 – ALPHA PLUS PROFILE; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering,
a. a. O., § 8 Rn. 1032). Abzustellen ist insoweit ausschließlich auf den Zeitpunkt der
Anmeldung und nicht daneben auch auf den Zeitpunkt der Entscheidung über den
Löschungsantrag (vgl. EuGH a. a. O. Rn. 35 - Lindt & Sprüngli/Franz
Hauswirth; BGH a. a. O. Rn. 12 - GLÜCKSPILZ). Dies schließt jedoch eine
Berücksichtigung des Verhaltens des Anmelders vor und nach der
Markenanmeldung nicht aus. Aus diesem Verhalten können sich vielmehr
Anhaltspunkte für oder gegen eine zum Anmeldezeitpunkt vorliegende
Behinderungsabsicht ergeben (vgl. BGH a. a. O. Rn. 14 – Glückspilz; BPatG,
Beschluss vom 15.11.2017, 29 W (pat) 16/14 – YOU & ME; Ströbele in
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 1043).
Weder die Feststellungen des Senats noch der Vortrag der Beschwerdeführerinnen
lassen Umstände erkennen, die das Verhalten der Beschwerdegegnerin bei der
Anmeldung ihrer Marke als bösgläubig erscheinen lassen. Für den von der
Beschwerdeführerin zu 1) geltend gemachten fehlenden Benutzungswillen wurden
ebenso wenig ausreichende Anhaltspunkte vorgetragen wie für die auch von der
Beschwerdeführerin zu 2) geltend gemachte Störung eines berechtigten
Besitzstandes. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Marke in erster Linie mit
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dem legitimen Ziel der eigenen markenrechtlichen Absicherung angemeldet worden
ist, und eine Bösgläubigkeit im Zeitpunkt der Markenanmeldung nicht vorlag.
5. Da im tenorierten Umfang schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob die angemeldete Bezeichnung insoweit
auch freihaltebedürftig gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist.
6. Für die übrigen Waren liegt weder fehlende Unterscheidungskraft gem. § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch ein Freihaltebedürfnis gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
vor. Die Beschwerden waren insoweit zurückzuweisen.
7. Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus
Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht kein Anlass.
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Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur
statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft
Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt
war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht
der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften
über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof
zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt
schriftlich einzulegen.
Dr. Mittenberger-Huber Seyfarth Posselt


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