29 W (pat) 11/07  - 29. Senat (Marken)

BUNDESPATENTGERICHT 29 W (pat) 11/07 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 11. Juni 2008 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Markenanmeldung 305 05 921.1 hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. Juni 2008 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Fink und den Richter Dr. Kortbein BPatG 154 08.05 - 2 - beschlossen: 1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deut-schen Patent- und Markenamts vom 15. November 2006 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde für die Waren und Dienstleistungen "Hardware, soweit in Klasse 9 enthalten; Datenverarbeitungsgeräte, Datenüber-tragungsgeräte; Werbung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung". 2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen. G r ü n d e I. Die Wortmarke Photomemo ist für die Waren und Dienstleistungen Hard- und Software, soweit in Klasse 9 enthalten; bespielte Daten-träger, insbesondere mit Daten aus dem Druckbereich bespielte CD-ROM’s und Disketten; Datenverarbeitungsgeräte, Datenüber-tragungsgeräte; Druckereierzeugnisse; Anzeigekarten (Papeterie-waren); grafische Darstellungen; grafische Reproduktionen; Auf-kleber, Stickers (Papeteriewaren); Fotografien; Bilder; digitale Fo-tos und Bilder; Etiketten nicht aus Textilstoffen; Postkarten; Bild-- 3 - karten bestehend aus Papier, Pappe, Kunststoff; digitale Bildkar-ten; Werbung; Erstellung von Bildkarten; Erstellung von Werbege-schenken; Erstellung von Werbematerial; Erstellung von Vorlagen zur Anfertigung der in Klasse 16 enthaltenen Waren; Sammeln und Liefern von Bildern, Objekten, Texten, Informatio-nen und Daten in digitalisierter Form; Telekommunikation; digitaler Bilderdienst; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellen und Bereitstellen von Programmen zur Online-Erstellung der in Klasse 16 enthaltenen Waren; Erstellung von Computergrafiken, digitalen Fotos, Bildern und Bildkarten sowie Digitalisierung von Grafiken und Fotografien; Druckarbeiten, insbesondere lithografi-sche Druckarbeiten, Siebdruckarbeiten und Digitaldruckarbeiten; digitale Bildbearbeitung; Zusammenstellen, Systematisieren, Digi-talisieren und Archivieren von Bildern, Objekten, Texten, Informa-tionen und Daten in Datenbanken; Dienstleistungen einer Daten-bank, insbesondere Bereitstellung von Daten und Zurverfügung-stellung einer Datenbank oder Onlineleitungen zur Eintragung in das Register angemeldet. Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 15. November 2006 als nicht unterscheidungskräf-tige Angabe zurückgewiesen. Das angesprochene inländische Publikum erfasse den Begriff "Memo" ohne weiteres mit der Bedeutung von "Kurznotiz" bzw. "Erin-nerung". In Verbindung mit dem gängigen Wort "Photo" erschöpfe sich das Zei-- 4 - chen in seiner Gesamtheit in dem beschreibenden Hinweis auf mit Digitalfotos be-druckte Karten und die zugehörigen Dienstleistungen. Mit dieser Bedeutung finde der Gesamtbegriff "Photomemo" auch bereits beschreibende Verwendung. Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begrün-dung führt sie im Wesentlichen aus, dass es sich bei dem Zeichen um eine von ihr geschaffene Wortbildung handele. Die von der Markenstelle ermittelten Internet-ausdrucke zeigten ausnahmslos Verwendungen durch Kooperationspartner der Anmelderin. Der Zusammensetzung des bekannten Wortes "Photo" und dem Be-griff "Memo" als Bezeichnung für eine kurze Aktennotiz lasse sich für die bean-spruchten Waren und Dienstleistungen kein klarer Begriffsinhalt zuordnen. Das Er-fassen der von der Markenstelle zugrunde gelegten Bedeutung erfordere mehrere analytische Zwischenschritte, die der Verkehr regelmäßig nicht vornehme. Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt, den angegriffenen Beschluss aufzuheben. II. Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache nur teilweise Erfolg. Für die Waren und Dienstleistungen Software, soweit in Klasse 9 enthalten; bespielte Datenträger, ins-besondere mit Daten aus dem Druckbereich bespielte CD-ROM’s und Disketten; Druckereierzeugnisse; Anzeigekarten (Papeteriewaren); grafische Darstellungen; grafische Reproduktionen; Aufkleber, Stickers (Pa-peteriewaren); Fotografien; Bilder; digitale Fotos und Bilder; Etiket-- 5 - ten nicht aus Textilstoffen; Postkarten; Bildkarten bestehend aus Papier, Pappe, Kunststoff; digitale Bildkarten; Erstellung von Bildkarten; Erstellung von Werbegeschenken; Er-stellung von Werbematerial; Erstellung von Vorlagen zur Anferti-gung der in Klasse 16 enthaltenen Waren; Sammeln und Liefern von Bildern, Objekten, Texten, Informatio-nen und Daten in digitalisierter Form; Telekommunikation; digitaler Bilderdienst; Erstellen und Bereitstellen von Programmen zur Online-Erstellung der in Klasse 16 enthaltenen Waren; Erstellung von Computer-grafiken, digitalen Fotos, Bildern und Bildkarten sowie Digitalisie-rung von Grafiken und Fotografien; Druckarbeiten, insbesondere lithografische Druckarbeiten, Siebdruckarbeiten und Digitaldruck-arbeiten; digitale Bildbearbeitung; Zusammenstellen, Systemati-sieren, Digitalisieren und Archivieren von Bildern, Objekten, Tex-ten, Informationen und Daten in Datenbanken; Dienstleistungen einer Datenbank, insbesondere Bereitstellung von Daten und Zur-verfügungstellung einer Datenbank oder Onlineleitungen stehen der Eintragung die absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen. 1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind die Marken von der Eintragung ausge-schlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr insbe-sondere zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Ein Wortzeichen, das in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der - 6 - beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, kann daher nicht als Marke geschützt werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 146, Rn. 32 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674, Rn. 97 – POSTKANTOOR; BGH GRUR 2006, 850, Rn. 35 - FUSSBALL WM 2006). Dieses Schutzhindernis besteht auch dann, wenn eine Benutzung als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber in Zukunft jederzeit erfolgen kann. Insoweit bedarf es allerdings der Feststellung, dass eine derartige beschreibende Ver-wendung vernünftigerweise zu erwarten ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 97 – POSTKANTOOR; GRUR 2004, 680, Rn. 38 - BIOMILD; BGH GRUR 2003, 343, 344 - Buchstabe Z; GRUR 2005, 578, 581 - LOKMAUS). 1.1. Der Begriff "Photomemo" ist erkennbar aus den beiden Substantiven "Photo" und "Memo" zusammengesetzt. Das Wort "Memo" ist lexikalisch belegt als Kurzform von "Memorandum" und als "Merkzettel" (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]). Die Bedeutung des Wortes "Photo" bzw. "Foto" als Kurzform für "Fotografie" bedarf keiner weiteren Erläuterung. Es ist Bestandteil zahlreicher gängigen Wortbildungen wie "Fotoalbum, Fotoapparat, Fotodrucker, Fotogeschäft, Fotokopierer, Foto-labor" usw., in denen es einen Bezug zu Fotos bzw. zur Fotografie zum Ausdruck bringt. Für den Gesamtbegriff ergibt sich daraus die Bedeutung eines "Fotomerkzettels". Die vom Senat durchgeführte Internetrecherche zeigt darüber hinaus eine beschreibende Verwendung der Begriffe "Photo-memo" bzw. "Fotomemo" für ein Memory-Spiel mit Fotomotiven (vgl. www.printeria.de - "Photomemo: Der Evergreen unter den Spielen. Das Photomemo ist der Klassiker unter den Spielen"; www.webprint.de - "Das Photomemo mit den eigenen Bildmotiven sorgt immer wieder für freudige Überraschungen in geselliger Runde"; www.digital.fotoservice.de - "Neben den klassischen Funprodukten wie Pussle, Photomemo, Fototasse, gibt es Fotoalben, Wandbilder…"; www.winload.de - "printeria Software zum Ge-stalten und Bestellen von Fotogeschenken, wie Fotobücher, Fotokalender, Photomemo, Photopuzzle und vieles mehr". - 7 - 1.2. In Verbindung mit den beanspruchten Waren "bespielte Datenträger, insbe-sondere mit Daten aus dem Druckbereich bespielte CD-ROM’s und Dis-ketten; Druckereierzeugnisse; Bildkarten bestehend aus Papier, Pappe, Kunststoff; digitale Bildkarten" beschreibt das Zeichen daher lediglich deren Art und Bestimmung. Denn diese Warenoberbegriffe umfassen sowohl Memory-Spiele, die bekanntermaßen nicht nur in der herkömmlichen Pa-pierform, sondern auch in digitaler Form angeboten werden, als auch die zugehörigen Spielkarten. Dass es sich bei den ermittelten Belegstellen mög-licherweise um Verwendungen handelt, die auf die Anmelderin zurückzu-führen sind bzw. von ihr autorisiert wurden, rechtfertigt keine andere Beurtei-lung. Auch eine beschreibende Verwendung durch den Anmelder selbst kann dazu führen, dass eine ursprünglich schutzfähige Bezeichnung eine be-schreibende Funktion entfaltet (vgl. BGH GRUR 2003, 436, 439 - Felden-krais). 1.3. Eine beschreibende Angabe i. S. des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist das Zeichen darüber hinaus in Verbindung mit den Waren "Anzeigekarten (Pape-teriewaren); grafische Darstellungen; grafische Reproduktionen; Aufkleber, Stickers (Papeteriewaren); Fotografien; Bilder; digitale Fotos und Bilder; Eti-ketten nicht aus Textilstoffen; Postkarten". Es handelt sich dabei um Waren, die als Memo im Sinne einer Merk- oder Einnerungszettels zum Einsatz kom-men können und für die der Begriff "Photomemo" daher zur Beschreibung dienen kann. Eine solche beschreibende Verwendung lässt sich zwar noch nicht feststellen. Sie ist aber nahegelegt durch die Möglichkeiten der Digital-fotografie, die das Bedrucken beliebiger Gegenstände mit Fotos ermöglicht und die zahlreichen, bereits gebräuchlichen Wortverbindungen, die zur Be-zeichnung entsprechender Produkte, wie etwa "Fotokalender, Fototasse, Fo-toset" usw. üblich sind. - 8 - 1.4. Für die vorgenannten Waren fehlt dem angemeldeten Zeichen auch die er-forderliche Unterscheidungskraft, denn das angesprochene Publikum nimmt nur den im Vordergrund stehenden Aussagegehalt wahr und erkennt in der Angabe "Photomemo" keinen betrieblichen Herkunftshinweis (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). 2. Keine Unterscheidungskraft hat das Zeichen außerdem für die Dienstleis-tungen "Erstellung von Bildkarten; Erstellung von Werbegeschenken; Erstel-lung von Werbematerial; Erstellung von Vorlagen zur Anfertigung der in Klas-se 16 enthaltenen Waren; Sammeln und Liefern von Bildern, Objekten, Tex-ten, Informationen und Daten in digitalisierter Form; Telekommunikation; di-gitaler Bilderdienst; Erstellen und Bereitstellen von Programmen zur Online-Erstellung der in Klasse 16 enthaltenen Waren; Erstellung von Computer-grafiken, digitalen Fotos, Bildern und Bildkarten sowie Digitalisierung von Grafiken und Fotografien; Druckarbeiten, insbesondere lithografische Druck-arbeiten, Siebdruckarbeiten und Digitaldruckarbeiten; digitale Bildbearbei-tung; Zusammenstellen, Systematisieren, Digitalisieren und Archivieren von Bildern, Objekten, Texten, Informationen und Daten in Datenbanken; Dienst-leistungen einer Datenbank, insbesondere Bereitstellung von Daten und Zur-verfügungstellung einer Datenbank oder Onlineleitungen." 2.1. Zeichenwörtern, die einen für die beanspruchten Waren und Dienstleistun-gen klaren und ohne weiteres verständlichen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, fehlt regelmäßig die Unterscheidungskraft, da bei solchen Be-zeichnungen kein Anhaltspunkt besteht, dass der Verkehr sie als Unter-scheidungsmittel erfasst (vgl. BGH GRUR 1999, 1089 - YES; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Dies gilt auch für Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen nicht unmittelbar betreffen, wenn durch die Angabe zu diesen ein enger beschreibender Bezug hergestellt wird und der Verkehr deshalb den beschreibenden Aussagegehalt auch unmittelbar hinsichtlich - 9 - dieser Waren oder Dienstleistungen erfasst (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006; BPatG MarkenR 2007, 36, 37 - BuchPartner). 2.2. Sämtliche der oben genannten Dienstleistungen können auf die Herstellung von Fotomemos bzw. die Übermittlung und Bereitstellung elektronischer Fo-tomemos ausgerichtet sein. Für die Dienstleistungen "Erstellung von Bildkar-ten; Erstellung von Werbegeschenken; Erstellung von Werbematerial; Erstel-lung von Vorlagen zur Anfertigung der in Klasse 16 enthaltenen Waren; Druckarbeiten, insbesondere lithografische Druckarbeiten, Siebdruckarbeiten und Digitaldruckarbeiten;" ergibt sich der enge beschreibende Bezug aus dem funktionalem Zusammenhang zwischen dem Fotomemo und der Dienst-leistung, mittels derer Fotomemos als Bildkarte oder sonstiges Druckereier-zeugnis entstehen (vgl. BGH GRUR 2003, 342 - Winnetou). Aber auch hin-sichtlich der Dienstleistungen "Sammeln und Liefern von Bildern, Objekten, Texten, Informationen und Daten in digitalisierter Form; Telekommunikation; digitaler Bilderdienst; Erstellen und Bereitstellen von Programmen zur On-line-Erstellung der in Klasse 16 enthaltenen Waren; Erstellung von Compu-tergrafiken, digitalen Fotos, Bildern und Bildkarten sowie Digitalisierung von Grafiken und Fotografien; digitale Bildbearbeitung; Zusammenstellen, Syste-matisieren, Digitalisieren und Archivieren von Bildern, Objekten, Texten, In-formationen und Daten in Datenbanken; Dienstleistungen einer Datenbank, insbesondere Bereitstellung von Daten und Zurverfügungstellung einer Da-tenbank oder Onlineleitungen" erfasst das angesprochene Publikum ohne weiteres den beschreibenden Aussagegehalt des Begriffs "Photomemo" und sieht darin keinen betrieblichen Herkunftshinweis. Denn es ist aufgrund der verschiedenen elektronischen Hilfsmittel zur beruflichen und privaten Termin-planung auch an elektronische Memos gewöhnt und erkennt daher auch im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen lediglich den Hinweis auf die Übermittlung digitaler Fotomemos bzw. auf Bilderdienste und Datenbanken, mit deren Hilfe solche Memos erstellt werden können (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006). - 10 - 3. Etwas anderes gilt hingegen für die Dienstleistungen "Werbung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung". Anhaltspunkte für eine Üblich-keit von Werbemaßnahmen, die mittels Fotomemos erbracht werden, sind nicht ersichtlich. Ebensowenig lässt sich feststellen, dass Programmier-dienstleistungen nach dem konkreten thematischen Inhalt der erstellten Pro-gramme benannt werden (vgl. BGH GRUR LOKMAUS). Die Annahme, das angesprochene Publikum werde in dem Zeichen "Photomemo" auch insoweit als reinen Sachhinweis erkennen, ist daher fernliegend. Grabrucker Fink Richter Dr. Kortbein ist in Urlaub und kann nicht un-terzeichnen. Grabrucker Hu

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