29 W (pat) 11/19  - 29. Senat (Marken)

ECLI:DE:BPatG:2022:110522B29Wpat11.19.0
BUNDESPATENTGERICHT
29 W (pat) 11/19
_______________________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
11. Mai 2022
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
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betreffend die Marke 30 2016 226 316
(hier: Löschungsverfahren S 72/17 Lösch)
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 2. Februar 2022 durch die Vorsitzende Richterin
Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und den Richter Posselt
beschlossen:
1. Der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 29. Januar 2019 wird aufgehoben, soweit darin die Löschung der Eintragung
der Marke 30 2016 226 316 auch im Umfang der Waren der
Klasse 19: Akustikbauplatten aus Holz für Decken; Akustikbauplatten aus Holz
für Wände; Asphaltreparaturmassen auf Teerbasis [Baumaterialien];
Außenrollläden aus Holz; Balken [kleine], nicht aus Metall;
Eisenbahnschwellen aus Holz; Fensterläden aus Holz;
Fensterrahmen aus Holz; Gartenschuppen aus Holz; Gerüste aus
Holz; Gips zum Reparieren von Holzrissen; Gips zum Reparieren von
Rissen in Holzarbeiten; Holzleitplanken für Straßen;
Holzmasten, -pfosten für elektrische Starkstromleitungen; Kleine
Balken [nicht aus Metall]; Lärmschutzwände aus Holz; Mit Aluminium
verkleidete Holzfensterrahmen; Straßenmarkierungsfolien
und -platten aus Kunststoff; Zäune zur Erosionskontrolle
[Baumaterialien, nicht aus Metall]; alle vorgenannten Waren nicht im
Bereich der Dämmung und Isolierung für Wärme- und
Kälteanwendungen;
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Klasse 27: Antirutschmaterial als Unterlage für Bodenbeläge; Aus Seilen
gewobene Matten für Skipisten; Fahrzeugmatten und -teppiche;
Fußmatten; Fußmatten aus Kautschuk; Japanische Reisstrohmatten
[Tatami-Matten]; Kleine Teppiche für Tiere; Linoleum, Wachstuch;
Läufer [Matten]; Matten; Matten [Fußbodenbeläge]; Matten aus
Goza-Schilf; Matten aus Kork; Matten für Fahrzeuge [nicht
angepasst]; Matten für Skipisten, aus Seilen gewoben; Matten zur
Verhinderung von Kratzern durch Schuhabsätze in Fahrzeugen;
Matten zur Verwendung beim Füttern von Haustieren; Mattierungen
[Matten]; Moketts [Teppiche]; Orientalische, nicht gewebte Teppiche
[Mosen]; Ringkampf-Matten; Rückseitenverstärkung für Teppiche;
Tapeten als selbstklebende dekorative Wandverkleidungen in
Zimmergröße; Tapeten aus Kork; Tapeten aus Papier; Tapeten mit
textilen Belägen; Teppiche aus Fell; Teppiche, Vorleger und Matten;
Teppicheinlagen; Textile Teppiche; Unterlagen für Matten;
Unterlagen für Teppiche;
angeordnet wurde. Im vorgenannten Umfang wird der Löschungsantrag
zurückgewiesen.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der Beschwerdeführerin
auferlegt.
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G r ü n d e
I.
Die Beschwerde der Markeninhaberin richtet sich gegen den Beschluss der
Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom
29. Januar 2019, mit dem diese die Löschung der Marke 30 2016 226 316 wegen
bösgläubiger Anmeldung angeordnet hat.
Bei der Beschwerdeführerin und Markeninhaberin handelt es sich um eine Agentur,
die sich auf Wirtschaftsbeziehungen zwischen Europa und Asien sowie auf die
Vermittlung von Unternehmenskäufen und technischem Know-how spezialisiert hat.
Die Beteiligten des vorliegenden Verfahrens standen etwa im Zeitraum Anfang 2016
bis Mai 2017 in Vertragsverhandlungen über den Verkauf der Unternehmenssparte
„Heizfolien“ der Firma S… GmbH. Die Beschwerdegegnerin und Antragstellerin
war alleinige Inhaberin der S… GmbH, die wegen Vermögenslosigkeit im
Februar 2021 von Amts wegen im Handelsregister gelöscht wurde. Die S…
GmbH wiederum hat von der 2008 gegründeten M… GmbH,
die im Jahr 2013 nach Insolvenz aufgelöst worden war, im Rahmen des
Insolvenzverfahrens am 13. November 2013 Vermögenswerte oder zumindest Teile
davon vom Insolvenzverwalter erworben.
Die angegriffene Wortmarke 30 2016 226 316
M-Therm
ist am 16. September 2016 angemeldet und am 24.Oktober 2016 für Waren aus
den Klassen 11, 19 und 27 zugunsten der Beschwerdeführerin in das
Markenregister eingetragen worden. Seit einer auf Antrag der Markeninhaberin vom
27. Februar 2017 betreffend die Waren der Klasse 19 erfolgten Teillöschung wegen
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Verzichts und der Aufnahme eines Disclaimers lautet das Warenverzeichnis wie
folgt:
Klasse 11: Brenner für Heizungsanlagen; Elektrische Heizplatten; Elektrische
Heizplatten zum Erwärmen von Speisen; Elektrische
Heizungsanlagen; Gasbeheizte Heizungsanlagen; Heizplatten;
Heizplatten [für Haushaltszwecke]; Heizradiatoren; Heizungsanlagen;
Heizungsanlagen für Fahrzeuge; Heizungsanlagen für Flüssigkeiten;
Heizungsanlagen für Gas; Heizungsanlagen für gewerbliche Zwecke;
Heizungsanlagen für Nitratlösungen; Heizungsanlagen mit
geschlossenem Regelkreis; Heizungsanlagen zum Einbau in Fenster;
Heizungsanlagen zum Einbau in Verglasungen; Heizungsanlagen zur
Verwendung mit gasförmigen Brennstoffen; Industrielle
Heizungsanlagen; Kessel für Heizungsanlagen; Magnetsteuerungen
für automatisch arbeitende Ventile [Teile von Heizungsanlagen]; Mit
Sonnenenergie betriebene Heizungsanlagen; Rohrschlangen als
Teile von Heizungsanlagen; Steuereinheiten [Thermostatventile] für
Heizungsanlagen; Steuergeräte [Thermostatventile] für
Heizungsanlagen; Temperaturempfindliche Steuerungen für
automatisch arbeitende Ventile [Teile von Heizungsanlagen];
Thermostatventile [Teile von Heizungsanlagen];
Wärmeregelungsgeräte [Ventile] als Teile von Heizungsanlagen;
Klasse 19: Abgehängte Deckensysteme, nicht aus Metall, bestehend aus Platten;
Akustikbauplatten aus Holz für Decken; Akustikbauplatten aus Holz
für Wände; Asphaltreparaturmassen auf Teerbasis [Baumaterialien];
Außenrollläden aus Holz; Balken [kleine], nicht aus Metall;
Bauelemente aus Holz; Baumaterialien [nicht aus Metall] für die
Zugluftabdichtung; Baumaterialien aus Beton; Baumaterialien aus
Beton verstärkt mit Kunststoff- und Glasfasern; Baumaterialien aus
Bitumen; Baumaterialien aus Glas; Baumaterialien aus Holz;
Baumaterialien aus Kalk; Baumaterialien aus Kunststein;
Baumaterialien aus Natursteinen; Baumaterialien in Form von
aromatischen Zedernplanken; Baumaterialien, nicht aus Metall, als
Überzug; Bauplatten aus Holz; Bauplatten aus Holz und
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wasserabweisenden Harzen; Bauschreinerprodukte aus Holz für
Bauzwecke; Bauteile aus Holzimitat; Bearbeitetes Holz; Bodenfliesen
aus Holz; Bretter; Bretter [Bauholz]; Bretter aus Holz; Bretter aus
Holzfasern; Bretterwege, nicht aus Metall; Brettmaterial aus
Polyethylen als Holzersatz; Brückenlager [Baumaterialien] nicht aus
Metall; Dachschalungen aus Holz; Dachsparren aus Holz;
Deckenplatten aus Holz; Eisenbahnschwellen aus Holz; Faserplatten
aus Holzfasern zusammengefügt mit Harz und Spanplattenteilen;
Fensterläden aus Holz; Fensterrahmen aus Holz;
Feuchtigkeitshemmende Baumaterialien, nicht aus Metall; Fliesen aus
Holz; Formteile aus Holz; Fußbodenbretter aus Holz; Fußböden aus
Holz; Garten- schuppen aus Holz; Geformtes Holz; Gerüste aus Holz;
Gips zum Reparieren von Holzrissen; Gips zum Reparieren von
Rissen in Holzarbeiten; Gläserne Baumaterialien; Holz; Holz
[Baumaterial]; Holz [geformt]; Holz [pressbar]; Holz [teilweise
bearbeitet]; Holz für Bauten; Holz für Bauzwecke; Holz für
Konstruktionszwecke; Holz und Holzimitate; Holz zum Bauen; Holz zur
Herstellung von Haushaltsgegenständen; Holzbalken; Holzbohlen;
Holzbordüren; Holzbretter; Holzbretter für Bauzwecke; Holzdielen;
Holzfaserbeton; Holzfaserbretter; Holzfaser- platten;
Holzfaserverstärkte Zementplatten [Platten aus Zementwolle];
Holzfurniere; Holzfußbodenbretter; Holzfußböden; Holzfußböden für
Sporteinrichtungen; Holzgebäude; Holzgeländer; Holzklötze;
Holzlaminate; Holzleisten; Holzleisten für Täfelungen; Holzleitplanken
für Straßen; Holzmasten, -pfosten für elektrische Starkstromleitungen;
Holzpaneelen; Holzpappe für Bauzwecke; Holzpflasterblöcke;
Holzplanken; Holzplatten; Holzprofile; Holzrohre; Holzspanplatten;
Holzteer; Holzträger; Holztäfelung; Holztüren; Holztüren für Gebäude;
Holzverbindungen; Holzverkleidung; Holzvertäfelungen; Kaminsimse
aus Holz; Kaminumrandungen [Kaminsimse und Kaminsimsteile] aus
Holz; Kleine Balken [nicht aus Metall]; Konserviertes Holz [nicht
faulendes Holz]; Laminate aus Holz; Laminiertes Holz; Leisten aus
Holz; Lärmschutzwände aus Holz; Mit Aluminium verkleidete
Holzfensterrahmen; Nagelplatten [nicht aus Metall] zur Verwendung
beim Bau von Holzkonstruktionen; Natursteine für Verblendungen
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[Baumaterialien]; Nicht metallische Balken für Bauzwecke; Nicht
metallische Balken für Höhlenwände; Nicht metallische Balken für
Mauerwerke; Nicht metallische Baumaterialien mit schalldämmenden
Eigenschaften; Parkett aus Holz; Parkettböden aus Holz; Pfosten aus
Holz; Pfähle aus Holz; Platten [Fliesen], nicht aus Metall; Platten aus
Beton; Platten aus Gips; Platten aus Holzpartikeln; Platten aus
Holzspänen; Platten aus Schiefer; Platten aus Zement;
Plattenverglasungsmaterialien für Bauzwecke; Polystyren-Platten für
Bauzwecke; Pressbares Holz; Profile aus nachgebildetem Holz;
Randabschlussblenden aus Sperrholz; Randabschlusspaneelen aus
Sperrholz; Spanplatten mit Holzlaminierung; Sperrholz; Sperrholz für
Bauzwecke; Sperrholzbretter; Sperrholzplatten; Straßen-
markierungsfolien und -platten aus Kunststoff; Strohpappe
[Baumaterialien]; Teilweise bearbeitetes Holz; Teilweise verarbeitetes
Holz; Transportable Bauten aus Holz; Trockenbaukantenleisten, nicht
aus Metall [Baumaterialien]; Türrahmen aus Holz; Verglaste Platten
[mit nicht metallischem Rahmen] für Bauzwecke; Verkleidungstafeln
aus Holz; Verschalungen aus Holz; Verschalungselemente aus Holz;
Wintergärten aus Holz; Zugerichtetes Holz; Zugeschnittenes Holz;
Zwischenwände als Baumaterialien [nicht aus Metall]; Zäune zur
Erosionskontrolle [Baumaterialien, nicht aus Metall]; alle
vorgenannten Waren nicht im Bereich der Dämmung und Isolierung
für Wärme- und Kälteanwendungen;
Klasse 27: Antirutschmaterial als Unterlage für Bodenbeläge; Aus Seilen
gewobene Matten für Skipisten; Bahnförmige Fußbodenbeläge
[Matten] zur Verwendung bei sportliche Aktivitäten; Beläge aus
Linoleum zum Aufbringen auf Wände; Bodenbeläge [Oberböden];
Bodenbeläge aus Gummi; Bodenbeläge aus Linoleum in Form von
Fliesen; Bodenbeläge aus Linoleum zum Aufbringen auf Fußböden;
Bodenbeläge aus Vinyl; Fahrzeugmatten und -teppiche; Fechtbahnen
[Bodenbeläge]; Fußbodenbeläge und künstliche Bodenbeläge;
Fußmatten; Fußmatten aus Kautschuk; Japanische Reisstrohmatten
[Tatami-Matten]; Kleine Teppiche für Tiere; Korkplatten
[Bodenbeläge]; Künstliche Bodenbeläge; Linoleum als Bodenbelag für
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bestehende Böden; Linoleum als Fußbodenbelag; Linoleum,
Wachstuch; Läufer [Matten]; Matten; Matten [Fußbodenbeläge];
Matten aus Goza-Schilf; Matten aus Kork; Matten für Fahrzeuge [nicht
angepasst]; Matten für Skipisten, aus Seilen gewoben; Matten zur
Verhinderung von Kratzern durch Schuhabsätze in Fahrzeugen;
Matten zur Verwendung beim Füttern von Haustieren; Mattierungen
[Matten]; Moketts [Teppiche]; Orientalische, nicht gewebte Teppiche
[Mosen]; Ringkampf-Matten; Rückseitenverstärkung für Teppiche;
Tapeten; Tapeten als selbstklebende dekorative Wandverkleidungen
in Zimmergröße; Tapeten aus Kork; Tapeten aus Papier; Tapeten mit
textilen Belägen; Tapeten, nicht aus textilem Material; Tapeten, nicht
aus textilem Material mit isolierenden Eigenschaften; Teppiche aus
Fell; Teppiche, Vorleger und Matten; Teppicheinlagen; Textile
Teppiche; Unterlagen für Matten; Unterlagen für Teppiche.
Mit Schriftsatz vom 27. April 2017 hat die Beschwerdegegnerin die vollständige
Löschung der Marke wegen Nichtigkeit aufgrund bösgläubiger Anmeldung gemäß
§ 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. beantragt.
Sie macht geltend, dem Geschäftsführer der Anmelderin, Herrn F…, sei zum
Zeitpunkt der Anmeldung die langjährige Vorbenutzung der Marke und des
Firmenkennzeichens „M-Therm“ für die identischen Waren durch die Antragstellerin
bzw. durch die M… GmbH und später deren
Rechtsnachfolgerin S… GmbH offensichtlich bekannt gewesen. Darüber
hinaus sei die Anmeldung nur erfolgt, um im Streitfall in rechtsmissbräuchlicher
Weise Druck auf die Antragstellerin und deren Geschäftsführer Herrn B…
auszuüben. Eine eigene Benutzung der Marke „M-Therm“ für die beanspruchten
Waren durch die Anmelderin sei zu keinem Zeitpunkt geplant gewesen.
Die Markeninhaberin und Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag, der mittels
Übergabeeinschreiben vom 4. Mai 2017 am 19. Mai 2017 versandt wurde, mit
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einem am 30. Juni 2017 im Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen
Schreiben widersprochen.
Mit Beschluss vom 28. Januar 2019 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA die
Eintragung der angegriffenen Marke wegen Bösgläubigkeit gelöscht, der
Markeninhaberin die Kosten des Verfahrens auferlegt und den Gegenstandswert
des Löschungsverfahrens auf 50.000,00 € festgesetzt. Zur Begründung ist im
Wesentlichen Folgendes ausgeführt:
Bei Würdigung der gesamten Umstände des Einzelfalls stehe fest, dass die
angegriffene Marke bösgläubig angemeldet und daher entgegen § 8 Abs. 2
Nr. 10 MarkenG eingetragen worden sei. Die Antragstellerin habe zum
Anmeldezeitpunkt über einen Besitzstand an dem Zeichen „M-Therm“ für ein
Heizfoliensystem verfügt. Unter dieser Bezeichnung seien in erheblichem Umfang
elektrische Niederspannungs-Heizfolien für Boden, Wand und Decke produziert
worden. Dies habe sie belegt durch Prospekte aus dem Tätigkeitszeitraum der S…
GmbH, Preislisten und Rechnungen aus den Jahren 2014 bis 2017, sowie
Screenshots der Domain www.m-therm.com. In diesen Besitzstand habe die
Antragsgegnerin durch die Markenanmeldung objektiv eingegriffen, die ihr ein auch
gegen die Vorbenutzerin wirksames Ausschließlichkeitsrecht verschafft habe. Die
Markenabteilung gehe davon aus, dass die Antragstellerin dieser
Markenanmeldung nicht zugestimmt habe. Die Markeninhaberin behaupte zwar das
Gegenteil, ihre Aussagen hierzu seien aber widersprüchlich. So habe angeblich
Herr F… Anfang September etwa zwei Wochen vor der Markenanmeldung
angefragt, warum die Marke nicht angemeldet worden sei. Andererseits solle Herr
B… bereits bei einer Besprechung Anfang Mai 2016 zugestimmt haben, die
Marke in Deutschland und China anzumelden. Die Antragstellerin bestreite diese
Zustimmung. Dieser Frage brauche aber nicht näher nachgegangen zu werden,
denn eine Zustimmung wäre nach der Interessenlage nur bei eigener und
vollständiger Vertragstreue der Markeninhaberin wirksam gewesen, an der es hier
fehle.
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Zwischen den Parteien sei am 6. Januar 2016 ein Vorvertrag („Letter of intent“)
geschlossen worden, am 23. Juni 2016 habe Herr F… eine
Zusatzvereinbarung hierzu unterschrieben, wonach bis 30. Juni 2016 die Summe
von … € zu zahlen gewesen sei und bis 10. Juli 2016 und 20. Juli 2016 jeweils
nochmals der gleiche Betrag. Diese Zahlungstermine seien nicht eingehalten
worden, vielmehr seien am 15. September 2016 insgesamt … € überwiesen
worden. Einen Tag darauf sei dann die Marke angemeldet worden. Die
Antragsgegnerin habe nicht vertragstreu gehandelt, was von ihrem Vertreter an sich
auch nicht bestritten werde. Grundsätzlich sei davon auszugehen, dass eine
Markenanmeldung in Deutschland durchaus sinnvoll sei und zwar auch von einer
Agentur, die primär ein Joint Venture mit einem chinesischen Unternehmen habe
vermitteln sollen. Eine Marke könne leicht übertragen oder lizenziert werden, also
auch an den chinesischen Erwerber, nachdem der Vertrieb in den
deutschsprachigen Ländern nicht eingestellt werden sollte. Soweit die Vertreter der
Antragstellerin hierzu das Gegenteil behaupteten, seien sie im Irrtum. Auch eine
solche, an sich denkbare, Markenanmeldung stehe aber unter dem Vorbehalt der
Vertragstreue der Antragsgegnerin, die nicht gegeben gewesen wäre. Vielmehr
habe die Marke als Druckmittel gegen die Antragstellerin dienen sollen. Ohne
Leistung der vereinbarten Anzahlungen habe die Markenanmeldung nicht dem
wohlverstandenen Interesse der Antragstellerin entsprochen.
Die Markeninhaberin sehe sich zu ihrem Vorgehen berechtigt, weil die von der
Antragstellerin zu erbringende Gegenleistung in Gestalt einer werthaltigen
Firmenübertragung der S… GmbH nicht gegeben gewesen sei. Insbesondere
sei die S… GmbH zur Produktion der Heizfolien nicht in der Lage gewesen, da
sie nicht mehr über technische Schutzrechte verfügt habe. Diese seien an Herrn Dr.
B1… gegangen. Die Fragen der gewerblichen Schutzrechte seien in der
sogenannten „Legal Due Diligence“, welche der Markeninhaberin am 25. April 2016
zugesandt worden sei, ausgeführt worden. Die deutsche Patentanmeldung
DE 10 2011 122 630 A1 sei von der Firma M… GmbH am
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22. Dezember 2011 angemeldet worden. Als Erfinder werde Dr. B1…, der
damalige technische Leiter dieser Firma genannt. In der „Legal Due Diligence“ sei
geregelt, dass sich die Antragstellerin verpflichte, dieses Patent auf die
Markeninhaberin zu übertragen, was nach dem Sachverhalt ein mögliches Szenario
hätte sein können. Im Übrigen seien für die Rezeptur der sogenannten „Pasta“
technische Schutzrechte wohl nicht unbedingt erforderlich. Selbst wenn aber
hinsichtlich des Unternehmensgegenstands, den die Antragsgegnerin zu kaufen
beabsichtigte, Mängel oder offene Fragen gegeben gewesen wären, habe sie
keinesfalls die Anzahlung von … € einseitig mindern dürfen, ohne dies der
Antragstellerin zu kommunizieren.
Die Markenanmeldung stelle sich vor dem Hintergrund der nicht gegebenen
Vertragstreue der Antragsgegnerin als Druckmittel dar, mit dem man z. B. den
Kaufpreis mindern konnte. Deren Vertreter habe mittels Abmahnung vom
28. April 2017 der Antragstellerin verboten, die Marke „M-Therm“ weiter zu
verwenden und sie aufgefordert, das Logo von bereits verkauften Waren zu
entfernen. Ferner liege noch eine E-Mail des Herrn F… vom 18. April 2017
vor, mittels derer die Antragstellerin unter Druck hätte gesetzt werden sollen. Ein
markenrechtlich zweckfremder Einsatz anlässlich einer späteren Rechtsausübung
könne anerkanntermaßen den Schluss auf eine bereits im Anmeldezeitpunkt
vorliegende wettbewerbswidrige Behinderungsabsicht erlauben. So lägen die Dinge
im vorliegenden Fall. Die Markeninhaberin habe zwar an sich an dem Vertrag mit
der Antragstellerin festhalten wollen, aber eben nicht zu seriösen Konditionen,
sondern unter Einsatz erpresserischer Mittel. Wichtigstes Instrument in diesem
Zusammenhang sei die Markenanmeldung gewesen.
Dass die Antragstellerin ihrerseits nicht vertragstreu gewesen sei und u. a.
Verhandlungen mit einem gewissen Herrn D… aufgenommen habe, sei eine
Behauptung, für die keine Beweise angeboten worden seien. Nachdem die
Antragstellerin wegen nicht geleisteter Anzahlung den Vertrag mit der
Markeninhaberin gekündigt habe, habe man es der Antragstellerin auch nicht
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verwehren können, sich nach anderen Vertragspartnern umzuschauen. Insgesamt
spreche daher alles für eine bösgläubige Markenanmeldung der Antragsgegnerin,
so dass die streitgegenständliche Marke zu löschen sei.
Gegen diesen Löschungsbeschluss richtet sich die Beschwerde der
Antragsgegnerin und Markeninhaberin.
Sie macht geltend, die Argumentation der Markenabteilung sei in tatsächlicher
Hinsicht unzureichend dargestellt und rechtlich unzutreffend. Es werde bestritten,
dass die S… GmbH ab 2014 in erheblichem Umfang Heizfolien produziert und
verkauft habe. Nach der Insolvenz der M… GmbH im Jahr
2013 habe die S… GmbH lediglich große Teile von deren Restbeständen
erworben, die sie an die Antragsgegnerin übertragen habe, die aber weitestgehend
mängelbehaftet und nicht weiter verwendbar gewesen seien. Die S… GmbH
sei gar nicht in der Lage gewesen, die Heizfolien zu produzieren. Dafür sei aus
technischer Sicht zwingend eine Beschichtung erforderlich, die sogenannte „Pasta“.
Die S… GmbH habe jedoch nicht die Erlaubnis zur Herstellung dieser Pasta
gehabt. Sie habe lediglich Teile aus der Insolvenzmasse gekauft, und zwar gerade
nicht die Schutz- und Patentrechte. Letztere habe der damalige Insolvenzverwalter
an den Erfinder Herrn Dr. B1… veräußert, der sie dann beim DPMA im
Patentregister auf sich habe umschreiben lassen. Die Antragstellerin sei folglich nie
Inhaberin der Schutz- und Patentrechte der M… GmbH
gewesen. Sie sei daher auch nicht Vorbenutzerin geworden und damit im hiesigen
Löschungsverfahren schon nicht aktivlegitimiert. Die von der Antragstellerin im
Rahmen der „Due Diligence“ als Beleg für die Patentinhaberschaft vorgelegte
(angebliche) Rechnung des Insolvenzverwalters, auf der der Verkauf der
immateriellen Werte an die S… GmbH dokumentiert werde, sei nicht vollständig
und von dem Insolvenzverwalter gar nicht in dieser, einen falschen Eindruck
hervorrufenden, Ausgestaltung verfasst worden. Die vorgelegte Urkunde sei daher
unecht und deren Verwendung im Verkehr erwecke zudem den Verdacht einer
strafbaren Handlung. Im Rahmen der technischen „Due diligence“ seien der
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Markeninhaberin auch keinesfalls sämtliche relevanten Informationen zum
Unternehmen S… GmbH mitgeteilt worden. Die „Due diligence“ verweise auf
ein „Brain pack“, das u. a. den Hinweis auf eine Offenlegungsschrift
DE 10 2011 122 630 „Patent für Heizpaste“ enthalte. Tatsächlich sei diese
Behauptung unzutreffend gewesen, Inhaber des Patents sei Herr Dr. B1….
Unwahr sei der Vortrag, die Antragsgegnerin habe eigenmächtig und ohne Kenntnis
der Antragstellerin oder der S… GmbH die Marke angemeldet. Was die im
„Letter of intent“ und ihrer Zusatzvereinbarung geregelten Anzahlungen betreffe, sei
die Markeninhaberin wegen der Lieferung mangelhafter Waren, aber auch der
unklaren markenrechtlichen Situation misstrauisch geworden, so dass sie dann eine
einmalige Zahlung von … € geleistet habe. Nachdem sich die
Ermittlungsergebnisse wie dargestellt herauskristallisiert hätten, seien keine
weiteren Anzahlungen mehr geleistet worden. Ein zur Kündigung berechtigender
Zahlungsverzug habe nicht vorgelegen. Hintergrund der fristlosen Kündigung sei
auch nicht die ausgebliebene Zahlung gewesen, vielmehr verdichteten sich die
Hinweise, dass die Antragstellerin unter Umgehung der Markeninhaberin Kontakt
zu einem gewissen Herrn D… und dessen Firma namens S1… aufgenommen
habe, um Verkaufsgespräche mit diesem in Gang zu setzen. Dies sei der eigentliche
Grund der Kündigung durch die Antragstellerin gewesen. Eine bösgläubige
Anmeldung durch die Antragsgegnerin liege jedenfalls nicht vor.
Die Beschwerdeführerin hat schließlich mitgeteilt, dass sie die Vereinbarungen mit
der Antragstellerin („Letter of Intent“ vom 6. Januar 2016 und die „Legal Due
Diligence“) wegen arglistiger Täuschung angefochten und Strafanzeige wegen
Betrugs erstattet habe.
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Die Beschwerdeführerin und Antragsgegnerin beantragt,
1. den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 29. Januar 2019 aufzuheben und den
Nichtigkeitsantrag zurückzuweisen;
2. der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
Die Beschwerdegegnerin und Antragstellerin beantragt,
die Beschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen.
Sie ist der Auffassung, die Beschwerdebegründung der Markeninhaberin erschöpfe
sich in bloßen Wiederholungen ihres Vortrags aus dem Amtsverfahren. Darüber
hinaus gebe sie Ausführungen des angegriffenen Beschlusses falsch wieder und
ziehe daraus auch unzutreffende Schlüsse. Wie der streitgegenständliche
Beschluss sachgemäß feststelle, habe die Markenanmeldung ohne rechtzeitige und
vollständige Leistung der Anzahlung nicht dem wohlverstandenen Interesse der
Antragstellerin entsprochen und sei damit als geplantes Druckmittel in bösgläubiger
Weise erfolgt.
Die durch die Antragsgegnerin mehrfach vorgetragene Behauptung, dass die
Beschwerdegegnerin nicht in der Lage gewesen sei, ihrerseits ihren vertraglichen
Verpflichtungen nachzukommen, sei unzutreffend und im Übrigen für die Frage der
Bösgläubigkeit zum Zeitpunkt der Markenanmeldung völlig irrelevant. Vielmehr
stelle diese Argumentation lediglich den Versuch dar, im Nachhinein die
wettbewerbswidrige Behinderungsabsicht zu legitimieren. In diesem
Zusammenhang sei der Beschwerdeführerin offensichtlich jedes Mittel recht. Neben
der behaupteten Urkundenfälschung und der Stellung einer Strafanzeige wegen
Betruges, solle der zwischen den Parteien am 6. Januar 2016 geschlossene (und
durch die Beschwerdegegnerin bereits mit Schreiben vom 17. April 2017
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gekündigte) Vertrag auch noch wegen arglistiger Täuschung gemäß §123 BGB
angefochten werden. Für die Frage der Bösgläubigkeit einer Markenanmeldung
komme es aber ausschließlich auf den Zeitpunkt der Anmeldung an und nicht auf
etwaige später auftretende Rechtfertigungsgründe. Die Markenanmeldung der
Antragsgegnerin sei am 16. September 2016 erfolgt, ohne dass zu diesem Zeitpunkt
die Zahlung gemäß der Zusatzvereinbarung geleistet gewesen wäre. Weder in den
Schreiben von Herrn F… an Herrn B… vom 18. und 19. April 2017 noch in dem
anwaltlichen Abmahnschreiben vom 28. April 2017 finde sich der Vorwurf oder auch
nur ein Hinweis auf eine Vertragsverletzung auf Seiten der Beschwerdegegnerin.
Vielmehr zeigten diese Schreiben eindrucksvoll, dass die Beschwerdeführerin unter
allen Umständen am Vertrag habe festhalten wollen. Die behaupteten
„Vertragsverletzungen“ seien damit erst im Nachhinein erfunden worden, um so die
vertragswidrige Einbehaltung der Anzahlung und die bösgläubige
Markenanmeldung zu rechtfertigen.
Ohnehin sei der Vorwurf der Vertragsverletzung auf Seiten der
Beschwerdegegnerin unbegründet. Der am 6. Januar 2016 unterzeichnete „Letter
of intent“ sowie die Zusatzvereinbarung vom 23. Juni 2016 beschrieben den
Bestand und den möglichen Verkauf eines sog. „Brain Packs“. Dabei habe es sich
um eine Vielzahl von Unterlagen gehandelt, die Know-how zum Thema „Produktion
von Heizfolien“ umfassten, das die M… GmbH durch
jahrelange Forschung und Entwicklung gesammelt, und das die Rechtsnachfolgerin
der M… GmbH - die S… GmbH - vom damaligen
Insolvenzverwalter gekauft habe. Der Inhalt dieses „Brain Packs“ sei in einer
Auflistung zusammengefasst, die von der Beschwerdeführerin im Rahmen ihres
Schriftsatzes vom 17. November 2017 eingereicht wurde. Unter anderem sei im
Rahmen dieser Auflistung auch die Offenlegungsschrift der deutschen
Patentanmeldung DE 10 2011122 630.7 angeführt, die - auch schon zu diesem
Zeitpunkt - als Erfinder und Anmelder Herrn Dr. B1… nenne, der selbst
technischer Leiter der Firma M… GmbH gewesen sei. In
diesem Zusammenhang habe die Beschwerdegegnerin mehrfach gegenüber der
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Beschwerdeführerin deutlich gemacht, dass die den Kernbereich der Vereinbarung
betreffende „Pasta“ nicht von der Lehre dieses Patents Gebrauch mache. Dies
werde deutlich mit Blick auf die Formulierung in dem „Protokoll“ zur technischen
„Due diligence“, in dem sich unter Punkt 11 der Hinweis finde „[...] Die Rezeptur ist
außerhalb des Patentes per Software vorgeführt.“. Zudem zeige sich dieses
Verständnis der Parteien auch in den Ausführungen von Herrn F… in seinem
Schreiben vom 19. April 2017 „jetzige Rezeptur nicht mit Patent gleich“.
Auch der gestellte Strafantrag gegen den Geschäftsführer der Beschwerdegegnerin
habe keinerlei Relevanz für das Löschungsverfahren und sei darüber hinaus
unbegründet. Im Übrigen sei auch ein Ermittlungsverfahren gegen den
Geschäftsführer der Beschwerdeführerin wegen falscher Anschuldigungen
angeregt worden. Die Anfechtungserklärung der Beschwerdeführerin sei ebenfalls
nicht nur rechtlich irrelevant und unbegründet, sondern auch unzulässig, da der
zwischen den Parteien am 8. Januar 2016 geschlossene Vertrag unter Nr. 9
ausdrücklich „Schweizer Recht“ für anwendbar erkläre und etwaige Fragen zum
Vertragsbestand bzw. zur Anfechtung nach Schweizer Recht zu beurteilen seien.
Eine Anfechtung nach § 123 BGB sei daher ausgeschlossen. Schließlich habe die
Antragstellerin zu keinem Zeitpunkt einer Markenanmeldung durch die
Antragsgegnerin zugestimmt.
Der Senat hat im Wege der Amtshilfe die Akten zum Ermittlungsverfahren gegen
den Geschäftsführer der Beschwerdegegnerin wegen Betrugs angefordert und sie
zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht (Bl. 253 d. A.). Das
Amtsgericht Zittau (Az: 9 Ls 140 Js 24948/18) hat mit Beschluss vom 4. Mai 2021
die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt.
Nachdem zunächst aufgrund des Beweisbeschlusses des Senats vom
16. September 2021 (Bl. 149/150 d. A.) zum Nachweis einer Zustimmung zu der
Anmeldung der streitgegenständlichen Marke die hierzu von der
Beschwerdeführerin benannten Zeugen geladen worden waren, hat die
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Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 22. Januar 2022 (Bl. 226 d. A.) auf diese
Zeugen verzichtet.
In der mündlichen Verhandlung vom 2. Februar 2022 ist zwischen den Parteien ein
widerruflicher Vergleich geschlossen und für den Fall des Widerrufs Termin zur
Verkündung einer Entscheidung bestimmt worden. Eine Einigung ist nicht zustande
gekommen. Die Beschwerdeführerin hat einem Übergang ins schriftliche Verfahren
nicht zugestimmt.
Mit nicht nachgelassenem Schriftsatz vom 22. Februar 2022 hat die
Beschwerdegegnerin unter Vorlage verschiedener Unterlagen weiter vorgetragen.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Beteiligten, das
Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 2. Februar 2022 und den übrigen
Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen
Marke hat in der Sache nur im tenorierten Umfang Erfolg, denn insoweit entfaltet
die Streitmarke keine Sperrwirkung. Im Übrigen jedoch hat die Markenabteilung 3.4
zutreffend das Vorliegen einer bösgläubigen Markenanmeldung bejaht, so dass
insoweit die Voraussetzungen für eine Löschung der angegriffenen Marke gem.
§ 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a. F. vorliegen.
A) Im Laufe des Löschungsverfahrens haben sich die Vorschriften des
Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die
Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht.
- 18 -
Das Eintragungshindernis der bösgläubigen Anmeldung aus Art. 3
Abs. 2 d) Marken-Richtlinie a. F. (RL 2008/95/EG) findet sich nun in Art. 4
Abs. 2 Marken-Richtlinie n. F. (RL (EU) 2015/2436) und wird umgesetzt durch die
Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG n. F., die mit der zuvor und auch im
Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke gültigen Vorschrift des § 8 Abs.
2 Nr. 10 MarkenG a. F. übereinstimmt. Da der Löschungsantrag vor dem
14. Januar 2019 gestellt worden ist, ist § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG i. V. m. § 8 Abs.
2 Nr. 10 MarkenG in seiner bisher geltenden Fassung (im Folgenden MarkenG)
anzuwenden (§ 158 Abs. 8 MarkenG n. F.).
Ebenfalls weiter anzuwenden ist die verfahrensrechtliche Vorschrift des
§ 54 MarkenG in der bis zum 30. April 2020 geltenden Fassung (vgl. Art. 5
Abs. 3 MarkenrechtsmodernisierungsG).
B) Der Löschungsantrag ist zulässig.
Der Löschungsantrag wurde ordnungsgemäß gestellt, insbesondere wurde das
geltend gemachte konkrete Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG im
Löschungsantrag ausdrücklich benannt (vgl. zum Erfordernis der Angabe des
konkreten Schutzhindernisses: BGH GRUR 2016, 500 Rn. 11 – Fünf-Streifen-
Schuh).
Der Antrag auf Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse kann von jeder
Person gestellt werden (§ 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG); es handelt sich also um einen
Popularantrag. Der Beschwerdegegnerin fehlt daher – entgegen der Auffassung der
Beschwerdeführerin - nicht die Aktivlegitimation.
Dem Löschungsantrag ist zudem rechtzeitig widersprochen worden. Die
Antragsgegnerin hat dem ihr am 19. Mai 2017 zugesandten Löschungsantrag mit
am 30. Juni 2017 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz fristgerecht
- 19 -
widersprochen. Somit war das Löschungsverfahren mit Sachprüfung durchzuführen
(§ 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG).
C) Der Löschungsantrag ist auch überwiegend begründet.
1. Bösgläubigkeit eines Anmelders im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG
(bzw. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG n. F.) liegt vor, wenn die Anmeldung
rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig – insbesondere im Sinne
wettbewerbsrechtlicher Unlauterkeit – erfolgt ist (vgl. BGH GRUR 2016, 380 -
GLÜCKSPILZ; GRUR 2004, 510, 511 – S 100; Ströbele in
Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 8 Rn. 1025). Der
Schutzversagungsgrund soll Anmeldungen von Marken erfassen, die von
vornherein nicht dazu bestimmt sind, im Interesse eines lauteren Wettbewerbs
Waren und Dienstleistungen als solche eines bestimmten Unternehmens zu
individualisieren, sondern Dritte im Wettbewerb zu behindern (Hacker, Markenrecht,
5. Auflage, Rn. 182 und 184). Ein Anmelder handelt aber nicht allein deshalb
unlauter, weil er weiß, dass ein anderer dasselbe Zeichen für dieselben Waren
benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben (vgl.
EuGH GRUR Int. 2013, 792, Rn. 37 – Malaysia Dairy Industries). Es müssen
vielmehr besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als
wettbewerbswidrig erscheinen lassen. Die rechtliche Beurteilung, ob eine Marke
bösgläubig angemeldet worden ist, hat umfassend und unter Berücksichtigung aller
im Einzelfall erheblichen Faktoren zu erfolgen (EuGH GRUR 2009, 763 Rn. 37, 51–
53 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH GRUR 2009, 780 Rn. 18 – lvadal).
Abzustellen ist insoweit ausschließlich auf den Zeitpunkt der Anmeldung und nicht
daneben auch auf den Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag
(vgl. EuGH GRUR 2009, 763 Rn. 35 - Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH
GRUR 2016, 380 Rn. 12 - GLÜCKSPILZ). Dies schließt jedoch eine
Berücksichtigung des Verhaltens des Anmelders vor und nach der
- 20 -
Markenanmeldung nicht aus. Aus diesem Verhalten können sich vielmehr
Anhaltspunkte für oder gegen eine zum Anmeldezeitpunkt vorliegende
Behinderungsabsicht ergeben (vgl. BGH a. a. O. Rn. 14 – Glückspilz; BPatG,
Beschluss vom 15.11.2017, 29 W (pat) 16/14 – YOU & ME; Ströbele in
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 1043).
In der Rechtsprechung sind im Wesentlichen drei Fallgruppen bösgläubiger
Markenanmeldungen herausgearbeitet worden. Zum einen handelt es sich um die
Anmeldung sogenannter „Spekulationsmarken“, d. h. Marken, welche der Anmelder
lediglich mit dem Ziel schützen lassen möchte, gutgläubige Dritte unter Druck zu
setzen, ohne dass ein eigener ernsthafter Benutzungswille des Markenanmelders
vorliegt (vgl. BGH GRUR 2020, 292 Rn. 7 - Da Vinci; BGH GRUR 2001, 242 –
Classe E). Des Weiteren wird Bösgläubigkeit in den Fällen bejaht, in denen Marken
mit dem Ziel angemeldet werden, den erkannten schutzwürdigen Besitzstand eines
Vorbenutzers ohne rechtfertigenden Grund zu stören oder den weiteren Gebrauch
der Bezeichnung durch den Vorbenutzer zu sperren (vgl. BGH GRUR 2008, 160 –
CORDARONE; BGH GRUR 2001, 242 – Classe E). Schließlich kann der Erwerb
eines formalen Markenrechts, unabhängig vom Bestehen eines schutzwürdigen
inländischen Besitzstandes eines Dritten, auch dann bösgläubig sein, wenn sich die
Anmeldung der Marke unter anderen Gesichtspunkten als wettbewerbs- oder
sittenwidrig darstellt. Das wettbewerblich Verwerfliche kann insoweit insbesondere
darin gesehen werden, dass ein Markenanmelder die mit der Eintragung der Marke
verbundene – an sich unbedenkliche – Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des
Wettbewerbskampfes einsetzt. Dabei ist die maßgebliche Grenze zur
Bösgläubigkeit dann überschritten, wenn das Verhalten des Markenanmelders bei
objektiver Würdigung aller Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der
wettbewerblichen Entfaltung eines Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des
eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (vgl. BGH GRUR 2008, 621, 624 Rn. 32 –
AKADEMIKS; GRUR 2008, 160, Rn. 18 – CORDARONE; GRUR 2005, 414, 417-
Russisches Schaumgebäck; BGH GRUR 2005, 581, 582 – The Colour of
Elégance). Daher wird die Annahme einer Bösgläubigkeit nicht schon durch die
- 21 -
Behauptung oder den Nachweis eines eigenen Benutzungswillens ausgeschlossen
(Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 1103).
2. In Anwendung der dargelegten Grundsätze hat die Markenabteilung 3.4 in
dem angegriffenen Beschluss die Voraussetzungen einer bösgläubigen Anmeldung
dem Grund nach zutreffend bejaht.
Wenngleich beim Vortrag beider Parteien - insbesondere auch nach einem Abgleich
mit den im Ermittlungsverfahren gegen den Geschäftsführer der Antragstellerin
eingereichten Unterlagen - Unstimmigkeiten und Widersprüchlichkeiten
festzustellen und viele Fragen auch in der mündlichen Verhandlung offen geblieben
sind, so sprechen die unstreitigen Umstände und allein schon die eigene Einlassung
der Beschwerdeführerin dafür, dass diese die verfahrensgegenständliche Marke
jedenfalls in der Absicht des zweckwidrigen Einsatzes ihrer Sperrwirkung als Mittel
im Wettbewerbskampf angemeldet hat, nämlich als Druckmittel in den zwischen den
Beteiligten anhängigen Vertragsverhandlungen.
a) Nach dem Vorbingen der Antragstellerin war die Bezeichnung „M-Therm“
viele Jahre vor der streitgegenständlichen Markenanmeldung zur Kennzeichnung
von elektrischen Niederspannungs-Heizfolien für Boden, Wand und Decke
eingesetzt worden. Zwar verfügte die Antragstellerin zum maßgeblichen
Anmeldezeitpunkt nicht über ein Unternehmenskennzeichen „M-Therm“ im
Geschäftsbereich der Heizfoliensysteme in der Bundesrepublik Deutschland im
Sinne von § 5 Abs. 2 MarkenG, wie sie immer wieder ausgeführt hat. Denn ein
solches ist mit Aufgabe der Geschäftstätigkeit der „M…
GmbH“ erloschen und auch nicht wieder neu entstanden, weil die spätere
Verwenderin in Deutschland unter S… GmbH firmiert hatte. Allerdings hat die
Antragstellerin – worauf die Markenabteilung 3.4. zutreffend hingewiesen hat –
ausreichend dargelegt und durch die im Amtsverfahren vorgelegten Unterlagen,
nämlich Prospekte, Preislisten, Rechnungen und sonstige Firmenunterlagen,
- 22 -
belegt, dass die Bezeichnung „M-Therm“ für ein Heizfoliensystem markenmäßig
benutzt wurde.
b) Ein durch die Anmeldung gestörter Besitzstand müsste hinreichend bekannt,
tatsächlich ausreichend und rechtlich schutzwürdig sein (vgl. Ströbele in
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 1085 ff). Die Markenabteilung 3.4 hat
einen solchen schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin bejaht, in den die
Antragsgegnerin in Behinderungsabsicht eingegriffen habe. Demgegenüber hat die
Markeninhaberin im Beschwerdeverfahren pauschal bestritten, dass die S…
GmbH ab 2014 in erheblichem Umfang Heizfolien produziert und verkauft habe und
ferner vorgetragen, nach der Insolvenz der M… GmbH im
Jahr 2013 habe die S… GmbH lediglich große Teile von Restbeständen
erworben, die sich aber dann nach Übertragung an die Antragsgegnerin als
weitestgehend mängelbehaftet und nicht weiter verwendbar herausgestellt hätten.
Dieser Vortrag der Markeninhaberin ist unsubstantiiert. Zudem wirft er die Frage
auf, warum die Antragsgegnerin trotz dieser Mängel und trotz der Erkenntnis, dass
die Antragstellerin nicht Inhaberin der vermeintlich zwingend für die Produktion
erforderlichen Patentanmeldung war, überhaupt noch eine Anzahlung in Höhe von
… Euro geleistet hat und auch im Weiteren noch an dem Geschäft festhalten
wollte.
Letztlich kann aber offenbleiben, ob die Antragstellerin unter Berücksichtigung
dieser Einwände der Beschwerdeführerin ausreichend zu einem zu ihren Gunsten
bestehenden schutzwürdigen Besitzstand im Inland zum Zeitpunkt der Anmeldung
der mit dem Löschungsantrag angegriffenen Marke vorgetragen hat.
c) Denn jedenfalls ist festzustellen, dass die Streitmarke in erster Linie zum
zweckfremden Einsatz ihrer Sperrwirkung im Wettbewerb angemeldet worden ist.
Die Beschwerdeführerin hat in der mündlichen Verhandlung erklärt, dass die
Markenanmeldung erfolgt ist, „da die Beschwerdeführerin festgestellt hat, dass die
- 23 -
Vertragspflichten seitens der Beschwerdegegnerin nicht erfüllt wurden.
Insbesondere sei das Patent nicht übertragen worden. Deshalb war man der
Auffassung, dadurch einen gewissen Druck auf die Beschwerdegegnerin aufbauen
zu können.“. Bereits diese Einlassung legt eine Behinderungsabsicht nahe, nämlich,
dass die Markenanmeldung als Druckmittel in den zwischen den Beteiligten
anhängigen Vertragsverhandlungen genutzt werden sollte.
Folgende weitere Umstände sprechen darüber hinaus für eine Bösgläubigkeit in der
Person des Geschäftsführers der Beschwerdeführerin bei Anmeldung der
Streitmarke:
aa) Dass der Geschäftsführer der Antragsgegnerin im Anmeldezeitpunkt um die
Verwendung des Zeichens „M-Therm“ durch die Antragstellerin wusste, steht im
Hinblick auf die entsprechenden Vertragsverhandlungen zwischen den Parteien
betreffend die Übernahme der M-Therm-Heizfoliensparte außer Frage.
bb) Unstreitig ist zudem, dass die Antragsgegnerin ihren Verpflichtungen zur
Anzahlung aus dem „Letter of Intent“ samt Zusatzvereinbarung vom 23. Juni 2016
nicht nachgekommen ist. Keine der zum 30. Juni 2016, 10. Juli 2016 und
20. Juli 2016 vereinbarten Zahlungen in Höhe von jeweils … Euro ist erfolgt.
Vielmehr hat die Antragsgegnerin, ohne dies der Antragstellerin zu kommunizieren
oder zu erklären, verspätet eine Zahlung in Höhe von … Euro geleistet; ob
diese am 15. September 2016 erfolgt ist, also einen Tag vor der Markenanmeldung,
wie es die Markenabteilung 3.4 aufgrund des Vortrags der Antragstellerin
angenommen hat oder am 22. Juli 2016, wie es die Daten aus der beigezogenen
Strafakte nahelegen, ist insofern unerheblich.
cc) Es lässt sich nicht feststellen, dass die Antragstellerin der Markenanmeldung
zugestimmt hat. Die Beschwerdeführerin hat eine solche Zustimmung behauptet,
die Beschwerdegegnerin hat diese aber bestritten. Da die Beschwerdegegnerin
nicht gehalten ist, eine negative Tatsache zu belegen, trägt die Beschwerdeführerin
- 24 -
insoweit die Feststellungslast. Zwar findet sich in dem sog. „Legal Due Diligence“-
Schreiben des Rechtsanwalts W… (Anlage A10) vom 25. April 2016 zum einen
ein Hinweis, dass es bisher keine Markeneintragung von „M-Therm“ gebe, weil man
von deren Schutzunfähigkeit ausgegangen sei, sowie zum anderen eine Erklärung,
dass die „E… AG bereit ist, einen Schutz für das Gebrauchsmuster des
Logos beim DPMA zu veranlassen“. Dies spricht zwar dafür, dass eine
Markenanmeldung thematisiert wurde, allerdings ist der Erklärung auch zu
entnehmen, dass diese durch die Beschwerdegegnerin veranlasst werden sollte
und gerade nicht durch die Beschwerdeführerin selbst. Der Schluss auf eine
Einwilligung der Antragstellerin und Beschwerdegegnerin zur Markenanmeldung
durch die Antragsgegnerin auf deren Namen lässt sich hierdurch jedenfalls nicht
ziehen. Andere Nachweise ist die Beschwerdeführerin schuldig geblieben. So hat
sie zwar zunächst als Zeugen für ihren Vortrag, Herr B… habe auf Bitten des
Herrn F… Anfang Mai 2016 bei einer Besprechung zugestimmt, dass die
Antragsgegnerin die Marke M-Therm in Deutschland und China auf ihren Namen
anmelden dürfe, Herrn G… und Frau L… benannt, auf diese Zeugen aber
sodann nach Ladung verzichtet.
Auch aus den übrigen Umständen lassen sich keine ausreichenden Anhaltspunkte
für eine Zustimmung entnehmen, zumal der diesbezügliche Vortrag der
Beschwerdeführerin – insbesondere hinsichtlich der Daten - widersprüchlich ist, wie
schon die Markenabteilung in dem angegriffenen Beschluss zutreffend ausgeführt
hat.
dd) Kurz nach der Kündigung des „Letter of Intent“ und der
Alleinvertriebsvereinbarung im April 2017 durch die Antragstellerin hat der
Geschäftsführer der Antragsgegnerin und Markeninhaberin per E-Mail vom
18. April 2017 die Kündigung als nicht akzeptabel zurückgewiesen und erstmals –
also etwa 7 Monate nach Anmeldung bzw. 6 Monate nach Eintragung der
Streitmarke beim DPMA - auf die Markeneintragung „hingewiesen“ sowie sodann
per E-Mail vom 19. April 2017 der Antragstellerin die weitere Markennutzung
- 25 -
untersagt. Schließlich hat sein anwaltlicher Vertreter mit Abmahnschreiben vom
28. April 2017 der Antragstellerin die weitere Nutzung der Marke „M-Therm“
verboten und sie aufgefordert, das Logo von den bereits verkauften Produkten zu
entfernen.
ee) Aus all dem lässt sich der Schluss ziehen, dass die Anmeldung der
angegriffenen Marke gerade deshalb erfolgt ist, um die Antragstellerin zu behindern.
Dem gegenüber sind keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die
Inhaberin der angegriffenen Marke die Markenanmeldung in redlicher Absicht
vorgenommen hat.
Es mag zwar Einiges darauf hindeuten, dass die Antragstellerin ihrerseits ihren
Pflichten aus dem Vorvertrag nicht ohne weiteres hätte nachkommen können,
nämlich der Übertragung der Rechte an der Patentanmeldung 10 2011 122 630.7.
Wenngleich in diesem Zusammenhang die Formulierungen in den vorvertraglichen
Unterlagen in rechtlicher Hinsicht äußerst ungenau und verwirrend sind (vgl. z. B.
Anlage A7: Schreiben B…/Agentur Seidenstraße „Sie erhalten noch das Patent
für die Paste mit der Rezept selber machen, oder in China produzieren zu Lassen“;
„Letter of Intent“ Anlage A1/A8: Ziffer 4.2: “…der Patentübertrag in Auftrag
gegeben“; Protokoll Technische Due Diligence, A9: Punkt 11 „Das Patent 630 vom
22.11.2011 ist gültig“; Legal Due Diligence, A10: Punkt IV 1. “Hieraus ergeben sich
alle Patentanmeldungen, …“ sowie Punkt 3a.E. „…verpflichtet sich die Firma E…,
dieses Patent auf die Seidenstraße Technology...übertragen zu
lassen.“), so vermitteln sie durchaus den - unzutreffenden - Eindruck, die
Übertragung der Rechte aus der Patentanmeldung würde im Einflussbereich der
Beschwerdegegnerin liegen. Allerdings hat die Markenabteilung insoweit zu Recht
darauf hingewiesen, dass dieser Umstand eine Markenanmeldung ohne
Zustimmung und Kenntnis des Vorbenutzers sowie ohne eigene Vertragstreue nicht
rechtfertigen würde.
- 26 -
Der Annahme der Behinderungsabsicht der Inhaberin der angegriffenen Marke
steht auch nicht entgegen, dass die Übertragung der Markenrechte bzw. die
entsprechende Markenanmeldung Inhalt der vorvertraglichen Absprachen war.
Damit kommt zum Ausdruck, dass die Beschwerdeführerin einen eigenen Willen zur
Benutzung der Streitmarke gehabt hat. Dass es sich bei der Beschwerdeführerin
um eine Vermittlungsagentur handelt, steht - anders als die Beschwerdegegnerin
meint - einer solch eigenen Benutzungsabsicht nicht entgegen, da diese die Marke
auch auf den künftigen Erwerber übertragen oder Lizenzen erteilen kann. Insofern
hätte eine solche Markenanmeldung durchaus flankierend während der
Verhandlungen vorgenommen werden können. Zum einen fehlt es aber - wie bereits
dargelegt - an einem Nachweis der Zustimmung der Beschwerdegegnerin sowie an
der Vertragstreue der Beschwerdeführerin. Zum anderen schließt der eigene
Benutzungswille der Beschwerdeführerin die Absicht der Behinderung der
Antragstellerin nicht aus, da die Behinderung nur ein wesentliches Motiv für die
Markenanmeldung sein muss (vgl. BGH GRUR 2008, 621 Rn. 32 - AKADEMIKS).
Nach den Gesamtumständen ist davon auszugehen, dass der Geschäftsführer der
Markeninhaberin die Streitmarke in erster Linie unter dem Gesichtspunkt des
zweckwidrigen Einsatzes ihrer Sperrwirkung, nämlich als Druckmittel in den
Vertragsverhandlungen, angemeldet hat,
d) Die Annahme einer bösgläubigen Markenanmeldung kommt insoweit
allerdings nur in Betracht, wenn die Streitmarke überhaupt eine Sperrwirkung zu
entfalten vermag. Erforderlich ist danach, dass eine gleiche oder ähnliche
Bezeichnung für identische oder ähnliche Waren/Dienstleistungen als Marke
angemeldet wird (BGH GRUR 2009, 992 Rn. 17 – Schuhverzierung; vgl. auch
BPatG, Beschluss vom 31.01.2019, 28 W (pat) 33/17 – Bode Panzer; Ströbele in
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 1040, 1074). Damit erweist sich der
Löschungsausspruch der Markenabteilung 3.4 als etwas zu weitgehend.
- 27 -
Da es für die Beurteilung einer Bösgläubigkeit maßgeblich auf den
Anmeldezeitpunkt ankommt, ist der nachträglich in Klasse 19 durch Teilverzicht
gemäß § 48 Abs. 1 MarkenG eingefügte Disclaimer „alle vorgenannten Waren nicht
im Bereich der Dämmung und Isolierung für Wärme- und Kälteanwendungen“ bei
der Beurteilung einer solchen Sperrwirkung nicht zu berücksichtigen.
In Bezug auf die im Tenor genannten Waren vermag die Streitmarke ersichtlich
keine Sperrwirkung gegen die Verwendung der Bezeichnung M-Therm im
Zusammenhang mit Produkten für ein Heizfoliensystem zu entfalten. Denn die
speziellen Waren wie beispielsweise „Asphaltreparaturmassen auf Teerbasis
[Baumaterialien]; Eisenbahnschwellen aus Holz; Holzleitplanken für Straßen;
Holzmasten, -pfosten für elektrische Starkstromleitungen; Lärmschutzwände aus
Holz; Zäune zur Erosionskontrolle [Baumaterialien, nicht aus Metall]“ der Klasse 19
oder die Waren der Klasse 27 – beispielsweise „Fahrzeugmatten und -teppiche;
Japanische Reisstrohmatten [Tatami-Matten]; Kleine Teppiche für Tiere“ - haben
mit dem M-Therm-Heizfoliensystem, wie es durch die Beschwerdegegnerin
dargelegt und nachgewiesen wurde, nichts zu tun. Diese haben unterschiedliche
betriebliche Herkunftsstätten und sind regelmäßig nicht für die Anwendung im
Zusammenhang mit Heizfoliensystemen bestimmt.
Die übrigen Waren dagegen, nämlich diejenigen aus Klasse 11, ein großer Teil der
Waren der Klasse 19 sowie ein Teil der Waren der Klasse 27 betreffen den
Anwendungsbereich der M-Therm-Heizfoliensysteme, was von der
Beschwerdeführerin auch nicht in Abrede gestellt worden ist.
Insoweit ist die Löschung der Streitmarke zu Recht angeordnet worden, so dass die
Beschwerde überwiegend erfolglos bleibt.
3. Eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung aufgrund des
Vorbringens der Beschwerdegegnerin im Nachgang zur mündlichen Verhandlung
ist nicht erforderlich.
- 28 -
Der weitere Vortrag der Beschwerdegegnerin in ihrem Schriftsatz vom
22. Februar 2022 erfolgte nach Schluss der mündlichen Verhandlung, so dass für
diesen die Vorschrift des § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 296 a ZPO gilt. Nach
Schluss der mündlichen Verhandlung vorgebrachte Angriffs- und
Verteidigungsmittel bleiben danach unberücksichtigt. Allerdings kann das Gericht
gemäß § 156 ZPO die mündliche Verhandlung wiedereröffnen. Ein solcher
Wiedereintritt in die mündliche Verhandlung im Hinblick auf den Vortrag der
Beschwerdegegnerin in ihrem nicht nachgelassenen Schriftsatz war allerdings nicht
veranlasst. Denn das gemäß § 296 a ZPO verspätete Vorbringen beschränkt sich
zum Teil auf eine Wiederholung früheren eigenen Vortrags und enthält lediglich in
Bezug auf die Frage, für welche weiteren Waren das Kennzeichen M-Therm
verwendet worden sein soll, neuen Vortrag. So seien z. B. Hotels in Skiregionen mit
Gummimatten bzw. rutschfesten, winterfesten Fußmatten gegen Schnee und Eis
ausgerüstet und Matten für Liegeplätze für Nutztiere (Ferkel) und Haustiere geliefert
worden. Dieser Vortrag ist allerdings unsubstantiiert; er erschöpft sich insoweit in
bloßen Behauptungen. Auf den auf der veralteten Homepage der „M…“
wiedergegebenen Fotos von Referenzprojekten sind - ungeachtet der
Tatsache, dass weitere konkrete Angaben als Nachweis ohnehin fehlen - solche
Produkte schon nicht zu erkennen.
D. Die Beschwerdeführerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.
Zwar trägt in markenrechtlichen Beschwerdeverfahren gemäß § 71 Abs. 1
Satz 2 MarkenG grundsätzlich jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst.
Das Gericht kann jedoch gem. § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bestimmen, dass die
Kosten des Verfahrens einschließlich der den Beteiligten erwachsenen Kosten,
soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte
notwendig waren, einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies
der Billigkeit entspricht.
- 29 -
Für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bedarf es stets besonderer
Umstände. Solche von der Norm abweichenden Umstände liegen hier vor. Da die
Streitmarke – wie dargelegt – bösgläubig angemeldet worden ist, entspricht es der
Billigkeit, der Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin die Kosten des Verfahrens
aufzuerlegen (vgl. Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 71
Rn. 19).
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur
statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft
Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt
war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht
der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften
über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof
zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt
einzulegen.
Dr. Mittenberger-Huber Akintche Posselt


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