29 W (pat) 114/02  - 29. Senat (Marken)

BUNDESPATENTGERICHT 29 W (pat) 114/02 _______________ (Aktenzeichen) B e s c h l u s s In der Beschwerdesache … BPatG 152 10.99 - 2 - … betreffend die angegriffene Marke 399 07 915 hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. Januar 2003 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Voit und der Richterin k. A. Fink beschlossen: Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Marke-namtes vom 22. März 2002 in Punkt 2 des Tenors aufgehoben. G r ü n d e I. Gegen die für die Dienstleistungen "Telekommunikation; Ausbildung; Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten; elektronische Berichterstattung" am 15. April 1999 eingetragene Bildmarke - 3 - ist am 7. Juli 1999 Widerspruch erhoben worden aus der rangälteren, am 12. März 1996 eingetragenen Bildmarke 395 38 265 , eingetragen für "Mit Daten bespielte und leere Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten, Daten- und Musik-CDs, Videos, mit Programmen - 4 - und Daten versehene Datenträger aller Art; Druckereierzeugnisse; Sammeln und Liefern von Nachrichten, Faxservice; Kartenvorver-kauf für Veranstaltungen aller Art, Schreibservice; Druckservice, Einscannen von Bildern und Texten, Errichten und Betreiben von Datenbanken aller Art, Zugangsverschaffung zu nationalen und internationalen Datennetzen, Richten und Betreiben eines Archivs für Software". Mit Beschluss vom 22. März 2002 hat die Markenstelle für Klasse 38 des Deut-schen Patent- und Markenamtes, besetzt mit einem Beamten des höheren Dien-stes, den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, die Ver-gleichszeichen seien ausschließlich in ihrer konkreten, in das Register eingetrage-nen (graphischen) Gestaltung schutzfähig, so dass der Schutz auch auf die ein-getragene Form beschränkt sei. Zudem sei das Widerspruchszeichen als Ge-samtbegriff ausgestaltet, so dass ein Herauslösen des Wortbestandteils der ange-griffenen Marke fern liege. Nachdem zwischen den Vergleichszeichen in der gra-phischen Gestaltung keine Ähnlichkeit bestehe, sei insgesamt eine Verwechs-lungsgefahr ausgeschlossen. Infolge der klaren Schutzunfähigkeit des Wortes "News" und der sich daraus ergebenden Beschränkung des Schutzumfangs der Vergleichszeichen auf die konkret eingetragene Form sei die Einlegung des Wi-derspruchs und der damit verbundene Versuch, ein Verbietungsrecht über diesen eingeschränkten Schutzumfang hinaus geltend zu machen, rechtsmissbräuchlich, so dass es vorliegend der Billigkeit entspreche, der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Dementsprechend legte die Markenstelle der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens auf. Die Widersprechende hat Beschwerde, beschränkt auf die Kostenauferlegung, eingelegt und ausgeführt, es sei im Regelfall davon auszugehen, dass jeder der Beteiligten seine Kosten selbst trage, unabhängig vom Verfahrensausgang. Für - 5 - eine Abweichung von diesem Regelfall müssten deshalb besondere Vorausset-zungen vorliegen, die hier nicht gegeben seien. Durch die Anmeldung der ange-griffenen Marke habe die Anmelderin zu erkennen gegeben, diesen Begriff für sich alleine monopolisieren zu wollen. Da das deutsche Recht einem Dritten nicht die Möglichkeit eröffne, derartige Einwendungen im Eintragungsverfahren geltend zu machen, habe daher Widerspruch eingelegt werden müssen. Zudem habe sich seit dem Zeitpunkt der Widerspruchseinlegung die Rechtsprechung hinsichtlich der Verwechslungsgefahr geändert, so dass eine möglicherweise erfolgte Ände-rung der Rechtsprechung nicht zu einer Bejahung besonderer Umstände führen könne, die eine einseitige Auferlegung der Kosten rechtfertige. Die Widersprechende beantragt (sinngemäß), den Beschluss der Markenstelle hinsichtlich der Kostenentschei-dung aufzuheben. Die Markeninhaberin hält die Entscheidung der Markenstelle für richtig und trägt vor, die Widersprechende hätte ihren Widerspruch zu einem früheren Zeitpunkt zurücknehmen können. II. Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet. Es entspricht im vorliegenden Fall nicht der Billigkeit, der Widersprechenden die Kosten des Ver-fahrens aufzuerlegen. Auszugehen ist von dem Grundsatz, dass im markenrechtlichen Widerspruchs-verfahren prinzipiell jeder Verfahrensbeteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt, § 63 Absatz 1 Satz 2 MarkenG. Eine Abweichung von diesem Grundsatz ist gemäß § 63 Absatz 1 Satz 2 MarkenG nur dann angebracht, wenn Billigkeitsge-- 6 - sichtspunkte es unvertretbar erscheinen lassen, dass die obsiegende Partei durch das Verfahren mit Kosten belastet wird. Solche Billigkeitsgesichtspunkte liegen insbesondere dann vor, wenn ein Verhalten eines Verfahrensbeteiligten feststell-bar ist, das mit der prozessualen Sorgfaltspflicht nicht vereinbart werden kann. Davon wäre etwa auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach aner-kannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aus-sicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versuchen würde. Solche Gesichtspunkte hat die Markenstelle darin gesehen, dass die jüngere Marke ebenso wie die Widerspruchsmarke lediglich in der konkreten graphischen Ausgestaltung schutzfähig seien und Verbietungsrechte daher nur daraus resultie-ren könnten, da die den beiderseitigen Zeichen zugrunde liegenden Wortfolgen als solche von vornherein schutzunfähig gewesen seien. Im vorliegenden Fall ist die Markenstelle zu Unrecht vom Vorliegen einer solchen, vom Grundtatbestand abweichenden Lage, ausgegangen. Der Umstand, dass vorliegend eine Verwechslungsgefahr zu verneinen war, rechtfertigt noch keine Kostenauferlegung, weil sich hierin lediglich das in jedem markenrechtlichen Wi-derspruchsverfahren angelegte Risiko realisiert hat. Zwar handelt es sich bei der Frage, ob und in welchem Umfang Kosten auferlegt werden, um eine Ermessensentscheidung, so dass gerichtlich nur überprüfbar ist, ob die Markenstelle die Voraussetzungen für die Ausübung dieses Ermessens und seine Grenzen eingehalten und von diesem Ermessensspielraum in einer dem Zweck der Ermächtigung entsprechenden Weise Gebrauch gemacht hat (vgl dazu Kopp/Schenke, VwGO, 12. Aufl, § 114 Rdn 7 ff; BPatGE 34, 99). Aber auch bei Zugrundelegung dieses Maßstabs hält sich die Kostenentscheidung der Markenstelle insoweit nicht in den Grenzen dieses Ermessensspielraums, da die Markenstelle im Rahmen der Prüfung grundsätzlich von der Schutzfähigkeit - 7 - der älteren Marke auszugehen hatte. Die Übereinstimmung beider Marken in dem Wortbestandteil "News" ist vorliegend nicht von der Hand zu weisen, zumal der Grundsatz gilt, dass beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen der Verkehr in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform besondere Beachtung schenkt (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 194). Denn auch wenn im Allgemeinen schutzunfähige Bestandteile zur Prü-fung der Verwechslungsgefahr nicht heranzuziehen sind (vgl. Althammer/Ströbele aaO, § 9 Rdn 160), ist hier doch auch der eher geringe Schutzumfang der ange-griffenen Marke zusammen mit einer – der Registerlage nach – weitgehenden Wa-ren- beziehungsweise Dienstleistungsidentität oder –ähnlichkeit zu berücksichti-gen. In der Gesamtschau ist daher nicht von einer Konstellation auszugehen, in der ein Verfolgen des Widerspruchs einen so eklatanten Verstoß gegen die pro-zessuale Sorgfaltspflicht darstellt, der eine Abweichung rechtfertigte. Die Rechts-verfolgung der Widersprechenden mag zwar von Anfang an nicht besonders er-folgversprechend gewesen sein, andererseits kann sie aber auch nicht als völlig aussichtslos oder gar als rechtsmissbräuchlich angesehen werden, weshalb kein Anlass besteht, vom Grundsatz des § 63 Abs 1 MarkenG abzuweichen. Demgemäß scheidet auch eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfah-rens aus; vielmehr verbleibt es insoweit bei der gesetzlichen Kostenverteilung nach MarkenG § 71 Abs 1 Satz 2. Grabrucker Voit Fink br/Na

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