ECLI:DE:BPatG:2023:090123B29Wpat16.22.0
BUNDESPATENTGERICHT
29 W (pat) 16/22
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(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
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betreffend die Marke 30 2019 107 481
(hier: Antrag auf Kostenauferlegung)
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
9. Januar 2023 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die
Richterin Seyfarth und den Richter Posselt
beschlossen:
Der Antrag der Beschwerdegegnerin, der Beschwerdeführerin die
Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Die am 6. Juni 2019 angemeldete Wortmarke
ENERGIM
ist am 3. Juli 2019 für die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen in
das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister
eingetragen worden:
Klasse 35: Vermittlung von Verträgen für Dritte; Vermittlung von
Verträgen für Dritte über die Erbringung von
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Dienstleistungen; Vermittlung von Verträgen in Bezug
auf Energieversorgung; Abrechnungsdienste für
Energielieferanten; Verleih, Vermietung und
Verpachtung von Gegenständen in Zusammenhang mit
der Erbringung der vorgenannten Dienstleistungen;
Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte
Dienstleistungen
Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 2. August 2019.
Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdeführerin am
15. Oktober 2019 Widerspruch aus der Wortmarke 30 2011 040 483
energis
erhoben, die neben Waren und Dienstleistungen der Klassen 4, 7, 9, 11, 12, 36, 37,
39, 40 ,41, 42, 43, 44 und 45 für Dienstleistungen der
Klasse 35: Werbung; Marketing (Absatzforschung); betriebswirtschaftliche
und/oder organisatorische Beratung auf dem Gebiet der
Werbung und des Marketings; Herausgabe von Werbetexten;
Erteilung von Auskünften (Information) und Beratung für
Verbraucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten
[Verbraucherberatung]; Verfassen von Werbetexten;
Geschäftsführung; Organisation und Durchführung von Messen
und Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke;
Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen;
Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Vorführen von
Waren für Werbezwecke; Anzeigenwerbung in Illustrierten und
Fachzeitschriften sowie Tageszeitungen; Rundfunk-, Internet-,
Telefon- und Fernsehwerbung; Bandenwerbung in Stadien;
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Außenwerbung; Telefonantwortdienst für abwesende
Teilnehmer; Büroarbeiten; Organisation von Messen und
Ausstellungen für wirtschaftliche Zwecke im Bereich
Unternehmensverwaltung; Unternehmens- und
Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten im
Bereich Kommunikationstechnik und im Energiebereich;
Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich organisatorische
Vorbereitung von Bauvorhaben; betriebswirtschaftliche
Dienstleistungen für Dritte zur Beschaffung von Energie und
Brennstoffen mittels Leitungsnetzen, mittels Rohrleitungen,
auch mittels Dienstleistungsverträgen für andere Unternehmen;
betriebswirtschaftliche Beratung Dritter auf dem Gebiet der
Erzeugung, Beschaffung, des Transportes und der Nutzung
von Energie und Wasser; betriebswirtschaftliche Beratung zur
Optimierung von Wärmeerzeugungsanlagen;
Marketingdienstleistungen, insbesondere Vermarktung für die
durch Abfallbeseitigung, Abwasserbehandlung,
Altlastensicherung und -sanierung, insbesondere durch
Verwertung und Beseitigung von Abfällen gewonnenen Stoffe;
kaufmännische Geschäfts- und Betriebsführung für Dritte,
insbesondere in den Bereichen Energie, Gas, Wasser und
Abwasser; kaufmännische Geschäfts- und Betriebsführung für
Dritte, insbesondere von Wärmeerzeugungsanlagen;
Heizkostenabrechnung (Verbrauchsabrechnung) für Dritte;
Lohn- und Gehaltsabrechnung; unternehmensverwalterische
Dienstleistungen sowie betriebswirtschaftliche Dienstleist-
ungen zur Organisation des Zugriffs auf Rohrleitungsnetze
Dritter (verwaltungstechnische Dienstleistung); Durchführung
von kaufmännischen Dienstleistungen, insbesondere
Abrechnung von Energielieferungen für Dritte; Annahme,
Bearbeitung und Abwicklung von Bestellungen auf dem Gebiet
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der Energieversorgung; Aufstellung von Kosten-Preis-Analysen
auf dem Gebiet der Energiebeschaffung und
Energieversorgung; Erstellen von Statistiken auf dem Gebiet
der Energiebeschaffung und Energieversorgung;
Beschaffungsdienstleistungen für Dritte (Erwerb von Waren
und Dienstleistungen für andere Unternehmen) auf dem Gebiet
der Energiebeschaffung und Energieversorgung; Vermittlung
von Handelsgeschäften und Verträgen für Dritte auf dem Gebiet
der Energiebeschaffung und Versorgung, insbesondere
Vermittlung und Abschluss von Verträgen über
Transportkapazitäten, Transportdienstleistungen mittels
Leitungsnetzen, Speicherkapazitäten und Gasstrukturierungs-
dienstleistungen, auch im Rahmen von E-Commerce für Dritte;
Geschäftsführung für Dritte von Anlagen, die der Erzeugung,
Fortleitung oder Abgabe von elektrischer und/oder thermischer
Energie, Gas oder Wasser dienen; Vermittlung von Verträgen
über die Bereitstellung oder Inanspruchnahme von Transport-
rechten in Rohrleitungsnetzen.
geschützt ist.
Die Widersprechende hat bei Erhebung des Widerspruchs am 15. Oktober 2019 auf
dem amtlichen Formblatt W7202.1 ausdrücklich angegeben, dass der Widerspruch
nur auf die Dienstleistungen der Klasse 35 gestützt werde, und als weitere Anlage
ein Verzeichnis der für diese Klasse eingetragenen Dienstleistungen beigefügt. In
der Widerspruchsbegründung vom 6. Januar 2020, die beim DPMA per Telefax am
selben Tag eingegangen ist, hat sie den Widerspruch hingegen auf alle Waren und
Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gestützt. Die Inhaberin der angegriffenen
Marke hat mit Schriftsatz vom 14. Januar 2020 die Einrede der Nichtbenutzung
erhoben.
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Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und
Markenamts (DPMA) vom 30. November 2020 wurde der Widerspruch und der
Kostenantrag der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückgewiesen. Mit weiterem
Beschluss vom 25. November 2021 wurde die Erinnerung zurückgewiesen. Auf die
nachträgliche Erweiterung des Widerspruchs ist die Markenstelle nicht
eingegangen.
In der Sache hat sie festgestellt, die sich gegenüberstehenden Marken unterlägen
keiner Verwechslungsgefahr, so dass kein Löschungsgrund gemäß §§ 42 Abs. 1, 2
Nr. 1 i. V. m. 9 Abs. 1 MarkenG bestehe. Die von der Inhaberin der angegriffenen
Marke bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarke sei lediglich für die
Dienstleistung „Lieferung von Strom“ in Klasse 39 ausreichend glaubhaft gemacht.
Daher seien im Wege der erweiterten Minimallösung einzelne Dienstleistungen der
Klasse 39 dem Vergleich der Waren und Dienstleistungen zugrunde zu legen. Die
Dienstleistungen der angegriffenen Marke seien weder zu den in Klasse 39
festgestellten noch zu allen anderen Dienstleistungen der Widerspruchsmarke
ähnlich. Somit sei sogar im Falle klanglich und schriftbildlich ähnlicher Marken - wie
hier - aufgrund der fehlenden Dienstleistungsähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr
zu verneinen, zumal der angesprochene Verkehr angesichts des beschreibenden
Anklangs des Wortbestandteils „energi“ die Marken besonders aufmerksam
wahrnehmen und auch die hier vorliegenden geringen Unterschiede bemerken
werde.
Der Erinnerungsbeschluss ist der Widersprechenden gegen Empfangsbekenntnis
am 2. Dezember 2021 zugestellt worden. Gegen diesen und den Erstbeschluss des
DPMA hat sich ursprünglich die Beschwerde der Widersprechenden gerichtet, die
sie wie folgt begründet hatte:
Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke ENERGIM in Klasse 35 wiesen einen
eindeutigen Bezug zur Energieversorgung auf. Die Widerspruchsmarke werde
unstreitig im Bereich der Energieversorgung benutzt und sei für entsprechende
Dienstleistungen eingetragen. Es lasse sich nicht ausschließen, dass die von der
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jüngeren Marke umfassten Dienstleistungen auch die Vermittlung von
Energielieferverträgen zwischen Verbrauchern und Energielieferanten umfassten.
In einem parallelen Widerspruchsverfahren gegen die Wort-/Bildmarke ENERGIM
habe die Markenstelle für Klasse 35 festgestellt, dass hinsichtlich der
„Dienstleistungen zur Energieversorgung, ..." auf Seiten der Widerspruchsmarke
eine enge, zumindest aber eine durchschnittliche markenrechtliche
Dienstleistungsähnlichkeit im Verhältnis zu den angegriffenen Dienstleistungen
rund um die Vermittlung von Verträgen über die Erbringung von Dienstleistungen,
insbesondere in Bezug auf Energieversorgung, vorliege. Die auf der Feststellung
einer fehlenden Dienstleistungsähnlichkeit beruhende Entscheidung des DPMA sei
daher aufzuheben und aufgrund des Bestehens einer mindestens
durchschnittlichen Dienstleistungs- und Markenähnlichkeit Verwechslungsgefahr
festzustellen.
Der Senat hat mit Schreiben vom 21. April 2022 seine vorläufige Rechtsauffassung
dargelegt, wonach die Erweiterung des Widerspruchs unzulässig und daher
unbeachtlich sei. Sofern Benutzungsunterlagen für Dienstleistungen der Klasse 35
eingereicht würden, käme eine Zurückverweisung an das DPMA in Betracht.
Daraufhin hat die Beschwerdeführerin die Rücknahme des Widerspruchs mittels
Fax vom 13. Juni 2022 gegenüber dem DPMA erklärt.
Die Beschwerdegegnerin hält ihren mit Schreiben vom 4. Mai 2022 gestellten
Kostenantrag weiterhin aufrecht und beantragt,
der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,
den Antrag auf Kostenauferlegung zurückzuweisen.
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Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
1. Die zulässige, insbesondere nach § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und gem. § 66
Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde hat sich durch die Rücknahme
des Widerspruchs vom 13. Juni 2022 erledigt. Dieser konnte gegenüber dem DPMA
wirksam per Fax zurückgenommen werden. Die gem. § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m.
§§ 130a, 130d ZPO geltenden Vorschriften über die Nutzung des besonderen
elektronischen Anwaltspostfachs (beA) durch Rechtsanwälte sowie das zusätzliche
Signaturerfordernis gem. § 2 Abs. 2a BGH/BPatGERVV beim Bundespatentgericht
für alle elektronischen Dokumente – unabhängig vom jeweiligen Übermittlungsweg
– haben für das DPMA keine Geltung.
2. Der zulässige Kostenantrag der Beschwerdegegnerin ist unbegründet.
a. Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen
Kosten des Beschwerdeverfahrens selbst, soweit eine Bestimmung über die Kosten
nicht getroffen wird. Dies gilt gemäß § 71 Abs. 4 MarkenG auch im Fall der
Rücknahme des Widerspruchs. Eine Kostenentscheidung zulasten eines
Beteiligten setzt voraus, dass die Kostentragung der Billigkeit entspricht. Das
Gesetz knüpft damit die Kostenerstattung nicht generell an den Ausgang des
Verfahrens an, sondern sieht eine Kostenerstattung nur in den Fällen vor, in denen
die Anwendung des Grundsatzes, dass die Beteiligten ihre Kosten unabhängig vom
Ausgang des Verfahrens selbst tragen, wegen besonderer Umstände unbillig
erscheint. Solche besonderen Umstände liegen in der Regel nur bei Einlegung
offensichtlich aussichtsloser oder rechtsmissbräuchlicher Beschwerden oder bei
Verstößen gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht vor. Die Sorgfaltspflicht ist
verletzt, wenn das Verhalten eines Verfahrensbeteiligten nicht mehr mit der bei der
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Wahrnehmung von Rechten zu fordernden prozessualen Sorgfalt vereinbar ist. Dies
kann dann der Fall sein, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten
Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht aus
Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen
des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. BGH GRUR 1996, 399 Rn. 44 –
Schutzverkleidung; Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage,
§ 71 Rn. 13; Ingerl/ Rohnke, Markengesetz, 3. Auflage, § 71 Rn 17). Derartige
Umstände liegen hier nicht vor.
b. Die Einlegung der Beschwerde rechtfertigt eine Billigkeitsentscheidung zu Lasten
der Beschwerdeführerin nicht. Die Beschwerdegegnerin hat keine Tatsachen
vorgetragen, die nahelegten, die Beschwerdeführerin habe die Beschwerde
maßgeblich aus sachfremden Erwägungen eingelegt. Vielmehr bestand ein
durchaus legitimes Bedürfnis der Beschwerdeführerin, die Zurückweisung des
Widerspruchs prüfen zu lassen. Wie aus dem Senatshinweis vom 21. April 2022
hervorging, hatte die Beschwerde nach vorläufiger Einschätzung durch den Senat
zwar nur sehr geringe Aussicht auf Erfolg. Jedoch konnte ihr die Erfolgsaussicht
nicht von vornherein völlig abgesprochen werden.
c. Die Beschwerdeführerin hat durch die Rücknahme des Widerspruchs nicht gegen
prozessuale Sorgfaltspflichten verstoßen. Diese diente im Gegenteil dazu, die
Kosten des Verfahrens gering zu halten, indem weitere Schriftwechsel und ggf. die
Durchführung einer mündlichen Verhandlung und dadurch entstehende
Reisekosten vermieden worden sind. Zudem gibt das Gesetz dem
Beschwerdeführer die Möglichkeit, die Beschwerde bis zum Erlass der
Beschwerdeentscheidung auch ohne Zustimmung des Gegners zurückzunehmen.
Gleiches gilt für die Rücknahme des Widerspruchs.
d. Im Widerspruchsverfahren kommt eine Kostenauferlegung auch dann in
Betracht, wenn eine Verwechslungsgefahr nach anerkannten
Beurteilungsgrundsätzen offensichtlich nicht gegeben ist, u. a. bei ersichtlich
fehlender Ähnlichkeit der Marken oder der Waren/Dienstleistungen (vgl. auch Knoll
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in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 15 ff.). Angesichts des identischen
Beginns der sich gegenüberstehenden Marken war nicht von einer offensichtlichen
Unähnlichkeit der Zeichen auszugehen.
Die fehlende Ähnlichkeit der Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zu denen der
angegriffenen Marke in Klasse 35 war ebenfalls nicht offensichtlich. Die
Beschwerdeführerin hat auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede hin den
Widerspruch nicht ohne ernsthaften Versuch der Glaubhaftmachung der Benutzung
weiterverfolgt (vgl. auch Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 22 ff),
sondern hierzu Dokumente vorgelegt. Sie hat in ihrer Beschwerdebegründung
zudem darauf hingewiesen, dass aus ihrer Sicht auch die Benutzung für
Dienstleistungen der Klasse 35 belegt sei. Da die Markenstelle eine ausreichende
Benutzung für einzelne Dienstleistungen der Klasse 39 bejaht hat, war für die
Widersprechende zudem nicht offensichtlich, dass die bisher vorgelegten
Unterlagen für einen Benutzungsnachweis nicht ausreichend sein könnten. Dies
auch deshalb, da weder die Parteien noch die Markenstelle sich der ursprünglichen
Beschränkung des Widerspruchs auf die Dienstleistungen der Klasse 35 bewusst
waren.
Dementsprechend war der Kostenantrag der Beschwerdegegnerin
zurückzuweisen.
Dr. Mittenberger-Huber Seyfarth Posselt
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