29 W (pat) 17/20  - 29. Senat (Marken)

ECLI:DE:BPatG:2022:300322B29Wpat17.20.0
BUNDESPATENTGERICHT
29 W (pat) 17/20
_______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Markenanmeldung 30 2018 030 506.3
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
30. März 2022 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die
Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth
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beschlossen:
1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen
Patent- und Markenamtes vom 22. Juli 2019 und vom
8. November 2019 werden aufgehoben.
2. Das Verfahren wird zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung an
das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
G r ü n d e
I.
Die Bezeichnung
EUROBIKE
ist am 20. Dezember 2018 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen
Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister für zahlreiche Waren und
Dienstleistungen der Klassen 16, 25, 35, 38, 41, 42 und 43 angemeldet worden.
Mit Beschlüssen vom 22. Juli 2019 und vom 8. November 2019, letzterer ergangen
im Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA die
Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 37
Abs. 1, 5 MarkenG teilweise zurückgewiesen.
Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, das angemeldete Wortzeichen
„EUROBIKE“, das sich teils an ein allgemeines, teils an ein unternehmerisches
Publikum wende, erschöpfe sich in unmittelbar beschreibenden Sachhinweisen zu
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Thematik und Gegenstand der jeweiligen Waren und Dienstleistungen. Das Präfix
„Euro“ sei ein geläufiges Kürzel für „europäisch“, „Europa“, „Europa betreffend“ und
werde im Zusammenhang mit der Kennzeichnung von Produkten üblicherweise im
Sinne von „in Europa hergestellt“ oder „den europäischen Normen entsprechend“
verstanden. Zusammen mit dem Wort „bike“, das englische, inzwischen auch zum
deutschen Wortschatz gehörende Wort für „Zweirad“, „Fahrrad“, „Motorrad“, ergebe
sich ohne weiteres die Bedeutung „in Europa hergestellte, den europäischen
Normen und Standards entsprechende bzw. für den europäischen Markt bestimmte
Zweiräder“. Das Zeichen sei sprachregelgerecht gebildet und reihe sich in vergleich-
bar gebildete Verknüpfungen aus beschreibenden Begriffen mit dem diesen voran--
gestellten Wortbildungselement „Euro“, wie z. B. „Euro-Bierflasche, Euro-Super,
Euro-Laster, Euro-Palette, Euro-Stecker, Eurobag, Eurocard, Euroscheck, Euro-
beamer“ usw. ein. Trotz der Verwendung des (ursprünglichen) Anglizismus und der
durchgehenden Verwendung von Großbuchstaben werde das Zeichen im gegebe-
nen Sachzusammenhang daher von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne
weiteres verstanden, wozu es keiner gedanklichen Zwischenschritte bedürfe. Die in
Klasse 16 beanspruchten Waren könnten sich jeweils thematisch mit in oder für
Europa hergestellten bzw. den europäischen Normen entsprechenden Zweirädern
befassen. Die in der Klasse 41 angemeldeten Dienstleistungen würden mit
„EUROBIKE“ dahingehend beschrieben, dass sie sich auf in oder für Europa
hergestellte oder den europäischen Normen entsprechende Zweiräder beziehen
würden bzw. auf Werke oder Veranstaltungen zu dieser Thematik gerichtet seien.
Auch bei den messe- und ausstellungsbezogenen Dienstleistungen der Klasse 35
könne es sich um solche handeln, die sich mit Informationen und Trends rund um
entsprechende Zweiräder befassen. Dieses Verkehrsverständnis werde auch
dadurch gefördert, dass es bereits spezifische Fachmessen der betreffenden Bran-
chen gebe. Auch die werbe- und marketingbezogenen Dienstleistungen der
Klasse 35 könnten sich branchenbezogen auf Zweiräder aus oder für Europa be-
ziehen. Gleiches gelte für einen Großteil der in Klasse 38 beanspruchten Dienstlei-
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stungen, soweit sie einen themenbezogenen Inhalt haben können, für den Oberbe-
griff „Telekommunikation“ sowie für die Dienstleistung „Konstruktionsplanung“ der
Klasse 42.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.
Sie macht geltend, relevante Teile der angesprochenen Verkehrskreise würden
dem Begriff „EUROBIKE“ keinen oder nur einen unbestimmten Bedeutungsgehalt
zusprechen. Zum einen handele es sich bei dem Wort „EUROBIKE“ nicht um eine
deutschsprachige Bezeichnung. Bei zeichenmäßig verwendeten fremdsprachigen
Angaben werde der Verkehr ohne analysierende Deutung eher an einen Herkunfts-
hinweis denken. Zum anderen sei „EURO“ in erster Linie die Währungsbezeichnung
für die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion, während sich die Bedeutung
„aus Europa stammend, Europa betreffend, nach europäischen Normen geprüft“
nicht unmittelbar herleiten lasse. Der Gesamtbegriff „EUROBIKE“ sei weder im
Duden verzeichnet noch im Englischen lexikalisch nachweisbar und erweise sich
als nicht sinnstiftend. Die von der Markenstelle dargelegte Bedeutung könne erst in
mehreren gedanklichen Schritten nachvollzogen werden. Dem Zeichen sei weder
eine unmittelbare Sachaussage zu entnehmen noch handele es sich um eine
gebräuchliche Wortkombination. Einen Produktbezug gebe es allenfalls durch die
isolierte Verwendung der englischen Vokabel „bike“ für „Fahrrad“. Aus der Kombina-
tion von „Euro“ und „bike“ werde der angesprochene Verbraucher jedoch keine un-
mittelbare Verbindung zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen herstel-
len. Schließlich ergebe sich ein Eintragungsanspruch nach § 8 Abs. 3 MarkenG, da
sich das Zeichen infolge langjähriger Benutzung für die angemeldeten Waren und
Dienstleistungen in den beteiligten Verkehrskreisen als Marke durchgesetzt habe.
„EUROBIKE“ stehe für die weltweit größte Messeveranstaltung, die seit 30 Jahren
von der Beschwerdeführerin durchgeführt werde.
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Mit Hinweis vom 4. September 2020 hat der Senat seine vorläufige Einschätzung,
wonach das angemeldete Zeichen nicht unterscheidungskräftig sein dürfte, mitge-
teilt und auf die für ein Verkehrsdurchsetzungsverfahren erforderliche Glaubhaft-
machung hingewiesen. Mit Schriftsatz vom 6. Mai 2021 hat die Beschwerdeführerin
unter Vorlage diverser Unterlagen zur Verkehrsdurchsetzung des angemeldeten
Zeichens vorgetragen. „Die Eurobike“ sei eine Fahrradmesse, die seit 1991 als
Fachmesse, seit 2017 auch als Besuchermesse jährlich stattfinde. Es handele sich
um die größte Fahrradmesse weltweit. Im Jahr 2016 habe die Besucherzahl 77.100
und die Zahl der Aussteller 1400 betragen. 2019 verzeichnete die Messe 1566
Aussteller aus 16 Ländern, 39.834 Fachbesucher, 21.240 Publikumsbesucher und
eine Ausstellungsfläche von 100.000 Quadratmetern. Unter dem Zeichen
„EUROBIKE“ würden noch weitere Messen veranstaltet, wie die „VELO Berlin“, die
„EUROBICO – Order & Preview Show“ oder die „ASEANBIKE powered by
Eurobike“ in Bangkok, deren Name für die Beschwerdeführerin in Deutschland und
Thailand als Wort-/Bildmarke eingetragen worden sei.
Flankierend zur Messeveranstaltung würden unter der Bezeichnung „EUROBIKE“
außerdem weitere Medienveranstaltungen durchgeführt. So werde seit 2005 jähr-
lich der „EUROBIKE AWARD“, der zu den international wichtigsten Auszeichnungen
für Produktneuheiten und zukunftsweisende Innovationen in der Fahrrad- und
Mobilitätsbranche zähle, verliehen. Im September 2010 sei der „EUROBIKE
TRAVEL-TALK“, ein Informationstool über die aktuellen Entwicklungen im Bereich
Fahrrad und Tourismus, eingerichtet worden. Ferner gebe es den „EUROBIKE
Start-Up Award“ für junge Unternehmer, das Digital-Format „EUROBIKES
INSIGHTS“ sowie die „EUROBOKE Media Days“ und „EUROBIKE Urban Mobility
Media Days“. Der Marktanteil der Messe „EUROBIKE“ in Deutschland liege weit
über 60 %. Der Umsatz im Jahr 2019 habe mindestens … Millionen Euro betra-
gen. Zur Bekräftigung dieser Aussagen legt die Beschwerdeführerin zahlreiche
Unterlagen (Anlagen B1 bis B32) vor, darunter Presseberichte, Grafiken, Internet-
auszüge, Messeberichte etc..
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Mit Hinweis vom 13. August 2021 hat der Senat die Beschwerdeführerin darauf
hingewiesen, dass die zur Glaubhaftmachung vorgelegten Unterlagen Angaben für
eine Anfangsglaubhaftmachung nur in Bezug auf die Dienstleistungen „Organisa-
tion und Veranstaltung von Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke, auch im
Internet und sonstigen elektronischen Medien; Organisation und Veranstaltung von
Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke, auch im Internet und sonstigen
elektronischen Medien“ enthielten. Der Senat hat daher eine Einschränkung des
Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses angeregt und mitgeteilt, dass er beab-
sichtige, das Verfahren nach Vorlage weiterer Unterlagen durch die Beschwerde-
führerin an das Deutsche Patent- und Markenamt zur Durchführung eines Verkehrs-
durchsetzungsverfahrens zurückzuverweisen.
Mit Schriftsatz vom 11. Oktober 2021 hat die Beschwerdeführerin die Einschrän-
kung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses erklärt. Sie beansprucht nun-
mehr – im beschwerdegegenständlichen Umfang - noch folgende Dienstleistungen:
„Klasse 35: „Organisation und Veranstaltung von Messen für wirtschaftliche und
Werbezwecke auch im Internet und sonstigen elektronischen Medien; Organisation
und Veranstaltung von Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke auch im
Internet und sonstigen elektronischen Medien“. Für die Verkehrsdurchsetzung in
Bezug auf diese Dienstleistungen legt die Beschwerdeführerin weitere Unterlagen
zur Glaubhaftmachung vor, darunter eine eidesstattliche Versicherung vom
11.10.2021 des Herrn M…, Mitglied der Geschäftsleitung der M…
GmbH und Leiter der Abteilung für Marketing und Werbung (Bl. 205
d. A.), eine Aufstellung der Umsatzerlöse für die Jahre 2002 bis 2021 (Bl. 190 d. A.),
eine Aufstellung der Werbekosten von 2002 bis 2021 (Bl. 191 d. A.) sowie weitere
Presseberichte, Messejournals, Statistikdaten zu Ausstellerfläche, Aussteller- und
Besucherzahlen. Zur Aufstellung der Werbekosten werden außerdem jeweils eine
eidesstattliche Versicherung vom 11.10.2021 der Frau B… und des Herrn
R… von der Agentur B1… vorgelegt.
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Bei der „EUROBIKE“ handele es sich um eine reine Fahrradmesse, die in erster
Linie ausschließlich auf den Fachhandel ausgerichtet sei. Es sei die erste und bis-
lang einzige reine Fahrradmesse in Deutschland, mit großer internationaler Beteili-
gung. Aufgrund der überragenden Bedeutung der Messe „EUROBIKE“ sei die M…
seit 1994 Mitglied des Weltverbands UFI – „Union des Foires
Internationales“, was die besondere Bedeutung der „EUROBIKE“ unterstreiche.
Diese Auszeichnung sei für die Annahme der Verkehrsdurchsetzung erheblich, da
sie nach höchstrichterlicher Rechtsprechung geeignet sei, die Aufmerksamkeit des
Verkehrs zu erwecken bzw. zu verstärken. Bei der Benennung des Zeichens
„EUROBIKE“ erkenne der angesprochene Verkehr, dass es sich hierbei um die inter
nationale Fahrradmesse des Unternehmens M… GmbH handele,
also um die Dienstleistungen „Organisation und Durchführung von Messen für wirt-
schaftliche und Werbezwecke“ (im Fahrradbereich), und dass diese aus dem Unter-
nehmen der Beschwerdeführerin stammten.
Die Beschwerdeführerin beantragt zuletzt sinngemäß,
die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 22. Juli 2019 und vom 8. November
2019 aufzuheben, soweit das angemeldete Wortzeichen für die
Dienstleistungen „Organisation und Veranstaltung von Messen für
wirtschaftliche und Werbezwecke auch im Internet und sonstigen
elektronischen Medien; Organisation und Veranstaltung von Aus-
stellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke auch im Internet
und sonstigen elektronischen Medien“ zurückgewiesen worden ist.
Auf entsprechenden Umschreibungsantrag vom 21. Oktober 2021 ist der mitgeteilte
Rechtsübergang des durch die Anmeldung begründeten Rechts gemäß §§ 31, 27
MarkenG von der ursprünglichen Anmelderin auf die neue Anmelderin vom DPMA
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nach § 34 Abs. 1 MarkenV in den Akten der Anmeldung vermerkt worden. Die
Rechtsnachfolgerin hat das Verfahren übernommen.
Zur Ergänzung des Tatbestands wird auf die Hinweise des Senats vom 28.
September 2020 und vom 13. August 2021 sowie auf den übrigen Akteninhalt
Bezug genommen.
II.
Auf die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde waren die angegriffenen
Beschlüsse aufzuheben und das Verfahren zur Durchführung eines Verkehrsdurch-
setzungsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen
(§§ 8 Abs. 3, 70 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG).
I. Die Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung entbindet den Senat nicht von
der Pflicht, zunächst die Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung auf die hier
in Betracht kommenden Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG
zu überprüfen (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage,
§ 8 Rn. 668). Der Eintragung des Anmeldezeichens steht, wie bereits die Marken-
stelle zu Recht festgestellt hat, in Bezug auf die zuletzt noch beschwerdegegen-
ständlichen Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungs-
kraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.
1. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben sich die Vorschriften des Marken
gesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des
Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht (BGH GRUR
2020, 411 Rn. 8 - #darferdas? II). Die Eintragungshindernisse der fehlenden Unter-
scheidungskraft aus Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und des Freihaltebedürfnisses aus Art. 3
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Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95/EG (MarkenRL a. F.) finden sich nun in Art. 4
Abs. 1 Buchst. b und c der Richtlinie (EU) 2015/2436 (MarkenRL) und werden unver
ändert umgesetzt durch § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG.
2. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer
Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel
aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als
von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren/
Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH
GRUR 2015, 1198 Rn. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2020, 411
Rn. 10 – #darferdas? II; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke;
GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin,
die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu
gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch
Technik]; BGH a. a. O. – #darferdas? II; a. a. O. – OUI). Da allein das Fehlen jegli-
cher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger
Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft
genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-
Marke). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes
Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es
ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen
(EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rn. 15 – Pippi-
Langstrumpf-Marke).
Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmelde-
zeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind
einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die
Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrneh-
mung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen
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und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstlei-
stungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen
Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).
Ein Zeichen besitzt dann keine Unterscheidungskraft, wenn der angesprochene
Verkehr ihm lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsin-
halt zuordnet (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 Nr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012,
270 Rn. 11 - Link economy) oder wenn es aus gebräuchlichen Wörtern oder
Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache besteht,
die – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur
als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH
a. a. O. Rn. 12 - OUI; a. a. O. Rn. 21 - Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen
keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen,
welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar
betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird
(vgl. BGH a. a. O. Rn. 12 - DüsseldorfCongress).
Nach diesen Grundsätzen ist die Unterscheidungskraft der angemeldeten Wortfolge
„EUROBIKE“ im hier noch relevanten Dienstleistungszusammenhang zu verneinen,
da die angesprochenen Verkehrskreise die Bezeichnung ohne besonderen gedankli
chen Aufwand lediglich als beschreibende Sachangabe auffassen, so dass sie sich
nicht als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Betrieb bzw. Unternehmen
eignet.
a) Angesprochene Verkehrskreise der beanspruchten Dienstleistungen der
Klasse 35 sind sowohl die Fachkreise als auch das allgemeine Publikum.
b) Die angemeldete Wortfolge „EUROBIKE“ setzt sich aus den Elementen
„EURO“ und „BIKE“ zusammen. Bei solchen aus mehreren Bestandteilen kombinier
ten Marken ist es zulässig, zunächst die Bestandteile getrennt zu betrachten, sofern
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die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschließenden Prüfung der
Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 - SAT.2; GRUR
2006, 229 – BioID; BGH, Beschluss vom 10.09.2020, I ZB 13/20 - Lichtmiete).
„Euro“ ist als Präfix eine im Deutschen und Englischen sprachübliche und geläufige
Abkürzung für „Europa, europäisch, Europa betreffend, in Europa befindlich“ (vgl.
https://www.duden.de/rechtschreibung/euro; BPatG, Beschluss vom 23.01.2020,
25 W (pat) 543/18 – EUROArray; Beschluss vom 14.12.2011, 29 W (pat) 3/11
– EuroShop; Beschluss vom 02.07.1997, 28 W (pat) 194/96 – Euroglas). Darüber
hinaus ist die substantivische Bezeichnung „Der Euro“ die am 1. Januar 1999 ein-
geführte Währung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion
(https://de.wikipedia.org/wiki/Euro).
Das Wort „bike“ gehört zum englischen Grundwortschatz und bedeutet „Fahrrad,
kleines Motorrad“ (https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/bike). In
dieser Bedeutung ist es bereits in die deutsche Sprache eingegangen und wird von
den inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres verstanden (vgl.
https://www.duden.de/suchen/dudenonline/bike; https://www.dwds.de/wb/Bike).
Die Bezeichnung „EUROBIKE“ reiht sich ohne weiteres in die zahlreichen immer
wieder neu entstehenden Sachbegriffe mit dem Präfix „Euro-“ ein. An diese Wortver-
bindungen sind die deutschen Verbraucher seit langem gewöhnt, wie die Begriffe
„Eurolotto“ (europaweit ausgespieltes Lotto), Eurosport (auf das Gebiet Europas
bezogener Sport), Eurobahn (europaweite Eisenbahn), Europalette (nach Europäi-
scher Norm EN 13968-1 genormte Poolpalette), Eurowood (europäisches/aus
Europa stammendes Holz) beispielhaft zeigen (vgl. hierzu BPatG, Beschluss vom
19.02.2014, 28 W (pat) 573/12 – EUROFLORIST). In diesen Begriffen ist „Euro“
entweder ein Hinweis auf „europaweit“, „aus Europa stammend“ oder „europäischen
Normen entsprechend“. Auch für Fahrräder existieren eine Reihe europäischer
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Normen, die sicherheitstechnische Anforderungen für Erwachsenenräder, Kinder-
räder, Pedelecs, Fahrradanhänger, Gepäckträger usw. festlegen (vgl. Anlagen-
konvolut 1 zum Hinweis vom 28 September 2020, Bl. 46 bis 59 d. A.).
Die angesprochenen Verkehrskreise werden die Wortkombination unmittelbar im
Sinne von „in Europa hergestelltes Fahrrad oder kleines Motorrad“ bzw. „Fahrräder,
kleine Motorräder mit europäischem Bezug“ oder „Fahrräder, kleine Motorräder, die
europäischen Normen entsprechen“ verstehen.
c) In Bezug auf die noch beanspruchten messe- und ausstellungsbezogenen Dienst
leistungen weist „EUROBIKE“ unmittelbar beschreibend darauf hin, dass es sich um
eine Fahrradmesse mit einem europäischen Bezug handelt. Dieser Bezug kann sich
zum einen aus der Internationalität der Aussteller und Besucher, aber auch aus der
Herstellung der Fahrräder in Europa und der entsprechenden Normenkonformität
ergeben.
Das angemeldete Zeichen eignet sich somit nicht als Hinweis auf die Herkunft aus
einem bestimmten Unternehmen, so dass ihm die erforderliche Unterscheidungs-
kraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.
3. Die Frage, ob auch ein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gege-
ben ist, kann bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.
II. Es erscheint jedoch nicht ausgeschlossen, dass sich das angemeldete Zeichen
für die noch beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen im Verkehr durchge-
setzt hat und damit die Eintragungsversagungsgründe des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und ggf.
Nr. 2 MarkenG gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden sind.
1. Gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG ist ein Zeichen trotz Vorliegens von Schutzhinder-
nissen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 MarkenG nicht von der Eintragung ausge-
schlossen, wenn es sich vor dem Zeitpunkt der Anmeldung (BGH GRUR 2016, 1167
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Rn. 22 – Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 1012 Rn. 8 – Nivea-Blau; GRUR 2013,
1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) infolge seiner Benutzung für die Waren
oder Dienstleistungen, für die es angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrs
kreisen durchgesetzt hat.
Die Frage, ob eine Marke sich in den beteiligten Verkehrskreisen in Folge ihrer
Benutzung für die Waren und Dienstleistungen i. S. v. § 8 Abs. 3 MarkenG durch-
gesetzt hat, ist auf Grund einer Gesamtschau der Gesichtspunkte zu beurteilen, die
zeigen können, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die in Rede stehende Ware
und/oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu
kennzeichnen und sie damit von den Waren/Dienstleistungen anderer Unterneh-
men zu unterscheiden (EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 54 – Windsurfing Chiemsee;
EuGH GRUR 2014, 776 Rn. 40 f. – Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco
Santander [Sparkassen-Rot]; BGH GRUR 2021, 1526 Rn. 21 – NJW-Orange; BGH
GRUR 2016, 1167 Rn. 31 – Sparkassen-Rot). Ob eine Marke durch Benutzung
Unterscheidungskraft erworben hat, beurteilt sich nach der mutmaßlichen Wahrneh-
mung der beteiligten Verkehrskreise; dabei handelt es sich um den normal infor-
mierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrau-
cher der in Rede stehenden Kategorie von Waren oder Dienstleistungen, für die die
Marke angemeldet wurde (EuGH GRUR 2014, 776 Rn. 39 - Oberbank u.a.
[Farbmarke Rot]; BGH a. a. O. – NJW-Orange). Zu berücksichtigen sind der von der
Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung, die
Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die
Marke sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern und von anderen
Berufsverbänden (EuGH a. a. O. Rn. 51 – Windsurfing Chiemsee; EuGH a. a. O.
Rn. 41 – Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-
Rot]; BGH a. a. O. Rn. 31 – Sparkassen-Rot; BGH, GRUR 2010, 138, Rn. 38
– ROCHER-Kugel). Führt eine Gesamtbetrachtung dieser Gesichtspunkte zu der
Feststellung, dass die beteiligten Verkehrskreise oder zumindest ein erheblicher
Teil von ihnen die Ware oder Dienstleistung aufgrund der Marke als von einem
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bestimmten Unternehmen stammend erkennen, muss dies zu dem Ergebnis führen,
dass eine Marke infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat und damit
die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung vorliegen (EuGH, GRUR 2014,
776 EuGH a. a. O. Rn. 42 - Oberbank u.a. [Farbmarke Rot]; BGH a. a. O. – NJW-
Orange).
Wenn die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung besondere Schwierigkeiten auf-
wirft, verbietet es das Unionsrecht nicht, die Frage der Unterscheidungskraft der
Marke durch eine Verbraucherbefragung klären zu lassen, die häufig das zuver-
lässigste Beweismittel zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung ist (vgl. BGH,
GRUR 2014, 483, Rn. 32 – test).
Es ist Sache des Anmelders, die Möglichkeit einer Verkehrsdurchsetzung zunächst
schlüssig darzulegen und sodann zu belegen. Vortrag und Nachweise müssen sich
dabei auf konkrete Waren und Dienstleistungen beziehen. Insoweit erforderlich ist
ein Sachvortrag des Anmelders, aus dem sich ergibt, von wem in welcher Form, in
welchem Umfang, Zeitraum und Gebiet das Zeichen „als Marke“ benutzt worden ist.
Geeignete Belege sind insbesondere Kataloge, Werbematerialien sowie Angaben
über bisher erzielte Umsätze und Werbeaufwendungen (Ströbele in Ströbele/
Hacker/Thiering a. a. O., § 8 Rn. 809).
2. Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze ist von der ausreichenden Darlegung
der Möglichkeit einer Verkehrsdurchsetzung hinsichtlich der – nach der Einschrän-
kung des Dienstleistungsverzeichnisses mit Schriftsatz vom 11. Oktober 2021
noch – beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen auszugehen.
a) Die Verkehrsdurchsetzung kann auch von der Rechtsnachfolgerin geltend ge-
macht werden, da die Benutzungshandlungen der (ursprünglichen) Anmelderin der
Rechtsnachfolgerin zugerechnet werden (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering,
MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rn. 763; BPatG, GRUR 2011, 232, 238 – Gelbe Seiten).
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b) Auch, wenn die vorgelegten Nachweise zur abschließenden Feststellung der
Verkehrsdurchsetzung nicht ausreichen, so hat die Beschwerdeführerin doch darge
legt und durch geeignete Unterlagen belegt, dass jedenfalls die Möglichkeit besteht
– und auch einiges dafür spricht –, dass sich das Zeichen für die genannten Dienst-
leistungen durchgesetzt hat.
Die ursprüngliche Beschwerdeführerin hat glaubhaft dargelegt, dass sie die ange-
meldete Bezeichnung seit 1991 für eine jährlich stattfindende Fahrradmesse
markenmäßig benutzt hat. Ferner hat sie Umsatzzahlen und Werbeaufwendungen,
aufgeteilt auf die Jahre 2002 bis 2021, vorgetragen und belegt. Die genannten
Umsatzzahlen, die Werbeausgaben, der Umfang der Presseberichterstattung sowie
die Werbepräsenz des Zeichens lassen auf eine Bekanntheit schließen, die eine
Verkehrsdurchsetzung möglich erscheinen lässt.
Zur abschließenden Feststellung der Verkehrsdurchsetzung erachtet der Senat
allerdings die Einholung eines demoskopischen Gutachtens für erforderlich.
III. Da eine Verkehrsdurchsetzung des angemeldeten Zeichens erst aufgrund der
im Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen glaubhaft gemacht wurde, ist es
sachgerecht, das Verfahren gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG zur Prüfung der
Verkehrsdurchsetzung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuver-
weisen.
Die grundsätzlichen Voraussetzungen für eine Zurückverweisung gem. § 70 Abs. 3
Nr. 3 MarkenG liegen vor. Es liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts, ob
es von dieser Möglichkeit Gebrauch macht oder in der Sache selbst entscheidet
(BGH GRUR 1998, 397, 395 – Active Line; Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering,
a. a. O., § 70 Rn. 8; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, MarkenG, 2. Auflage,
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Rn. 16). Bei der Abwägung zwischen dem Interesse der Beteiligten an einer
abschließenden Erledigung des Verfahrens einerseits und an einer erneuten
Befassung des DPMA andererseits ist auch der Aufwand zu berücksichtigen, der
noch erforderlich ist, um in dem noch nicht entscheidungsreifen Verfahren die
Entscheidungsreife herbeizuführen (BPatGE 46, 89, 91 – Collection; Büscher in
Büscher/Dittmer/Schiwy, a. a. O. § 70 Rn. 16). Da der Senat als Beschwerdeinstanz
im Wesentlichen für die Überprüfung angefochtener Entscheidungen zuständig ist,
ist es grundsätzlich nicht seine vorrangige Aufgabe, die erstmalige Prüfungspflicht
des Amtes im Rahmen der Prüfung einer Markenanmeldung an dessen Stelle zu
erfüllen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass zur abschließenden Entschei-
dungsfindung die aufwändige Durchführung eines Verkehrsdurchsetzungsver-
fahrens durch Einholung eines demoskopischen Gutachtens erforderlich ist, sowie
des weiteren Gesichtspunktes, dass eine sofortige Entscheidung des Gerichts zum
Verlust einer Instanz führen würde, liegt es auch im Interesse der Anmelderin, das
Deutsche Patent- und Markenamt mit der Tatsachenermittlung zu befassen.
Das Absehen von einer Sachentscheidung beruht auch auf der Berücksichtigung
der Interessen all jener, die in ihrem Verfahren jeweils auf eine Beschwerdeent-
scheidung des Senats warten. Eine Sachentscheidung in Fällen der vorliegenden
Art, die weitere umfangreiche Feststellungen aufgrund erst einzuholender Gut-
achten erfordert, ist derart zeitraubend, dass sie zu einer Erhöhung der Verfahrens-
dauer der noch zur Entscheidung stehenden weiteren Beschwerdeverfahren führen
würde. Bei dem hohen Bestand solcher Verfahren ist daher eine Senatsent-
scheidung in dieser Sache nicht vertretbar (vgl. auch BPatGE 46, 89, 91
– Collection).
IV. Die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 22. Juli 2019 und
vom 8. November 2019 waren daher aufzuheben und die Sache zur Prüfung der
Verkehrsdurchsetzung des angemeldeten Zeichens hinsichtlich der Dienstlei-
stungen „Organisation und Veranstaltung von Messen für wirtschaftliche und Werbe
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zwecke auch im Internet und sonstigen elektronischen Medien; Organisation und
Veranstaltung von Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke auch im
Internet und sonstigen elektronischen Medien“ an das Deutsche Patent- und
Markenamt zurückzuverweisen (§ 70 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG).
Was die Durchführung der Verkehrsbefragung anbelangt, weist der Senat darauf
hin, dass, auch wenn sich die Messe in erster Linie an das Fachpublikum wendet,
der Kreis der Endabnehmer nicht auf das Fachpublikum beschränkt ist. Beteiligte
Verkehrskreise im Sinne des § 8 Abs. 3 MarkenG sind alle Kreise, in denen die
Marke Verwendung finden oder Auswirkungen zeitigen kann, wobei der Kreis der
Abnehmer nach objektiven Merkmalen der beanspruchten Waren/Dienstleistungen
zu bestimmen ist (vgl. Ströbele ins /Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 746).
Im Rahmen der sogenannten Publikumstage wird die Messe in der Regel an
Samstagen und Sonntagen auch dem allgemeinen Publikum zugänglich gemacht.
Die Inanspruchnahme der angemeldeten Dienstleistungen kann daher von fast
allen Verbrauchern in Betracht gezogen werden, so dass für die Ermittlung des
Zuordnungsgrades im Rahmen einer demoskopischen Befragung die Gesamtbe-
völkerung maßgeblich ist. Beteiligte Verkehrskreise sind somit das Fachpublikum
und das allgemeine Publikum, und zwar unabhängig davon, ob sie bereits eine
Fahrradmesse besucht haben bzw. selbst Fahrrad fahren oder nicht.
Dr. Mittenberger-Huber Akintche Seyfarth
ob


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