29 W (pat) 22/09  - 29. Senat (Marken)

BPatG 15208.05BUNDESPATENTGERICHT29 W (pat) 22/09_______________________(Aktenzeichen)B E S C H L U S SIn der Beschwerdesache…- 2 -…betreffend die Marke 304 33 262hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Mai 2010 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Dr. Kortbein und der Richterin Kortgebeschlossen:Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Februar 2009 aufge-hoben und die Sache zur erneuten Entscheidung über die Erinne-rung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.- 3 -G r ü n d eI.Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke 304 33 262eingetragen fürKlasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Mate-rialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereier-zeugnisse; Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwa-ren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsarti-kel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (aus-genommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (aus-genommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklet-tern; Druckstöcke;- 4 -Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;Klasse 40: Materialbearbeitung;ist am 7. Februar 2005 Widerspruch erhoben worden aus der der Beschwerdegeg-nerin zu 1.) gehörenden Wort-/Bildmarke 397 12 926damals eingetragen fürMetallschilder; Waren aus Papier, Pappe soweit in Klasse 16 ent-halten; Schreibwaren; Spielkarten; Regenschirme, Rucksäcke, Ta-schen; Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten; Bett- und Tischwäsche; Handtücher; Seiflappen; Beklei-dungsstücke, Kopfbedeckungen.Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 7. Mai 2007 unter Zurückweisung des Widerspruchs im Übrigen die teilweise Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke für nachfolgende Waren angeordnet:- 5 -Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Mate-rialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereier-zeugnisse; Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreib-waren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsar-tikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (aus-genommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (aus-genommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklet-tern; Druckstöcke;Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.Am 29. Mai 2007 ist ein Antrag gemäß § 27 Abs. 1 und 4 i. V. m. § 46 Abs. 1 MarkenG auf Eintragung des teilweisen Rechtsübergangs der Widerspruchsmarkeauf Herrn Th… für die Waren "Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen"beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen (vgl. Bl. 45 ff. der Wider-spruchsakte 397 12 926.2). Die abgetrennte Widerspruchsmarke hat die Register-nummer 306 68 028 erhalten. Mit Schreiben vom 19. Juni 2007, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am gleichen Tag, hat der Beschwer-deführer Erinnerung gegen den Beschluss vom 7. Mai 2007 eingelegt (vgl. Bl. 96 VA). Am 31. Mai 2008 hat Herr Rechtsanwalt O… angezeigt, "dass ichdurch die Widerspruchsführerin, der R… GmbH, beauftragt bin, das Widerspruchsverfahren zu übernehmen" (vgl. Bl. 236 VA). Mit Schreiben vom 10. Juni 2008 haben die vormaligen Vertreter die Vertretung der Widerspruchs-führerin niedergelegt (vgl. Bl. 238 VA).Mit Beschluss vom 3. Februar 2009 ist die Erinnerung zurückgewiesen worden. In diesem ist ausgeführt, dass gegen die Marke 304 33 262 Widerspruch aus der Wort-/Bildmarke 397 12 926 erhoben worden und diese für folgende Waren einge-tragen sei:- 6 -Metallschilder; Waren aus Papier, Pappe soweit in Klasse 16 ent-halten; Schreibwaren; Spielkarten; Regenschirme, Rucksäcke, Ta-schen; Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten; Bett- und Tischwäsche; Handtücher; Seiflappen.Der teilweise Rechtsübergang wurde in dem Beschluss vom 3. Februar 2009 nicht behandelt, so dass er keine Ausführungen zu der abgetrennten Marke 306 68 028 enthält. Er ist dem Beschwerdeführer und Herrn Rechtsanwalt O…, letztgenanntem unter Bezugnahme auf den "Widerspruch aufgrund der Wort-/Bildmarke 397 12 926 - BFC DYNAMO", zugestellt worden (vgl. Bl. 241 VA).Gegen den Beschluss vom 3. Februar 2009 richtet sich die Beschwerde des Be-schwerdeführers, mit der er sinngemäß die Aufhebung der Anordnung der teilwei-sen Löschung der Eintragung der Marke 304 33 262 beantragt.Auf Grund des am 13. Mai 2009 eingegangenen Antrags auf Rechtsübergang ist die abgetrennte Widerspruchsmarke auf die jetzige Inhaberin, die Beschwerde-gegnerin zu 2.), umgeschrieben worden.In der mündlichen Verhandlung am 28. September 2009 hat Herr RechtsanwaltO… erklärt, dass er sowohl die Beschwerdegegnerin zu 1.) als auch die Beschwerdegegnerin zu 2.) vertrete. Er beantragt,die Beschwerde zurückzuweisen.Die Parteien wurden mit Schreiben vom 22. Januar 2010 vom Senat darauf hingewiesen, dass wegen fehlender Berücksichtigung der abgetrennten Marke 306 68 028 in dem Beschluss vom 3. Februar 2009 und wegen Nichtbeteiligung des damaligen Inhabers der abgetrennten Widerspruchsmarke eine Zurückver-weisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt in Betracht komme. - 7 -Sie haben daraufhin geltend gemacht, dass mit einer Zurückverweisung die Ver-zögerung des Verfahrens und zusätzliche Kosten verbunden seien.Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 28. September 2009 Bezug genommen.II.Die zulässige Beschwerde führt zur Zurückverweisung der Sache an das Deut-sche Patent- und Markenamt. 1. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat im Beschluss vom 3. Februar 2009 in der Sache noch nicht selbst vollumfänglich entschieden, so dass der Beschluss aufzuheben und die Sache zurückzuverweisen ist (§ 70 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG).Die Teilübertragung der Widerspruchsmarke 397 12 926 führt dazu, dass das Widerspruchsverfahren mit den beiden aus der ursprünglichen Wider-spruchsmarke hervorgegangenen Teileintragungen fortgesetzt wird (vgl. BPatGE 46, 185, 189 f. - KYRA). Dem entspricht die Regelung des § 33 Abs. 2 i. V. m. § 36 Abs. 7 MarkenV, nach der in Bezug auf die ursprüngliche Eintragung gestellte Anträge für die abgetrennte Eintragung weiter gelten. Dies hat zur Folge, dass Widerspruch auch aus der übertragenen Marke 306 68 028 als eingelegt gilt und er bei der Entscheidung entsprechend zu berücksichtigen ist. Da der Antrag auf Eintragung der Teilübertragung bereits vor Erlass des Beschlusses vom 3. Februar 2009 eingegangen ist, hätte die übertragene Marke 306 68 028 als weitere Widerspruchsmarke in ihm geson-dert abgehandelt werden müssen. Dies ist vorliegend jedoch nicht gesche-hen, da sich der Beschluss vom 3. Februar 2009 allein auf die Widerspruchs-marke 397 12 926 beschränkt. Insofern hat das Deutsche Patent- und Mar-- 8 -kenamt in dem Beschluss vom 3. Februar 2009 nicht über alle Widersprüche entschieden.2. Darüber hinaus ist der zum Zeitpunkt des Erlasses des Beschlusses vom 3. Februar 2009 eingetragene Inhaber der abgetrennten Widerspruchsmarke nicht beteiligt worden, so dass das Verfahren vor dem Deutschen Patent-und Markenamt auch an einem wesentlichen Mangel leidet (§ 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG).Ab dem Zeitpunkt des Zugangs des Antrags auf Eintragung des Rechtsüber-gangs kann der Rechtsnachfolger das durch die Eintragung der abgetrennten Marke begründete Recht geltend machen (§ 28 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Er hat damit die Befugnis, sich am Verfahren zu beteiligen. Demzufolge hätten bereits ab dem 29. Mai 2007 die Verfügungen und Beschlüsse des Patent-amts gemäß § 28 Abs. 3 Satz 2 MarkenG auch dem damaligen Inhaber der abgetrennten Widerspruchsmarke 306 68 028 zugestellt werden müssen.Dem ist nicht entsprochen worden, da der Beschluss vom 3. Februar 2009 lediglich dem Vertreter der Inhaberin der Widerspruchsmarke 397 12 926 zu-gestellt worden ist. Es fehlen Vollmachten oder sonstige Erklärungen, die darauf schließen lassen, dass Herr Rechtsanwalt O… auch als Vertreter vonHerrn Th…, dem damaligen Inhaber der abgetrennten Widerspruchsmarke,aufgetreten ist. Zudem hat Herr Rechtsanwalt O… am 31. Mai 2008 selbstmitgeteilt, dass er von der "R… GmbH" beauftragt worden sei, das Widerspruchsverfahren zu übernehmen. Es ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um die abkürzende Bezeichnung der Beschwerdegegnerin zu 1.) handelt. Herr Th… wird demgegenüber nicht als Mandant erwähnt. Auch dasDeutsche Patent- und Markenamt hat Herrn Rechtsanwalt O… im Übrigennicht als Vertreter von Herrn Th… angesehen, da der Erinnerungsbeschlussmit einem Begleitschreiben Herrn Rechtsanwalt O… zugestellt worden ist, in- 9 -dem lediglich auf den "Widerspruch aufgrund der Wort-/Bildmarke 397 12 926 - BFC DYNAMO" Bezug genommen worden ist.Da das Verfahren an zwei verschiedenen wesentlichen Mängeln leidet, war auch unter Berücksichtigung des von den Parteien geltend gemachten Ge-bots der Prozessökonomie die Sache an das Deutsche Patent- und Marken-amt zurückzuverweisen.Grabrucker Dr. Kortbein KortgeHu

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