29 W (pat) 22/20  - 29. Senat (Marken)

ECLI:DE:BPatG:2021:060921B29Wpat22.20.0BUNDESPATENTGERICHT29 W (pat) 22/20_______________________(Aktenzeichen)B E S C H L U S SIn der Beschwerdesache…- 2 -betreffend die Marke 30 2016 023 788(hier: Kostenentscheidung)hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am6. September 2021 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber und der Richterinnen Akintche und Seyfarthbeschlossen:Der Kostenantrag der Beschwerdegegnerin wird zurückgewiesen.G r ü n d eI.Gegen die am 12. Dezember 2016 für Waren und Dienstleistungen aus denKlassen 9, 16 und 35 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)geführte Register eingetragene Wort-/Bildmarke hat dieBeschwerdegegnerin aus ihrer für Waren und Dienstleistungen aus den Klassen9, 16, 18, 20, 25, 28 und 42 unter der Nummer 306 22 991 eingetragenenWortmarke GEO Widerspruch erhoben.Die Markenstelle für Klasse 35 hat mit Beschluss vom 10. Januar 2020 dieteilweise Löschung der angegriffenen Marke wegen Verwechslungsgefahr nach- 3 -§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG angeordnet und im Übrigen den Widerspruchzurückgewiesen. Dabei ist die Markenstelle hinsichtlich des Waren- undDienstleistungsvergleichs von der Registerlage ausgegangen, weil denAusführungen der Markeninhaberin zur Benutzung bzw. Nichtbenutzung derWiderspruchsmarke für bestimmte Waren und Dienstleistungen nicht mit dererforderlichen Klarheit und Eindeutigkeit die Erhebung derNichtbenutzungseinrede(n) habe entnommen werden können.Gegen die Teillöschungsanordnung hat die Markeninhaberin Beschwerdeeingelegt und mit Schriftsatz vom 12. Juni 2020 ausdrücklich die Einrede derNichtbenutzung erhoben.Hierauf hat die Beschwerdegegnerin mit Schriftsatz vom 25. Mai 2021, einen Tagvor der mündlichen Verhandlung, Unterlagen zur Glaubhaftmachung einerrechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke vorgelegt. BeideVerfahrensbeteiligten haben – wie zuvor schriftsätzlich angekündigt – nicht an dermündlichen Verhandlung teilgenommen.Die Beschwerdeführerin hat mit nachgelassenem Schriftsatz vom 16. Juni 2021mitgeteilt, dass sie gegenüber dem DPMA einen teilweisen Verzicht für Waren derKlassen 9 und 16 erklärt sowie die Dienstleistungen in Klasse 35 durch Aufnahmeder Angabe „nämlich“ teilweise eingeschränkt hat.Mit Schriftsatz vom 23. Juli 2021 hat die Widersprechende undBeschwerdegegnerin daraufhin ihren Widerspruch zurückgenommen. Siebeantragt nunmehr,der Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrensaufzuerlegen.- 4 -Sie macht geltend, dass sie bereits im Jahr 2017 mit einem Einigungsvorschlag andie Markeninhaberin herangetreten sei, welcher eine dem nun von derMarkeninhaberin erklärten Teilverzicht inhaltlich entsprechende, teilweise sogardahinter zurückbleibende Einschränkung gegen die Rücknahme desWiderspruchs vorgesehen habe. Die Beschwerdeführerin habe darauf allerdings –obwohl sich das gesamte Verfahren damit erübrigt hätte – nicht reagiert. Eserscheine daher angemessen, der Beschwerdeführerin aus Gründen der Billigkeitdie Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.Die Beschwerdeführerin beantragt,den Kostenantrag der Beschwerdegegnerin zurückzuweisen.Umstände, die die Auferlegung von Kosten rechtfertigten, lägen nicht vor. DieMarkeninhaberin habe von Beginn des Rechtsstreits an die rechtserhaltendeBenutzung der Widerspruchsmarke mit Ausnahme der Druckereierzeugnisse inFrage gestellt und die Beschwerdegegnerin wiederholt – auch im Rahmen desWiderspruchsverfahrens - aufgefordert, die Benutzung für alle Waren undDienstleistungen zu belegen. Unterlagen habe die Widersprechende nur in Bezugauf Zeitschriften eingereicht, sei aber mit ihrem Widerspruch gegen alle Warenund Dienstleistungen der angegriffenen Marke vorgegangen. Die wiederholtenVersuche der Beschwerdeführerin, eine einvernehmliche Lösung zu erreichen,seien erfolglos geblieben. Der Vertreter der Beschwerdegegnerin habe auf diezahlreichen Anrufe des Geschäftsführers der Beschwerdeführerin nicht reagiert.Nach Teilstattgabe des Widerspruchs sei die Markeninhaberin gezwungengewesen, das Beschwerdeverfahren durchzuführen; dort habe sie ausdrücklichdie Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Eine Glaubhaftmachung sei durch dieBeschwerdegegnerin erst nach einem deutlichen Hinweis der Markeninhaberinbezüglich des Fehlens von Benutzungsunterlagen erfolgt. Dies habe auf Seitender Beschwerdeführerin zusätzlichen Aufwand verursacht, der nicht entstandenwäre, wenn die Widersprechende ihrer Pflicht bereits zu Beginn des Rechtsstreits- 5 -nachgekommen wäre und zudem auf die Einigungsversuche derBeschwerdeführerin reagiert hätte.Aus den geschilderten Umständen sei somit ersichtlich, dass dieBeschwerdeführerin bis zum Einreichen entsprechender Benutzungsnachweisekeinen Anlass gehabt habe, anzunehmen, dass der Widerspruch über Klasse 16hinaus Erfolg haben könnte. Dies bestätige auch die Rücknahme desWiderspruchs durch die Beschwerdegegnerin. Offensichtlich sei diese davonmotiviert worden, eine Entscheidung zu vermeiden, in der die fehlenderechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für einen überwiegenden Teilder Waren und Dienstleistungen sowie die fehlende Verwechslungsgefahrfestgestellt würde.Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.II.Der Antrag der Beschwerdegegnerin, der Markeninhaberin die Kosten desBeschwerdeverfahrens aufzuerlegen, ist auch nach der Rücknahme desWiderspruchs zulässig (§ 71 Abs. 4 MarkenG), in der Sache allerdings nichtbegründet.Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen besteht kein Anlass.1. Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung hinsichtlich desBeschwerdeverfahrens ist § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, wonach das Bundespa-tentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auf-erlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht.- 6 -§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG geht im Grundsatz davon aus, dass jeder Beteiligteseine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf esstets besonderer Umstände (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur). SolcheUmstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mitder prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wennein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunktenaussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechendenSituation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzu-setzen versucht und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbür-det (vgl. BPatG, Beschluss vom 17.12.2013, 27 W (pat) 40/12 -mcpeople/McDonald′s; BPatGE 12, 238, 240 - Valsette/Garsette).Dabei ist stets ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnungträgt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei ei-nem sorgfaltswidrigen Verhalten in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfah-rensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem BeteiligtenKosten aufzuerlegen (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur). Gleiches gilt für dieRücknahme eines Widerspruchs, Löschungsantrags oder der Beschwerde(BPatG, Beschluss vom 06.07.2016, 29 W (pat) 523/14; BPatG Mitt. 2003, 221).2. Besondere Umstände, die ein Abweichen von der als Regelfallvorgesehenen Kostenaufhebung nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG rechtfertigenwürden, liegen hier jedoch nicht vor.Soweit die Beschwerdegegnerin geltend macht, das gesamteWiderspruchsverfahren hätte sich erübrigt, wenn nur die Markeninhaberin denEinigungsvorschlag der Widersprechenden angenommen hätte, liegt hierin alleinkein Grund für eine Kostenauferlegung, zumal ohnehin beideVerfahrensbeteiligten – zudem ohne entsprechende Nachweise - vortragen, diejeweils andere Partei habe auf die Einigungs- bzw. Kontaktversuche nicht reagiert.- 7 -Umstände, die den Schluss darauf zuließen, dass die Beschwerdeführerin unterVerstoß gegen ihre prozessualen Sorgfaltspflichten allein verfahrensfremde Zielewie die Verzögerung einer Entscheidung oder die Behinderung der Gegenseiteverfolgte, sind jedenfalls nicht feststellbar.Daher liegt kein Ausnahmefall vor, der es rechtfertigen würde, vom Grundsatz dereigenen Kostentragung abzuweichen.Dr. Mittenberger-Huber Akintche Seyfarth

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