29 W (pat) 23/20  - 29. Senat (Marken)

ECLI:DE:BPatG:2023:230123B29Wpat23.20.0
BUNDESPATENTGERICHT
29 W (pat) 23/20
_______________
(Aktenzeichen)
An Verkündungs Statt
zugestellt am
23.01.2023
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
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betreffend die Internationale Registrierung IR 1 381 151
(hier: Schutzentziehungsverfahren S 264/18 Lösch)
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 5. Oktober 2022 durch die Vorsitzende Richterin
Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und den Richter Posselt
beschlossen:
Auf die Beschwerde der IR-Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenab-
teilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Februar 2020 aufge-
hoben, soweit der IR-Marke 1 381 151 der Schutz in der Bundesrepublik
Deutschland entzogen wurde.
Der Schutzentziehungsantrag wird auch insoweit zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Der am 7. Juni 2017 international registrierten Wort-/Bildmarke 1 381 151
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wurde am 23. April 2018 – laut Schutzbewilligungsverfügung des DPMA wegen der
Grafik - der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland bewilligt. Die IR-Marke ist
geschützt für die Waren und Dienstleistungen der
Klasse 34: Tobacco and tobacco products; smokers' articles including cig-
arette holders, tobacco pipes, hookahs, cigarette tips, cigars,
humidors, pocket machines for rolling cigarettes, books of cig-
arette papers, lighters for smokers, firestones; matches;
Klasse 35: Advertising, marketing and public relations; organization of exhibi-
tions and trade fairs for commercial or advertising purposes; of-
fice functions; secretarial services; arranging newspaper subscrip-
tions for others; compilation of statistics; rental of office machines;
systemization of information into computer databases; telephone an-
swering for unavailable subscribers; business management, busi-
ness administration and business consultancy; accounting; commer-
cial consultancy services; personnel recruitment, personnel place-
ment, employment agencies, import-export agencies; temporary per-
sonnel placement services; auctioneering; the bringing together,
for the benefit of others, of a variety of goods, namely, tobacco
and tobacco products, smokers' articles, including cigarette
holders, tobacco pipes, hookahs, cigarette tips, cigars, humi-
dors, pocket machines for rolling cigarettes, books of cigarette
papers, lighters for smokers, firestones, matches, enabling cus-
tomers to conveniently view and purchase those goods, such
services may be provided by retail stores, wholesale outlets, by
means of electronic media or through mail order catalogues.
Am 13. November 2018 hat der Antragsteller beim Deutschen Patent- und Marken-
amt (DPMA) gegen die IR-Marke Antrag auf vollständige Schutzentziehung gemäß
§§ 115 Abs. 1, 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG gestellt
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und diesen im Einzelnen mit fehlender Unterscheidungskraft und dem Bestehen ei-
nes Freihaltebedürfnisses begründet. Die Bezeichnung „Huka“ sei neben ihren
schriftbildlichen Äquivalenten „Hookah“ und „Huqqa“ ein feststehender Begriff für
„Wasserpfeife“, sei damit in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen und
werde somit lediglich als Sachhinweis aufgefasst.
Die Inhaberin der angegriffenen IR-Marke hat dem ihr mittels Übergabeeinschrei-
bens zugestellten Schutzentziehungsantrag, der am 12. Februar 2019 zur Post auf-
gegeben wurde, mit am 21. Februar 2019 beim DPMA eingegangen Schreiben wi-
dersprochen und ist dem Antrag auch inhaltlich entgegengetreten.
Sie hat ausgeführt, verfahrensgegenständlich sei die IR-Marke „HUQQA“ mit ihrer
grafischen Ausgestaltung, nicht jedoch die Bezeichnungen „Huka“, „Hookah“ oder
„Shisha“, von denen sich die angegriffene Marke insbesondere durch die Doppel-
konsonantenfolge „QQ“ in der Wortmitte deutlich unterscheide. Bei „HUQQA“ han-
dele es sich um eine fantasievolle und auffällige Kennzeichnung, die in Markenre-
gistern verschiedener anderer Länder bereits zu finden sei.
Die Markenabteilung 3.4 des DPMA hat der angegriffenen IR-Marke mit Beschluss
vom 5. Februar 2020 teilweise den Schutz entzogen, nämlich im Umfang der oben
fett gedruckten Waren und Dienstleistungen.
Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass der angegriffenen IR-Marke im Umfang
der Schutzentziehung zum Zeitpunkt sowohl ihrer Registrierung als auch der Ent-
scheidung jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
gefehlt habe bzw. fehle. Die Waren und Dienstleistungen richteten sich an allge-
meine Verkehrskreise und bezüglich eines Teils der Dienstleistungen aus der
Klasse 35 an ein unternehmerisch tätiges Publikum.
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Die IR-Marke bestehe aus dem Wort „HUQQA“ und bogenförmigen Elementen un-
ter- und oberhalb der Buchstabenfolge „QQ“. Das Wort sei, anders als die Marken-
inhaberin einwende, ein Synonym für „Wasserpfeife“. Es gehe auf den indischen
Vorläufer der Wasserpfeife zurück und gehöre in den Schreibweisen „Hukka“ bzw.
„Huka“ nicht nur zum deutschen Wortschatz, sondern sei in der Schreibweise
„hookah“ auch in die englische Sprache eingegangen. Davon ausgehend werde der
Begriff „Huqqa“ im Inland als Synonym für „Wasserpfeife“ verwendet, auch wenn
die Bezeichnungen „Wasserpfeife“ und „Shisha“ hierzulande gebräuchlicher seien.
Eine Verwendung des Begriffs „Huqqa“ als Synonym für „Wasserpfeife“ sei bereits
vor dem Datum der Schutzbewilligung nachzuweisen, was durch entsprechende
Recherchen belegt sei. Es sei zu berücksichtigen, dass das Wasserpfeiferauchen
bereits seit vielen Jahren im Trend liege und zunehmend zu einer Modeerscheinung
geworden sei. Vor dem Hintergrund des vorstehend aufgezeigten Begriffsver-
ständnisses werde das angesprochene Publikum die angegriffene IR-Marke, wenn
es den im Umfang der Schutzentziehung mit „HUQQA“ gekennzeichneten Waren
und Dienstleistungen der Klassen 34 und 35 begegne, ausschließlich als beschrei-
benden Sachhinweis auf Art und Verwendungszweck bzw. Gegenstand auffassen.
Auch die grafische Ausgestaltung vermöge das Schutzhindernis der fehlenden Un-
terscheidungskraft nicht zu überwinden, da seine grafischen Elemente keine beson-
dere Komplexität oder sonstige Originalität erkennen ließen, sondern sich vielmehr
auf eine dekorative, gefällige und damit insgesamt werbeübliche Aufmachung be-
schränkten. Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft habe zudem
bereits am 7. Juni 2017 bestanden. Hierfür spreche, dass der Begriff „Huqqa“ schon
zu diesem Zeitpunkt als Synonym für „Wasserpfeife“ und als Hinweis auf die
Möglichkeit des Wasserpfeifenkonsums verwendet worden sei. Auch sei von einem
entsprechenden Verständnis wesentlicher Teile der angesprochenen allgemeinen
Verkehrskreise bereits im Jahr 2017 auszugehen, zumal die (ähnlichen) deutsch-
sprachigen Synonyme „Huka“ bzw. „Hukka“ ebenso wie der aufgezeigte Trend zum
Wasserpfeifenkonsum zu diesem Zeitpunkt nachweisbar bzw. feststellbar gewesen
seien. Das Schutzhindernis bestehe aktuell fort.
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Darüber hinaus sei auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
gegeben. Dies gelte selbst dann, wenn mit der IR-Markeninhaberin davon ausge-
gangen werde, dass die Bezeichnung „Huqqa“ den angesprochenen allgemeinen
inländischen Verkehrskreisen derzeit noch nicht geläufig sei. Denn es handele sich
bei ihr um eine zur Beschreibung der Waren und Dienstleistungen, auf die sich die
Schutzentziehung beziehe, jedenfalls objektiv geeignete Angabe. Wegen des auf-
gezeigten Trends zum Wasserpfeifenkonsum und des damit verbundenen Wandels
des Verkehrsverständnisses bestehe bereits jetzt (und wohl erst recht in Zukunft)
ein Bedürfnis dafür, Wasserpfeifen und deren Zubehör sowie auf deren Absatz be-
zogene Dienstleistungen entsprechend zu beschreiben.
Gegen die teilweise Schutzentziehung wendet sich die IR-Markeninhaberin mit ihrer
Beschwerde.
Sie ist der Auffassung, der Wortbestandteil der angegriffenen Marke „HUQQA“ exis-
tiere so in keiner Sprache, insbesondere auch nicht in der deutschen. Soweit das
DPMA jedoch angenommen habe, dies spiele keine Rolle, da die Bezeichnungen
„Hukka“, „Huka“ und „Hookah“ zum deutschen bzw. englischen Wortschatz gehör-
ten und der Begriff „Huqqa“ in Deutschland als Synonym für „Wasserpfeife“ verwen-
det werde, sei dies unzutreffend. Die vom Antragsteller vorgelegten Internetaus-
züge, mit denen er versuche zu belegen, dass die angegriffene Marke im Inland als
Synonym für „Wasserpfeife“ verwendet werde bzw. verwendet worden sei, seien
nicht einschlägig bzw. datierten teilweise erst nach dem Anmeldezeitpunkt und
seien daher irrelevant. Die Begriffe „Huka“ bzw. „Hookah“ unterschieden sich dar-
über hinaus sowohl phonetisch als auch visuell erheblich von der Bezeichnung
„Huqqa“ mit dem Doppelkonsonanten „qq“, sei dieser doch äußerst ungewöhnlich
und somit unterscheidungskräftig.
Soweit das DPMA in seinem angegriffenen Beschluss darauf hingewiesen habe,
dass das Rauchen von Wasserpfeifen bereits seit vielen Jahren im Trend liege und
sich speziell bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen großer Beliebtheit erfreue,
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habe dies nichts mit der angegriffenen Marke zu tun. Ferner könne hieraus nicht der
Schluss gezogen werden, dass diese Verkehrskreise „HUQQA“ als leicht erkenn-
bare Ableitungen der Begriffe „Hukah“ und „Hookah“ erkennen würden. Der Zei-
chenbestandteil „HUQQA“ beschreibe die von der angegriffenen IR-Marke bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen nicht. Auch den weiteren vom DPMA dies-
bezüglich ins Feld geführten Gesichtspunkten könne nicht gefolgt werden.
Schließlich sei auch die grafische Gestaltung der angegriffenen Marke mehr als nur
gewöhnlich und verstärke deren Wirkung als Marke noch. Da jedoch schon das
Wort „HUQQA“ mit dem ungewöhnlichen Doppel-Q ungewöhnlich sei, komme es
auf die grafische Ausgestaltung nicht an.
Das DPMA habe zwar erkannt, dass es bei der Prüfung des Schutzhindernisses auf
den Zeitpunkt der Schutzerstreckung ankomme, es habe jedoch nicht bemerkt, dass
zu diesem Zeitpunkt ein solches nicht bestanden habe. Soweit im Beschluss vom
4. Februar 2020 auf eine vermeintlich bereits im Jahr 2011 in Bochum bestehende
„Huqqa Bar“ verwiesen worden sei, sei das dortige Impressum unrichtig. Diese Bar
habe zum damaligen Zeitpunkt nämlich noch nicht existiert, sondern sei erst im Jahr
2016 eröffnet worden, was ein Gewerberegisterauszug belege. Selbiges gelte für
den Artikel über die „Huqqa Cocktailbar“ vom 18. Dezember 2008 sowie die „Hyp-
notique Huqqa“-Bar und den Artikel des Mandarin Oriental. Aus vorgenannten Grün-
den stehe der Eintragung auch kein Freihaltebedürfnis entgegen.
Die Beschwerdeführerin beantragt:
Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und
Markenamtes vom 5. Februar 2020 wird aufgehoben, soweit der IR-
Marke 1 381 151 der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland entzo-
gen wurde, und der Schutzentziehungsantrag wird vollständig zurück-
zuwiesen.
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Der Beschwerdegegner beantragt:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
Er führt ergänzend aus, die angesprochenen Verkehrskreise würden das Wort
„Huqqa“ nur als alternative Bezeichnung für die Begriffe „Wasserpfeife“ bzw.
„Shisha“ auffassen und ihm somit lediglich einen beschreibenden Sachhinweis ent-
nehmen. Zwar sei hierzulande die Bezeichnung „Shisha“ geläufiger, für vorgenann-
tes Verständnis spreche aber, dass sich das Wasserpfeife-Rauchen in den letzten
Jahren insbesondere unter Jugendlichen zunehmend zu einem Trend mit hoher Be-
kanntheit und Beliebtheit entwickelt habe. Hierdurch hätten sich mittlerweile auch
weniger gebräuchliche Begriffe wie „Huqqa“ im allgemeinen Sprachgebrauch etab-
liert. Ferner gebe es zu dem Wort „Huqqa“ die deutschsprachigen Synonyme
„Hukka“ bzw. „Huka“. Nicht zuletzt finde der in Rede stehende Begriff auch im Zu-
sammenhang mit Etablissementbezeichnungen bereits tatsächlich Verwendung.
Der Antragsteller verweist in diesem Zusammenhang auf zahlreiche Nachweise, die
sein entsprechendes Vorbringen belegen sollen.
Die fehlende Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke könne auch nicht durch
deren Bildbestandteil überwunden werden, da es sich bei den Bögen ober- und un-
terhalb der Buchstaben „QQ“ um eine einfache und übliche grafische Gestaltung
handele. Eine Bildwirkung im Sinne eines lachendes Gesichts vermittelten die bei-
den Buchstaben „QQ“ zusammen mit den Bögen nicht, da es an einer Symmetrie,
wie es die Idealvorstellung eines Gesichts fordere, fehle. Das Schutzhindernis sei
zudem hinsichtlich aller von der angegriffenen IR-Marke beanspruchten Waren und
Dienstleistungen der Klassen 34 und 35 zu bejahen. Aus vorstehenden Gründen
bestehe schließlich auch ein Freihaltebedürfnis an der angegriffenen Marke, da sich
diese ausschließlich aus Angaben zusammensetze, die zur Bezeichnung der Wa-
ren oder Dienstleistungen üblich geworden seien.
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In einem Parallelverfahren betreffend die Nichtigerklärung und Löschungsanord-
nung der Wort-/Bildmarke 30 2015 005 583 durch die Markenabteilung 3.4
hat der 28. Senat des Bundespatentgerichts mit Beschluss vom 3. März 2021 (AZ:
28 W (pat) 37/20) die Beschwerde der dortigen Markeninhaberin und hiesigen Be-
schwerdeführerin gegen die vollständige Löschung zurückgewiesen. Die dagegen
eingelegte zulassungsfreie Rechtsbeschwerde hat der Bundesgerichtshof mit Ent-
scheidung vom 21. April 2022 zurückgewiesen (AZ: BGH I ZB 39/21).
Die Beschwerdeführerin erklärt hierzu, dass sie die Entscheidung des 28. Senats
weiterhin für falsch halte. Der Bundesgerichtshof habe sich in der zulassungsfreien
Rechtsbeschwerde nicht inhaltlich mit der Sache befasst, sondern lediglich mit der
Frage der Gewährung rechtlichen Gehörs. Es sei festzustellen, dass die Bezeich-
nung „HUQQA“ ohne weiteres aufgrund der außergewöhnlichen Schreibweise und
des besonderen Designs als Marke wirken könne. Die vom Antragsteller vorgeleg-
ten Google-Rechercheergebnisse und Internetauszüge seien nicht glaubwürdig. Sie
weist ferner darauf hin, dass es in einer Vielzahl von europäischen Ländern die
Marke HUQQA der Beschwerdeführerin gebe und diese dort weiter existierten. Nur
in Deutschland sei diese Marke bisher gelöscht worden. Daher bestehe wegen der
internationalen Verstrickung solcher Marken und solcher Dienstleistungen das Be-
dürfnis, dies höchstrichterlich durch Zulassung der Rechtsbeschwerde klären zu
lassen. Zudem sei die Rechtsfrage zu klären, ob solche angeblich angelehnten Be-
zeichnungen nicht doch Schutz verdienten, wenn sie aus einer fremden Sprache
kämen und ungewöhnlich seien. Außerdem sei die Zulassung der Rechtsbe-
schwerde nötig, weil noch ein weiteres Verfahren vor dem 25. Senat betreffend die
Wortmarke „HUQQA“ anhängig sei.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug ge-
nommen.
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II.
Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der IR-Markeninhaberin hat auch in
der Sache Erfolg.
Die Voraussetzungen für eine Schutzentziehung gemäß §§107 Abs.1, 115 Abs.1,
50 Abs.1 und 2 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6quinquies B Satz 1
Nr. 2 PVÜ sind nicht erfüllt. Dem streitgegenständlichen Wort-/Bildzeichen in seiner
konkreten grafischen Ausgestaltung fehlt für die beschwerdegegenständlichen Wa-
ren und Dienstleistungen nicht das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungs-
kraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Diesbezüglich unterliegt es auch keinem
Freihaltungsbedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Markenabteilung 3.4
des Deutschen Patent- und Markenamts hat daher zu Unrecht der IR-Marke teil-
weise den Schutz für Deutschland entzogen.
A) Während des Schutzentziehungsverfahrens ist das im Streitfall maßgebliche
Recht durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken mit Wirkung vom 14. Ja-
nuar 2019 novelliert worden. Die neue Fassung des § 50 Abs. 1 MarkenG ist seit
ihrem Inkrafttreten am 14. Januar 2019 auf das vorliegende Verfahren anwendbar,
da insoweit keine Übergangsregelung gilt. Da der Schutzentziehungsantrag am
13. November 2018, mithin vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden ist, findet § 50
Abs. 2 MarkenG in seiner bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung Anwendung,
vgl. § 158 Abs. 8 MarkenG.
In verfahrensrechtlicher Hinsicht ist die zum Zeitpunkt der Antragstellung geltende
Fassung des § 54 MarkenG anzuwenden, da die jetzt geltende Fassung erst am
1. Mai 2020 in Kraft getreten ist (vgl. Art. 5 Abs. 3 MarkenrechtsmodernisierungsG).
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Ferner ist mit Wirkung zum 1. Mai 2022 u. a. das Markengesetz (§§ 107 ff. MarkenG)
an die aktuelle Rechtslage des Madrider Systems angepasst worden. Seit dem
31. Oktober 2015 sind sämtliche Mitglieder des Madrider Markenabkommens
(MMA) auch Mitglieder des Protokolls zum Madrider Markenabkommen (PMMA).
Aufgrund des Vorrangs des PMMA gegenüber dem MMA richtet sich die internatio-
nale Registrierung von Marken nur noch nach dem PMMA. Mit den Änderungen
wurde dem Rechnung getragen.
B) Der Schutzentziehungsantrag ist zulässig.
Dem gemäß §§ 107, 115, 50 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG in Verbindung mit
Art. 5 PMMA, Art. 6quinquies B PVÜ zulässigen Schutzentziehungsantrag der Be-
schwerdegegnerin, der konkret auf die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1
und 2 MarkenG (Art. 5 PMMA, Art. 6quinquies B Satz 1 Nr. 2 PVÜ) gestützt ist, hat die
IR-Markeninhaberin rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist des § 54 Abs. 2
Satz 2 MarkenG a. F. widersprochen, so dass die Voraussetzungen zur
Durchführung des Schutzentziehungsverfahrens gemäß § 54 Abs. 2 S. 3 MarkenG
a. F. vorliegen.
C) Der Schutzentziehungsantrag ist jedoch nicht begründet.
1. Die Schutzentziehung gemäß § 107 Abs. 1, § 115 Abs. 1, § 50 Abs. 1
und 2 MarkenG einer im Ursprungsland vorschriftsmäßig eingetragenen IR-Marke
setzt nach Art. 5 Abs. 1 PMMA voraus, dass ein in Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1
Nr. 1 bis 3 PVÜ genannter Grund vorliegt. Nach Art. 6quinquies Abschn. B Satz 1
Nr. 2 PVÜ darf einer Marke der Schutz entzogen werden, wenn sie jeder Unter-
scheidungskraft entbehrt oder wenn es sich um eine unmittelbar beschreibende An-
gabe handelt. Der Antrag auf Schutzentziehung ist gemäß § 115 Abs. 1 MarkenG
erfolgreich, wenn diese Schutzhindernisse im Zeitpunkt der internationalen Regist-
rierung der Marke am 7. Juni 2017 bestanden und im Entscheidungszeitpunkt noch
fortbestehen.
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Für die Nichtigkeitsgründe bzw. Schutzentziehungsgründe nach §§ 115, 50
Abs. 1 MarkenG gilt ferner, dass eine Nichtigerklärung/Schutzentziehung nur erfol-
gen kann, wenn das Vorliegen von Schutzhindernissen zu den jeweils maßgebli-
chen Zeitpunkten zweifelsfrei feststeht. Ist eine solche Feststellung auch unter Be-
rücksichtigung der von den Beteiligten vorgelegten und von Amts wegen zusätzlich
ermittelten Unterlagen nicht möglich, muss es - gerade in Grenz- oder Zweifelsfällen
- bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben (vgl. BGH
GRUR 2014, 565 Rn. 18 – smartbook; BPatG GRUR 2006, 155 - Salatfix).
2. Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen stehen und standen der
Schutzbewilligung der streitgegenständlichen IR-Marke zumindest
in ihrer Gesamtheit die geltend gemachten Schutzhindernisse für die beschwerde-
gegenständlichen Waren und Dienstleistungen nicht entgegen.
3. Da nur die IR-Markeninhaberin, nicht aber der Antragsteller Beschwerde ein-
gelegt hat, sind die Waren und Dienstleistungen, für die die Markenabteilung 3.4
den Schutzentziehungsantrag zurückgewiesen hat, nicht verfahrensgegenständ-
lich. Beschwerdegegenständlich sind mithin die Waren der Klasse 34
“Tobacco and tobacco products; smokers' articles including cigarette holders, to-
bacco pipes, hookahs, cigarette tips, cigars, humidors, pocket machines for roll-
ing cigarettes, books of cigarette papers, lighters for smokers, firestones”
(Tabak und Tabakerzeugnisse; Raucherartikel einschließlich Zigarettenspitzen,
Tabakpfeifen, Wasserpfeifen, Zigarettenmundstücke, Zigarren, Humidore, Ta-
schenapparate zum Drehen von Zigaretten, Zigarettenpapierheftchen, Feuer-
zeuge für Raucher, Feuersteine)
und die Dienstleistungen der Klasse 35
“organization of exhibitions and trade fairs for commercial or advertising pur-
poses; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods,
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namely, tobacco and tobacco products, smokers' articles, including cigarette
holders, tobacco pipes, hookahs, cigarette tips, cigars, humidors, pocket ma-
chines for rolling cigarettes, books of cigarette papers, lighters for smokers, fire-
stones, matches, enabling customers to conveniently view and purchase those
goods, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, by
means of electronic media or through mail order catalogues“.
(Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwe-
cke; Zusammenstellung von verschiedenen Waren für Dritte, nämlich Tabak und
Tabakerzeugnisse, Raucherartikel einschließlich Zigarettenspitzen, Tabakpfei-
fen, Wasserpfeifen, Zigarettenmundstücke, Zigarren, Humidore, Taschenappa-
rate zum Drehen von Zigaretten, Zigarettenpapierheftchen, Feuerzeuge für Rau-
cher, Feuersteine, Streichhölzer, um den Kunden die Ansicht und den Erwerb
dieser Waren zu erleichtern, diese Dienstleistungen können von Einzelhandels-
geschäften, Großhandelsgeschäften, mittels elektronischer Medien oder Ver-
sandkatalogen erbracht werden).
Soweit sich die Ausführungen der Verfahrensbeteiligten in ihren Schriftsätzen auf
andere Waren und Dienstleistungen, inbesondere Unterhaltungs- und Verpfle-
gungsdienstleistungen, beziehen, gehen diese daher ins Leere.
4. Der angegriffenen Wort-/Bild-Gestaltung kann im be-
schwerdegegenständlichen Umfang nicht die notwendige Unterscheidungskraft im
Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden.
Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke
innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel
aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als
von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren/
Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH
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GRUR 2015, 1198 Rn. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2020, 411 Rn.
10 – #darferdas? II; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR
2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT). Denn die Hauptfunktion
einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren
oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2008, 608 Rn. 66 Eurohypo
AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 229 Rn. 27 – BioID AG/HABM [BioID]; BGH
GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 565 Rn. 12 – smartbook).
Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis be-
gründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe
Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR
2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI).
Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zei-
chen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm
entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen
(EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel KGaA; BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 –
Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 10 – OUI; GRUR 2014, 872 Rn. 13
– Gute Laune Drops).
Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die bean-
spruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der betei-
ligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels
und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen
Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen
ist (EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 20 – AS/DPMA [#darferdas?]; GRUR 2008, 608
Rn. 67 – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen
Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 –
grill meister).
Besteht eine Marke - wie im vorliegenden Fall - aus mehreren Elementen, ist bei
der Beurteilung der Unterscheidungskraft von der Gesamtheit der Marke auszuge-
hen (BGH GRUR 2014, 1204 Rn. 9 – DüsseldorfCongress). Dabei hat sich die Prü-
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fung darauf zu erstrecken, ob die Marke als solche, jedenfalls mit einem ihrer Ele-
mente, den Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt (BGH GRUR
2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops). Bei solchen aus mehreren Bestandteilen
kombinierten Marken ist es schließlich zulässig, zunächst die Bestandteile getrennt
zu betrachten, sofern die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich an-
schließenden Prüfung der Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (vgl. EuGH GRUR
2004, 943 - SAT.2; GRUR 2006, 229 - BioID).
Zeichen besitzen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesproche-
nen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Be-
griffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn.86 – Postkantoor; BGH GRUR
2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy) oder wenn
diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer be-
kannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer ent-
sprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Un-
terscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2016, 934 Rn. 12 – OUI;
GRUR 2014, 872 Rn. 21 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 26 – HOT;
GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy; GRUR
2010, 640 Rn. 13 – hey! GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard). Darüber
hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft Zeichen, die sich auf Umstände bezie-
hen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar
betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird
(BGH GRUR 2014, 1204 Rn.16 – DüsseldorfCongress ; a. a. O. Rn. 16 – Gute
Laune Drops; a. a. O. Rn. 23 – TOOOR !).
Unter Anwendung dieser Grundsätze weist die Streitmarke, die sich aus der Angabe
„HUQQA“ in besonderer Schriftart und zwei Bögen unter- und oberhalb der Buch-
stabenfolge „QQ“ zusammensetzt, in ihrer Gesamtheit die erforderliche Unterschei-
dungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf.
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a) Die beschwerdegegenständlichen Großhandelsdienstleistungen der Klasse
35 richten sich an Fachhändler für Tabakwaren und Raucherbedarf. Von den für die
angegriffene IR-Marke geschützten Waren der Klasse 34 und den übrigen Dienst-
leistungen der Klasse 35 werden der jeweilige Fachhandel sowie – jedenfalls bei
Beachtung der Vorschriften des Jugendschutzgesetzes (vgl. § 10 Jugendschutzge-
setz) - erwachsene Endverbraucher angesprochen, wobei insoweit auf den normal
informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrau-
cher abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla;
GRUR 1999, 723 Rn. 29 – Windsurfing Chiemsee [Chiemsee]). Da sich das Shisha-
rauchen seit der zweiten Hälfte der 2000er Jahre in der deutschen Jugendkultur
etabliert hat und Wasserpfeifen sogar schon von 12-Jährigen konsumiert werden
(vgl. hierzu Anlagen A08-A11 des angegriffenen DPMA-Beschlusses), werden
diese Produkte tatsächlich auch von Jugendlichen nachgefragt und ggf. über er-
wachsene Dritte erworben.
b) Wie bereits die Markenabteilung zutreffend ausgeführt hat, ist der Wortbe-
standteil „HUQQA“ der angegriffenen IR-Marke ein Synonym für „Wasserpfeife“
bzw. eine Alternativbezeichnung für „Shisha“. Auf die in der mündlichen Verhand-
lung überreichten Ergebnisse der Senatsrecherche, auf die Ausführungen in der
Entscheidung des 28. Senats des Bundespatentgerichts vom 3. März 2021 in der
Parallelsache 28 W (pat) 37/20 – der dort im Übrigen als maßgeblichen Anmelde-
zeitpunkt bereits den 11. Februar 2015 zu berücksichtigen hatte – sowie auf die vom
Antragsteller zu beiden Verfahren eingereichten und von der Markenabteilung 3.4
ermittelten Recherchebelege wird Bezug genommen.
aa) Die leicht abgewandelte Form „Huka“ ist bereits seit langem lexikalisch er-
fasst und bezeichnet eine indische Wasserpfeife (vgl. u. a. Meyers Enzyklopädi-
sches Lexikon, 1980; DUDEN Die deutsche Rechtschreibung, 25. Auflage, 1996;
Brockhaus Enzyklopädie, 21. Aufl., 2006; Wahrig Deutsches Wörterbuch, 8. Aufl.,
2006). Als Nebenform zu „Huka“ findet sich bereits vor dem hier maßgeblichen Re-
gistrierungszeitpunkt in „DUDEN Online“ der weitere Begriff „Hukka“ (vgl. archivierte
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Webseite „https://www.duden.de/rechtschreibung/Hukka“ mit Datum 30.11.2011
auf der Wayback Machine „https://web.archive.org“). Die Worte Huka bzw. Hukka
stammen von der Bezeichnung „Hindi huqqā“ ab (vgl. zusammenfassend unter
„www.duden.de“, Suchworte: „Huka“ und „Hukka“ – Bl. 337 + 340 Rs d. A.;
https://de.wikipedia.org/wiki/Shisha - Bl. 341 d. A.). Daneben wird im Deutschen der
von „Huqqa“ abgeleitete Begriff „Hookah“ verwendet (vgl. archivierte Webseite
„https://www.hookah-forum.de/wasserpfeife/Begriff-Wasserpfeife-Shisha.a3.html“
mit Datum 13.11.2007 auf der Wayback Machine https://web.archive.org - Bl. 301
d. A.; Bundesinstitut für Risikobewertung BfR „Gesundheits- und Suchtgefahren
durch Wasserpfeifen“ vom März 2009 - Anl. 15 zum Schriftsatz des Beschwerde-
gegners vom 12.01.2019 im Amtsverfahren + Bl. 327 d. A.; Fragebogen zum Ta-
bakwarenkonsum und zur Suchtgefährdung aus dem Dokument zur Nationalen
Strategie Prävention nichtübertragbarer Krankheiten in der finalen Version aus April
2016: ...Was rauchen Sie? Rauchen Sie ...Zigaretten...Wasserpfeife (Shisha,
Hookah), Pfeife?... – Bl. 344/345 d. A.; Artikel vom 24.07.2011 über eine Wasser-
pfeife von Porsche Design: ...dezidiert teutonische Interpretation der Hookah-
Pfeife“... – Bl. 346 d. A.). Der Begriff „Hookah“ wurde auch in das Englische über-
nommen (vgl. Pons Großwörterbuch, 1. Auflage 2002, Seite 425); er findet sich zu-
dem in der Datenbank TMclass in der englischen Fassung als zugelassener Wa-
renbegriff und als Übersetzung für „Wasserpfeife“, wie auch das hier in Rede ste-
hende englische Warenverzeichnis der IR-Marke zeigt. Auch im Englischen wird
„Huqqa“ als weitere Bezeichnung für „Hookah“ verwendet (vgl. archivierte Webseite
https://en.wiktionary.org/wiki/huqqa“ mit Datum 16.06.2016 auf der Wayback Ma-
chine „https://web.archive.org“: „huqqa – Alternative Spelling of hookah“ – Bl. 334
d. A.; Auszug aus einem Internetchat „Texashookah.com“ u. a. vom 17.10.2008: „A
Nice Huqqa...“ – Bl. 333 d. A.; Different Hookah Names...Hookah or Huqqa...“; Be-
richt der WHO „Eastern Mediterranean Health Journal mit Verweisangabe: „Current
smoking and having smoked 100+ cigarettes, beedis, chillum or huqqa in his/her
lifetime, 1998 – Bl. 338/339 d. A.).
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Neben den im Inland gängigeren Bezeichnungen „Wasserpfeife“ und „Shisha“ findet
das gegenständliche Zeichenelement „HUQQA“ im Inland durchaus vielfach Ver-
wendung. So wird es beispielsweise in dem oben genannten deutschsprachigen
Hookah-Forum („Der Begriff Wasserpfeife ist der deutsche Begriff für Shisha. Für
Wasserpfeife gibt es verschiedene Ausdrücke Shisha, Hookah, Schischa, Sheesha,
Hindustani und Huqqa....“ – Bl. 300/301 d. A.) und in einem deutschsprachigen Rat-
geber unter wasserpfeife-kaufen.net als weitere Bezeichnung für „Wasserpfeife“ er-
wähnt (vgl. archivierte Webseite http:/wasserpfeife-kaufen.net/ mit Datum
10.19.2016 auf der Wayback Machine „https://web.archive.org: „...Weitere Namen
für Wasserpfeife sind: Shisha, Hookah, Huqqa und Schischa“ – Bl. 314 Rs. +
309/311 d. A.). Ebenso werden mit der Angabe Huqqa ausweislich der ins Verfah-
ren eingeführten Verwendungsbeispiele - mit konkreten Datumsangaben jeweils vor
dem hier maßgeblichen Registrierungsdatum - antike Wasserpfeifen benannt und
finden sich in Beschreibungen von Bildern (vgl. Bl. 302 Rs., 304, 305, 306-308
d. A.). Ob der Begriff „Huqqa“ daneben bereits vor dem Registrierungszeitpunkt als
Bezeichnung von Restaurants bzw. Cafés verwendet worden war (wofür datierte
Nachweise bei zumindest zwei Bars ermittelt wurden), kann dahingestellt bleiben,
zumal die vom Antragsteller genannten Etablissementbezeichnungen auch zei-
chenmäßig verwendet wurden.
bb) Der erkennende Senat hat bei seiner Recherche für einen Teil der auch im
hiesigen Verfahren durch den Antragsteller eingereichten Belege ergänzend die ar-
chivierten Webseiten ermittelt und diese – soweit sie bereits vor dem hier maßgeb-
lichen Registrierungszeitpunkt nachweisbar waren – den Verfahrensbeteiligten
überreicht. Soweit die IR-Markeninhaberin in der mündlichen Verhandlung die Aus-
sagekraft der Webseiten-Archivierung pauschal und generell in Zweifel gezogen
hat, vermag sich der Senat dem nicht anzuschließen. Website-Archivierung be-
zeichnet den Prozess der Zusammenstellung von Teilen des World Wide Web, um
sicherzustellen, dass die Informationen in einem Archiv für zukünftige Forscher, His-
toriker und die Öffentlichkeit aufbewahrt werden. Darüber hinaus ermöglichen es
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Website-Archive, wie „Wayback Machine“, Benutzern, archivierte zwischengespei-
cherte Versionen von Websites im Zeitverlauf zu sehen. Der Inhalt des Website-
Archivs enthält Angaben zu Daten. In der „Gemeinsamen Erklärung“ des EUIPN –
European Union Intellectual Property Network – zu Beweismitteln in Markenverfah-
ren (abrufbar über die Homepage des EUIPO) vom März 2021 wird darauf hinge-
wiesen, dass Ausdrucke aus Website-Archiven, wie „Wayback Machine“, als zu-
verlässige Arten von Online-Beweismitteln betrachtet werden, wenngleich auch
empfohlen wird, Ausdrucke aus Website-Archiven wie „Wayback Machine“ durch
andere Beweismittel aus alternativen Quellen zu bestätigen, wenn es vernünftiger-
weise möglich ist, solche anderen Nachweise zu erhalten.
Unter Berücksichtigung dieser Erwägungen und angesichts des Umstands, dass
viele andere Nachweise betreffend die Bedeutung und Verwendung der Angabe
„Huqqa“ und deren (auch phonetisch gleichwertige) Alternativbezeichnungen mit
Datumsangaben zu ermitteln waren, hat der Senat vorliegend keine Bedenken be-
züglich der Richtigkeit und Zuverlässigkeit der archivierten Internetseiten. Dies gilt
umso mehr als die IR-Markeninhaberin keine Tatsachen konkret benannt hat, die
Anlass zu Zweifeln geben würden.
cc) Die oben aufgeführten Rechercheergebnisse belegen ein entsprechendes
Verkehrsverständnis des angesprochenen, oben definierten Durchschnittsverbrau-
chers - hier vor allem Jugendliche und junge Erwachsene - als Sachangabe bzw.
Synonym und übliche Abwandlung des Wortes „HUQQA“ für Wasserpfeife. Ergän-
zend wird diesbezüglich auf die Ausführungen der Markenabteilung zum Trend des
Wasserpfeiferauchens und zur Bekanntheit von Wasserpfeifen verwiesen.
Die Bedeutung von „HUQQA“ im Sinne von „Wasserpfeife“ erschließt sich zudem
aus Sicht des Senats umso mehr dem mit den fraglichen Waren und Dienstleistun-
gen befassten Handel, der als maßgeblicher Verkehrskreis allein von ausschlagge-
bender Bedeutung bei der Entscheidung sein kann (vgl. EuGH Rn. 26 - Matratzen
Concord/Hukla; zu italienischen Begriffen vgl. BPatG, Beschluss vom 27.05.2014,
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29 W (pat) 41/12 - CAMOMILLA; Beschluss vom 26.11.2013, 27 W (pat) 9/13 - Bot-
tega; Beschluss vom 09.03.2007, 24 W (pat) 110/05 - Bagno; Beschluss vom
23.11.2005, 28 W (pat) 202/04 - Superleggera). Denn bei den am internationalen
Handelsverkehr beteiligten Fachkreisen, hier im Bereich insbesondere von Wasser-
pfeifen und darauf ausgerichteter Tabakprodukte, kann unterstellt werden, dass sie
grundsätzlich in der Lage sind, eindeutig beschreibende Angabe in fremden Spra-
chen oder deren gängige Alternativbezeichnungen auch zu erkennen (vgl. hierzu
Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 8 Rn. 209).
c) Ausgehend von vorgenanntem Begriffsverständnis erweist sich der Wortbe-
standteil in Verbindung mit den beschwerdegegenständlichen Waren und Dienst-
leistungen als beschreibende Sachangabe. Das Schutzhindernis gilt zum maßgeb-
lichen Zeitpunkt der internationalen Registrierung am 7. Juni 2017 wie auch aktuell.
Wasserpfeifen unterfallen dem Begriff „smokers' articles including…“, für welche die
angegriffene Marke in Klasse 34 Schutz beansprucht. Im Hinblick auf das Wort „in-
cluding/einschließlich“ sind die danach aufgeführten speziellen Waren nur beispiel-
haft benannt, so dass der weite Oberbegriff „Raucherartikel“ zugrunde zu legen ist.
Dabei kann es sich - wie der nachfolgenden Aufzählung wörtlich zu entnehmen
ist - auch um „Hookahs“ handeln. Durch HUQQA wird damit auf die Art der Waren
hingewiesen. In Bezug auf die Waren „Tabak und Tabakprodukte“ stellt der Wort-
bestandteil eine Verwendungszweckangabe dar. Die Ausstellungs- und Messe-
dienstleistungen werden hinsichtlich ihres Themas beschrieben. In Bezug auf die
(Handels-)Dienstleistungen „Zusammenstellung von verschiedenen Tabakwaren
und Raucherartikel für Dritte, um den Vergleich und den Erwerb dieser Waren zu
erleichtern“ gibt HUQQA einen Hinweis auf die Art und Ausrichtung des gehandelten
Sortiments.
d) Die grafische Ausgestaltung der IR-Marke reicht aus Sicht des Senats jedoch
aus, um dem Gesamtzeichen das notwendige Minimum an Unterscheidungskraft zu
verleihen.
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Die beschwerdegegenständliche IR-Marke unterscheidet sich von der
Streitmarke des Verfahrens vor dem 28. Senat zwar nur durch das zu-
sätzliche bogenartige Element unterhalb der Buchstabenkombination „QQ“. Aller-
dings wird gerade hierdurch eine gewisse charakteristische Bildwirkung erzielt, so
dass dem Gesamtzeichen in der Summe und der konkreten Zusammenfügung sei-
ner grafischen Elemente ein Minimum an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen
werden kann.
aa) Grundsätzlich kann einem Wort-/Bildzeichen, unbeschadet der fehlenden
Unterscheidungskraft seiner Wortbestandteile, als Gesamtheit Unterscheidungs-
kraft zugesprochen werden, wenn die grafischen Elemente charakteristische Merk-
male aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht (vgl. EuGH
GRUR 2006, 229 Rn. 73, 74 – BioID; BGH GRUR 2010, 640 – hey!; GRUR 2001,
1153 – anti Kalk). Dabei vermögen allerdings einfache grafische Gestaltungen oder
Verzierungen des Schriftbilds, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbe-
mäßige Verwendung gewöhnt hat, eine fehlende Unterscheidungskraft der Wortbe-
standteile nicht aufzuwiegen (BGH GRUR 2014, 376 Rn. 18 - grill meister; GRUR
a. a. O. - anti-KALK). Es bedarf vielmehr eines auffallenden Hervortretens der gra-
fischen Elemente bzw. eine den schutzunfähigen Charakter der übrigen Zeichen-
teile aufhebende, kennzeichnungskräftige Verfremdung im Gesamteindruck des
Zeichens, um sich dem Verkehr als Herkunftshinweis einzuprägen. Daran fehlt es,
wenn sich das Bildelement in rein dekorativen Hervorhebungsmitteln erschöpft oder
ausschließlich die – sachbezogenen – Aussagen der anderen Zeichenteile illustriert
(BGH GRUR 2008, 710 Rn. 20 – VISAGE; a. a. O. – antiKALK).
bb) Anders als die Beschwerdeführerin meint, führt nicht bereits die konkrete
Schreibweise der Angabe „HUQQA“ selbst, nämlich die Doppelkonsonantenfolge
„QQ“ sowie die unterschiedlich gestalteten Großbuchstaben, zu einer die Unter-
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scheidungskraft schutzbegründendenden bildhaften Wirkung. Auf die vom BGH un-
beanstandet gebliebenen Ausführungen in der Entscheidung des 28. Senats wird
insoweit Bezug genommen.
Zwar wird das Doppel-Q im Internet auch als Emoticon mit der Bedeutung „Crying“
verwendet. Ursprünglich stammt es aus der Gamer-Szene, hat sich aber, weil es
mit zwei weinenden Augen assoziiert wird, in Textnachrichten und in Tweets zum
Ausdruck für Weinen entwickelt (vgl. zur Bedeutung und zum Ursprung: Eintrag vom
02.08.2008 in Urban Dictionary https://www.urbandictionary.com/de-
fine.php?term=QQ, Slang by dictionary.com unter www.dictionary.com sowie Netz-
welt, Abkürzungen und ihre Bedeutungen unter www.netzwelt.de). Im vorliegenden
Kontext und eingebunden in die Angabe „HUQQA“ wird das Doppel-Q allein – also
ohne die weiteren grafischen Elemente – aber nicht als Emoticon wahrgenommen.
Zutreffend hat die Markenabteilung darauf hingewiesen, dass einfache grafische
Gestaltungen, gewöhnliche Verzierungen bzw. solche Elemente, an die sich die an-
gesprochenen Verkehrskreise durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt
haben, nicht geeignet sind, das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungs-
kraft zu überwinden. Des Weiteren ist sie unter Hinweis auf verschiedene Recht-
sprechung im Grundsatz zu Recht davon ausgegangen, dass es sich bei Oberstri-
chen und Unterstrichen um einfache grafische Elemente handelt, die sich im Rah-
men werbeüblicher Gestaltungen bewegen, was an sich auch für den hier in Rede
stehenden unteren Bogen gilt.
Die isolierte Betrachtung der einzelnen grafischen Elemente greift allerdings zu
kurz. Denn anders als bei der Streitmarke im Verfahren des 28. Senats erzielt ge-
rade der Unterstrich zusätzlich zu dem Oberstrich in Verbindung mit dem Doppel-
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Q´s, also die Kombination dieser Elemente , eine besondere bildhafte Wir-
kung innerhalb des Gesamtzeichens . Der untere Bogen wird nicht mehr
nur als solcher, sondern als lachender Mund und das Doppel-Q als zwei Augen
aufgefasst, wobei die „Augen“ hier nicht weinend, sondern eher freundlich (bzw.
beseelt-berauscht) wirken. Insgesamt erinnert das Zeichen an ein lachendes Ge-
sicht in der Art eines Emoji. Ob der Markeninhaber mit der Ausgestaltung eine sol-
che Wirkung auch beabsichtigt hatte, ist unerheblich. Maßgeblich ist vielmehr die
Sicht des angesprochenen Verkehrs, hier in erster Linie (junge erwachsene
Shisha)Rauchende, denen sich – einmal wahrgenommen – das Gesicht als charak-
teristisch und damit in betriebskennzeichnender Weise aufdrängt.
Dass die Gestaltung – wie der Beschwerdegegner einwendet – dabei nicht der Ide-
alvorstellung der Symmetrie eines Gesichts entspricht, weil dem Gesicht eine Nase
fehlt und die Kinnpartie zu nahe an den Augen angeordnet ist, steht einer solchen
Bildwirkung und Beurteilung nicht entgegen, sind diese Eigenarten doch einem
Emoji immanent bzw. bei einem stilisierten Gesicht nicht ungewöhnlich.
Es handelt sich bei der Verwendung des Ober- und des Unterstrichs daher nicht um
eine bloße Verzierung. Dies unterscheidet die Streitmarke auch von den von der
Markenabteilung herangezogenen Zeichen, da dort jeweils keine besondere bild-
hafte Wirkung erzeugt wird. Selbst wenn man mit dem Gesichtsausdruck bzw. dem
Emoji die Stimmung nach dem Konsum der hier in Rede stehenden Produkte asso-
ziieren mag, so kann darin schließlich weder ohne weiteres eine beschreibende
Sachangabe des Bildelements gesehen werden, noch wird lediglich die sachbezo-
gene Aussage des Wortbestandteils Huqqa illustriert. Hierfür bedürfte es einer ana-
lysierenden Betrachtungsweise, die aber zu unterbleiben hat.
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Der IR-Marke kann daher nicht das notwendige Mindestmaß an Unterscheidungs-
kraft abgesprochen werden.
5. Aus den vorstehenden Gründen scheidet auch ein Schutzhindernis nach
§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aus. Die angegriffene IR-Marke ist nämlich nicht für eine
zeichenmäßige Verwendung des Wortbestandteils in jedweder Form geschützt,
sondern nur in der konkreten grafischen Gestaltung. Schließlich ist auch ein Schutz-
hindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht zu bejahen.
D) Die Beschwerde der IR-Markeninhaberin führt nach alledem zum Erfolg, so
dass der angegriffene Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent-
und Markenamts im Umfang der Schutzentziehung aufzuheben und der Schutzent-
ziehungsantrag auch insoweit zurückzuweisen waren.
E) Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der ge-
setzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die
Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen wurden noch er-
sichtlich sind.
F) Eine Zulassung der Rechtsbeschwerde, insbesondere gemäß § 83 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG unter dem Gesichtspunkt der Sicherung einer einheitlichen Recht-
sprechung, ist nicht veranlasst. Denn in Bezug auf die Frage, ob es sich bei der
Angabe „HUQQA“ um eine Sachangabe handelt, ist eine Abweichung von den Er-
wägungen des 28. Senats nicht gegeben. Hinsichtlich der Grafik unterscheiden sich
die jeweiligen Zeichen, so dass auch diesbezüglich kein Grund für eine Zulassung
der Rechtsbeschwerde vorliegt.
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In der Beschwerdesache 25 W (pat) 31/20 betreffend die Wortmarke „HUQQA“ ist
noch keine Entscheidung ergangen, so dass auch insofern keine abweichende
Rechtsprechung vorliegt.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statt-
haft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft
Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt
war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht
der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften
über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundes-
gerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene
Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.
Dr. Mittenberger-Huber Akintche Posselt


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