29 W (pat) 235/01  - 29. Senat (Marken)

BPatG 154 6.70 BUNDESPATENTGERICHT 29 W (pat) 235/01 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 3. Dezember 2003 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Markenanmeldung 300 04 042.3 hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 3. Dezember 2003 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Pagenberg und die Richterin k.A. Fink - 2 - beschlossen: 1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 38 vom 1. Dezember 2000 und 5. September 2001 werden aufgeho-ben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde für die Waren und Dienstleistungen: „codierte Telefonkarten; codierte Ausweise; netzwerkunter-stützende Computer-Software (Netware); Firmware; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von Druckereierzeugnissen; Entwickeln und Gestalten von digi-talen Ton- und Bildträgern; Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten auf Datenbanken; Fotografieren; Erstellen von Computerprogrammen und Grafiken“. 2. Im übrigen wird das Verfahren zum Zwecke der Durchfüh-rung eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens an das Deut-sche Patent- und Markenamt zurückverwiesen. 3. Es wird die Rückerstattung der Beschwerdegebühr angeord-net. G r ü n d e I Die Wortmarke Außenseiter, Spitzenreiter - 3 - ist am 21. Januar 2000 für ein umfangreiches Verzeichnis von Waren und Dienst-leistungen der Klassen 3, 6, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 41 und 42 zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden. Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung durch Beschluß vom 1. Dezember 2000 und Erinnerungsbeschluß vom 5. September 2001 teilweise zurückgewiesen und zwar für die Waren und Dienstleistungen „Bespielte mechanische, magnetische, magneto-optische, optische und elektronische Träger für Ton und/oder Bild und/oder Daten; co-dierte Telefonkarten; codierte Ausweise; Spielprogramme für Com-puter; Bildschirmschonerprogramme; Datenbankprogramme; Com-puter-Software; netzwerkunterstützende Computer-Software (Net-ware); Firmware; Druckereierzeugnisse, nämlich Zeitungen, Zeit-schriften, Magazine, Broschüren, Faltblätter, Prospekte, Pro-grammhefte, Pressemappen, Fotomappen, Bücher, Kalender, Pla-kate (Poster) auch in Buchform; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausge-nommen Apparate) in Form von Druckereierzeugnissen; Rundfunk- und Fernsehwerbung, einschließlich Kunden-Marketing und Erstel-lung werbespezifischer EDV-Software; Verbreitung, Verteilung und Weiterleitung von Fernseh-, Hörfunk-, Telekommunikations- und Informationssignalen über kabelfreie und/oder kabelgebundene di-gitale und analoge Netze, auch im Online- und Offline-Betrieb in Form von interaktiven elektronischen Mediendiensten sowie mittels Computer; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Unterhaltung durch Hörfunk- und Fernsehsendungen/-programme; Film-, Ton-, Video- und Fernsehproduktion; Musikdarbietungen; Veröffentli-chung und Herausgabe von elektronisch wiedergebbaren Text-, Grafik-, Bild- und Toninformationen, die über Datennetze abrufbar sind; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen; - 4 - Durchführung von Konzert-, Theater- und Unterhaltungsveranstal-tungen, von Konferenzen, Tagungen, Seminaren, Lehrgängen, Symposien, Ausstellungen für kulturelle und Unterrichtszwecke und Vorträgen; Veranstaltung von Sportwettbewerben; Entwickeln und Gestalten von digitalen Ton- und Bildträgern; Vermittlung und Ver-mietung von Zugriffszeiten auf Datenbanken; Datendienste im Rahmen des Betriebs von Datenbanken; Fotografieren; Erstellen von Computerprogrammen und Grafiken“. Der angemeldeten Marke fehle jegliche Unterscheidungskraft und es bestehe ein Freihaltungsbedürfnis an der Bezeichnung für die Waren und Dienstleistungen der Teilzurückweisung mit ihren informationstechnologischen und medien- sowie ver-anstaltungsspezifischen Schwerpunkten. Es handele sich bei der angemeldeten Wortfolge um eine der linguistischen Zwillingsformel entsprechend gebildete, phraseologieübliche Wortzusammenstellung ohne Unterscheidungskraft, die ledig-lich einen sprachüblichen und unmittelbaren Hinweis auf das medienspezifische Themenspektrum gebe. Die Aneinanderreihung der beiden Begriffe gehe nicht über die inhaltlich thematische Sachaussage hinaus, so daß die angemeldete Marke nicht interpretationsbedürftig sei. Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Sie nimmt in erster Linie Bezug auf ihre Erinnerungsbegründung vom 22. März 2001 und rügt, daß diese in dem Erin-nerungsbeschluß nicht berücksichtigt worden sei. Die angemeldete Bezeichnung sei als Kombination zweier Schlagworte eine originelle Wortschöpfung, die im Sprachgebrauch so nicht zu finden sei. Sie bezeichne eine wöchentliche Fernseh-sendung mit wachsender Sehbeteiligung, die seit 1999 regelmäßig mehr als eine halbe Million Zuschauer erreiche. Die angemeldete Wortfolge weise jedenfalls das Mindestmaß auf, das nach Literatur und Rechtsprechung für das Vorliegen von Unterscheidungskraft ausreiche. Die Anmeldung zeichne sich durch ein prägnan-tes Wortspiel aus, das für die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund seines Reims und der phantasievollen Gestaltung unterscheidungskräftig sei und keine - 5 - waren- oder dienstleistungsbezogene Sachangabe darstelle. Außerdem macht sie auf der Grundlage der Sehbeteiligung und des Marktanteils der Fernsehsendung Verkehrsdurchsetzung geltend. Sie beantragt, die Beschlüsse der Markenstelle vom 1. Dezember 2000 und vom 5. September 2001 aufzuheben und die Beschwerdegebühr zu-rückzuzahlen. Hilfsweise beantragt sie die Zurückverweisung des Verfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zur Prüfung der Verkehrs-durchsetzung. II Die zulässige Beschwerde hat teilweise Erfolg. Der angemeldeten Marke fehlt weder jegliche Unterscheidungskraft iSv § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG noch ist sie als beschreibende Angabe von der Eintragung nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG ausgeschlossen in Bezug auf die Waren und Dienstleistun-gen „codierte Telefonkarten; codierte Ausweise; netzwerkunterstüt-zende Computer-Software (Netware); Firmware; Lehr- und Unter-richtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von Druckereier-zeugnissen; Entwickeln und Gestalten von digitalen Ton- und Bild-trägern; Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten auf Daten-banken; Fotografieren; Erstellen von Computerprogrammen und Grafiken“. - 6 - Für die übrigen beanspruchten Waren und Dienstleistungen hat die Beschwerde nur im Umfang des Hilfsantrages Erfolg. 1. Unterscheidungskraft iSv § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist die einer Marke innewoh-nende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber sol-chen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (stRspr; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153, 1154 - anitKALK). Kann demnach einer Wortmarke ein für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen im Vor-dergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder han-delt es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer be-kannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechen-den Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterschei-dungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, daß ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Davon ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen (hier eines Werktitels) auszugehen, ohne daß unterschiedliche Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Wortfolgen gegenüber anderen Wortmarken gerechtfertigt sind. Vielmehr ist in jedem Fall zu prüfen, ob die Wortfolge einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ihr über diesen hinaus eine, wenn auch noch so geringe Unterscheidungs-kraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt (vgl BGH GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; GRUR 2001, 735 - Test it). 1.1 Ausgehend von diesen Grundsätzen hat die Prüfung der angemeldeten Wort-folge „Außenseiter, Spitzenreiter“ ergeben, daß ihr als inhaltsbezogener Werktitel jegliche Unterscheidungskraft fehlt für die nachfolgenden Waren und Dienstleis-tungen: „Bespielte mechanische, magnetisch, magneto-optische, optische und elektronische Träger für Ton und/oder Bild und/oder Daten; - 7 - Spielprogramme für Computer; Bildschirmschonerprogramme; Da-tenbankprogramme; Computer-Software; Druckereierzeugnisse, nämlich Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, Broschüren, Faltblätter, Prospekte, Programmhefte, Pressemappen, Fotomappen, Bücher, Kalender, Plakate (Poster) auch in Buchform; Rundfunk- und Fern-sehwebung, einschließlich Kunden-Marketing und Erstellung web-spezifischer EDV-Software; Verbreitung, Verteilung und Weiterlei-tung von Fernseh-, Hörfunk-, Telekommunikations- und Informa-tionssignalen über kabelfreie und/oder kabelgebundene digitale und analoge Netze, auch im Online- und Offline-Betrieb in Form von in-teraktiven elektronischen Mediendiensten sowie mittels Computer; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Unterhaltung durch Hör-funk- und Fernsehsendungen/-programme; Film-, Ton-, Video- und Fernsehproduktion; Musikdarbietungen; Veröffentlichung und Her-ausgabe von elektronisch wiedergebbaren Text-, Grafik-, Bild- und Toninformationen, die über Datennetze abrufbar sind; Veröffentli-chung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen; Durchführung von Konzert-, Theater- und Unterhaltungsveranstaltungen, von Konferenzen, Tagungen, Seminaren, Lehrgängen, Symposien, Ausstellungen für kulturelle und Unterrichtszwecke und Vorträgen; Veranstaltung von Sportwettbewerben; Datendienste im Rahmen des Betriebs von Datenbanken“. Die angemeldete Wortfolge reiht die gängigen Ausdrücke „Außenseiter“ sowie „Spitzenreiter“ in einer den Sprachregeln entsprechenden Weise zu einer Ge-samtaussage aneinander, der der angesprochene Verkehr, zu dem hier das breite Publikum zählt, lediglich den Hinweis auf Inhalt, Gegenstand oder Thema der be-troffenen Waren und Dienstleistungen entnimmt. Den inländischen Verkehrskrei-sen sind die beiden Begriffe nicht nur aus dem Sport, sondern allgemein als Be-zeichnung für Personen, Gruppen oder Sachen geläufig, die abseits stehen oder - 8 - Sonderwege gehen bzw. die eine Spitzenposition einnehmen (vgl z.B. DUDEN, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in acht Bänden, 2. Aufl, Bd 1, 1993, S 368 und Bd 7, 1995, S 3180). Es ist daher davon auszugehen, daß der Durchschnittsverbraucher die angemeldete Wortfolge zwanglos als Themenan-gabe versteht, daß sich die Datenträger, Programme, Druckereierzeugnisse, Fernsehsendungen und Veranstaltungen etc. mit Berichten, Darstellungen oder Informationen über Außenseiter und Spitzenreiter befassen und zum Inhalt haben oder als solche bezeichnet werden können. Der Senat hat dabei berücksichtigt, daß angesichts der nahezu unbegrenzten Themenvielfalt, die Informationsträgern zugrunde gelegt werden kann, nicht alle Ausdrücke als beschreibende Inhaltsan-gaben in Betracht zu ziehen sind. Vielmehr muß sich die Behandlung des The-menbereichs als naheliegend und branchenüblich darstellen (vgl hierzu Strö-bele/Hacker MarkenG, 7. Aufl., 2003, § 8 Rdn 159 m.w.N.). Das ist hier der Fall. Wie die in der mündlichen Verhandlung besprochenen Recherchebeispiele zei-gen, ist das Thema Gegenstand von Serien, die über Geschichte und Entwicklung von Unternehmen und Produkten berichten (vgl z.B. SZ Serie „DYNASTIEN, AUSSENSEITER, NEWCOMER“ in SZ Nr 276 v. 1.12.2003, S 27). Die angemel-dete Wortfolge ist zudem geeignet, in Testberichten, Empfehlungen oder in der Werbung zur Beschreibung von Nischenprodukten oder von Spitzenprodukten und -bestimmungen auf Erfolgsgeschichten von Außenseitern hinzuweisen, die sich zu Spitzenreitern entwickelt haben. Daß sich die beiden Begriffe reimen, läßt den be-schreibenden Begriffsgehalt der themenbezogenen Sachaussage weder in den Hintergrund treten noch eine phantasievolle Gestaltung erkennen. Ebenso wenig ist der Umstand eintragungsbegründend, daß in der angemeldeten Wortfolge ein charakteristischer Spannungsbogen vom Außenseiter zum Spitzenreiter zum Aus-druck gebracht werde. Eine derartige Überlegung würde eine analysierende Be-trachtungsweise des angesprochenen Verkehrs voraussetzen, von der bei der Prüfung der Unterscheidungskraft einer Markenanmeldung nicht auszugehen ist. - 9 - 1.2 Dagegen hat die Wortfolge „Außenreiter, Spitzenreiter“ keinen naheliegenden, produktbeschreibenden Inhalt, wenn sie zur Bezeichnung der Waren und Dienst-leistungen „codierte Telefonkarten; codierte Ausweise; netzwerkunterstüt-zende Computer-Software (Netware), Firmware; Lehr- und Unter-richtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von Druckereier-zeugnissen; Entwickeln und Gestalten von digitalen Ton- und Bild-trägern; Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten auf Daten-banken; Fotografieren; Erstellen von Computerprogrammen und Grafiken“ verwendet wird. Denn bei diesen Waren und Dienstleistungen steht nicht die Be-handlung von Themen oder Programminhalten, sondern die spezielle Bestimmung der Produkte bzw. die spezifischen Fertigkeiten bei der Erbringung der einzelnen Dienstleistungen im Vordergrund. 2. Die Anmelderin hat in ihrer Erinnerungsbegründung für die angemeldete Be-zeichnung eine Verkehrsdurchsetzung vorgetragen und Angaben zur Dauer, zur Sehbeteiligung, zur Zuschauerzahl und zum Sendegebiet der Fernsehsendung gleichen Titels gemacht. Der Schriftsatz ist dem Deutschen Patent- und Mar-kenamt am 22. März 2001 zugegangen. Die Markenstelle konnte ihn allerdings nicht berücksichtigen, da er ihr weder bei der Absetzung des Beschlusses vom 26. März 2001 vorlag noch bei dessen Unterzeichnung nach Ausführung des Schreibauftrags vom 5. September 2001 zu den Akten gelangt war. Nachdem das Patentamt zur behaupteten Verkehrsdurchsetzung in der Sache selbst noch nicht entschieden hat, wird das Verfahren dem Hilfsantrag entsprechend nach § 70 Abs 3 Nr 1 MarkenG aufgehoben, soweit der Eintragung der Anmeldung für die unter 1.1 genannten Waren und Dienstleistungen das Hindernis des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegensteht. Für die Beurteilung der Frage, ob sich die angemel-dete Marke in den beteiligten Kreisen insoweit durchgesetzt hat, ist eine Gesamt-- 10 - schau vorzunehmen. Bei dieser sind alle maßgeblichen Umstände des Einzelfalls heranzuziehen wie der Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung, die Dauer der Benutzung des Sendetitels sowie die erzielten Umsätze und der Umfang der Werbeaufwendungen und die hierdurch beim angesprochenen Ver-kehr erreichte Marktpräsenz (vgl EuGH GRUR 1999, 723 Rdn 51 - Chiemsee). 3. Die Beschwerdegebühr war aus Billigkeitsgründen zurückzuzahlen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß der Erinnerungsbeschluß inhaltlich anders er-gangen wäre, wenn die dem Patentamt vor Beschlußfassung zugegangene Erin-nerungsbegründung zu den Akten gelangt wäre und von der Markenstelle hätte berücksichtigt werden können. Darauf, daß ein Verschulden der Erinnerungsprüfe-rin nicht vorliegt oder zu erkennen ist, kommt es für die Anordnung der Zurückzah-lung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs 3 MarkenG nicht an (vgl Strö-bele/Hacker aaO § 71 Rdn 59 f). Grabrucker Pagenberg Fink Cl

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