29 W (pat) 35/20  - 29. Senat (Marken)

ECLI:DE:BPatG:2022:090322B29Wpat35.20.0
BUNDESPATENTGERICHT
29 W (pat) 35/20
_______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
- 2 -
betreffend die Marke 30 2012 040 933
(Nichtigkeitsverfahren S 3/19 Lösch)
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
9. März 2022 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin
Seyfarth und den Richter kraft Auftrags Posselt
beschlossen:
Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Das am 23. Juli 2012 angemeldete Wortzeichen
COLLEGIUM
ist am 19. August 2013 unter der Nummer 30 2012 040 933 für die Dienstleistungen
der
Klasse 35: Dienstleistungen einer Steuerberatungskanzlei, insbesondere Erstel-
lung von Jahresabschlüssen und Einnahme-Überschussrechnungen;
Erstellung von Steuererklärungen; Prüfung von Steuerbescheiden
(Steuerberatung); Betreuung von Außenprüfungen durch die Finanz-
und Zollbehörden (Steuerberatungsdienstleistungen); Betreuung von
Prüfungen durch Krankenkassen, Rentenversicherungsträgern und
Berufsgenossenschaften (Steuerberatungsdienstleistungen); Finanz-
buchhaltung und Erstellen von Lohn- und Gehaltsabrechnungen;
- 3 -
betriebswirtschaftliche Beratungen bei Unternehmensgründungen;
Beratung in Bezug auf Investitionen, Subventionen und Finanzie-
rungen (betriebswirtschaftliche Beratung); Dienstleistungen einer Wirt
schaftsprüfungskanzlei, insbesondere Jahresabschluss- und Konzern
abschlussprüfungen nach deutschen und internationalen Berufs- und
Rechnungslegungsgrundsätzen; Prüfungen nach dem Kreditwesen-
gesetz im Rahmen betriebswirtschaftlicher Beratung; Prüfung von
Sonderbilanzen anlässlich von Gründungen, Umwandlungen, Fusio-
nen, Auseinandersetzungen, Erbfällen, Liquidationen und Insolvenz-
verfahren im Rahmen betriebswirtschaftlicher Beratung; Prüfung von
Abhängigkeitsberichten, Teilbereichen der Rechnungslegung, Kosten
umlagen und Verrechnungspreisen im Rahmen betriebswirtschaft-
licher Beratung; Erstellen von Lizenzabrechnungen (Büroarbeiten);
Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmensüber-
nahmen im Rahmen betriebswirtschaftlicher Beratung; Prüfung der
internen Kontrollsysteme im Rahmen betriebswirtschaftlicher Bera-
tung; Kreditwürdigkeitsprüfungen im Rahmen betriebswirtschaftlicher
Beratung; Unterschlagungsprüfungen im Rahmen betriebswirtschaftli-
cher Beratung; Prüfungen der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfüh-
rung im Rahmen betriebswirtschaftlicher Beratung; Prüfung der Markt-
üblichkeit bestimmter Geschäfte im Rahmen betriebswirtschaftlicher
Beratung; Prüfungen nach der Makler- und Bauträgerverordnung im
Rahmen betriebswirtschaftlicher Beratung; Unternehmensberatung;
betriebswirtschaftliche und/oder organisatorische Beratung einschließ
lich Geschäftsführung; Unternehmensplanung und -entwicklung in
betriebswirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht; Beratung im
Bereich betriebswirtschaftlicher Projekte; Prüfung und Bewertung von
Risiken für Unternehmen im Rahmen betriebswirtschaftlicher Bera-
tung (Unternehmensrisikomanagement); betriebswirtschaftliches Pro-
zessmanagement; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; be-
- 4 -
triebswirtschaftliche Beratung, insbesondere Unternehmensbewer-
tungen; Erstellung von Gutachten; betriebswirtschaftliche Beratung
bei Kauf und Verkauf von Unternehmen, Unternehmensteilen, Antei-
len sowie Auseinandersetzungen bei Einbringungen und Fusionen;
Ermittlung des Erfolgs eines Unternehmens, insbesondere durch
Gewinn- und Verlustrechnung (Durchführung von Erfolgsrechnun-
gen); Aufstellung von Kostenanalysen und Cash-Flow-Analysen;
Abwicklung von Liquidationen im Rahmen betriebswirtschaftlicher
Beratung;
Klasse 36: Steuerliche Beratung und Planung in Bezug auf die Entwicklung von
steueroptimalen Unternehmenskauf- und Verkaufskonzepten; Steuer-
liche Beratung und Planung in Bezug auf die Entwicklung von steuer-
optimalen Reorganisationskonzepten; Erstellung von Finanzgutach-
ten und -schätzungen; Treuhandgeschäfte, nämlich Verwaltung frem-
der Vermögenswerte, insbesondere durch treuhänderisches Halten
von Sicherheiten; Vermögensverwaltung; Verwaltung von Immobilien
und sonstigem Wohneigentum; Abwicklung von Liquidationen (Finanz
dienstleistungen); Erstellung von finanziellen Gutachten, nämlich
Kreditwürdigkeitsprüfungen; Finanzplanungen; steuerliche Beratun-
gen bei Unternehmensgründungen;
Klasse 41: Veranstaltung und Durchführung von Seminaren, Konferenzen,
Kongressen und Kolloquien; Organisation von Ausstellungen und
Kochkursen; Anfertigen von Übersetzungen von Verträgen;
Klasse 45: Juristische Dienstleistungen, insbesondere Rechtsberatung, Rechts-
beratung insbesondere in Bezug auf Schuld- und Insolvenzangele-
genheiten (Insolvenzberatung), Prozessvertretung, Entwerfen von Ver
trägen, juristischen Urkunden und juristischen Dokumenten; Prüfun-
gen nach dem Kreditwesengesetz im Rahmen juristischer Beratung;
- 5 -
Prüfung von Sonderbilanzen anlässlich von Gründungen, Umwand-
lungen, Fusionen, Auseinandersetzungen, Erbfällen, Liquidationen
und Insolvenzverfahren im Rahmen juristischer Beratung; Prüfung von
Abhängigkeitsberichten, Teilbereichen der Rechnungslegung, Kosten
umlagen und Verrechnungspreisen im Rahmen juristischer Beratung;
Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmensüber-
nahen im Rahmen juristischer Beratung; Prüfung der internen Kontroll-
systeme im Rahmen juristischer Beratung; Prüfung der Ordnungs-
mäßigkeit der Geschäftsführung im Rahmen juristischer Beratung;
Prüfung der Marktüblichkeit bestimmter Geschäfte im Rahmen juris-
tischer Beratung; Prüfung nach der Makler- und Bauträgerverordnung
im Rahmen juristischer Beratung; juristische Beratung bei Kauf und
Verkauf von Unternehmen, Unternehmensteilen, Anteilen; juristische
Beratung bei Auseinandersetzungen, bei Einbringungen und
Fusionen; Abwicklung von Liquidationen im Rahmen juristischer
Beratung.
in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführt Markenregister
eingetragen worden.
Am 8. Januar 2019 hat die Antragstellerin und hiesige Beschwerdegegnerin unter
Zahlung der Gebühr die Nichtigerklärung und vollständige Löschung der Marke
aufgrund absoluter Schutzhindernisse gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8
Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG beantragt.
Dem ihr am 24. Januar 2019 zugestellten Nichtigkeitsantrag hat die Inhaberin der
angegriffenen Marke und Beschwerdeführerin mit am 21. März 2019 beim DPMA
eingegangenem Schriftsatz widersprochen.
- 6 -
Mit Beschluss vom 9. März 2020 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA die
Eintragung der Marke 30 2012 040 933 für nichtig erklärt und gelöscht. Der ange-
griffenen Marke habe sowohl zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung am 23. Juli 2012 als
auch im Zeitpunkt der Entscheidung zumindest jegliche Unterscheidungskraft
i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gefehlt. Sie richte sich an allgemeine Verkehrs-
kreise, mit den in Klasse 35 registrierten Dienstleistungen zum Teil auch an ein
unternehmerisches Publikum. Aus deren Sicht beschreibe die angegriffene Marke
die jeweils betroffenen Dienstleistungen in Bezug auf ihre möglichen potenziellen
Anbieter sowie die Modalitäten der Leistungserbringung. Das angemeldete Wort-
zeichen bestehe aus dem Begriff „COLLEGIUM“. Dieser rekurriere auf die überkom-
mene, gleichwohl aber noch häufig anzutreffende Schreibweise des deutschen
Wortes „Kollegium“, welches eine Gruppe von Personen mit gleichem Amt oder
Beruf bezeichne. Das ursprünglich lateinische Wort „Collegium“ sei nach seinem
Eingang in die deutsche Sprache bis zum Inkrafttreten der Beschlüsse der Ortho-
graphischen Konferenz von 1901 am Wortanfang mit „C“ geschrieben worden. Es
sei auch unabhängig davon aufgrund seiner sofort erkennbaren Nähe zur amtlichen
deutschen Schreibweise „Kollegium“ den angesprochenen Verkehrskreisen ohne
Weiteres verständlich, insbesondere da der Begriff „Collegium“ in der einschlägigen
Branche vielfältig nachweisbar sei.
Bei sämtlichen für die angegriffene Marke registrierten Dienstleistungen handele es
sich um solche, die thematisch die Querschnittbereiche Wirtschaft, Recht und
Steuern betreffen würden. Solche Dienstleistungen würden häufig von Beratungs-
gesellschaften, Kanzleien, Büros, Sozietäten etc. erbracht, in denen Spezialisten
aus den genannten Bereichen „unter einem Dach“ tätig seien. Vor diesem Hinter-
grund werde das angesprochene Publikum bei Wahrnehmung der Bezeichnung
„COLLEGIUM“ davon ausgehen, dass die einschlägigen Dienstleistungen von einer
Gruppe qualifizierter und spezialisierter Berufsträger im Team oder zumindest ver-
bunden mit der Möglichkeit angeboten würden, dass der hauptsächlich zuständige
Bearbeiter bei Bedarf den Rat eines entsprechenden Kollegiums bzw. eines
spezialisierten Kollegen suchen könne. Wie die Antragstellerin zu Recht ausgeführt
und belegt habe, vermittle der Begriff „COLLEGIUM“ insoweit auch ein besonderes,
- 7 -
auf Spezialisierung und Arbeitsteilung gerichtetes, Qualitätsversprechen in Bezug
auf die Art und Weise der Leistungserbringung. Die abweichende Schreibweise mit
„C“ anstelle von „K“ am Wortbeginn vermöge keine Unterscheidungskraft zu
begründen. Sie werde dem Verkehr im Zweifel gar nicht auffallen. Ferner sei der
Begriff „COLLEGIUM“ auch mit „C“ am Anfang weithin verbreitet, so dass die
Abweichung, falls sie erkannt werde, jedenfalls nicht eigentümlich anmute. In vielen
deutschen Wörtern werde ein „K“ durch ein „C“ ersetzt, ohne dass dies Auswir-
kungen auf das Verständnis und die Aussprache habe. Die ausschließliche Verwen-
dung von Großbuchstaben stelle ein werbeübliches Gestaltungsmittel dar, welches
ebenfalls nicht zur Annahme von Unterscheidungskraft führe. Der Umstand, dass
der Begriff „COLLEGIUM“ für sich stehe und nicht durch weitere Angaben zur Art
des Kollegiums spezifiziert werde, mute gleichfalls nicht ungewöhnlich bzw. originell
an. Das angegriffene Markenwort sei auch in Alleinstellung insbesondere bei Rechts
anwälten und Steuerberatern als Hinweis auf das jeweilige Beratungsteam im Sinne
einer Gruppe von Personen mit gleichen oder sich fachlich ergänzenden Berufen
nachweisbar. Da die angegriffene Bezeichnung ein deutsches Wort in einer anti-
quierten, aber im einschlägigen Dienstleistungssektor noch gebräuchlichen und
damit nicht eigentümlichen Schreibweise wiedergebe, bestehe keine Veranlassung,
auf die Ausführungen der Antragsgegnerin zum Lateinischen als „toter Sprache“
und der angeblichen Unüblichkeit lateinischer Begriffe im Bereich der Rechtswis-
senschaft einzugehen. Auch die von der Antragsgegnerin entgegengehaltenen
Markeneintragungen mit dem Begriff(-selement) „COLLEGIUM“ änderten nichts an
der fehlenden Unterscheidungskraft. Diese verfügten teilweise über zusätzliche
Wort- und/oder Bildbestandteile, welche ihre Schutzfähigkeit begründet haben
mögen; sie seien aber ohnehin nicht bindend. Die – bereits vor über 20 Jahren
eingetragene – Wortmarke 396 139 12 „COLLEGIUM" beträfe mit den Dienstlei-
stungen „Versicherungs- und Finanzwesen“ Branchen, in welchen das gegenständ-
liche Markenwort weit weniger verbreitet sei. Für eine vom Regelfall abweichende
Kostenauferlegung oder -erstattung bestünden keine Anhaltspunkte.
- 8 -
Der Beschluss ist der Inhaberin der angegriffenen Marke gegen Empfangsbe-
kenntnis am 16. März 2020 zugestellt worden. Hiergegen richtet sich ihre am
16. April 2020 beim DPMA eingegangene Beschwerde.
Auf Nachfrage des Senats vom 26. Juni 2020 hat die Beschwerdeführerin mitgeteilt,
dass die COLLEGIUM GbR weiterhin bestehe und Markeninhaberin sei.
Die Beschwerdeführerin macht ihren Schriftsatz vom 9. Mai 2019 ausdrücklich zum
Gegenstand des Verfahrens und trägt erneut vor, die Marke „COLLEGIUM“ weise
Unterscheidungskraft auf und sei nicht freihaltebedürftig, so dass kein Löschungs-
grund nach § 50 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 vorliege. Die Marke
könne als Herkunftshinweis dienen, da sie für die angebotenen Dienstleistungen
nicht beschreibend sei und auch kein unmittelbarer Zusammenhang der Marke mit
den geschützten Dienstleistungen bestehe. Ihr könne nicht entnommen werden,
welche Art von Dienstleistung angeboten werde. Sie beschreibe auch keine
Umstände der Leistungserbringung wie örtliche oder zeitliche Rahmenbedingungen
oder den Wert der Dienstleistung. Sie lasse lediglich einen Anklang hinsichtlich des
Leistungserbringers erkennen. Jedoch fehle es an einem unmittelbaren Bezug zu
den angebotenen Dienstleistungen. Hierfür seien weitere gedankliche Schritte
erforderlich. Die Marke werde am Wortanfang mit „C“ geschrieben und sei daher
nicht mit dem Wort „Kollegium“ identisch. Die von der Antragstellerin vorgelegten
Verwendungsbeispiele in Bezug auf Rechtsdienstleistungen enthielten lediglich die
Schreibweise mit „K“ bzw. den von der Marke völlig verschiedenen Begriff „Rechts-
anwaltskollegium“. Zwischen dem überkommenen Begriff Collegium und der deut-
schen Schreibweise des Wortes Kollegium bestehe keine Identität. Selbst wenn
man annehme, dass der Begriff Collegium eine Gruppe von Personen mit gleichem
Amt oder Beruf bezeichne, so sei nicht ohne weiteres davon auszugehen, dass der
Verkehr einen engen beschreibenden Bezug zu den angemeldeten Dienstleistun-
gen im Bereich Steuer- und Rechtsberatung herstelle. Es fehle am hierfür erforder-
lichen Produktbezug. Der Begriff sei eng mit der Lehrerschaft und in diesem Bereich
gebildeten Gremien oder kirchlichen Gemeinschaften verbunden. Das Wort sei
- 9 -
zudem besonders originell und eigentümlich. Die abweichende Schreibweise
erzeuge eine Assoziation, welche bei dem deutschen Wort Kollegium gerade nicht
bestehe. Trotz der vermeintlich einfachen Übersetzbarkeit mit dem eben genannten
Wort hafte der Marke eine besondere Originalität an, die nur durch die Fremd-
sprache, also die lateinische Schreibweise, transportiert werde. Die Marke rufe ein
mit dem alten Rom und der römischen Zeit verbundenes Bewusstsein von Gelehrt-
heit und Tugendhaftigkeit hervor, von kämpferischen Errungenschaften und klassi-
scher Schönheit, das unter anderem in einem geradlinigen, zielorientierten Denk-
und Arbeitsstil Ausdruck finde. Hinzu komme die Großschreibung, die diesen Ein-
druck noch verstärke. So sei der Verkehr zum Beispiel aus alten römischen
Schriften und Schrifttafeln, aus Inschriften und Monumenten daran gewöhnt, dass
sämtliche Buchstaben als Versalien geschrieben und keine Kleinschreibung ver-
wendet werde. Darüber hinaus verkenne die Markenabteilung, dass es im konkreten
Fall keinesfalls nur auf den klanglich nahezu identischen Gehalt zwischen der Marke
COLLEGIUM und dem deutschen Wort Kollegium ankomme. Im Bereich der
Steuern und Rechtsberatung sei eine besonders erhöhte Aufmerksamkeit der ange-
sprochenen Verkehrskreise üblich. Zudem gehe es bei den betroffenen Dienst-
leistungen der Rechts- und Steuerberatung um solche, die nicht mündlich vereinbart
würden, sondern bei denen schriftliche Verträge und Unterlagen ausgetauscht
würden. Der Verbraucher lege zudem in der Regel besonders großen Augenmerk
auf den Wortanfang eines Zeichens. Daher werde der Unterschied in der Schreib-
weise für den Verkehrskreis besonders ersichtlich und sei unproblematisch wahr-
nehmbar. Daher könne nicht ohne weiteres aus der Marke COLLEGIUM auf das
deutsche Wort Kollegium geschlossen werden. So habe der Bundesgerichtshof
zum Beispiel auch einen einzigen abweichenden Buchstaben im Verfahren
„OMEPRAZOK“ für erheblich erachtet. Auch sei unter anderem durch das Bundes-
patentgericht bei schriftbildlichen Änderungen ohne Auswirkung auf den Klang eine
erhebliche Abweichung angenommen worden.
- 10 -
Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdeführerin beantragt sinnge-
mäß,
den Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 9. März 2020 aufzuhe-
ben und den Nichtigkeitsantrag zurückzuweisen.
Die Nichtigkeitsantragstellerin und Beschwerdegegnerin beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie bestreite, dass die C… GbR jemals bestanden habe. Jedenfalls
existiere diese aktuell nicht mehr. Die Ausführungen der Markenabteilung 3.4 in
dem angefochtenen Beschluss lägen auf der Linie der ständigen Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs und des Bundespatentgerichts. Zur Vermeidung von
Wiederholungen werde vollumfänglich auf die Begründung des Nichtigkeitsantrags
und die Eingabe vom 8. Juli 2019 verwiesen. Die Beschwerdegegnerin legt zudem
mehrere Unterlagen als Anlage zu ihrem Schriftsatz vom 1. September 2020 vor.
Es werde darauf hingewiesen, dass bei einer kurzen Recherche im Registerportal
der Länder bei der Eingabe von „Collegium“ mehrere hundert Firmen- und Vereins-
bezeichnungen erscheinen würden. Dies belege eindrucksvoll, dass es sich um ein
gebräuchliches Wort der deutschen Sprache handele. Sie benennt zudem zahl-
reiche weitere Beispiele für Institutionen, Vereine, Unternehmen etc., die den Begriff
Collegium verwenden würden. Hierbei weist sie insbesondere auf solche im
Münchner Raum und in Nürnberg, also am Sitz der Beschwerdeführerin, hin.
Anwälte und Steuerberater würden sich gegenseitig Kollege/College nennen. Dies
komme auch in der Kanzleibezeichnung zum Ausdruck. Dort würden sich viele mit
dem Zusatz „und Collegen“ bzw. „& Collegen“ bezeichnen. Die Schreibweise mit „C“
sei weder ungewöhnlich noch originell. Das Wort Collegium sei dem Verkehr auf
Anhieb verständlich. Es sei zudem seit Jahrzehnten gefestigter markenrechtlicher
Grundsatz, dass eine durchgehende Großschreibung keine Unterscheidungskraft
vermittle. Die Argumentation der Beschwerdeführerin mit Bezug zum alten Rom sei
- 11 -
völlig irrelevant und werde explizit bestritten. Zudem seien die dort aufgestellten
Behauptungen auch inhaltlich falsch. Im Lateinischen gebe es keine Texte mit durch
gehender Großschrift. Eine Schutzfähigkeit ließe sich auch nicht auf eine behaupte-
tet erhöhte Aufmerksamkeit des angesprochenen Verkehrs stützen.
Die Beschwerdegegnerin hat ferner mit Schriftsatz vom 1. September 2020 um
Prüfung gebeten, ob der Beschwerdeführerin angesichts der hier bestehenden
Besonderheiten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen seien. In
einem über das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) eingereichten
Schreiben vom 4. Februar 2022, das aber nicht mit der beim Bundespatentgericht
gem. § 2 Abs. 2 a BGH/BPatGERVV erforderlichen qualifizierten bzw. fortgeschrit-
tenen Signatur versehen war, hat sie einen entsprechenden Kostenantrag aus-
drücklich gestellt. Der Senat hat mit Schreiben vom 11. Februar 2022 auf die
fehlende Signatur und die daraus resultierende Rechtsfolge hingewiesen. Der
Schriftsatz vom 4. Februar wurde am 16. Februar 2022 erneut per beA übersandt,
allerdings wiederum ohne die erforderliche Signatur.
In der Sache führt die Beschwerdegegnerin bezüglich der Auferlegung der Kosten
gemäß § 71 Abs. 1 Markengesetz aus, diese könnten auferlegt werden, wenn der
Markeninhaber trotz einer sichtlich begründeten Löschungsaufforderung an einer
schutzunfähigen Marke festhalte und damit einen Löschungsantrag provoziere. Die
Aussichtslosigkeit der Verteidigung der Beschwerdeführerin habe sich jedenfalls im
Verlauf des Verfahrens, nämlich spätestens nach der Löschungsentscheidung der
Markenabteilung, herausgestellt. Angesichts der im Verfahren vor dem DPMA in
großem Umfang vorgelegten Unterlagen und der sorgfältigen Begründung des
Löschungsbeschlusses durch die Markenabteilung erscheine die Führung des
Beschwerdeverfahrens als mutwillig. Diese sei mit den Sorgfaltsanforderungen an
eine halbwegs vernünftige und sachdienliche Verfahrensführung nicht in Einklang
zu bringen. Die Beschwerdeführerin wiederhole nur ihre vor der Markenabteilung
vorgebrachten und von dieser widerlegten Argumente, ohne irgendeinen ansatz-
- 12 -
weise neuen oder nachvollziehbaren Aspekt für das Beschwerdeverfahren vorzu-
tragen. Insbesondere würden völlig haltlose Begründungen vorgebracht. Ihre Vor-
gehensweise habe daher nichts mit der Möglichkeit zu tun, auch anerkannte
Grundsätze einer Überprüfung zuzuführen. Durch dieses Verhalten entstünden der
Antragstellerin erhebliche Kosten. In die Billigkeitserwägung sei auch einzustellen,
dass die Beschwerdeführerin die Antragstellerin aus der Marke abgemahnt habe,
und diese sich daher seit Jahren dem Damoklesschwert von Unterlassungs- und
Folgeansprüchen ausgesetzt sehe. Die daraus resultierende Unsicherheit sei durch
die Führung des Beschwerdeverfahrens noch erheblich verlängert worden.
Der Senat hat mit Hinweis vom 21. Januar 2022 Recherchebelege an die Verfah-
rensbeteiligten übermittelt und seine vorläufige Rechtsauffassung dargelegt.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die Beschwerde ist gem. § 66 Abs. 1 MarkenG zulässig, aber nicht begründet.
A. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben sich die Vorschriften des Markenge-
setzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für den Streitfall erhebliche
Rechtsänderung ist hierdurch allerdings nicht eingetreten. Insbesondere sind die
Änderungen in § 3 Abs. 1 MarkenG n. F. und § 8 MarkenG n. F. für die Entscheidung
im Streitfall ohne Bedeutung. Die neue Fassung des § 50 Abs. 1 MarkenG ist seit
ihrem Inkrafttreten am 14. Januar 2019 anwendbar, da insoweit keine Übergangs-
regelung existiert, während § 50 Abs. 2 S. 1 MarkenG gem. § 158 Abs. 8 S. 2
MarkenG in seiner bisherigen Fassung gilt, wenn der Antrag auf Löschung vor dem
14. Januar 2019 gestellt worden ist (vgl. BGH GRUR 2021, 1195 Rn. 10 f. – Black
Friday; GRUR 2020, 1089 Rn. 24 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung II).
Dies ist hier der Fall.
- 13 -
B. Der Nichtigkeitsantrag ist zulässig.
I. Er wurde ordnungsgemäß gestellt, insbesondere wurden die geltend gemachten
konkreten Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG im Nichtigkeits-
antrag ausdrücklich benannt. Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwer-
deführerin hat dem ihr am 24. Januar 2019 zugestellten Nichtigkeitsantrag mit am
21. März 2019 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz und damit rechtzeitig inner-
halb der Zweimonatsfrist der vor dem 1. Mai 2020 und damit zum damaligen Zeit-
punkt gültigen Regelung in § 54 Abs. 2 S. 2 MarkenG a. F. widersprochen, so dass
gem. § 54 Abs. 2 S. 3 MarkenG a. F. das Nichtigkeitsverfahren durchzuführen war.
II. Da die beschwerdeführende Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) zumindest
noch über das hier streitige Markenrecht als Vermögensgegenstand verfügt,
ist - selbst wenn die Gesellschaft aufgelöst worden sein sollte - nicht davon auszu-
gehen, dass die Auseinandersetzung im Wege des Abwicklungsverfahrens abge-
schlossen ist. Die Beendigung einer GbR vollzieht sich in zwei Schritten. Durch ent-
sprechenden Auflösungsgrund nach §§ 723 ff. BGB wird die Gesellschaft aufgelöst.
Damit ist jedoch noch keine Beendigung verbunden; es wird nur die (gemeinsame)
Verfolgung des bisherigen Gesellschaftszweckes eingestellt. An dessen Stelle tritt
der Zweck, dass sich die Gesellschafter bezüglich des Gesellschaftsvermögens
auseinandersetzen. Die Gesellschaft besteht gem. § 730 Abs. 2 BGB für die
Zwecke der Auflösung als Abwicklungsgesellschaft fort. Nach der Auflösung der
Gesellschaft haben die Gesellschafter gem. § 730 Abs. 1 BGB mithin die Vollbe-
endigung der Gesellschaft durch Auseinandersetzung vorzubereiten. Die Vornahme
der Auseinandersetzung und die Mitwirkung bei dieser ist Pflicht jedes zu ihr
berufenen Gesellschafters. Eine Vollbeendigung der GbR tritt erst mit Abschluss
der Liquidation ein (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 04.05.2018, 29 W (pat) 46/15
– NETZWERK JOKER). Ferner kann auch die Beschwerde als konkludente Willens-
erklärung zur Fortsetzung der Gesellschaft gewertet werden (vgl. auch Westermann
in: Erman, BGB, 16. Aufl. 2020, § 730 BGB Rn. 5). Hinweise, dass die GbR niemals
- 14 -
existiert hat, sind nicht vorgelegt und auch nicht zu erkennen. Daher kann diese
weiter als Markeninhaberin und Beschwerdeführerin auftreten.
C. Der Nichtigkeitsantrag ist begründet, da der Eintragung der Marke sowohl zum
Zeitpunkt ihrer Anmeldung, als auch im Zeitpunkt der Entscheidung zumindest das
Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstand bzw. ent-
gegensteht.
Die Eintragung einer Marke wird nach § 50 Abs. 1 MarkenG n. F. für nichtig erklärt
und gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7, 8 MarkenG eingetragen worden ist, wobei
für die im Eintragungsverfahren (§§ 37 Abs. 1, 41 Abs. 1 MarkenG) und im Nichtig-
keitsverfahren (§ 50 Abs. 1 MarkenG) vorzunehmende Prüfung der Schutzhinder-
nisse sowohl auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens und das zu diesem
Zeitpunkt bestehende Verkehrsverständnis (vgl. BGH, GRUR 2021, 1195 Rn. 11
– Black Friday; GRUR 2018, 301 Rn. 9 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016,
378 Rn. 14 – LIQUIDROM; GRUR 2015, 1012 Rn. 8 – Nivea-Blau; GRUR 2014,
565 Rn. 10 – smartbook; GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) als
auch gem. § 50 Abs. 2 S. 1 MarkenG a.F. – mit Ausnahme der Feststellung der
Bösgläubigkeit – auf den Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde abzu-
stellen ist (vgl. BGH, a. a. O., – Black Friday; GRUR 2020, 1089 Rn. 24 – Quadra-
tische Tafelschokoladenverpackung II; GRUR 2018, 301 Rn. 9 – Pippi-Langstrumpf-
Marke).
Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke
innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufge-
fasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von
einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder
Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH
MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS
BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung
durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2020, 411
- 15 -
Rn. 10 – #darferdas? II, GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke;
GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2015, 173 Rn. 15 – for you; GRUR 2013, 731
Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion der
Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und
Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O. – Audi AG/HABM [Vorsprung
durch Technik]; BGH a. a. O. – #darferdas? II; a. a. O. – OUI). Da allein das Fehlen
jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein groß-
zügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterschei-
dungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – Pippi-
Langstrumpf-Marke; a. a. O. – OUI). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der
Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen
Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden
Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel; BGH
a. a. O. Rn. 15 – Pippi Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 10 – OUI; a. a. O. Rn. 16
– for you; GRUR 2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops).
Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmelde-
zeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einer-
seits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffas-
sung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des
Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und
verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienst-
leistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen
Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 – SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11
– grill meister).
Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn
ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehen-
den beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86
– Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11
– Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen
- 16 -
der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr
– etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur
als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR
2020, 411 Rn. 11 - #darferdas? II; GRUR 2016, 934 Rn. 12 – OUI; GRUR 2014,
872 Rn. 21 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 26 – HOT; GRUR 2012,
1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy; GRUR 2010, 640
Rn. 13 – hey!; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard). Darüber hinaus be-
sitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände
beziehen, die die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar selbst nicht unmittel-
bar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt
wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR
2018, 932 Rn. 8 – #darferdas?; a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 16
– Gute Laune Drops).
I. Nach diesen Grundsätzen lag sowohl im Anmeldezeitpunkt und liegt auch im
Zeitpunkt der Entscheidung über den Nichtigkeitsantrag der Löschungsgrund der
fehlenden Unterscheidungskraft vor.
1. Angesprochene Verkehrskreise sind hier teils allgemeine Verkehrskreise, über-
wiegend jedoch ein unternehmerisches Publikum.
2. Das Zeichen „COLLEGIUM“ in seiner Gesamtheit weist hinsichtlich der bean-
spruchten Dienstleistungen lediglich darauf hin, dass diese von einer Gruppe von
Berufsträgern erbracht werden. Es stellt zudem ein Qualitätsversprechen hinsicht-
lich der Art und Weise der Leistungserbringung, nämlich der ganzheitlichen Bearbei-
tung einer Materie durch mehrere Spezialisten, dar. Bezüglich „Organisation von
Kochkursen“ in Klasse 41 ist in dem Zeichen zudem ein Hinweis auf den Adressa-
tenkreis zu sehen.
Der Begriff „COLLEGIUM“ ist eine noch häufig anzutreffende ältere Schreibweise
des deutschen Wortes „Kollegium“ und bezeichnet eine Gruppe von Personen mit
- 17 -
gleichem Amt oder Beruf (vgl. Duden, Onlinewörterbuch, Rechtschreibung,
Kollegium; Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 8. Aufl. 2015, S. 1024;
https://de.langenscheidt.com/fremdwoerterbuch/collegium). Das ursprünglich latei-
nische Wort „Collegium“ wurde - auch nachdem es Eingang in die deutsche Sprache
gefunden hatte – noch bis ins Jahr 1901 am Wortanfang mit „C“ geschrieben (vgl.
https://de.wiktionary.org/wiki/Collegium). Es ist für die angesprochenen Verkehrs-
kreise wegen seiner Nähe zur aktuellen deutschen Schreibweise „Kollegium“ ohne
Weiteres unmittelbar verständlich. Der Begriff „Collegium“ bzw. „Kollegium“ ist ins-
besondere im Bereich der Rechts-, Wirtschafts- und Steuerberatung vielfältig nach-
weisbar (vgl. u. a. Anlagen LSG 3, 4a-4d, 5 sowie Anlagen LSG 10, 11 in den Schrift-
sätzen der Antragstellerin vom 07.01.2019 sowie vom 08.07.2019 im Amtsver-
fahren). Er kommt aber auch in anderen Bereichen zum Einsatz (vgl. z. B.
„Zahncollegium“ für ein Team an Zahnärzten, Anlage 1, Bl. 148 f. d. A.; Graphik-
Collegium Berlin e.V., Anlage 2, Bl. 150 f. d. A.).
3. Bei fast allen der für die angegriffene Marke registrierten Dienstleistungen handelt
es sich um solche, die thematisch die Querschnittbereiche Wirtschaft, Recht,
Steuern und Vorträge betreffen. Diese werden häufig von Beratungsgesellschaften,
Kanzleien, Büros, Sozietäten etc. erbracht, in denen mehrere Spezialisten einer
Berufsgruppe tätig sind, um auch komplexe Vorgänge aus einer Hand bearbeiten
zu können.
Auch bei der Anfertigung von Vertragsübersetzungen ist es üblich, dass mehrere
Übersetzer mit unterschiedlicher Spezialisierung und fachlichen Kenntnissen ge-
meinsam im Team arbeiten, um insbesondere umfangreiche oder inhaltlich kom-
plexe Themen korrekt in die Zielsprache(n) zu übertragen.
Hinsichtlich der „Organisation von Kochkursen“ wird der Verkehr dem Zeichen ledig-
lich entnehmen, dass diese von einem bzw. für ein Collegium angeboten werden.
Auch auf diesem Sektor ist es üblich, dass mehrere Personen gleichen Berufs, z.B.
Köche oder Eventmanager, zusammenarbeiten, um die vielfältigen Aufgaben wie
- 18 -
Kundengespräche, Angebotserstellung, Wahl und Buchung der „Location“, Auswahl
des Menüs, Buchen des notwendigen Personals, Aufbau der Kochlogistik, Planung
des Menüs, Einkauf der Waren, etc. zu bewältigen.
4. Die Bezeichnung „COLLEGIUM“ weist entgegen der Ansicht der Beschwerde-
führerin keine besondere Originalität oder Eigentümlichkeit auf. Es bedarf auch
keiner Interpretationen oder gedanklicher Zwischenschritte, um ihre Bedeutung zu
erfassen, zumal die Verständnisfähigkeit des Verkehrs nicht zu gering veranschlagt
werden darf (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 50 m. w. N.).
Auch die abweichende Schreibweise mit „C“ anstatt „K“ am Wortbeginn ist daher
nicht geeignet, die Unterscheidungskraft zu begründen. Sie wird dem Verkehr im
Zweifel gar nicht auffallen. Die angesprochenen Verkehrskreise werden darin das
Wort „Kollegium“ ohne Weiteres wiedererkennen (vgl. auch BGH GRUR 2008,
1002, 1005 Rn. 35 - Schuhpark; GRUR 2003, 882, 883 - Lichtenstein; BPatG,
Beschluss vom 21.09.2011, 29 W (pat) 107/10 - Produktwal; Beschluss vom
28.05.2009, 30 W (pat) 25/09 - SCHLÜSEL; Beschluss vom 03.05.2010, 27 W (pat)
173/09 – mobiLotto; Beschluss vom 07.12.2009, 30 W (pat) 67/08 – Unicum;
Beschluss vom 12.02.2014, 29 W (pat) 546/11 - UNICUM). Dies gilt erst recht, wenn
man - wie die Beschwerdeführerin - von einer erhöhten Aufmerksamkeit des
Verkehrs ausgeht. Das Publikum ist gerade im Geschäftsleben und im Bereich der
Werbung an immer neue Wortspiele und gezielte Fehlschreibungen gewöhnt. Für
den Durchschnittsverbraucher besteht in der Regel zudem kein Anlass für semanti-
sche Differenzierungen und linguistische Bewertungen neuer Bezeichnungen. Er
wird bisher noch nicht verwendete oder grammatikalisch fehlerhafte, ihm aber
gleichwohl verständliche Sachaussagen durchaus als solche und damit nicht als
betriebliche Herkunftshinweise auffassen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering,
a. a. O., § 8, Rn 175 f). Daher handelt es sich bei „COLLEGIUM“ auch nicht um ein
lediglich sprechendes Zeichen. Doch selbst wenn die Abweichung erkannt würde,
würde sie jedenfalls nicht eigentümlich anmuten. Denn in vielen deutschen Wörtern
wird ein „K“ durch ein „C“ ersetzt, ohne dass dies Auswirkungen auf das Verständnis
und die Aussprache hat (vgl. z.B. BPatG, Beschluss vom 03.05.2010, 27 W (pat)
- 19 -
504/10 – MOCCAS; Duden, Rechtschreibung: „Cousine, Kusine“; „Cord, Kord“;
„Calcium, Kalzium“). Nicht zuletzt verwenden viele Anwalts- und Steuerberatungs-
kanzleien ein „& Collegen“ statt des „& Kollegen“ (vgl. hierzu auch Anlage LSG 24;
Bl. 117-134 d. A.). So hat z.B. auch das Bundespatentgericht (Beschluss vom
03.03.2008, 25 W (pat) 38/07 – GEHRKE & COLL. / Gerken) entschieden, dass „&
COLL.“ eine gebräuchliche Abkürzung darstelle und darauf hinweise, dass neben
der Person Gehrke weitere Kollegen in der Kanzlei Dienstleistungen erbringen,
weshalb der Wortbestandteil zurücktrete.
5. Die ausschließliche Verwendung von Großbuchstaben ist ein werbeübliches
Gestaltungsmittel (vgl. z. B. BPatG, Beschluss vom 02.02.2012, 30 W (pat) 541/10
– ROAD & SEA; BPatG, Beschluss vom 02.07.2013, 24 W (pat) 509/12
– HOTEL.PROFI). Sie führt daher nicht dazu, dass dem angemeldeten Zeichen
Unterscheidungskraft zukommt.
6. Dass der Begriff „COLLEGIUM“ nicht durch weitere Angaben zur Art des
Kollegiums spezifiziert wird, ist weder ungewöhnlich noch originell. Wie oben
gezeigt, wird der Begriff insbesondere bei Rechtsanwälten und Steuerberatern als
Hinweis auf das jeweilige Beratungsteam im Sinne einer Gruppe von Personen mit
gleichen oder sich fachlich ergänzenden Berufen umfangreich verwendet. Einer
weiteren Spezifizierung bedarf es daher nicht.
Die Markenabteilung ist zu Recht davon ausgegangen, dass keine Veranlassung
besteht, auf die Ausführungen der Antragsgegnerin zum Lateinischen als „toter
Sprache“ und der angeblichen Unüblichkeit lateinischer Begriffe im Bereich der
Rechtswissenschaft einzugehen. Es handelt sich bei der angegriffenen Bezeich-
nung um ein deutsches Wort in einer antiquierten, aber im einschlägigen Dienstlei-
stungssektor noch gebräuchlichen Schreibweise. Selbst bei der Annahme, es
handle sich ausschließlich um eine lateinische Vokabel, läge keine Unterschei-
dungskraft vor. Infolge der schriftbildlichen Nähe und klanglichen sowie begrifflichen
- 20 -
Identität mit dem deutschen Wort „Kollegium“ wäre auch dann die beschreibende
Bedeutung offensichtlich.
Das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG hat bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am
23. Juli 2012 bestanden. Dies ergibt sich nicht zuletzt aus der Anlage 2 des Nichtig-
keitsbeschlusses des DPMA sowie den dem Beanstandungsbescheid im Eintra-
gungsverfahren beigefügten Rechercheergebnissen. Das Schutzhindernis besteht
auch zum Zeitpunkt der Entscheidung fort.
7. Auch die von der Antragsgegnerin im Verfahren vor dem DPMA zitierten Marken-
eintragungen mit dem Begriff bzw. Bestandteil „COLLEGIUM“ führen zu keiner
anderen Bewertung. Zum einen können aus nicht begründeten Eintragungen
anderer Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die Beurtei-
lung der konkreten Anmeldung entnommen werden, zum anderen kann auch unter
Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen
Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden (vgl. BGH GRUR
2012, 276 Rn. 18 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e. V. m. w. N.). Die
betreffenden Marken sind zudem zum Teil (301 571 96; 799 623) anders gebildet,
da sie über zusätzliche Wort- und/oder Bildbestandteile verfügen, welche ihre
Schutzfähigkeit begründet haben mögen. Auch existieren entsprechend gebildete
Zurückweisungen (vgl. z. B. 30 2016 012 947.2, 30 2020 246 983.7, 30 2015 220
799.0). Die Wortmarke 396 139 12 „COLLEGIUM" ist u. a. für „Versicherungs- und
Finanzwesen“ registriert. Ggf. ist in diesen Branchen die Bezeichnung „Collegium“
weit weniger verbreitet, was zur Eintragung geführt haben mag. Zudem liegen alle
der genannten Eintragungen schon längere Zeit zurück, so dass ihnen allein wegen
der zwischenzeitlichen Rechtsentwicklungen allenfalls geringe Aussagekraft
zukommt.
Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke war daher zurückzuweisen.
- 21 -
II. Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann
dahinstehen, ob das angemeldete Zeichen darüber hinaus freihaltungsbedürftig
gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist.
III. Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus
Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht kein Anlass.
Soweit die Beschwerdegegnerin in ihren per beA eingereichten Schreiben vom
4. und 16. Februar 2022 die Auferlegung der Kosten zu Lasten der Beschwerde-
führerin beantragt hat, ist dieser Antrag nicht formwirksam gestellt.
Die Erleichterungen bei Dateiformaten und Signaturerfordernissen, die mit der
Neuregelung der ERRV einhergehen, haben für das Bundespatentgericht keine
Geltung. Nach der nach wie vor geltenden und in jüngerer Zeit nicht reformierten
Fassung der BGH/BPatGERVV (BT-Drs 645/17) gilt die Privilegierung/Befreiung
von dem qualifizierten Signaturerfordernis für den sicheren Übermittlungsweg über
das besondere elektronische Anwaltspostfach für das Bundespatentgericht nicht.
Vielmehr sind nach § 2 Abs. 2a BGH/BPatGERVV alle elektronischen Dokumente
– unabhängig vom jeweiligen Übermittlungsweg – stets entweder mit der qualifizier-
ten elektronischen oder mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur einer
internationalen Organisation auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes
gemäß der VO (EU) 910/2014 zu versehen. Hierauf hat der Senat in seinem Schrei-
ben vom 11. Februar 2022 hingewiesen.
Die Formulierungen im Schreiben vom 1. September 2020 können nicht als Kosten-
antrag verstanden werden. Gleichwohl kommt auch unter Berücksichtigung der dort
vorgetragenen Argumente eine Kostenauferlegung nicht in Betracht.
Grundsätzlich tragen die Verfahrensbeteiligten gem. § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG ihre
Kosten jeweils selbst. Von diesem Grundsatz kann abgewichen werden, wenn
besondere Umstände vorliegen, die insbesondere dann gegeben sind, wenn ein
Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (vgl.
Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 15 ff. m. w. N.; BGH GRUR
- 22 -
1972, 600, 601 – Lewapur). Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter
in einer nach anerkannten Beurteilungsmaßstäben aussichtslosen Situation sein
Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht
(vgl. BPatGE 8, 60, 62; 12, 238, 240; BPatG, Beschluss vom 09.12.2020, 29 W (pat)
27/18 – LL/LL). Das bloße Unterliegen genügt hierfür nicht. Im Nichtigkeitsverfahren
kann eine Kostenauferlegung u. a. in Betracht gezogen werden, wenn der Marken-
inhaber trotz einer ersichtlich begründeten Löschungsaufforderung an einer schutz-
unfähigen Marke festhält und damit einen Nichtigkeitsantrag provoziert. Hierbei ist
gerade in Fällen vermeintlich offensichtlicher Schutzhindernisse gem. § 8 Abs. 2
Nr. 1 und 2 MarkenG Zurückhaltung geboten. Es handelt sich immerhin um Marken,
die die Schutzfähigkeitsprüfung durch die Markenstelle im Eintragungsverfahren
erfolgreich überstanden haben (vgl. auch Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O.,
§ 71 Rn. 20 m. w. N.).
Die Beschwerdeführerin hat trotz negativer Entscheidung der Markenabteilung 3.4
an ihrer Marke festgehalten. Sie hat sich ferner mit der Argumentation der Marken-
abteilung und der Gegenseite sowie insbesondere den vorgelegten Unterlagen in
ihrer Begründung nicht im Detail befasst, sondern lediglich pauschale Behauptun-
gen mit teils ungewöhnlich anmutender Argumentation vorgelegt. Dies genügt für
sich genommen nicht für eine Kostenauferlegung, und zwar schon deshalb nicht,
da aufgrund des Amtsermittlungsgrundsatzes keine Begründungspflicht für die
Beschwerde besteht (vgl. auch Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71
Rn. 26 m. w. N.). Bei objektiven Erfolgsaussichten der Beschwerde sind auch
neben der Sache liegende Argumente kein Grund für eine Kostenauferlegung. Zu
Gunsten der Beschwerdeführerin ist insoweit mit in die Abwägung einzustellen,
dass sie vor der Markenstelle mit ihrer Argumentation erfolgreich war. Diese hatte
nämlich an ihrem ursprünglichen Beanstandungsbescheid nicht festgehalten,
sondern die verfahrensgegenständliche Marke dennoch eingetragen. Die Entschei-
dung der Markenabteilung 3.4 des DPMA im Nichtigkeitsverfahren einer Überprü-
fung zuzuführen, war daher objektiv nicht völlig aussichtslos. Hinzu kommt, dass
das Bundespatentgericht in einigen Entscheidungen auch bei lateinischen Wörtern
- 23 -
in Alleinstellung eine Schutzfähigkeit angenommen hat (vgl. z.B. Beschluss vom
25.11.2015, 28 W (pat) 542/13 – PRIMUS; Beschluss vom 29.06.2011, 26 W (pat)
520/10 – Salva). Zudem ist im Hinblick auf die Dienstleistungen „Veranstalten von
Kochkursen“ in Klasse 41 die fehlende Schutzfähigkeit nicht derart offensichtlich.
Auch die von der Beschwerdegegnerin angeführte langanhaltende „Abmahnsitua-
tion“ aufgrund der Durchführung des Beschwerdeverfahrens vermag diese Bewer-
tung nicht zu entkräften, da die Verteidigung einer eingetragenen Marke legitim ist.
IV. Die Beschwerdeführerin hat keine Durchführung einer mündlichen Verhandlung
beantragt. Die Beschwerdegegnerin ist mit ihrem Sachantrag auf Zurückweisung
der Beschwerde erfolgreich. Der Senat erachtet eine mündliche Verhandlung nicht
als sachdienlich. Daher konnte im schriftlichen Verfahren entschieden werden (§ 69
MarkenG).
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschwei-
gend zugestimmt hat,
- 24 -
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine
beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.
Dr. Mittenberger-Huber Seyfarth Posselt
ob


Full & Egal Universal Law Academy