29 W (pat) 37/12  - 29. Senat (Marken)

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 29 W (pat) 37/12 _______________________ Aktenzeichen B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Markenanmeldung 30 2009 064 977.4 hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. August 2012 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Kortge und die Richterin am Landgericht Uhlmann - 2 - beschlossen: 1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 26. Januar 2012 wird aufgehoben und die Sache zur er-neuten Entscheidung an das Deutsche Patent- und Marken-amt zurückverwiesen. 2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet. G r ü n d e I. Das Wortzeichen K-Mail Order ist am 4. November 2009 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Waren und Dienst-leistungen angemeldet worden: Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwe-lierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Perlen; Uhren und Zeit-messinstrumente; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; - 3 - Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Teile und Bestandteile vorge-nannter Waren, soweit in Klasse 18 enthalten; Klasse 24: Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 24 enthalten; Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 25 enthalten; Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensberatung; Büroarbei-ten; Einzelhandels- und Großhandelsdienstleistungen im Bereich von Wasch- und Bleichmitteln, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel, von Seifen, von Parfümeriewaren, ätherischen Ölen, von Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, von Haarwässern, von Zahnputzmitteln, von pharmazeutischen und veterinärmedizi-nischen Erzeugnissen, von Hygienepräparaten für medizinische Zwecke, von Babykost, von Pflastern und Verbandsmaterial, von Desinfektionsmitteln und Mitteln zur Vertilgung von schädlichen Tieren, von Fungiziden und Herbiziden, von handbetätigten Werk-zeugen und Geräten, von wissenschaftlichen, Schifffahrts-, Ver-- 4 - messungs-, fotografischen, Film-, optischen, Wäge-, Mess-, Sig-nal-, Kontroll-, Rettungs-, Unterrichtsapparaten und -instrumenten, von Apparaten und Instrumenten zum Leiten, Schalten, Umwan-deln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität, von Ge-räten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und/oder Informationen, von Magnetaufzeichnungsträgern, Schallplatten, von Verkaufsautomaten und Mechaniken für geld-betätigte Apparate, von Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und Computern, von Feuerlöschgerä-ten, von chirurgischen, ärztlichen, zahn- und tierärztlichen Instru-menten und Apparaten, von orthopädischen Artikeln, von Be-leuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Tro-cken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräten sowie sanitären An-lagen, von Edelmetallen und deren Legierungen sowie daraus hergestellten oder damit plattierten Waren, von Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteinen, von Uhren und Zeitmessinstrumen-ten, von Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materia-lien, von Druckereierzeugnissen, von Buchbindeartikeln, von Photographien, von Schreibwaren, von Klebstoffen für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke, von Künstlerbedarfsarti-keln, von Pinseln, von Schreibmaschinen und Büroartikeln, von Lehr- und Unterrichtsmitteln, von Verpackungsmaterial aus Kunst-stoff, von Drucklettern und Druckstöcken, von Leder und Leder-imitationen sowie Waren daraus, von Häuten und Fellen, von Reise- und Handkoffern, Regenschirmen, Sonnenschirmen und Spazierstöcken, von Sattlerwaren, von Möbeln, Spiegeln, Bilder-rahmen, von Waren aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Hörn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildplatt, Bernstein, Perlmutter, Meerschaum und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen, von Geräten und Behältern für Haushalt und Küche, von Kämmen und Schwämmen, von Bürsten und Pinseln (ausgenommen für - 5 - Malzwecke), von Bürstenmachermaterial, von Putzzeug und Stahlwolle, von rohem oder teilweise bearbeitetem Glas (mit Aus-nahme von Bauglas), von Glaswaren, Porzellan und Steingut, von Webstoffen und Textilwaren, von Bett- und Tischdecken, von Be-kleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, von Teppi-chen, Fußmatten, Matten, Linoleum und anderen Bodenbelägen, von Tapeten, von Spielen und Spielzeug, von Turn- und Sportarti-keln, von Christbaumschmuck, von Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild sowie Fleischextrakten, von konserviertem, getrocknetem und gekochtem Obst und Gemüse, von Gallerten (Gelees), von Konfitüren und Kompotten, von Eiern, Milch und Milchprodukten, von Speiseölen und -fetten, von Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmitteln, von Mehlen und Getreide-präparaten, von Brot, Backwaren und Konditorwaren, von Speise-eis, von Honig, Melassesirup sowie von Hefe und Backpulver, von Salz, von Senf, von Essig, Saucen, (Würzmittel), von Gewürzen, von Kühleis, von land-, garten- und forstwirtschaftlichen Erzeug-nissen sowie Samenkörnern, von frischem Obst und Gemüse, von Sämereien, lebenden Pflanzen und natürlichen Blumen, von Fut-termitteln und Malz, von Bieren, von Mineralwässern und kohlen-säurehaltigen Wässern und änderen alkoholfreien Getränken, von Fruchtgetränken und Fruchtsäften, von Sirupen und anderen Prä-paraten für die Zubereitung von Getränken, von alkoholischen Getränken (ausgenommen Biere), von Tabak, Raucherartikeln und Streichhölzern; Versandhandelsdienstleistungen; Verkauf von Waren über das Internet; Dienstleistung des Zusammenstellens verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) und/oder Dienstleistungen für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren und die Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen zu erleichtern. - 6 - Mit Beschluss vom 26. Januar 2012 hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmel-dung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Der Verkehr werde „K-Mail Order“ dahingehend verstehen, dass es sich bei den Waren um solche handele, die mittels eines E-Mail-Programms von KDE, einer mordernen grafischen Arbeitsumgebung für UNIX-basierte Arbeitsstationen, geor-dert, also bestellt werden könnten. Die Dienstleistungen könnten der Duchführung dieser Bestellungen und dem Vertrieb der genannten Waren dienen. Die aus der englischen Sprache stammende Wortzusammenstellung werde im Inland von breiten Verkehrskreisen verstanden. Auch der Begriff „Order“ für eine Bestellung werde im Deutschen verwendet. Auch wer den Begriff „K-Mail“ nicht kenne, werde davon ausgehen, dass es sich um eine bestimmte Form von E-Mails handele. Auch „Werbung“ und „Geschäftsführung“ seien Bedingung für dieses Bestell- und Vertriebssystem. Was eine „K-Mail-Order“ alles leisten könne, müsse nicht genau definiert werden. Ob es sich bei KDE um einen Firmenhinweis handele, sei un-maßgeblich, wenn „K-Mail“ als eine Art Fachbegriff für ein bestimmte Form von E-Mail-Programmen angesehen werde. Bereits im Beanstandungsbescheid hatte die Markenprüferin ausgeführt, das Wa-ren- und Dienstleistungsverzeichnis bedürfe stellenweise noch weiterer Klärung, dies stehe einer Entscheidung über die Schutzfähigkeit des angemeldeten Zei-chens aber nicht entgegen. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß be-antragt, den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 26. Januar 2011 aufzuheben. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerde noch nicht begründet. Im Amtsver-fahren hat sie vorgetragen, der Beanstandungsbescheid habe sich nicht hinrei-- 7 - chend mit den einzelnen Waren und Dienstleistungen auseinander gesetzt. Das angemeldete Zeichen weise keinen direkten und konkreten Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf. Der Begriff „K-Mail“ werde von der Firma KDE als Name eines von ihr vertriebenen Produktes, nämlich eines E-Mail-Programms verwendet. Er stelle daher keine Sachangabe dar. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. II. Auf die zulässige Beschwerde der Anmelderin war der angegriffene Beschluss aufzuheben und das Verfahren gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zur Klärung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses und erneuten Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen. Der angegriffene Beschluss war aufzuheben, weil das Verfahren vor dem Patent-amt an wesentlichen Mängeln leidet. Die Markenstelle hat über die Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens gemäß § 8 Abs. MarkenG entschieden, obwohl man-gels eines hinreichend geklärten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses keine ausreichende Grundlage für diese Entscheidung bestand. Zudem differenziert der Beschluss nicht hinreichend zwischen den beanspruchten Waren und Dienstleis-tungen. 1. Eine Beurteilung, ob der Anmeldung die Schutzhindernisse nach § 8 MarkenG entgegenstehen, kann erst erfolgen, wenn der Bereich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zumindest absehbar ist. Diesem Erfordernis entspricht das vorliegende Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nicht. Die in Klasse 35 ent-haltenen Dienstleistungen „Versandhandelsdienstleistungen“ und „Verkauf von - 8 - Waren über das Internet“ stellen Dienstleistungen des Einzelhandels dar, die durch nähere Angaben in Bezug auf die Waren oder die Arten von Waren, auf die sie sich beziehen, näher zu konkretisieren sind (EuGH GRUR 25, 764, 767 Rd-nr. 50 - 52 – Praktiker). Das Dienstleistungsverzeichnis enthält jedoch keine sol-chen Angaben. Entgegen der Auffassung der Markenstelle konnte auf die Klärung des Warenver-zeichnisses auch nicht deshalb verzichtet werden, weil die Eintragung unabhängig von dem beanspruchten Warensortiment zu versagen war. Dabei folgt der Senat nicht der Auffassung des Amtsprüfers, dass der Begriff „K-Mail“ eine Sachangabe für eine bestimmte Form von E-Mails sei und daher einen konkreten Sachbezug zu jeder Art des Handels im Internet herstelle, da die Be-stellungen über „K-Mails“ erfolgen könnten. „K-Mail“ ist die Abkürzung für „KDE Kontact-Mail“, eines E-Mail-Programms der Firma KDE. In sämtlichen der Amts-entscheidung zugrundeliegenden Recherchebelegen wird der Begriff „K-Mail“ als Namensangabe und damit markenmäßig verwendet. Auch der Senat hat bei sei-ner Recherche keine Belege dafür gefunden, dass der Begriff „K-Mail“ eine übliche Abkürzung für einen Fachbegriff darstellt und als solcher von dem angesproche-nen Publikum erkannt wird. Schon deshalb bestehen nach Auffassung des Senats Zweifel an dem Sachbezug des Zeichens für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Aber auch wenn man dem Amt folgt und das Zeichen als „Auftrag per K-Mail“ ver-steht, ist nicht ersichtlich, inwieweit das angesprochene Publikum diese Bedeu-tung erkennen kann. Es ist davon auszugehen, dass die Abkürzung „K-Mail“ den im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Einzelhandelsdienstleistungen an-gesprochenen allgemeinen Verbrauchern überwiegend unbekannt ist. Denn es ist nach den Recherchen des Senats wesentlich weniger verbreitet als etwa die Pro-gramme „Outlook“, „Hotmail“, „Yahoo!Mail“ oder „Gmail“. Auch soweit die Ver-braucher den Begriff kennen sollten, werden sie ihn nicht in einen sachlichen Zu-- 9 - sammenhang mit den beanspruchten Waren und Einzelhandelsleistungen setzen, da das konkret im Kundenkontakt benutzte E-Mail-Programm für den Verbraucher irrelevant ist. Denn er erwartet jedenfalls, dass die Bestellung unabhängig von dem konkret verwendeten E-Mail-Programm aufgegeben werden kann. Das Wortelement „Mail Order“ kann jedoch auch als Hinweis auf einen Versand-handel verstanden werden. Denn „mail order“ ist der englische Begriff für „Direkt-bestellung“ (PONS Großwörterbuch Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Stuttgart 2008). „Mail order business“ bezeichnet den Versandhandel. Der Begriff „Mailor-der“ wird nach den Recherchen des Senats im Deutschen in der Bedeutung „On-line-Bestellung“ verwendet (Mailorder-Anzeigen, Mailorder-System, Mailorder Software). Dieser Bestandteil des Zeichens kann daher auf den Vertriebsweg der beanspruchten Waren und Dienstleistungen hinweisen. Um beurteilen zu können, ob der zusätzliche Buchstabe „K“ dem Zeichen für die „Versandhandelsdienst-leistungen“ und den „Verkauf von Waren über das Internet“ Unterscheidungskraft verleiht oder als Abkürzung für einen waren- oder dienstleistungsbezogenen Inhalt anzusehen ist, ist die Konkretisierung des Dienstleistungsverzeichnisses erforder-lich. 2. Das Verfahren vor dem DPMA leidet an dem weiteren wesentlichen Mangel, dass die Entscheidung auf eine ungenügend zwischen den einzelnen Dienstleistungen differenzierende Begründung gestützt wurde. Bei der Prüfung der absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 MarkenG sind grundsätzlich alle beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen zu würdigen (EuGH GRUR 2007, 425, 426 Rdnr. 32, 36 - MT&C/BMB; BGH GRUR 2009, 952 Rdnr. 9 - DeutschlandCard), wobei eine globale Begründung ausreicht, soweit dieselben Erwägungen eine Kategorie oder Gruppe der angemeldeten Waren und/oder Dienstleistungen betreffen (EuGH a. a. O. Rdnr. 37 - MT&C/BMB; GRUR 2008, 339, 342 Rdnr. 91 - Develey/HABM). Das bedeutet aber nur, dass dieselbe für - 10 - verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen maßgebliche Begründung nicht für jede einzelne Position des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses wiederholt werden muss, sondern dass Gruppen von Waren und/oder Dienstleistungen zu-sammengefasst beurteilt werden können. Gegen diese Begründungspflicht wird daher verstoßen, wenn verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen ohne wei-tere Begründung gleich behandelt oder überhaupt nicht gewürdigt werden. Dies ist bei den beanspruchten Dienstleistungen „Werbung“, „Geschäftsführung“, „Unternehmensberatung“ und „Büroarbeiten“ der Fall. Der Beschluss setzt sich nicht konkret damit auseinander und legt nicht dar, inwieweit das konkret benutzte E-Mail-Programm „K-Mail“ oder ein Bestellsystem, das über dieses Programm ausgeführt wird, zu diesen in einem engen sachlichen Bezug stehen kann. Die pauschale Behauptung, dass die Dienstleistungen „Werbung“ und „Geschäftsfüh-rung“ Bedingung für dieses Bestell- und Vertriebssystem seien, genügt zur Be-gründung nicht, da diese Dienstleistungen mit jeglicher gewerblichen Tätigkeit in Verbindung gebracht werden können. Hinsichtlich der Dienstleistung „Werbung“ sind zudem die besonderen Kennzeich-nungsgewohnheiten zu beachten (BGH a. a. O. Rdnr. 24 (vgl. BGH GRUR 2009, 949, 951 Rdnr. 24 - My World). Die Markenstelle hat hier nicht dargelegt, inwiefern das beanspruchte Wortzeichen „K-Mail Order“ die Art des Mediums oder die Bran-che angibt, auf welche diese Dienstleistung bezogen ist. Die Markenstelle wird daher erneut in die Prüfung einzutreten haben, ob tatsäch-lich und gegebenenfalls für welche konkreten Waren und Dienstleistungen ein Freihaltebedürfnis bzw. eine fehlende Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens festzustellen ist. Dabei werden auch die weiteren im Beanstandungs-bescheid vom 19. Mai 2010 erwähnten Klärungen des Waren- und Dienstleis-tungsverzeichnisses durchzuführen sein. - 11 - 3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war nach § 71 Abs. 3 MarkenG anzu-ordnen. Dies entspricht der Billigkeit, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Beschwerde bei korrekter Sachbehandlung vermieden worden wäre. Grabrucker Kortge Uhlmann Hu

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