29 W (pat) 50/05  - 29. Senat (Marken)

BUNDESPATENTGERICHT 29 W (pat) 50/05 _______________ (Aktenzeichen) Zustellung an Verkündungs Statt 20. September 2007 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Markenanmeldung 304 20 248.7 hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 13. Juni 2007 unter Mitwirkung des Richters Baumgärtner als Vorsitzendem, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber und des Richters am Oberlandesgericht Karcher BPatG 154 08.05 - 2 - beschlossen: 1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Pa-tent- und Markenamts vom 15. März 2005 wird aufgehoben, so-weit die Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen „Firnisse, Fixiermittel; Computertastaturen; Modems, Moni-tore [Computerhardware]; Smart-Cards [Karten mit inte-grierten Schaltkreisen]; Papier, Pappe (Karton); Werbung, Geschäftsführung; Dateienverwaltung mittels Computer; Zusammenstellen und Systematisieren von Daten in Com-puterdatenbanken; Vervielfältigung von Dokumenten; Mar-keting [Absatzforschung]; Herausgabe von Statistiken; Be-trieb von Telefonzentralen [Call-Centern]“ zurückgewiesen worden ist. 2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen. G r ü n d e I. Die Wortmarke Nr. 304 20 248.7 „Kleben Sie noch – oder frankieren Sie schon?“ - 3 - soll für Waren und Dienstleistungen der Klasse 2: Farben und Farbstoffe, insbesondere Frankierfarben, Druckfarben, Druckertinte, Druckerpasten, Firnisse, Fixiermittel; Klasse 3: Reinigungsmittel, insbesondere für Frankiermaschinen; Farbentfer-nungsmittel; Klasse 7: Druckwalzen [Maschinenteile]; Druckzylinder; Etikettiermaschinen; Farbwerke für Druckerei- und Etikettiermaschinen; Farbauftragungs-maschinen; Matrizen für Druckzwecke; Druckplatten; Plattendruck-maschinen; Druckereipressen; Stempelmaschinen; Kuvertiermaschi-nen; Postbearbeitungsstraßen; Klasse 9: Frankierungskontrollgeräte; Briefmarkenzählgeräte, Briefwaagen, Computer, Computerprogramme [gespeichert], Computerperipherie-geräte, Computertastaturen, magnetische und optische Datenträger; Drucker für Computer, Klarschriftleser, Lesegeräte [Datenverarbei-tung]; Modems, Monitore [Computerhardware]; Präzisionswaagen, Präzisionsmessgeräte; Smart-Cards [Karten mit integrierten Schalt-kreisen], elektronische Stifte [für Bildschirmgeräte]; Strichcodeleser; Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren; Schreibmaschinen- und Büroartikel (ausgenommen Möbel), insbesondere Frankiermaschinen, Frankier-streifen, Frankierrollen; Etiketten, nicht aus Textilien; mechanische, elektrische sowie Handetikettiergeräte; Etikettenspender; Farbrollen und Farbbänder, insbesondere für Etikettiermaschinen; Briefum-schläge, Briefpapier, Briefmarken, Briefkörbe, Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern; Druckstö-- 4 - cke [Klischees] insbesondere für Etikettier- und Frankiermaschinen; Brieföffnungsmaschinen; Klasse 20: Behälter [Tanks], nicht aus Metall und nicht aus Mauerwerk, zum Be-füllen mit Flüssigkeiten, insbesondere Farben; Klasse 35: Werbung, Geschäftsführung und Büroarbeiten für Dritte, insbesonde-re Aktualisierung von Werbematerial, Vermietung von Büromaschi-nen und –geräten; Dateienverwaltung mittels Computer; Zusammen-stellen und Systematisieren von Daten in Computerdatenbanken; Vervielfältigung von Dokumenten; Marketing [Absatzforschung], Se-kretariatsdienstleistungen; Herausgabe von Statistiken; Versandwer-bung; Verteilung von Werbematerial und Warenproben zu Werbe-zwecken; Klasse 38: Telekommunikation, insbesondere Sammeln, Liefern und Übermitteln von Nachrichten; Betrieb von Telefonzentralen [Call-Centern] in das Markenregister eingetragen werden. Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung des Zeichens mit Beschluss vom 15. März 2005 mit der Begründung zurückgewiesen, der angemeldeten Wortfolge fehle jegliche Unterscheidungskraft. Das Kombinationszeichen „Kleben Sie noch – oder frankieren Sie schon?“ stelle eine beschreibende Werbeaussage dar, die die Eignung zur betrieblichen Her-kunftsunterscheidung entbehre. Die Wortfolge sei sprachüblich zusammengefügt. Sie entspreche in ihrer Bildung der üblichen, werblich verwendeten Diktion, um den Verwendungszweck eines Produkts oder den Inhalt einer Dienstleistung be-sonders herauszustellen. Das Begriffspaar „Kleben/Frankieren“ komme in der Werbung häufig vor, um auf die Vorzüge von Frankiergeräten, entsprechendem Zubehör oder ergänzenden Leistungen hinzuweisen. Dieser Slogan sei auch nicht - 5 - deshalb mehrdeutig, weil das Verb „frankieren“ allgemein das Freimachen von Postsendung bezeichne und nicht nur das Freimachen mittels „Klebens“ einer Briefmarke umfasse. In seiner Gesamtheit werde die Wortfolge lediglich als un-missverständliche Aufforderung zum Wechsel des altmodischen Frankierens durch Kleben hin zu einer modernen Art der Frankierung durch Frankiermaschinen verstanden. Mit seiner hiergegen gerichteten Beschwerde vom 14. April 2005 trägt der Anmel-der vor, dass die angemeldete Mehrwortmarke für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen weder lediglich beschreibende Angaben enthalte noch bloße Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art darstelle. Dem Slogan könne in seiner Gesamtheit kein Aussagegehalt beigemessen werden, da er bewusst mit sprachlichen Mehrdeutigkeiten, Ungenauigkeiten, Synonymen und Widersprüchen arbeite. Eine sinnvolle Aussage könne der Wortfolge nur nach einigen Interpreta-tionsbemühungen entnommen werden. So sei der Begriff „Frankieren“ im allge-meinen Sprachgebrauch ein Synonym zum „Kleben [von Briefmarken]“, den man bei der Benutzung von Stempel- und Frankiermaschinen nicht verwenden würde, da es für diesen Vorgang die passendere Bezeichnung des „Freistempelns“ gebe. Der Anmelder beantragt daher, den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Pa-tent- und Markenamts vom 15. März 2005 aufzuheben. Das Ergebnis der vom Senat durchgeführten Recherche zur beschreibenden Ver-wendung der Wortfolge „Kleben Sie noch - oder frankieren Sie schon?“ und weite-rer mit den Bestandteilen „Kleben“ und „Frankieren“ bzw. ähnlichen Begriffspaaren gebildeter Wortkombinationen wurde dem Anmelder übersandt. - 6 - II. Die gem. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache nur teilweise Erfolg, da der Wortfolge „Kleben Sie noch – oder frankieren Sie schon?“ lediglich für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen „Firnisse, Fixiermittel; Computertastaturen; Modems, Monitore [Computerhardware]; Smart-Cards [Karten mit integrierten Schalt-kreisen]; Papier, Pappe (Karton); Werbung, Geschäftsführung; Da-teienverwaltung mittels Computer; Zusammenstellen und Syste-matisieren von Daten in Computerdatenbanken; Vervielfältigung von Dokumenten; Marketing [Absatzforschung]; Herausgabe von Statistiken; Betrieb von Telefonzentralen [Call-Centern]“ kein Schutzhindernis gem. §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 MarkenG entgegen-steht. 1. Eine Marke ist nur dann im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterschei-dungskräftig, wenn sie sich konkret eignet, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Die Hauptfunk-tion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH GRUR 2006, 229 - Rn. 27 ff. - BioID; GRUR 2005, 763 ff. - Rn. 22 - Nestlé/Mars; GRUR 2003, 604 - Rn. 62 – Libertel; BGH GRUR 2006, 850 ff. - Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 257 – Bürogebäude; BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice). Die Un-terscheidungskraft ist dabei zum einen im Hinblick auf die Waren oder Dienst-leistungen für die das Zeichen angemeldet worden ist, und zum anderen im Hin-blick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, die sich aus den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern der Waren bzw. Empfängern der Dienstleistung zu-- 7 - sammensetzen (st. Rspr; EuGH GRUR 2006, 233 ff. - Rn. 25 - Standbeutel; GRUR 2005, 763 ff. - Rn. 25 - Nestlé/Mars). Einer Wortmarke fehlt sie dann, wenn das Zeichenwort einen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen klaren und ohne weiteres verständlichen beschreibenden Begriffsinhalt aufweist, da bei solchen Bezeichnungen kein Anhaltspunkt besteht, dass der Verkehr sie als Un-terscheidungsmittel erfasst (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 1999, 1089 - YES). Dies gilt auch für Anga-ben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder Dienstleistung nicht un-mittelbar betreffen, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen hergestellt wird und der Verkehr deshalb den beschreibenden Aussagegehalt auch ohne weiteres hinsichtlich die-ser Waren oder Dienstleistungen erfasst (BGH GRUR 2006, 850 ff. - Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; BPatG MarkenR 2007, 36, 37 - BuchPartner). Diese Grundsätze gelten auch für die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wort-kombinationsmarken. Zu prüfen ist dann, ob die Wortfolge einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ob ihr über diesen hinaus eine - wenn auch noch so geringe - Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren und Dienst-leistungen zukommt. Die Annahme mangelnder Unterscheidungskraft ist daher nur bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allge-meiner Art gerechtfertigt (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027 Rn. 35 ff. - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2000, 321, 322 - Radio von hier; GRUR 2000, 323, 324 - Partner with the Best; GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Ver-nunft). 1. 1. Die Wortfolge „Kleben Sie noch – oder frankieren Sie schon?“, die durch das Begriffspaar „Kleben“ und „Frankieren“ insbesondere in Verbindung mit den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen zur Assoziation mit „Brief“ und „Briefmarke“ führt, ist für den Verkehr eine unmissverständliche Frage danach, ob man seine Post noch im althergebrachten Sinn mit Briefmarken beklebt oder be-reits neue Frankiertechniken nutzt. Der Sinn des Verbs „kleben“ ergibt sich im Satzzusammenhang in der Rückschau aus dem Verb „frankieren“ als „[auf]kleben - 8 - einer Briefmarke“. Das Verb „frankieren“ bedeutet „eine Postsendung mit Briefmar-ken oder Freistempel versehen, freimachen“ (Duden - Deutsches Universalwörter-buch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]). In diesem Zusammenhang findet es auch allge-meinsprachlich Verwendung, wie z. B. „Bisher war das Frankieren von Postsen-dungen am PC nur mit einer speziellen Software der Post möglich. (Quelle: n-tv.de vom 24.02.2005)“; „Listig schlage ich vor, den Umschlag selbst zu frankieren und einzuwerfen, das würde mindestens 6,50 Euro sparen. (Quelle: berlinonline.de vom 18.02.2005) (http://wortschatz.uni-leipzig.de/abfrage/ Stichwort: frankieren). Das Verb „frankieren“ ist umfassender als das Verb „kleben“ und enthält dieses als spezielle Form des Frankierens mittels Briefmarken. Erfolgt das Frankieren (das Freimachen) eines Briefes mit Hilfe einer Frankiermaschine, geschieht dies nicht durch (Auf)kleben einer Briefmarke, sondern durch Aufdrucken des Portos (http://de.wikipedia.org/wiki/ Frankiermaschine). 1. 2. Die Wortfolge „Kleben Sie noch – oder frankieren Sie schon?“ ist vom sprachlichen Aufbau her angelehnt an den Slogan von IKEA „Wohnst Du noch oder lebst Du schon?“, der auf Platz 2 einer Liste der 10 bekanntesten Unterneh-mens-Slogans in Deutschland steht (www.slogans.de). Der Satzbau beider Slo-gans ist identisch. Ebenso wie die Begriffspaare „wohnen“ und „leben“ sich gegen-seitig nicht ausschließen, stellen „kleben“ und „frankieren“ keine zwangsläufig kon-trären Vokabeln dar, selbst wenn ein gegenläufiger Begriffsinhalt durch die Art der Fragestellung suggeriert wird. Derartige Slogans mit identischem Aufbau sind im allgemeinen Sprachgebrauch aufgrund der Eingängigkeit und des Erfolges des IKEA-Slogans häufig rezipiert und sprachlich an die zu beschreibende Situation angepasst worden. Insgesamt sind sie weit verbreitet, wie z. B. „Rollst du noch oder fährst du schon?“; „Präsentieren Sie noch oder faszinieren Sie schon?“; „Denkst Du noch oder studierst du schon?“; „Testest Du noch oder verkaufst Du schon?“; „Tippst Du noch oder diktierst Du schon?“; „Suchen Sie noch oder wis-sen Sie’s schon?“ (www.google.de, Stichwortsuche: …noch oder …); „Spammen Sie noch oder machen Sie schon E-Mail Marketing?“ (http://businessportal24.com/ de/Spammen_Sie_Sie_E_Mail_45619.html). Aufgrund der geradezu inflationären - 9 - Verwendung derartiger Slogans in den unterschiedlichsten Gesellschaftsberei-chen, nicht nur in der Werbung, sondern z. B. in der Politik („Regieren sie schon oder üben sie noch?“ www.wdr.de/themen/politik/1/hart_aber_fair/fakten-check_070110/index.jhtml), im Sport („Kicken Sie noch, oder wetten Sie schon?“ www.heise.de/tp/r4/artikel/19/19367/1.html)., u. v. a. erfasst das angesprochene Publikum die angemeldete Wortfolge in ihrer Gesamtheit für den überwiegenden Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen als inhaltlichen Hinweis, der ihm auf originelle Weise nahegebracht wird, nicht jedoch als betriebsbezogenen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen. 2. 1. Für die Waren und Dienstleistungen „Farben und Farbstoffe, insbesondere Frankierfarben, Druckfarben, Druckertinte, Druckerpasten, Reinigungsmittel, insbesondere für Frankiermaschinen; Farbent-fernungsmittel; Reinigungsmittel, insbesondere für Frankiermaschinen; Farbentfer-nungsmittel; Druckwalzen [Maschinenteile]; Druckzylinder; Etikettiermaschinen; Farbwerke für Druckerei- und Etikettiermaschinen; Farbauftragungsmaschinen; Matrizen für Druckzwecke; Druckplatten; Plattendruckmaschinen; Druckereipres-sen; Stempelmaschinen; Kuvertiermaschinen; Postbearbeitungsstraßen; Frankie-rungskontrollgeräte; Briefmarkenzählgeräte, Briefwaagen; Schreibmaschinen- und Büroartikel (ausgenommen Möbel), insbesondere Frankiermaschinen, Frankier-streifen, Frankierrollen; Etiketten, nicht aus Textilien; mechanische, elektrische so-wie Handetikettiergeräte; Etikettenspender; Farbrollen und Farbbänder, insbeson-dere für Etikettiermaschinen; Briefumschläge, Briefpapier, Briefmarken, Briefkör-be, Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklet-tern; Druckstöcke [Klischees] insbesondere für Etikettier- und Frankiermaschinen; Brieföffnungsmaschinen“, die einen unmittelbaren Bezug zur Frankiertechnik auf-weisen, erschöpft sich die angemeldete Wortfolge in einer unmissverständlichen werblichen Aufforderung zum Wechsel von einer überkommenen zu einer moder-nen Art der Frankierung. Auch andere Wettbewerber bedienen sich insoweit der Gegenüberstellung des Begriffspaares „kleben“ und „frankieren“ so z. B. Franco-typ-Postalia: „Frankiermaschine schlägt Briefmarkenkleben“; „Kleben Sie nicht an - 10 - alten Vorstellungen! Die Alternative zur Briefmarke heißt maschinelles Frankieren mit FP:“ (www.francotyp.de/). Für den Fachverkehr und die allgemeinen Verkehrs-kreise steht die inhaltliche Aussage damit im Vordergrund. 2. 2. Die Waren und Dienstleistungen „Computer, Computerprogramme [gespeichert], Computerperipheriegeräte, ma-gnetische und optische Datenträger; Drucker für Computer, Klarschriftleser, Lese-geräte [Datenverarbeitung]; Präzisionswaagen, Präzisionsmessgeräte; elektroni-sche Stifte [für Bildschirmgeräte]; Strichcodeleser; Waren aus Papier und Pappe, soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreib-waren; Behälter [Tanks], nicht aus Metall und nicht aus Mauerwerk, zum Befüllen mit Flüssigkeiten, insbesondere Farben; Telekommunikation, insbesondere Sam-meln, Liefern und Übermitteln von Nachrichten“, werden zwar nicht ausschließlich im Rahmen der Frankiertechnik eingesetzt. Da eine einmal eingetragene Marke auch nur für einen Teil des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses benutzt werden darf, muss bei der Prüfung der Oberbegriffe im Hinblick auf die Eintra-gungsfähigkeit des angemeldeten Zeichens untersucht werden, ob nicht auch nur für eine spezielle, unter den Oberbegriff fallende Waren oder Dienstleistungen eine beschreibende Bedeutung in Betracht kommt (BGH MarkenR 2002, 86, 87 - AC). Nach der Recherche des Senats gibt es z. B. Frankiermaschinen mit inte-grierter Waage (www.pitneybowes.de/PostBearbeitung/AusgangsPostBearbei-tung/DigitaleFrankiermaschinen/digitale-frankiermaschinen.htm) oder Inkjet-Druck-technologie „für brillanten und leisen Abdruck der Frankatur“ (www.neopost.de/ produkte/frankiermaschinen/994331). Damit gibt es spezielle, unter den jeweiligen Oberbegriff fallende Waren bzw. Dienstleistungen, die dennoch typischerweise ge-eignet sind, im Zusammenhang mit den Leistungsmerkmalen für eine professio-nelle Postbearbeitung und dem Freimachen von Briefen, Päckchen und Paketen innerhalb der Frankiertechnik verwendet zu werden. Damit ist die angemeldete Wortfolge auch für diese lediglich im Vordergrund stehende Sachaussage und steht einer Eintragung entgegen. - 11 - 2. 3. Der angemeldete Slogan eignet sich bezüglich der Ware „Druckereierzeug-nisse“ als inhaltsbeschreibender Werktitel für das entsprechende Waren- und Dienstleistungsangebot und wird deshalb ebenfalls nicht als betriebsbezogener Hinweis auf einen bestimmten Hersteller aufgefasst werden. 2. 4. Die Dienstleistungen „Büroarbeiten für Dritte, insbesondere Aktualisierung von Werbematerial, Vermietung von Büromaschinen und –geräten; Sekretariats-dienstleistungen; Versandwerbung; Verteilung von Werbematerial und Warenpro-ben zu Werbezwecken“ stehen in einem engem Zusammenhang mit dem Frankie-ren von Postsendungen, so dass der Verbraucher zwangsläufig auch bei diesen den angemeldeten Slogan nur als eine im Vordergrund stehende Sachangabe se-hen wird. Das Merkmal des engen beschreibenden Bezugs ist dabei nicht absolut und generalisierend zu ermitteln, sondern von den Umständen des Einzelfalls ab-hängig, nämlich vom Bedeutungsgehalt der konkret als Marke beanspruchten Be-zeichnung und den konkreten Waren und Dienstleistungen für die die Eintragung begehrt wird (BGH GRUR 2006, 850 ff. - Rn. 28 - FUSSBALL WM 2006). 3. Etwas anderes gilt lediglich für die Waren und Dienstleistungen „Firnisse, Fi-xiermittel; Computertastaturen; Modems, Monitore [Computerhardware]; Smart-Cards [Karten mit integrierten Schaltkreisen]; Papier, Pappe (Karton); Werbung, Geschäftsführung; Dateienverwaltung mittels Computer; Zusammenstellen und Systematisieren von Daten in Computerdatenbanken; Vervielfältigung von Doku-menten; Marketing [Absatzforschung]; Herausgabe von Statistiken; Betrieb von Telefonzentralen [Call-Centern]“. Es lässt sich insoweit nach der Senatsrecherche nicht feststellen, dass das Begriffspaar „Kleben“ und „Frankieren“ eine inhaltliche Bedeutung hat. Die Annahme, der Verkehr werde der angemeldeten Wortfolge ei-nen im Vordergrund stehenden Begriffsinhalt zuordnen, ist daher fernliegend. 4. Nachdem für die unter 3. genannten Waren und Dienstleistungen keine be-schreibende Bedeutung besteht, ist das Zeichen insoweit auch im Sinn von § 8 Abs. 2. S. 2 MarkenG nicht freihaltebedürftig. - 12 - 5. Der Beschwerdeführer hat angeregt, die Rechtsbeschwerde zuzulassen. Der Senat hat sie nicht zugelassen, da weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war, noch die Fortbildung des Rechts oder die Siche-rung einer einheitlichen Rechtsprechung in Frage stand. Baumgärtner Dr. Mittenberger-Huber Karcher

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