29 W (pat) 50/06  - 29. Senat (Marken)

BPatG 154 08.05 BUNDESPATENTGERICHT _______________ (Aktenzeichen) 30. April 2008 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … 29 W (pat) 50/06 Verkündet am - 2 - betreffend die angegriffene Marke 303 28 108 hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 30. April 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber und des Richters Dr. Kortbein beschlossen: Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 vom 12. Ja-nuar 2006 wird aufgehoben. G r ü n d e I. Gegen die am 9. Januar 2004 veröffentlichte Eintragung der Wort-/Bildmarke DE 303 28 108 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 2, 3, 4, 5, 8, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 und 43 - 3 - u. a. in Klasse 28 für Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 ent-halten; Christbaumschmuck; ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritätsälteren Wortmarke DE 398 118 Treff eingetragen am 4. Februar 1929 für die Waren der Klasse 28: Weichgestopfte Spieltiere. Der Widerspruch richtet sich nur gegen die Waren der Klasse 28 „Spiele, Spiel-zeug; Christbaumschmuck“ und ist nur auf Waren der Klasse 28 gestützt. Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 12. Januar 2006 die jüngere Marke auf den Widerspruch der Be-schwerdegegnerin hin teilweise gelöscht. Im Umfang des Widerspruchs bestehe Verwechslungsgefahr für die identischen bzw. eng ähnlichen Waren „Spiele, Spiel-zeug, Christbaumschmuck“. Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Wi-derspruchsmarke halte die jüngere Marke den erforderlichen Abstand nicht ein. Sie bestehe zwar zusätzlich aus einem Bildbestandteil, werde jedoch vom Verkehr aufgrund der exponierten Stellung des Wortes im Verkehr nur als „Treff Discount“ bezeichnet werden. Der Begriff „Discount“ sei dabei die bloße Bezeichnung einer günstigen Einkaufsgelegenheit, weshalb die jüngere Marke von dem Wort „Treff“ geprägt werde. Dieses sei mit der Widerspruchsmarke identisch, weshalb von ei-ner Verwechslungsgefahr für das Publikum auszugehen sei. Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Markeninhaberin vom 23. Fe-bruar 2006. Sie weist darauf hin, dass der aus dem englischen stammende Begriff - 4 - „Discount“ soviel wie Rabatt oder Preisnachlass bedeute und sich nicht auf die Be-zeichnung einer „Einkaufsmöglichkeit“ reduzieren lasse. Das Wort habe eine weit darüber hinausgehende Bedeutung. Im Gesamteindruck sei die jüngere Marke deutlich von der älteren zu unterscheiden, da der mitprägende Bildbestandteil be-rücksichtigt werden müsse. Die wörtliche Bezeichnung „TREFF Discount“ stehe nicht so im Vordergrund, dass die bildliche Darstellung einer Zielscheibe völlig ver-nachlässigt werden könnte. Eine Verwechslungsgefahr sei daher ausgeschlossen. Die Markeninhaberin beantragt, den Beschluss vom 12. Januar 2006 aufzuheben. Die Widersprechende beantragt (sinngemäß), die Beschwerde zurückzuweisen. Schriftsätzlich verweist sie auf ihre Ausführungen im Verfahren vor dem Deut-schen Patent- und Markenamt. Beim Zusammentreffen von Wort und Bild in einer Marke sei davon auszugehen, dass in der Regel das Wort als einfachste Bezeich-nungsform überwiege. Der Bildbestandteil der jüngeren Marke beschränke sich le-diglich auf eine bildhafte Hintergrundausgestaltung. Der Begriff „Discount“ falle als bloße Angabe der Art des Geschäftsbetriebes weg, weshalb sich identisch „Treff“ und „TREFF“ gegenüberstünden. In der mündlichen Verhandlung, zu der für die Widersprechende und Beschwerde-gegnerin niemand erschienen ist, hat der Vertreter der Beschwerdeführerin erst-mals die Einrede der fehlenden Benutzung der Widerspruchsmarke erhoben. - 5 - II. Die Beschwerde ist nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässig, aber in der Sache unbegründet. Der Widerspruch der Beschwerdeführerin war zurückzuweisen, da sie die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft ge-macht hat (§ 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG). 1. Die Markeninhaberin hat in der mündlichen Verhandlung vom 30. April 2008 zulässig die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widerspruchsmar-ke ist seit dem 4. Februar 1929 eingetragen und damit zum Zeitpunkt der Veröf-fentlichung der angegriffenen Marke am 9. Januar 2004 seit mehr als fünf Jahren im Register eingetragen gewesen (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Damit sind zu-gleich die Voraussetzungen der Nichtbenutzungseinrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG erfüllt. Da die Vorschriften des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG bei ei-ner – wie hier – undifferenziert erhobenen Nichtbenutzungseinrede nebeneinander zur Anwendung kommen (vgl. BGH GRUR 1998, 938 ff. - DRAGON), ergeben sich als relevante Benutzungszeiträume die Zeit vom 9. Januar 1999 bis zum 9. Januar 2004 sowie die Zeit vom 30. April 2003 bis zum 30. April 2008 als dem Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch. Die Widersprechende hat kei-ne Angaben zur rechtserhaltenden Benutzung gemacht. 2. Sie war in der mündlichen Verhandlung vom 30. April 2008 trotz ordnungsge-mäßer Ladung nicht vertreten, sondern hat durch ihren Verfahrensbevollmächtig-ten mit Schriftsatz vom 14. Januar 2008 mitteilen lassen, dass niemand zum Ter-min erscheinen werde. Wird in der mündlichen Verhandlung erstmals die rechtser-haltende Benutzung der Widerspruchsmarke durch die Markeninhaberin bestritten, kann u. U. wegen einer Verfahrensverzögerung gem. § 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG i. V. m. §§ 282 Abs. 2, 296 Abs. 2 ZPO die Einrede zurückgewiesen werden (BGH GRUR 2000, 603, 604 - Ketof/ETOP). Dies kommt jedoch nur dann in Betracht, wenn die Benutzungslage der Widerspruchsmarke streitig ist. Hierfür ist erforder-lich, dass die Beschwerdegegnerin erklärt, dass die Widerspruchsmarke benutzt - 6 - werde. Eine solche Erklärung hat sie jedoch wegen ihrer unterbliebenen Teilnah-me an der mündlichen Verhandlung nicht abgegeben. Folglich kann die Nichtbe-nutzungseinrede nicht als verspätet zurückgewiesen werden (vgl. Ströbele/ Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 43, Rdnr. 28). Das Gericht entscheidet somit auf der Grundlage der erhobenen Nichtbenutzungseinrede und einer fehlenden Glaubhaftmachung. Der Widerspruch geht insoweit ins Leere, obwohl die Wider-spruchsmarke ggf. benutzt ist und die Nichtbenutzungseinrede verspätet erhoben worden ist (Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, Markenverfahrens-recht, Bd. 1, 2007, Rn. 571). 3. Mangels Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung fehlt es bei der Widerspruchsmarke an Waren, die der Entscheidung zugrunde gelegt werden könnten (§ 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG), so dass der Widerspruch ohne Prüfung der Verwechslungsgefahr zurückzuweisen und der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts auf Löschung der verfahrensgegenständlichen Waren aufzuhe-ben war. 4. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG). Grabrucker Dr. Mittenberger-Huber Dr. Kortbein Ko

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