29 W (pat) 566/20  - 29. Senat (Marken)

ECLI:DE:BPatG:2022:050922B29Wpat566.20.0
BUNDESPATENTGERICHT
29 W (pat) 566/20
_______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Marke 30 2019 225 077
- 2 -
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
5. September 2022 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die
Richterin Seyfarth und den Richter Posselt
beschlossen:
1 . Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der
Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
5. Juni 2020 aufgehoben.
2. Wegen des Widerspruchs aus der Marke 395 37 217 wird die Löschung
der Marke 30 2019 225 077 angeordnet.
G r ü n d e
I.
Die am 2. August 2019 angemeldete Wortmarke
Wilatools
ist am 18. September 2019 für die nachfolgend genannten Waren und
Dienstleistungen in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte
Markenregister eingetragen worden:
Klasse 7: Schraubendrehereinsätze für elektrische Schrauben-
dreher; Schraubendrehereinsätze für Maschinen;
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Klasse 8: Schraubenzieher [Handwerkzeuge]; Schraubenzieher;
Schraubendrehereinsätze für handbetätigte
Schraubendreher; Nicht elektrische Schraubenzieher;
Verstellbare Schraubenschlüssel [Handwerkzeuge];
Nicht elektrische feinmechanische Schraubendreher;
Nicht elektrische flexible Schraubendreher;
Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf
handbetätigte Werkzeuge für Bauzwecke;
Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf
handbetätigte Werkzeuge für Bauzwecke.
Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 18. Oktober 2019.
Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdeführerin am 3. Januar 2020
Widerspruch aus zwei älteren Marken erhoben, nämlich:
1. der Unionswortmarke 017 996 542
WIHA
die für folgende Waren der
Klasse 7: Elektrisch betriebene und motorbetriebene
Handwerkzeuge, insbesondere Bohrschrauber; Adapter,
Ratschen sowie anderes Zubehör und Teile für elektrisch
betriebene und motorbetriebene Handwerkzeuge.
geschützt ist,
und
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2. der nationalen Wortmarke 395 37 217
Wiha
die für folgende Waren der Klassen 6, 7 und 8
Handbetätigte Werkzeuge, insbesondere
Schraubendreher, Schraubendrehereinsätze und
Schonhämmer, Bits und Halterungen für Bits für den
Einsatz bei handbetätigten Werkzeugen sowie
Schraubgriffe und als Schraubgriffe ausgebildete
Aufnahmeboxen für diese Teile; Kleineisenwaren,
Schlosserwaren; Maschinen, nämlich
Werkzeugmaschinen, Bits und Halterungen für Bits für
den Einsatz bei maschinenbetätigten Werkzeugen sowie
Schraubgriffe und als Schraubgriffe ausgebildete
Aufnahmeboxen für diese Teile.
geschützt ist.
Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und
Markenamts (DPMA) vom 5. Juni 2020 wurde der Widerspruch zurückgewiesen.
Es fehle an der erforderlichen Ähnlichkeit der Vergleichsmarken im Sinne der
§§ 125b Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 43 Abs. 2 MarkenG. Nach der
Registerlage bestehe Identität bzw. Ähnlichkeit zwischen den Waren und
Dienstleistungen. Diese wendeten sich an Fachkreise und fachlich interessierte
Laien, die beim Erwerb oder der Bestellung der Waren bzw. der Inanspruchnahme
der Dienstleistungen mit einiger Sorgfalt vorgehen und daher
Markenverwechslungen weniger unterliegen würden. Ausgehend von der Waren-
und Dienstleistungslage und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der
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Widerspruchsmarken seien an den erforderlichen Markenabstand strenge
Anforderungen zu stellen, denen die angegriffene Marke im Verhältnis zur
jeweiligen Widerspruchsmarke gerecht werde. In ihrer Gesamtheit unterschieden
sich die Vergleichsmarken „Wilatools“ (angegriffene Marke) und „WIHA“ bzw.
„Wiha“ ausreichend deutlich. Die angegriffene Marke werde auch nicht durch ihren
Bestandteil „Wila“ geprägt. Der Verkehr habe keine Veranlassung, das zu einem
Wort zusammengesetzte Zeichen ausnahmsweise zu zergliedern. Es sei vielmehr
vom Regelfall auszugehen, dass die äußerliche Einheit eines Einwortzeichens im
Rahmen einer typischerweise intuitiven, nicht analysierenden Markenwahrnehmung
eine erhebliche Klammerwirkung entfalte. Gegen die Behandlung eines formal
einteiligen Zeichens als eine aus mehreren Bestandteilen bestehende
Kombinationsmarke spreche zudem, dass damit die engen Voraussetzungen der
assoziativen Verwechslungsgefahr umgangen werden könnten. Insbesondere
reiche es insoweit nicht aus, dass ein Zeichenteil möglicherweise beschreibender
Natur sei, wie es vorliegend für „-tools“ in Betracht komme. Vielmehr seien
zusammengeschriebene Wörter in Normalschrift regelmäßig nur in ihrer Gesamtheit
zu würdigen. So verhalte es sich auch hier. Es bestehe auch nicht die Gefahr, die
Marken gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung zu
bringen. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr sei nicht gegeben. Diese setze
voraus, dass der als Stammbestandteil in Betracht kommende Markenteil in den
Vergleichsmarken identisch oder zumindest wesensgleich enthalten sei. Die
insoweit allein in Betracht kommenden Marken bzw. Markenbestandteile „Wila-“ und
„WIHA“ bzw. „Wiha“ seien weder identisch noch derart ähnlich, dass sie als
wesensgleiche Stammbestandteile eingestuft werden könnten. Insoweit reichten
bereits geringfügige Unterschiede aus, um den Gedanken an Serienmarken
desselben Unternehmens nicht aufkommen zu lassen. „Wila-“ einerseits und
„WIHA“ bzw. „Wiha“ andererseits wiesen aber sowohl in schriftbildlicher als auch in
klanglicher Hinsicht aufgrund des abweichenden Buchstabens bzw. Lautes „l/h“
mehr als nur unerhebliche Unterschiede auf, was im Verkehr nicht unbemerkt
bleiben werde. Deshalb fehle es schon an einem identischen oder wesensgleichen
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Stammbestandteil für eine Zeichenserie. Andere Arten einer markenrechtlich
relevanten Verwechslungsgefahr seien weder ersichtlich noch vorgetragen.
Der Beschluss ist der Widersprechenden gegen Empfangsbekenntnis am
10. Juni 2020 zugestellt worden.
Hiergegen richtet sich ihre Beschwerde, die sie wie folgt begründet:
Die Markenstelle habe zu Recht angenommen, dass zwischen den Waren der sich
gegenüberstehenden Marken Identität und zwischen den Waren und
Dienstleistungen Ähnlichkeit bestehe. Insbesondere seien die
„Schraubendrehereinsätze“ in Klasse 7 der angegriffenen Marke auch von „Zubehör
und Teile für elektrisch betriebene und motorbetriebene Handwerkzeuge“ der
Unionswiderspruchsmarke umfasst. Hinsichtlich der Handelsdienstleistungen in
Klasse 35 der angegriffenen Marke und den Waren der Widerspruchsmarken
bestehe mittlere Ähnlichkeit, insbesondere da die Waren identisch zu den
gehandelten Produkten seien. Zudem sei in der hier relevanten Branche der
hand- ,elektrisch- und motorbetätigten Werkzeuge davon auszugehen, dass die
Warenhersteller Einzelhandel betrieben bzw. ihre Produkte selbständig in größerem
Maßstab vertrieben. Des Weiteren sei denkbar, dass auch Händler in diesem
Geschäftsfeld unter ihren Einzelhandelsdienstmarken oder davon abgeleiteten
Marken Produkte anbieten würden.
Entgegen der Ansicht der Markenstelle seien hier als Verkehrskreise nicht nur
Fachkreise und fachlich interessierte Laien angesprochen, sondern auch der
Durchschnittsverbraucher. Es sei daher nicht von einer erhöhten Aufmerksamkeit
auszugehen, vor allem da die Produkte häufiger erworben würden.
Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken sei zumindest durchschnittlich.
Aufgrund der eben beschriebenen Ausgangslage müssten die Marken einen
deutlichen Abstand voneinander einhalten. Dies sei – entgegen den Ausführungen
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der Markenstelle – jedoch nicht der Fall. Die angegriffene Marke würde durch „Wila“
geprägt. Trotz der Eingliedrigkeit des Zeichens würden die angesprochenen
Verkehrskreise erkennen, dass „tools“ beschreibend sei. Die Bestandteile „Wila“
und „tools“ würden problemlos erkannt. Jede andere Trennung des Wortes – bzw.
keine Trennung – sei ebenso lebensfremd wie die Annahme eines Fantasiebegriffs.
Mehrere Schritte oder eine analysierende Betrachtung seien hierfür nicht
notwendig. Hierzu werde auch auf die Entscheidung des BGH in Sachen
„YO/YOOFOOD“ hingewiesen, deren rechtliche Grundsätze auch in diesem Fall
heranzuziehen seien. Wie dort bilde der beschreibende Bestandteil „tools“ das Ende
der Marke und werde daher ohnehin nur nachrangig wahrgenommen. Zwischen den
dann zu betrachtenden Worten „Wila“ bzw. „Wiha“ und „WIHA“ bestünde erhebliche
schriftbildliche und klangliche Ähnlichkeit. Die Silbenzahl und die Vokalfolge „i - a“
sei ebenso identisch wie der Wortanfang und das Ende. Letztere fänden zudem
mehr Beachtung als die Wortmitte. Schriftbildlich weiche bei einem Vergleich von
„Wila“ und „Wiha“ lediglich der jeweils dritte Buchstabe „h“ bzw. „l“ leicht ab. Diese
seien zudem sehr ähnlich gestaltet, da sie von der gleichen Oberlänge geprägt
würden und sich lediglich im seitlich angehängten Haken des „h“ unterschieden.
Hinzu komme, dass auch hier der Wortmitte eine deutlich geringere Beachtung
geschenkt werde.
Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 5. Juni 2020
aufzuheben und auf den Widerspruch der Wiha Werkzeuge GmbH hin die
Löschung der Marke 30 2019 225 077 anzuordnen.
Die Beschwerdegegnerin beantragt sinngemäß,
die Beschwerde zurückzuweisen.
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Sie hat sich weder im Beschwerdeverfahren noch im Verfahren vor dem DPMA
geäußert.
Der Senat hat mit Schreiben vom 8. Juli 2022 seine vorläufige Rechtsauffassung
dargelegt und Recherchebelege übermittelt.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die zulässige, insbesondere nach §§ 64 Abs. 6 S. 1, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte
und gem. § 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde hat auch in der
Sache Erfolg.
A. Da die Anmeldung nach dem 14. Januar 2019 eingereicht und der Widerspruch
nach diesem Zeitpunkt erhoben wurde, ist das Markengesetz in seiner aktuellen
Fassung anzuwenden.
B. Zwischen der angegriffenen Marke 30 2019 225 077 und der nationalen
Widerspruchsmarke 395 37 217 besteht Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass der Widerspruch
zu Unrecht gem. § 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG zurückgewiesen wurde. Soweit der
Widerspruch gem. § 42 Abs. 3 MarkenG auch auf die Unionsmarke 017 996 542
gestützt ist, ist eine Entscheidung entbehrlich, da der Widerspruch bereits aus der
nationalen Marke erfolgreich ist.
Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger
Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des
Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des
Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z.B. EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin
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Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER/HABM; BGH GRUR
2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR
2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE;
GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung
sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren und
Dienstleistungen, die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die
Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzumfang der
Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen
voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den
Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48
– Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH, GRUR 2020, 1202 Rn. 19
– YOOFOOD/YO; GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058
Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2019, 173 Rn. 17 – combit/Commit; GRUR 2018, 79 Rn. 7
– OXFORD/Oxford Club; GRUR 2017, 914 Rn. 13 – Medicon-Apotheke/MediCo
Apotheke; GRUR 2016, 283 Rn. 7, BSA/DSA DEUTSCHE
SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; s. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering,
MarkenG, 13. Auflage, § 9 Rn. 43 ff m. w. N.).
Nach diesen Grundsätzen ist eine Verwechslungsgefahr gegeben.
1. Angesprochene Verkehrskreise sind bezüglich der hier relevanten Waren in
Klasse 7 und 8 sowie der Einzelhandelsdienstleistungen in Klasse 35 sowohl
Fachkreise, als auch Endabnehmer. Hinsichtlich der Großhandelsdienstleistungen
in Klasse 35 sind es Fachkreise und gewerblich tätige Unternehmen. Die
Aufmerksamkeit ist bezüglich der Waren der Klassen 7 und 8 – diese liegen in der
Regel in einem normalen Preisbereich – durchschnittlich. Hinsichtlich der
Dienstleistungen in Klasse 35 ist – da diese auch teure Werkzeuge umfassen
können – von einer gesteigerten Aufmerksamkeit auszugehen.
2. Für den Vergleich der Waren und Dienstleistungen ist, da die Einrede der
Nichtbenutzung nicht erhoben wurde, auf die Registerlage abzustellen. Eine
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Ähnlichkeit von Waren bzw. Dienstleistungen ist grundsätzlich dann anzunehmen,
wenn diese unter Berücksichtigung der für die Frage der Verwechslungsgefahr
erheblichen Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen
betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres
Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer
Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder
Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten
Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben
Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. BGH GRUR
2015, 176 Rn. 10 – ZOOM/ZOOM). Ähnlichkeit zwischen Waren und
Dienstleistungen kann dabei allerdings nur angenommen werden, wenn bei den
beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck entsteht, die betreffenden Waren und
Dienstleistungen könnten auf einer selbständigen gewerblichen Tätigkeit desselben
oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen (vgl. BPatG,
Beschluss vom 11.12.2014, 25 W (pat) 510/13 – Cartridge Star/Cartridge World).
Ein Indiz hierfür kann es sein, wenn die betreffenden Waren typischerweise bei der
Erbringung der Dienstleistungen zur Anwendung kommen (Hacker in
Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 9 Rn. 114).
a. Identität besteht zwischen den Waren „Schraubendrehereinsätze für elektrische
Schraubendreher; Schraubendrehereinsätze für Maschinen“ in Klasse 7 der
angegriffenen Marke und „Bits und Halterungen für Bits für den Einsatz bei
maschinenbetätigten Werkzeugen“ der Widerspruchsmarke 395 37 217.
Ferner besteht Identität bezüglich der Waren „Schraubenzieher [Handwerkzeuge];
Schraubenzieher; Schraubendrehereinsätze für handbetätigte Schraubendreher;
Nicht elektrische Schraubenzieher; Verstellbare Schraubenschlüssel
[Handwerkzeuge]; Nicht elektrische feinmechanische Schraubendreher; Nicht
elektrische flexible Schraubendreher“ der angegriffenen Marke und „Handbetätigte
Werkzeuge, insbesondere Schraubendreher, Schraubendrehereinsätze und
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Schonhämmer, Bits und Halterungen für Bits für den Einsatz bei handbetätigten
Werkzeugen“ der nationalen Widerspruchsmarke.
b. Zwischen den „Einzel- und Großhandelsdienstleistungen „in Bezug auf
handbetätigte Werkzeuge für Bauzwecke“ der angegriffenen Marke und den Waren
„Handbetätigte Werkzeuge, insbesondere Schraubendreher,
Schraubendrehereinsätze und Schonhämmer“ der Widerspruchsmarke besteht
Ähnlichkeit. Soweit sich Dienstleistungen und Waren gegenüberstehen, ist
anerkannt, dass trotz der grundlegenden Abweichung zwischen der Erbringung
einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer
körperlichen Ware grundsätzlich eine Ähnlichkeit in Betracht kommt (BGH GRUR
2004, 241 – GeDIOS; GRUR 1999, 731 – CANON). Maßgeblich ist insoweit die
Verkehrsanschauung. Es ist also zu fragen, ob bei den beteiligten Verkehrskreisen
der Eindruck aufkommen kann, Ware und Dienstleistung unterlägen der Kontrolle
desselben Unternehmens, sei es, dass das Dienstleistungsunternehmen sich
selbständig auch mit der Herstellung bzw. dem Vertrieb der Waren befasst, sei es,
dass der Warenhersteller oder –vertreiber sich auch auf dem entsprechenden
Dienstleistungsbereich selbständig gewerblich betätigt (BGH GRUR 2012, 1145,
1148 Rn. 35 – Pelikan). Für die Annahme einer Ähnlichkeit zwischen
Einzelhandelsdienstleistungen und den auf sie bezogenen Waren reicht es ferner
aus, dass sich die Dienstleistungen auf die entsprechenden Waren beziehen und
die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund dieses Verhältnisses annehmen, die
Waren und Dienstleistungen stammten aus denselben Unternehmen (BGH GRUR
2014, 378 Rn. 39 OTTO CAP; GRUR 2012, 1145 Rn. 35 – Pelikan). Von dem weiten
Begriff „handbetätigte Werkzeuge“, der durch den Zusatz mit „insbesondere“
– anders als bei „nämlich“ – nicht eingeschränkt wird (vgl. auch Miosga in
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 32 Rn. 109) sind auch solche für Bauzwecke
mitumfasst, die Gegenstand der Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen der
angegriffenen Marke sind. Somit sind die Waren, mit denen der Groß- und
Einzelhandel betrieben wird, identisch zu denen, für die die nationale
Widerspruchsmarke Schutz genießt. Zwischen den eben genannten
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Dienstleistungen der angegriffenen Marke einerseits und den Waren der
Widerspruchsmarke andererseits besteht daher Ähnlichkeit, insbesondere da große
Handelshäuser und Baumärkte in diesem Warensektor häufig neben dem Verkauf
fremder Waren auch Waren mit eigenen Handelsmarken anbieten (vgl. BGH GRUR
2014, 378 Rn. 39 – OTTO CAP; GRUR 2011, 623 Rn. 24 – Peek & Cloppenburg II)
bzw. Warenhersteller ihre Geräte und Zubehör auch selbst im Onlinehandel an
Fachkreise bzw. Endabnehmer vertreiben (vgl. in diesem Sinne für
„Einzelhandelsdienstleistungen mit Spielzeug/Spiele, Spielwaren“ BPatG,
Beschluss vom 13.12.2017, 29 W (pat) 536/15 – Petit Filou / P`TIT FILOU m. w. N.;
Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 19. Auflage,
S. 392, rechte Spalte).
3. Die Widerspruchsmarke 395 37 217 verfügt über eine durchschnittliche
Kennzeichnungskraft. Für eine Steigerung oder Schwächung ist nichts vorgetragen
oder ersichtlich.
4. Im Rahmen der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr erforderlichen
Gesamtabwägung hält die jüngere Marke bei Vorliegen einer durchschnittlichen
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und identischen Waren bzw.
ähnlichen Waren und Dienstleistungen den gebotenen deutlichen bzw. mittleren
Abstand nicht ein.
a. Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit
kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es
für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig ausreicht, wenn zwischen
den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende
Übereinstimmungen festzustellen sind (BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25
– INJEKT/INJEX; GRUR 2017, 914 Rn. 58 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke;
GRUR 2015, 1114 Rn. 23 – Springender Pudel; GRUR 2015, 1004 Rn. 22
– IPS/ISP; GRUR 2014, 382 Rn. 25 – REAL-Chips; Hacker in
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 270 f. m. w. N.). Dabei sind grundsätzlich
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die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen und in ihrem
Gesamteindruck miteinander zu vergleichen, da der Verkehr eine Marke so
aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und
zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 34
– KNEIPP; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; Hacker in
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 249 m. w. N.). Das schließt nicht aus,
dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen
Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen
im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH GRUR
2007, 700 Rn. 41 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; GRUR 2005, 1042
Rn. 29 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2020, 1202 Rn. 26 – YOOFOOD/YO; GRUR
2014, 382 Rn. 14 – REAL-Chips; GRUR 2012, 64 Rn. 14 – Maalox/MeloxGRY).
Hiernach besteht unmittelbare Verwechslungsgefahr.
b. Es stehen sich die folgenden Vergleichszeichen gegenüber:
Wilatools
und
Wiha
Die relevanten Verkehrskreise nehmen diese in der Regel nicht nebeneinander
wahr, sondern vergleichen sie in ihrer Erinnerung. Dabei fallen Übereinstimmungen
grundsätzlich stärker ins Gewicht als Abweichungen (vgl. auch Hacker in
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 263).
aa. Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, besteht hinsichtlich der Marken
in ihrer Gesamtheit keine Verwechslungsgefahr. Klanglich stimmen die Zeichen
zwar in den Lauten „Wi - a“ identisch überein. Jedoch führt die wie „-tuls“ artikulierte
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Lautfolge „-tools“ der jüngeren Marke zu einem deutlich abweichenden klanglichen
Gesamteindruck. Diese weist eine zusätzliche Sprechsilbe auf, was zu einer
abweichenden Silbenzahl (dreisilbig gegenüber zweisilbig) und damit verbunden zu
einem anderen Sprech- und Betonungsrhythmus führt. Hinzu kommen die
Abweichungen in den Vokalfolgen „i – a - oo(u)“ gegenüber „i - a“, dem Konsonanten
im Anlaut der zweiten Sprechsilbe „l“ bzw. „h“ sowie den Mehrlauten am Wortende
des jüngeren Zeichens. Schriftbildlich unterscheiden sich die Marken durch die
abweichende Buchstabenzahl (neun gegenüber vier) und Wortlänge ebenfalls
deutlich voneinander. Der Verkehr wird „Wila“ bzw. „Wiha“ als Fantasiebegriffe
auffassen. In Verbindung mit dem zusätzlichen Wortelement „-tools“ (= engl. für
Werkzeug, Handwerkszeug) der angegriffenen Marke besteht im maßgeblichen
Gesamteindruck daher auch keine begriffliche Verwechslungsgefahr.
bb. Jedoch wird die angegriffene Marke durch „Wila“ geprägt.
Wie der Bundesgerichtshof in Sachen YOOFOOD/YO (BGH, GRUR 2020, 1202
Rn. 26 f.) festgestellt hat, sind beschreibende Bestandteile sich
gegenüberstehender Zeichen nicht von vornherein und generell von der Beurteilung
der Ähnlichkeit ausgenommen. Das schließt allerdings nicht aus, dass ein oder
mehrere Bestandteile eines komplexen Zeichens für den Gesamteindruck prägend
sein können. Von diesem Beurteilungsmaßstab ist auch auszugehen, wenn es um
die Beurteilung eines aus mehreren Bestandteilen zu einem Wort
zusammengesetzten Zeichens geht. Entscheidend ist, ob der Verkehr die Marke
allein in ihrer Gesamtheit erfasst oder die einzelnen Bestandteile auch gesondert
wahrnimmt. Ein klar (waren)beschreibendes Element einer Wortkombination kann
als eigenständig und nicht als Komponente einer Kennzeichnung verstanden
werden (unter Hinweis auf BGHGRUR 2013, 631 Rn. 33 - AMARULA/Marulablu).
Es sei zudem nicht ausgeschlossen (a. a. O., Rn. 27), dass bei einem aus einem
unterscheidungskräftigen und einem glatt beschreibenden Wortelement
zusammengesetzten Einwortzeichen, das keinen Gesamtbegriff mit erkennbarem
(neuem) Bedeutungsgehalt bilde, das unterscheidungskräftige Wortelement das
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Zeichen prägt, weil der andere Zeichenbestandteil im konkreten Fall als bloßer
Sachhinweis vernachlässigt werden könne (unter Hinweis auf EuGH, GRUR 2020,
52 Rn. 53 f. – Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; BGH, GRUR 2019, 1058
Rn. 45 – KNEIPP; GRUR 2020, 870 Rn. 72 - INJEKT/INJEX). Beschreibende, nicht
unterscheidungskräftige Bestandteile einer zusammengesetzten Marke hätten,
auch wenn sie bei der Beurteilung nicht von vornherein außer Betracht bleiben, im
Allgemeinen ein geringeres Gewicht bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit als
Bestandteile mit einer größeren Unterscheidungskraft, die auch den von dieser
Marke hervorgerufenen Gesamteindruck eher dominieren könnten.
Unter Anwendung der vorgenannten Grundsätze ist vorliegend davon auszugehen,
dass die Bestandteile „Wila“ und „tools“ nicht zu einem Gesamtbegriff verbunden
werden. Die Aussprachemöglichkeiten „Wi – la – tools“ bzw. „Wila – tools“ führen
jeweils zu einer sprachlichen Trennung des Einwortzeichens, bei denen der
Bestandteil „tools“ eigenständig erkennbar ist. Dieses Element wird der Verkehr als
beschreibend für die hier relevanten Werkzeuge und deren Zubehör bzw. als
Hinweis auf den Inhalt der Einzel- bzw. Großhandelsdienstleistungen auffassen.
Das Wort „tool“ stammt aus dem Englischen und wird zum einen mit „Werkzeug,
Gerät, Arbeitsgerät“ ins Deutsche übersetzt (vgl. auch PONS, Onlinewörterbuch
Englisch/tools). „Tools“ ist der grammatikalisch korrekt gebildete Plural. Der Begriff
ist zum anderen auch im Sinne von „Programm von geringem Umfang, das
zusätzliche Aufgaben für ein bestimmtes Betriebssystem oder Anwendungs-
programm übernimmt“ in die deutsche Sprache eingegangen (vgl. Duden,
Onlinewörterbuch/Rechtschreibung/Tool sowie BPatG, Beschluss vom 18.12.2019,
25 W (pat) 26/19 – toolSTAR; Beschluss vom 15.10.2020, 25 W (pat) 59/19
– Tools4Tools). Im Sinne der ersten Übersetzung wird er seit langem im Deutschen
verwendet, um allgemein auf Werkzeuge hinzuweisen. So gibt es „Taschen-Tools“
(Bl. 52 ff. d. A.), „Multitools“ für Werkzeuge im Taschenmesserformat (Bl. 56 d. A.);
„Schrauber-Tools: Bike Werkzeug zur Wartung und Reparatur“ (Bl. 43 ff. d. A.);
„Tools und Zubehör: Diese Werkzeuge gehören in jede Werkstatt“, „Heimwerker-
Tools, die in keiner Werkstatt fehlen dürfen“ (Bl. 39 ff. d. A.), „Werkzeuge – Tools
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für Hand- und Heimwerker“ (Bl. 37 f d. A.), etc. Das prägende Element steht zudem
am mehr beachteten Wortanfang und wird lediglich um den beschreibenden
Bestandteil ergänzt. Der Verkehr wird „tools“ daher innerhalb des angegriffenen
Zeichens „Wilatools“ trotz dessen Ausgestaltung als Einwortzeichen ohne weiteres
erkennen und neben dem für sich gesehen normal unterscheidungskräftigen
Anfangsbestandteil als bloßen Sachhinweis wahrnehmen.
Daher sind die Zeichen(bestandteile) „Wila“ und „Wiha“ zu vergleichen. Die
Unterschiede lediglich im dritten Buchstaben „l“ bzw. „h“ genügen nicht, um eine
klangliche und schriftbildliche Verwechslungsgefahr auszuschließen. Die Zeichen
sind klanglich hochgradig ähnlich, da die hier besonders relevanten Wortanfänge
und –enden identisch sind. Auch weisen die beiden Worte die identischen
Vokalfolge „i – a“, jeweils zwei Silben und den gleichen Sprechrhythmus auf. Der
Unterschied lediglich in den Konsonanten „h“ und „l“ in der Wortmitte wird daher
vom Verkehr trotz der Kürze der Zeichen weitgehend unbeachtet bleiben.
Insbesondere ist ein Verhören gerade bei ungünstigen Übermittlungsbedingungen
nicht ausgeschlossen. Auch schriftbildlich sind „Wila“ und „Wiha“ hochgradig
ähnlich. Die Zeichen weisen einen identischen Wortanfang, ein identisches Ende
sowie die gleiche Zeichenlänge und gleiche Ober- und Unterlängen auf. Die
Unterschiede der Buchstaben „l“ und „h“ in der weniger beachteten Wortmitte (vgl.
auch BPatG, Beschluss vom 04.09.2021, 24 W (pat) 110/10 – Staxa / STADA) fallen
kaum auf und sind nur durch den gerundeten Abstrich des „h“ (nach unten offene
Punze, vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Punze_Typografie) voneinander zu
unterscheiden. Im Umfang der Prägung der angegriffenen Marke durch den
Bestandteil „Wila“ stehen sich mit „Wila“ und „Wiha“ klanglich und schriftbildlich
hochgradig ähnliche Marken gegenüber, so dass insoweit eine unmittelbare
Verwechslungsgefahr zu bejahen ist.
Im Ergebnis hält das jüngere Zeichen somit den erforderlichen Abstand nicht ein.
Auf den Widerspruch hin ist es daher gem. § 43 Abs. 2 S. 1 MarkenG zu löschen.
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C. Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus
Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht kein Anlass.
D. Da lediglich die Beschwerdeführerin, deren Antrag vollständig entsprochen wird,
eine mündliche Verhandlung beantragt hatte und diese auch nicht sachdienlich ist,
konnte gem. § 69 MarkenG im schriftlichen Verfahren entschieden werden.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur
statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft
Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt
war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht
der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften
über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof
zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt
einzulegen.
Dr. Mittenberger-Huber Seyfarth Posselt
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