29 W (pat) 567/19  - 29. Senat (Marken)

ECLI:DE:BPatG:2022:200622B29Wpat567.19.0
BUNDESPATENTGERICHT
29 W (pat) 567/19
_______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
An Verkündungs Statt
zugestellt am
20. Juni 2022
…
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betreffend die Marke 30 2016 023 990
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 28. Januar 2022 durch die Vorsitzende Richterin Dr.
Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und den Richter k. A. Posselt
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der
Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
29. Mai 2019 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch aus der Marke
307 07 284 hinsichtlich der Waren
Klasse 3: Seifen; ätherische Öle; Mittel zur Körper- und
Schönheitspflege; Haarwässer; Zahnputzmittel; Kosmetika;
Klasse 5: Pharmazeutische Erzeugnisse; medizinische Präparate;
veterinärmedizinische Präparate; Hygienepräparate für
medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und
Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische
Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen;
Nahrungsergänzungsmittel für Tiere; Desinfektionsmittel; Mittel
zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide; Arzneimittel;
Medizinprodukte, nämlich Stoffe und Zubereitungen aus
Stoffen zum Zwecke der Erkennung, Verhütung, Überwachung,
Behandlung oder Linderung von Krankheiten, Verletzungen
oder Behinderungen
zurückgewiesen worden ist. Im Umfang der vorgenannten Waren wird die
Löschung der Marke 30 2016 023 990 angeordnet.
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2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Die am 16. August 2016 angemeldete Wort-/Bildmarke
ist am 17. Oktober 2016 für die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen
in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister
eingetragen worden:
Klasse 03: Waschmittel; Bleichmittel; Putzmittel; Poliermittel;
Fettentfernungsmittel; Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren;
ätherische Öle; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege;
Haarwässer; Zahnputzmittel; Kosmetika;
Klasse 05: Pharmazeutische Erzeugnisse; medizinische Präparate;
veterinärmedizinische Präparate; Hygienepräparate für
medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und
Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische
Zwecke; Babykost; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen;
Nahrungsergänzungsmittel für Tiere; Pflaster;
Verbandmaterial; Zahnfüllmittel; Abdruckmassen für
zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung
von schädlichen Tieren; Fungizide; Herbizide; Arzneimittel;
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Medizinprodukte, nämlich Stoffe und Zubereitungen aus
Stoffen zum Zwecke der Erkennung, Verhütung, Überwachung,
Behandlung oder Linderung von Krankheiten, Verletzungen
oder Behinderungen;
Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung;
Büroarbeiten; Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen in
Bezug auf Generika sowie pharmazeutische, human-, zahn-
und veterinärmedizinische sowie kosmetischen Erzeugnisse,
Medizinprodukte und Produkte zur Gesundheitspflege und -
vorsorge; Vermittlung und Abschluss von Verträgen für Dritte
über den Verkauf von Generika sowie pharmazeutische,
human-, zahn- und veterinärmedizinische sowie kosmetische
Erzeugnisse, Medizinprodukte und Produkte zur
Gesundheitspflege und -vorsorge; Import- und
Exportdienstleistungen.
Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 18. November 2016.
Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdeführerin aus der älteren
Wortmarke 307 07 284
TAD
die neben Waren und Dienstleistungen in Klassen 9, 10, 29, 30, 32 und 42 unter
anderem für folgende Waren geschützt ist
Klasse 03: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs-
und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische
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Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, kosmetische
Mittel zum Sonnenschutz, Haarwässer; Zahnputzmittel;
Klasse 05: pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse;
Arzneimittel und Medizinprodukte (soweit in Klasse 05
enthalten); Sanitärprodukte für medizinische Zwecke;
diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke;
Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke und
für die Gesundheitspflege (soweit in Klasse 5 enthalten);
pharmazeutische Mittel zum Sonnenschutz; Babykost;
Vitaminpräparate; Pflaster, Verbandmaterial;
Desinfektionsmittel; Seifen; Haarwässer, Zahnputzmittel;
Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf
der Basis von Eiweißen, Fetten, Fettsäuren, unter Beigabe von
Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln
oder in Kombination; Nahrungsergänzungsmittel für
nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Kohlehydraten,
Ballaststoffen, unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen,
Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination;
am 31. Januar 2017 aus den oben in Fettdruck dargestellten Waren der Klassen 3
und 5 Widerspruch erhoben.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 11. Mai 2017 die
Einrede der Nichtbenutzung hinsichtlich der Waren der Klasse 3 und mit Schriftsatz
vom 11. August 2017 bezüglich der Waren der Klasse 5 mit Ausnahme der
pharmazeutischen Erzeugnisse und Arzneimittel erhoben.
Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und
Markenamts (DPMA) vom 29. Mai 2019 wurde der Widerspruch zurückgewiesen.
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Die sich gegenüberstehenden Marken unterlägen keiner Verwechslungsgefahr, so
dass kein Löschungsgrund gemäß §§ 42 Abs. 1, 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 MarkenG bestehe.
Die Marken könnten sich im Bereich der pharmazeutischen Erzeugnisse bei
identischen Waren begegnen. Ob darüber hinaus Waren- und
Dienstleistungsähnlichkeit bestehe, bedürfe keiner abschließenden Erörterung, da
auch bei Warenidentität keine Verwechslungsgefahr gegeben sei. Auf die
Nichtbenutzungseinrede komme es daher nicht entscheidungserheblich an.
Die Waren aus dem medizinischen Bereich wendeten sich sowohl an Fachleute als
auch an Endverbraucher. Deren Aufmerksamkeit sei in Bezug auf alles, was mit
medizinischer Behandlung zusammenhänge, gesteigert. Auch hinsichtlich der
Dienstleistungen der Klasse 35 sei von einer erhöhten Aufmerksamkeit der
insbesondere angesprochenen Fachkreise auszugehen. Den weiteren Waren der
Klasse 3 begegne der insoweit angesprochene allgemeine Verkehr hingegen mit
einer eher durchschnittlichen Aufmerksamkeit.
Mangels entgegenstehender Anhaltspunkte sei von einer durchschnittlichen
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Es fehle bereits an
einem spezifizierten Vortrag, aus dem sich eine Steigerung der
Kennzeichnungskraft für die konkreten Waren, auf die sich der Widerspruch stütze,
ergeben könnte. Soweit die Widersprechende eine gesteigerte
Kennzeichnungskraft geltend mache, reichten die diesbezüglich eingereichten
Unterlagen, die detailliert von der Markenstelle geprüft wurden, nicht aus.
Hinsichtlich der eidesstattlichen Versicherung fehle es bereits an einem Vortrag zu
den Marktumständen. Demoskopische Untersuchungen zur behaupteten
Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke seien nicht eingereicht worden. Es
seien auch keine Angaben zu den von der Widerspruchsmarke im Bereich der
pharmazeutischen Erzeugnisse (nicht nur der Generika) gehaltenen Marktanteilen,
zur tatsächlich erreichten Bekanntheit der in Rede stehenden Kennzeichnung im
Bereich der Arzneimittel sowie zu den aufgewendeten Werbemitteln im Vergleich
zu Konkurrenzprodukten gemacht worden.
An den Abstand, den die angegriffene Marke von der Widerspruchsmarke
einzuhalten habe, seien daher strenge Anforderungen zu stellen. Diesen werde die
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angegriffene Marke aber gerecht. In der Gesamtheit der Vergleichsmarken bestehe
keine hinreichende Zeichenähnlichkeit. Aufgrund der nur in der jüngeren Marke
enthaltenen graphischen Ausgestaltung in Form eines Globus unterschieden sich
die zu vergleichenden Marken deutlich. Bei der angegriffenen Marke handele es
sich um eine Wort-Bildmarke. Infolgedessen sei davon auszugehen, dass die
jüngere Marke klanglich mit „T&D“ wiedergegeben werde, da die Gestaltung
insoweit nicht zum Ausdruck komme. Die daher zu vergleichenden Bezeichnungen
„T&D“ und „TAD“ unterschieden sich entgegen der Auffassung der
Widersprechenden klanglich deutlich. Dabei sei davon auszugehen, dass die ältere
Marke aufgrund der Neigung des Verkehrs, Abkürzungen, soweit möglich, als Wort
zusammenzufassen, als „tad“, die jüngere als „te und de“ ausgesprochen werde.
Die Zeichen verfügten daher über eine unterschiedliche Silbenanzahl und
Vokalfolge und unterschieden sich auffällig in ihrem Sprechrhythmus und im
Klangbild. Doch selbst wenn man davon ausgehe, dass die ältere Marke nicht als
Wort, sondern als bloße Buchstabenfolge ausgesprochen werde, unterschieden
sich die Bezeichnungen „te und de“ und „te a de“ in der Wortmitte („und“ / „a“) noch
hinreichend deutlich, um Fehlzuordnungen in klanglicher Hinsicht ausschließen zu
können. Im Rahmen der bildlichen Ähnlichkeit sei es nicht zulässig, die
Wortbestandteile der jüngeren Marke herauszugreifen und einem isolierten
schriftbildlichen Vergleich zu unterziehen, sofern es sich bei den Bildbestandteilen
nicht um völlig bedeutungslose Zutaten handele. Entgegen der Auffassung der
Widersprechenden sei der Globus gerade kein kennzeichnungsschwaches
Element. Zwar möge man diesem Element über gedankliche Zwischenschritte und
Interpretationen einen Hinweis auf die weltweite Verfügbarkeit von
Pharmaprodukten entnehmen können, doch sprächen die hierfür notwendigen
gedanklichen Schlussfolgerungen gegen dessen sachbezogenen Charakter. Da die
Gestaltung in Form des Globus eigenwillig und prägnant sei und in der
Widerspruchsmarke keine Entsprechung finde, unterscheide sich die angegriffene
Marke schriftbildlich ebenfalls auffällig vom Widerspruchszeichen. Die allenfalls
geringe Ähnlichkeit in den Buchstaben „T“ und „D“ führe nicht zu Verwechslungen,
zumal es sich bei den sich gegenüberstehenden Bezeichnungen um Kurzzeichen
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handele. Diese würden durch einzelne Abweichungen im Verhältnis stärker
beeinflusst und blieben besser und genauer in der Erinnerung. Eine begriffliche
Ähnlichkeit scheide mangels übereinstimmender Begriffsgehalte ebenfalls aus.
Ebenso fehlten Anhaltspunkte für eine mittelbare Verwechslungsgefahr der Zeichen
im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbsatz MarkenG. Die nicht zu überhörende
bzw. zu übersehende Abweichung in den Bestandteilen „&“ und „A“ könne weder
als Hör- noch als Druckfehler bewertet werden. Daher komme eine
Serienmarkenverwechslung angesichts der fehlenden identischen bzw.
wesensgleichen Übernahme eines Stammbestandteils nicht in Betracht. Die
Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Markenusurpation durch
Übernahme der älteren Marke in selbständig kennzeichnender Stellung in die
jüngere Marke könne ebenfalls nicht bejaht werden. Zwar könne bereits die ähnliche
Übernahme der älteren in die jüngere Marke genügen, doch sei dabei eine
hochgradige Ähnlichkeit der Zeichen erforderlich. Diese sei hier aufgrund der oben
geschilderten Abweichungen nicht gegeben. Anhaltspunkte für Fehlzuordnungen in
sonstige Richtungen seien weder ersichtlich noch vorgetragen.
Der Beschluss ist der Widersprechenden gegen Empfangsbekenntnis am 5. Juni
2019 zugestellt worden.
Hiergegen richtet sich ihre Beschwerde.
Die Markenstelle gehe zutreffend davon aus, dass die sich gegenüberstehenden
Waren der Klasse 5 identisch seien. Die Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke sei zumindest durchschnittlich. Es bestehe unmittelbare
Verwechslungsgefahr. Es genüge hierfür bei der geschilderten Ausgangslage
bereits eine unterdurchschnittliche Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden
Zeichen. Es liege jedoch hochgradige klangliche und schriftbildliche
Zeichenähnlichkeit vor.
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Dem Wort sei in klanglicher Hinsicht als einfachster und kürzester Bezeichnung eine
prägende Bedeutung beizumessen. Die jüngere Marke werde daher mit „TE-&-de“
wiedergegeben. Der Ausgangspunkt der Markenstelle, die Widerspruchsmarke
werde als ein Wort und somit als „TAD“ ausgesprochen, entbehre jeder Grundlage.
Diese Buchstabenfolge sei aus Sicht der maßgeblichen deutschsprachigen
Verkehrskreise so ungewöhnlich gebildet, dass die Aussprache in einem Wort
fernliege. TAD sei ursprünglich ein Akronym für „TierArzneimittelDienst“ gewesen,
dann für „Therapeutika aus Deutschland“. Daher werde es auch heute noch als
Buchstabenfolge gesprochen. Es sei insoweit mit „ADAC“ vergleichbar, bei dem
ebenfalls die Einzelbuchstaben ausgesprochen würden. Nur ausnahmsweise – und
zwar in Verbindung mit weiteren Worten wie bei der von der Beschwerdegegnerin
angesprochenen Werbung – komme eine Benennung als ein Wort in Betracht.
Soweit die Markenstelle davon ausgehe, auch bei Aussprache von TAD als
Buchstabenfolge „T-A-D“ würden die Unterschiede ausreichen, so überzeuge dies
nicht. Die klanglichen Unterschiede in der Wortmitte seien nicht hinreichend
deutlich, um Fehlzuordnungen ausschließen zu können. Die Vokalfolgen würden
sich nur geringfügig unterscheiden (E-U-E bzw. E-A-E). Beide Zeichen sein
dreisilbig und die Anfangs- und Endsilben identisch. Zudem sei zu berücksichtigen,
dass den Wortanfängen größeres Gewicht zukomme, als den nachfolgenden
Bestandteilen. Dies gelte auch für Zeichen aus drei Buchstaben. Der Unterschied
in der Mitte trete nicht derart markant in Erscheinung, dass angesichts der übrigen
Übereinstimmungen eine Unähnlichkeit der Gesamtklangbilder angenommen
werden könne. Ein Verhören unter ungünstigen Übermittlungsbedingungen sei
somit nicht ausgeschlossen. Dies gelte vor allem, da Beginn und Ende der
Buchstabenfolge bei beiden Marken identisch seien. Klanglich fielen daher die
Übereinstimmungen im klangstarken und mehr beachteten Wortanfang und in dem
in beiden Zeichen betonten und lang ausgesprochenen Wortende besonders ins
Gewicht. Die Abweichungen in der weniger beachteten Wortmitte seien dagegen
nicht in besonderem Maße relevant. Sowohl „A“ als auch „&“ würden kurz
ausgesprochen und nicht betont.
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Auch in schriftbildlicher Hinsicht sei hochgradige Zeichenähnlichkeit gegeben. Die
Markenstelle habe die Unterschiede überbetont und dabei den Grundsatz
vernachlässigt, dass nicht die Unterschiede, sondern der Grad an Übereinstimmung
den Beurteilungsmaßstab für die Verwechslungsgefahr bildeten. Der Bildbestandteil
der jüngeren Marke sei eine geläufige, mit Blick auf die eingetragenen Waren nicht
ins Gewicht fallende, Verzierung. Soweit die Markenstelle darauf abstelle, dass es
sich bei den Bildelementen um eine völlig bedeutungslose Zutat handeln müsse,
damit eine Orientierung lediglich am Wortbestandteil stattfinde, überspanne sie die
Anforderungen. Das Bildelement stelle einen Globus dar. Dieser enthalte eine
stilisierte Molekülstruktur. Das Bildelement weise in seiner Gesamtheit auf eine
weltweite Verfügbarkeit von Pharmaprodukten hin und werde daher lediglich als
anpreisender Zusatz verstanden. Die visuelle Ähnlichkeit zwischen den
Vergleichszeichen T & D bzw. TAD beruhe auf identischen Übereinstimmung des
ersten und letzten Buchstabens, sowie darauf, dass sowohl das „&“ als auch das
„A“ nach oben spitzzulaufend seien und demnach beide stark an ein
gleichschenkliges Dreieck erinnerten. Es sei dabei zu beachten, dass der Verkehr
die Marken nie direkt miteinander vergleichen könne, sondern sich auf sein
undeutliches Erinnerungsbild verlassen müsse.
Ferner liege mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der
Markenusurpation vor. Es bestehe die Gefahr, dass die Vergleichszeichen
miteinander gedanklich in Verbindung gebracht würden. Die beiden Bestandteile
der jüngeren Marke seien nicht aufeinander bezogen. Der Verkehr gehe folglich
nicht von einem einheitlichen Kennzeichen aus.
Die Beschwerdeführerin legt zudem mit Schreiben vom 13.05.2020 weitere
Benutzungsunterlagen – eine weitere eidesstattliche Versicherung und zusätzliche
Rechnungen - für den Zeitraum 2017 bis 2019 vor.
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Die Beschwerdeführerin beantragt,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 vom 29. Mai 2019 aufzuheben
und auf den Widerspruch aus der Marke 307 07 284 die Löschung der
angegriffenen Marke anzuordnen.
Die Beschwerdegegnerin beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie ist der Ansicht, zwischen den Zeichen bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die
Markenstelle habe daher den Widerspruch aus zutreffenden Erwägungen
zurückgewiesen.
Nach ständiger Rechtsprechung sei ein erhöhter Aufmerksamkeitsgrad der
Verbraucher im Gesundheitsbereich zu berücksichtigen. Dies gelte ebenso für
Kosmetika und Schönheitsprodukte. Auch hier bestehe überdurchschnittliches
Interesse an Verträglichkeit, Nutzen, etc. der jeweiligen Produkte.
Sofern man von TAD als einem Akronym für Tierarzneimitteldienst ausgehe, sei
dies zum einen beschreibend, zum anderen für humane Arzneimittel irreführend.
Eine visuelle Ähnlichkeit scheide aus. Der als Bildelement vorangestellte Globus sei
keine geläufige Verzierung und damit prägnant. Unterschiedliche Schreibweisen
seien bei einer Wort-Bildmarke nicht zu berücksichtigen. Auch klanglich bestehe ein
hinreichender Zeichenabstand. Die Markenstelle sei zurecht davon ausgegangen,
dass die Widerspruchsmarke zusammenhängend als „Tad“ benannt werde. Es
entspreche der menschlichen Natur, Buchstabenfolgen so weit wie möglich als
Wörter auszusprechen. Diese gelte auch für Zeichen, denen kein offensichtlicher
Wortsinn entnommen werden könne. Als Beispiel könne unter anderem IKEA, ALDI,
REWE oder LIDL dienen, die ebenso alle Kurzwörter seien. Auch gehe die
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Widersprechende selbst davon aus, dass ihr Zeichen als TAD gesprochen werde,
da sie auf ihrer Internetseite mit dem Slogan „Gesundheit ist TADsache!" und für ihr
Umweltpolitisches Engagement mit dem Slogan „BeeTAD“ werbe. Die
Argumentation der Widersprechenden sei daher widersprüchlich. Eine regelwidrige
Aussprache in Einzelbuchstaben sei – wie sich aus der „ADAC“-Entscheidung des
26. Senats des BPatG ergebe – nur ausnahmsweise zu Grunde zu legen. Eine
solche sei hier aber nicht ersichtlich. Das jüngere Zeichen werde hingegen als „T-
UND-D“ gesprochen. Es sei damit wesentlich länger als das Widerspruchszeichen
und weise mit „E-U-E“ im Vergleich zu „A“ eine andere Vokalfolge und Silbenzahl
auf. Selbst wenn man unterstelle, die Widerspruchsmarke werde in
Einzelbuchstaben gesprochen, so bestehe immer noch ausreichender
Zeichenabstand, da es sich bei beiden Zeichen um Kurzmarken handele, die den
Verbrauchern besser und genauer in Erinnerung blieben. Auch werde bei derartigen
Kurzzeichen eine Abweichung leicht erkannt, so dass schon bei Unterschieden in
einem Laut eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen sei. „U“ und „A“
unterschieden sich als Vokale deutlich. Hinzu komme noch das „und“ in der
jüngeren Marke, welches in seiner Aussprache prägnant bleibe, da es jedermann
geläufig sei.
Der Senat hat mit der Terminladung vom 18. November 2021 einen richterlichen
Hinweis zur vorläufigen Einschätzung der Rechtslage übermittelt.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die zulässige, insbesondere nach §§ 64 Abs. 6 S. 1, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte
und gem. § 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde hat in der Sache
teilweise Erfolg.
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A. Im Laufe des Verfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit
Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls
maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Da die Anmeldung der
angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019
eingereicht worden ist, ist für den gegen diese Eintragung erhobenen Widerspruch
gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung
weiterhin § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden
Fassung anzuwenden. Gem. § 158 Abs. 4 MarkenG finden § 42 Absatz 3 und 4
MarkenG keine Anwendung. Des Weiteren sind gem. § 158 Abs. 5 MarkenG die
§§ 26 und 43 Absatz 1 in ihrer bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung
anzuwenden, da der Widerspruch vor dem 14. Januar 2019 erhoben und die
Benutzung der Marke, wegen der Widerspruch erhoben worden ist, bestritten
worden ist.
B. Zwischen den Vergleichsmarken besteht zum Teil Verwechslungsgefahr im
Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass
der Widerspruch teilweise zu Unrecht zurückgewiesen wurde.
Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger
Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des
Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des
Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z.B. EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin
Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER/HABM; BGH GRUR
2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR
2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE;
GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung
sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren und
Dienstleistungen, die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die
Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzumfang der
Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen
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voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den
Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il
Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH, GRUR 2020, 1202 Rn. 19 – YOOFOOD/YO;
GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP;
GRUR 2019, 173 Rn. 17 – combit/Commit; GRUR 2018, 79 Rn. 7 –
OXFORD/Oxford Club; GRUR 2017, 914 Rn. 13 – Medicon-Apotheke/MediCo
Apotheke; GRUR 2016, 283 Rn. 7, BSA/DSA DEUTSCHE
SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; s. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering,
MarkenG, 13. Auflage, § 9 Rn. 43 ff m. w. N.).
Nach diesen Grundsätzen ist zum Teil eine Verwechslungsgefahr gegeben.
1. Die Einrede der Nichtbenutzung ist gem. § 43 Abs. 1 S. 1 und 2 MarkenG a.
F. zulässig. In dem undifferenzierten Bestreiten der Benutzung ist die Erhebung
beider Einreden nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG zu sehen (BGH GRUR
2008, 719 Rn. 20 – idw Informationsdienst Wissenschaft). Da die
Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der
angegriffenen Marke am 18. November 2016 bereits über fünf Jahre im Register
eingetragen war (Eintragung am 21. Mai 2007) und nicht mit einem Widerspruch
angegriffen wurde, sind beide Einreden zulässig. Die Einrede wurde im Verfahren
vor dem DPMA am 11. Mai 2017 ausdrücklich für die Waren der Klasse 3 erhoben.
Auch die Benutzung für eine Vielzahl der Waren in Klasse 5 (z. B. Babykost,
Verbandsmaterial, Pflaster etc.) wurde in diesem Schreiben als „zweifelhaft“, aber
wegen des Zeichenabstands als irrelevant bezeichnet. Mit Schriftsatz vom 11.
August 2017 wurde die Einrede der Nichtbenutzung nochmals ausdrücklich für alle
Waren der Klassen 3 und 5 mit Ausnahme der pharmazeutischen Erzeugnisse und
Arzneimittel aufrechterhalten. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind
nach § 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG daher nur die Waren zu berücksichtigen, für die
eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist. Unterlagen zur
rechtserhaltenden Benutzung wurden (vorsorglich) sowohl im Verfahren vor dem
DPMA als auch im Beschwerdeverfahren (vgl. Bl. 29 ff. d. A.) nur zur Nutzung für
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„pharmazeutische Erzeugnisse“ und „Arzneimittel“, insbesondere „Pantoprazol
TAD“, „Esomeprazol TAD“ und „Mirta TAD“ eingereicht. Letztlich kann dahingestellt
bleiben, ob die rechtserhaltende Benutzung durch die vorgelegten Unterlagen
erfolgreich glaubhaft gemacht worden ist, da diese von der Einrede der
Nichtbenutzung insoweit ausdrücklich ausgenommen worden sind.
Darüberhinausgehende Benutzungsunterlagen hat die Beschwerdeführerin nicht
vorgelegt. Wie auch die Verfahrensbeteiligten in ihren Schriftsätzen vom 19.
Februar 2018 und 5. April 2018 übereinstimmend zutreffend dargelegt haben, sind
daher lediglich „pharmazeutische Erzeugnisse“ und „Arzneimittel“ dem Vergleich
der Waren und Dienstleistungen zu Grunde zu legen.
2. Eine Ähnlichkeit von Waren bzw. Dienstleistungen ist grundsätzlich dann
anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung der für die Frage der
Verwechslungsgefahr erheblichen Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit,
ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und
Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen
Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander
ergänzende Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass
die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus
demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. BGH
GRUR 2015, 176 Rn. 10 -- ZOOM/ZOOM). Ähnlichkeit zwischen Waren und
Dienstleistungen kann dabei allerdings nur angenommen werden, wenn bei den
beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck entsteht, die betreffenden Waren und
Dienstleistungen könnten auf einer selbständigen gewerblichen Tätigkeit desselben
oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen (vgl. BPatG,
Beschluss vom 11.12.2014, 25 W (pat) 510/13 - Cartridge Star/Cartridge World).
Ein Indiz hierfür kann es sein, wenn die betreffenden Waren typischerweise bei der
Erbringung der Dienstleistungen zur Anwendung kommen (Hacker in
Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 9 Rn. 114).
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a) Folgende Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke sind
unähnlich zu den eben genannten Waren der Widerspruchsmarke. Eine
Verwechslungsgefahr scheidet schon deshalb aus.
Klasse 3: Waschmittel; Bleichmittel; Putzmittel; Poliermittel;
Fettentfernungsmittel; Schleifmittel; Parfümeriewaren;
Klasse 5: Herbizide;
Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung;
Büroarbeiten.
Hinsichtlich der eben erwähnten Wasch- und sonstigen „-Mittel“ in Klasse 3 besteht
keine Ähnlichkeit zu den hier relevanten Waren der Widerspruchsmarke, da diese
eine andere Zweckbestimmung aufweisen (vgl. BPatG, Beschluss vom 18.10.1999,
30 W (pat) 20/99; u. a. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und
Dienstleistungen, 19. Aufl., 2021, S. 283, mittlere Spalte; S. 355, mittlere Spalte; S.
357, linke Spalte).
Dies gilt auch für „Parfümeriewaren“ (vgl. BPatG, Beschluss vom 06.02.2017, 30 W
(pat) 517/14 – Malteser Kuchler Apotheke/Malteser; Richter/Stoppel, a. a. O., S.
244 ff., Stichwort „Parfümerien“, S. 244, rechte Spalte bzw. S. 245, rechte Spalte,
jeweils unter Hinweis auf BPatG Beschluss vom 17.12.1996, 24 W (pat) 248/95).
Herbizide kommen bei Pflanzen zum Einsatz und dienen der Unkrautvernichtung,
während Arzneimittel und pharmazeutische Erzeugnisse beim Menschen
eingesetzt werden, um Krankheiten oder Verletzungen zu heilen oder zu lindern.
Während diese vor allem über Apotheken vertrieben werden, werden Herbizide im
Gartenfachhandel oder im Großhandel insbesondere für Landwirte und Gärtnereien
angeboten. Sie weisen daher diesbezüglich keine Berührungspunkte auf (vgl. auch
Richter/Stoppel, a. a. O., S.149, linke und mittlere Spalte).
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Bezüglich der Dienstleistungen „Werbung; Geschäftsführung;
Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“ in Klasse 35 besteht ebenfalls eine
unterschiedliche Zweckbestimmung. Ferner unterscheidet sich die Zielgruppe. Die
hier relevanten Waren der Widerspruchsmarke werden für die eben genannten
Dienstleistungen zudem nicht benötigt. Während Arzneimittel und pharmazeutische
Erzeugnisse von Pharmaunternehmen entwickelt und hergestellt werden und ihren
Absatz vor allem über Apotheken und Drogerien finden, werden die
Dienstleistungen insbesondere von Werbeunternehmen, Unternehmensberatungen
und Bürodienstleistern erbracht und richten sich an Unternehmen.
b) Die Marken sind hinsichtlich der in beiden Verzeichnissen enthaltenen
„pharmazeutische(n) Erzeugnisse“ und „Arzneimittel“ für identische Waren
geschützt.
c) Identität, jedenfalls aber hochgradige Ähnlichkeit, besteht ferner zwischen
den Waren der Widerspruchsmarke und „medizinische(n) Präparate(n);
veterinärmedizinische(n) Präparate(n)“ sowie „Medizinprodukte(n), nämlich
Stoffe(n) und Zubereitungen aus Stoffen zum Zwecke der Erkennung, Verhütung,
Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten, Verletzungen oder
Behinderungen“ (vgl. u. a. BPatG, Beschluss vom 12.06.2016, 24 W (pat) 522/15 –
Diacaro Robugen/Diacard; Beschluss vom 30.10.2019, 29 W (pat) 37/17 – Alliance
Healthcare/Alliance; Richter/Stoppel, a. a. O., S. 252, rechte Spalte).
Zwischen der Ware „Desinfektionsmittel“ der angegriffenen Marke besteht Identität,
jedenfalls aber engste Ähnlichkeit zur Widerspruchsware „Arzneimittel“, da
Desinfektionsmittel nicht nur der Desinfektion von Gegenständen, sondern auch
von Wunden dienen können (vgl. u. a. Richter/Stoppel, a. a. O., S.13, mittlere
Spalte, m. w. N.; BPatG, Beschluss vom 12.06.2016, 24 W (pat) 522/15 – Diacaro
Robugen/Diacard). „Hygienepräparate für medizinische Zwecke“ und
„pharmazeutische Erzeugnisse“ ergänzen sich bei der Behandlung von Wunden
und können dabei im Hinblick auf bakterizide Eigenschaften jedenfalls teilweise
- 18 -
sogar dieselbe Funktion erfüllen (vgl. u. a. BPatG, Beschluss vom 06.02.2017, 30
W (pat) 517/14 – Malteser Kuchler Apotheke/Malteser). Jedenfalls liegt eine
überdurchschnittliche Ähnlichkeit vor.
Eine noch hochgradige bzw. enge Ähnlichkeit besteht im Folgenden hinsichtlich der
„Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide(n)“ in Klasse 5 der
angegriffenen Marke zu den Waren „pharmazeutischen Erzeugnisse; Arzneimittel“
der Widerspruchsmarke. Unter die Waren der angegriffenen Marke fallen auch
Präparate zu Vernichtung von Läusen und Flöhen bzw. von Pilzen am menschlichen
Körper wie z. B. Fuß- oder Nagelpilz. Auch wenn letztere Mittel in der Regel mit
Antimykotika bezeichnet werden, handelt es sich dabei um fungizide Substanzen.
Im Duden wird „Fungizid“ u. a. mit „Arzneimittel zur Behandlung von Pilzinfektionen
(Medizin)“ definiert (https://www.duden.de/rechtschreibung/Fungizid). Daher
besteht ein ähnlicher Verwendungszweck wie bei den Waren der
Widerspruchsmarke. Zudem kommen die genannten Produkte teils auch ergänzend
zu diesen zum Einsatz, werden ebenfalls von Pharmaunternehmen produziert und
primär über Apotheken vertrieben.
Auch für die folgenden in Klasse 3 registrierten Waren „Mittel zur Körper- und
Schönheitspflege; Kosmetika; Seifen; ätherische Öle; Haarwässer; Zahnputzmittel“
ist eine überdurchschnittliche Ähnlichkeit zu den für die Widerspruchsmarke
geschützten „pharmazeutischen Erzeugnissen“ festzustellen (vgl. BPatG,
Beschluss vom 06.02.2017, 30 W (pat) 517/14 – Malteser Kuchler Apotheke
/Malteser; Beschluss vom 18.01.2007, 25 W (pat) 52/04 – NATURAL LIFE/LIFE).
Der Warenbegriff „Seifen“ schließt auch medizinische Seifen ein, so dass
Überschneidungen oder jedenfalls deutliche Berührungspunkte zu
„pharmazeutischen Erzeugnissen“ bestehen (vgl. so schon BPatG GRUR 1969,
221; siehe auch Richter/Stoppel, a. a. O., Stichwort „Seifen“, S. 296 mittlere Spalte).
Der Sammelbegriff "ätherische Öle" bezeichnet aus Pflanzen gewonnene
Konzentrate, die im Hinblick auf antiseptische, desinfizierende und
entzündungshemmende Wirkungen auch für pharmazeutische Präparate
- 19 -
verwendet werden (vgl. Hunnius, Pharmazeutisches Wörterbuch, 8. Aufl., S. 992 f.).
Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts besteht daher eine
enge Ähnlichkeit zu „pharmazeutischen Erzeugnissen“ und „Arzneimitteln“ (siehe
etwa BPatG, Beschluss vom 12.06.2016, 24 W (pat) 522/15 - Diacaro
Robugen/Diacard; vgl. auch Richter/Stoppel, a. a. O., S. 13, rechte Spalte; S. 3,
rechte Spalte; S. 4 linke Spalte).
„Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Kosmetika“, zu denen auch hautpflegende
Produkte rechnen, können über eine weitgehend übereinstimmende
Wirkstoffzusammensetzung wie pharmazeutisch erzeugte Dermatika verfügen, so
dass sie sich in der Verwendungsweise sehr nahestehen und ggf. sogar
substituierbar sind. Die Rechtsprechung geht daher seit langem von einer engen
wirtschaftlichen Nähe zu „pharmazeutischen Erzeugnissen“ aus (vgl. auch BGH
GRUR 1965, 670, 671 - Basoderm; BPatGE 38, 105, 109 - Lindora/Linola;
Beschluss vom 12.06.2016, 24 W (pat) 522/15 - Diacaro Robugen/Diacard).
„Haarwässer“ sind ebenso überdurchschnittlich ähnlich zu den Widerspruchswaren
„pharmazeutische Erzeugnisse“ (BPatG, Beschluss vom 12.06.2016, 24 W (pat)
522/15 - Diacaro Robugen/Diacard; BPatG Beschluss vom 20.09.1993, 24 W (pat)
17/92; Richter/Stoppel, a. a. O., S.139, linke Spalte). Denn Haarwässer dienen
häufig jedenfalls auch der Einwirkung auf die – schuppige, juckende, gerötete –
Kopfhaut und weisen damit nach Zweckbestimmung und Anwendungsweise eine
deutliche Nähe zu Dermatika auf. Häufig handelt es sich dabei um Pflegemittel, die
nach medizinischen Gesichtspunkten konzipiert sind und die über Vertriebswege
und Verkaufsstätten angeboten werden, über die auch Dermatika bezogen werden
können, so dass insoweit deutliche Anhaltspunkte für eine gemeinsame
unternehmerische Verantwortung bestehen (BPatG, Beschluss vom 12.06.2016, 24
W (pat) 522/15 - Diacaro Robugen/Diacard).
Zwischen „Zahnputzmitteln“, die der Eindämmung gesundheitsbeeinträchtigender
Bakterien dienen, und Mund- und Rachenarzneien mit therapeutischer oder
vorbeugender Funktion ist ein enger sachlicher Zusammenhang gegeben, so dass
- 20 -
auch insoweit eine überdurchschnittliche Ähnlichkeit zu „pharmazeutischen
Erzeugnissen“ besteht (vgl. BPatG, Beschluss vom 12.06.2016, 24 W (pat) 522/15
- Diacaro Robugen/Diacard; BPatG Beschluss vom 20.09.1993, 24 W (pat) 17/92).
„Nahrungsergänzungsmittel für Menschen; diätetische Lebensmittel und
Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ sind hochgradig ähnlich zu den
„pharmazeutischen Erzeugnissen“ der Widerspruchsmarke. Denn im Rahmen der
Gesundheitspflege für medizinische Zwecke werden häufig auch
Nahrungsergänzungsmittel und diätetische Lebensmittel zusätzlich eingesetzt, um
Mangelerscheinungen auszugleichen oder Störungen von Verdauung, Resorption
und Stoffwechsel auszugleichen. Schwerpunkt ist damit die Heilung oder Linderung
krankhafter Zustände, was zusätzlich zu den für die Warenähnlichkeit
maßgeblichen Kriterien „Erbringungsort und Vertriebsmodalität“ einen weiteren
Berührungspunkt darstellt. Die Waren können zudem insbesondere in der äußeren
Erscheinung - etwa in Form von Kapseln oder Tabletten - sowie bei den
verwendeten Inhaltsstoffen erhebliche Übereinstimmungen aufweisen (vgl.
Richter/Stoppel, a. a. O., S. 234, linke Spalte; vgl. BPatG, Beschluss vom
05.08.2014, 24 W (pat) 34/14 – Erovital/Gelovital; Beschluss vom 09.10.2014, 30
W (pat) 13/14 - Dorovit/Korovit; Beschluss vom 04.04.2018, 29 W (pat) 520/16 –
Denk Getränk/Denk).
Entsprechendes gilt für „Nahrungsergänzungsmittel für Tiere“ und „diätetische
Lebensmittel und Erzeugnisse für veterinärmedizinische Zwecke“. Angesichts des
weiten Oberbegriffs „pharmazeutische Erzeugnisse“, für die der Einwand der
Nichtbenutzung nicht aufrechterhalten worden ist, ist von einer engen
Warenähnlichkeit auszugehen, da zum einen für den Menschen bestimmte
Präparate vielfach auch im veterinärmedizinischen Bereich eingesetzt werden, zum
anderen auch Produkte darunterfallen können, die die gleichen Wirkstoffe enthalten
(vgl. BPatG, Beschluss vom 03.04.2007, 24 W (pat) 7/06 – Bio-Cefit/CEKIT;
BPatGE 43, 8, 16 – Rhoda-Hexan/Sota-Hexal).
- 21 -
d) Eine lediglich durchschnittliche Ähnlichkeit besteht zwischen den Waren
„Pflaster; Verbandmaterial“ zu Arzneimitteln und pharmazeutischen Erzeugnissen.
Sie können dazu dienen, auf die Haut aufgebrachte oder über die Haut
aufzunehmende Wirkstoffe abzudecken bzw. zu fixieren, um den Heilungsprozess
zu fördern, so dass sich diese Waren insofern ergänzen können. Darüber hinaus
können sie selbst pharmazeutische Wirkstoffe enthalten, die zur kontrollierten
Freisetzung und Aufnahme über die Haut bestimmt sind (vgl. BPatG, Beschl. v.
20.10.2005, 25 W (pat) 140/03 – Cosmo Life/COSMO; Beschluss vom 11.01.2018,
25 W (pat) 12/16 – SERTEX/RESTEX/VERTEX; Beschluss vom 25.03.2015, 29 W
(pat) 532/12 – Mevida/MELVITA, Beschluss vom 12.06.2016, 24 W (pat) 522/15 –
Diacaro Robugen/Diacard; Beschluss vom 30.10.2019, 29 W (pat) 37/17 – Alliance
Healthcare/Alliance; Richter/Stoppel, a. a. O., S. 248, mittlere Spalte).
Ähnlichkeit besteht (noch) zwischen „pharmazeutische(n) Erzeugnisse(n)“ der
Widerspruchsmarke und „Zahnfüllmittel(n); Abdruckmassen für zahnärztliche
Zwecke; Babykost“ der angegriffenen Marke (vgl. BPatG, Beschluss vom
30.10.2019, 29 W (pat) 37/17 – Alliance Healthcare/Alliance). Denn die genannten
Waren kommen auch unter medizinischen Gesichtspunkten zum Einsatz und
stehen in einem Ergänzungsverhältnis zu „pharmazeutischen Erzeugnissen“. Auch
zu „Arzneimittel(n)“ ist keine höhergradige Ähnlichkeit gegeben (vgl. u.a., BPatGE
27, 214 - Werolux/Werolax).
Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen ist auf
dieselben Kriterien abzustellen wie bei der Beurteilung der Waren untereinander.
Dabei dürfen an eine Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen keine
unüberwindbar hohen Anforderungen gestellt werden (BGH GRUR 2012, 1145,
1148 Rn. 35 - Pelikan). Maßgeblich ist insoweit die Verkehrsanschauung.
Bei den „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Generika sowie
pharmazeutische, human-, zahn- und veterinärmedizinische sowie kosmetische
Erzeugnisse, Medizinprodukte und Produkte zur Gesundheitspflege und –vorsorge“
- 22 -
ist durchschnittliche Ähnlichkeit gegeben (vgl. BPatG, Beschluss vom 30.10.2019,
29 W (pat) 37/17 – Alliance Healthcare/Alliance). Der Bundesgerichtshof (GRUR
2014, 378 Rn. 39 – OTTO CAP) hat zur Frage der Ähnlichkeit zwischen
Einzelhandelsdienstleistungen und den auf sie bezogenen Waren unter
Bezugnahme auf seine Rechtsprechung zur Branchenähnlichkeit nach § 15 Abs. 2
MarkenG (vgl. GRUR 2012, 635 Rn. 16 – METRO/ROLLER’s Metro) festgestellt,
dass es für die Annahme einer Ähnlichkeit ausreicht, wenn sich die Dienstleistungen
auf die entsprechenden Waren beziehen und die angesprochenen Verkehrskreise
auf Grund dieses Verhältnisses annehmen, die Waren und Dienstleistungen
stammten aus denselben Unternehmen. Davon ist für das Verhältnis zwischen
Waren und den hierauf bezogenen Einzelhandelsdienstleistungen u. a. dann
auszugehen, wenn große Handelshäuser in dem betreffenden Warensektor neben
dem Verkauf fremder Waren auch Waren mit eigenen Handelsmarken anbieten.
Diese Voraussetzungen sind vorliegend gegeben. Hinzu kommt, dass Apotheken
und Drogerien neben dem Verkauf fremder Waren auch Waren mit eigenen
Handelsmarken anbieten.
Bei „Import- und Exportdienstleistungen; Vermittlung und Abschluss von Verträgen
für Dritte über den Verkauf von Generika sowie pharmazeutische, human-, zahn-
und veterinärmedizinische sowie kosmetische Erzeugnisse, Medizinprodukte und
Produkte zur Gesundheitspflege und – vorsorge“ besteht aus den genannten
Gründen ebenfalls (noch) Ähnlichkeit zu den Waren der Widerspruchsmarke.
3. Angesprochene Verkehrskreise der in Rede stehenden Waren und
Dienstleistungen sind – wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat - bei Waren
aus dem medizinischen Bereich sowohl Fachleute als auch Endverbraucher, deren
Aufmerksamkeit gesteigert ist. Auch in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse
35 ist von einer erhöhten Aufmerksamkeit der vor allem angesprochenen
Fachkreise auszugehen. Den Waren der Klasse 3 begegnet der insoweit
- 23 -
angesprochene allgemeine Verkehr regelmäßig mit einer durchschnittlichen
Aufmerksamkeit.
4. Die Widerspruchsmarke verfügt über eine durchschnittliche
Kennzeichnungskraft. Für eine Schwächung ist weder etwas vorgetragen noch
ersichtlich. Eine von der Widersprechenden im Verfahren vor dem DPMA geltend
gemachte gesteigerte Kennzeichnungskraft hat die Markenstelle zu Recht verneint.
Die Beschwerdeführerin hat eine Steigerung in der Beschwerdebegründung und
ihren weiteren Schreiben auch nicht mehr erwähnt und diesbezüglich keine weiteren
Unterlagen vorgelegt. Sie ist vielmehr in ihrer Begründung nun von zumindest
durchschnittlicher Kennzeichnungskraft ausgegangen.
5. Im Rahmen der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr erforderlichen
Gesamtabwägung hält die jüngere Marke bei Vorliegen einer durchschnittlichen
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke den gebotenen Abstand im
Zusammenhang mit identischen und hochgradig ähnlichen Waren nicht ein. Für die
übrigen – höchstens durchschnittlich ähnlichen - Waren und Dienstleistungen ist
dies jedoch der Fall.
Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit
kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es
für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig ausreicht, wenn zwischen
den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende
Übereinstimmungen festzustellen sind (BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 –
INJEKT/INJEX; GRUR 2017, 914 Rn. 58 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke;
GRUR 2015, 1114 Rn. 23 – Springender Pudel; GRUR 2015, 1004 Rn. 22 –
IPS/ISP; GRUR 2014, 382 Rn. 25 – REAL-Chips; Hacker in:
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 270 f. m. w. N.). Dabei sind grundsätzlich
die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen und in ihrem
- 24 -
Gesamteindruck miteinander zu vergleichen, da der Verkehr eine Marke so
aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und
zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 34
– KNEIPP; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; Hacker in:
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 249 m. w. N.). Das schließt nicht aus,
dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen
Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen
im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH GRUR
2007, 700 Rn. 41 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; GRUR 2005, 1042
Rn. 29 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2020, 1202 Rn. 26 – YOOFOOD/YO; GRUR
2014, 382 Rn. 14 – REAL-Chips; GRUR 2012, 64 Rn. 14 – Maalox/MeloxGRY).
Hiernach besteht teilweise eine unmittelbare Verwechslungsgefahr.
a) Die Vergleichszeichen
und
TAD
in ihrer Gesamtheit unterscheiden sich durch die abweichenden Wortbestandteile
“&“ und „A“ sowie die grafischen Elemente der jüngeren Marke schriftbildlich und
begrifflich ausreichend voneinander. Jedoch liegt bezüglich identischer und
- 25 -
hochgradig ähnlicher Waren in klanglicher Hinsicht der gebotene Abstand nicht vor.
Denn die Zeichen sind klanglich zumindest unterdurchschnittlich ähnlich.
Dem Beschwerdeführer ist zuzustimmen, dass die relevanten Verkehrskreise die
Zeichen in der Regel nicht nebeneinander wahrnehmen, sondern in ihrer Erinnerung
vergleichen und dabei Übereinstimmungen grundsätzlich stärker ins Gewicht fallen,
als Abweichungen (vgl. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 9 Rn
263). Grafische Elemente könnten zwar durch Umschreibung sprachlich dargestellt
werden; sie werden bei der mündlichen Benennung jedoch im Regelfall
weggelassen werden, da ihre Aussprache meist recht aufwendig, zeitraubend und
umständlich ist.
b) Schriftbildlich weist das angegriffene Zeichen an seinem Beginn einprägsame
grafische Elemente auf, die in der älteren Marke keine Entsprechung finden. Zudem
unterscheidet sich die Wortmitte der Kurzzeichen voneinander. Betrachtet man die
Zeichen in ihrer Gesamtheit, so ist keine schriftbildliche Verwechslungsgefahr
gegeben. Die angegriffene Marke wird in bildlicher Hinsicht auch nicht nur durch ihr
Wortelement geprägt.
c) Begrifflich wird der Verkehr beide Zeichen als Fantasiebezeichnungen
wahrnehmen. Daher ist hier keine Zeichenähnlichkeit gegeben.
d) Klanglich ist davon auszugehen, dass die Verkehrskreise die jüngere Marke
lediglich mit ihrem Wortbestandteil „T&D“ bezeichnen und „[te:] und [de:]“
aussprechen werden. Die Erdkugel des stilisierten Globus wird – nicht zuletzt wegen
ihrer Farbgebung und konkreten Gestaltung - nicht als ein „O“ angesehen und daher
auch nicht mündlich als solches benannt werden.
Zu Unrecht hat die Markenstelle aber angenommen, dass die Widerspruchsmarke
ausschließlich als ein zusammenhängendes Wort „TAD“, also „tad“ ausgesprochen
wird. Die Beschwerdegegnerin hat zwar zutreffend darauf hingewiesen, dass der
- 26 -
Verkehr grundsätzlich dazu neigt, Buchstabenfolgen und Abkürzungen, soweit
möglich, als Wort zusammenzufassen und auszusprechen (vgl. u. a. BPatG,
Beschluss vom 05.06.1996, 29 W (pat) 128/94 – ICA/iNCA; Beschluss vom
20.05.2003, 24 W (pat) 031/02 – QIS/KIS). Hierfür hat sie mit IKEA, ALDI, REWE
oder LIDL Beispiele vorgetragen. Der genannte Grundsatz kommt aber hier nicht
uneingeschränkt zum Tragen. In rechtserheblichem Umfang ist (auch) mit einer
mündlichen Wiedergabe der Widerspruchsmarke in Einzelbuchstaben zu rechnen.
Hierfür spricht, dass es etliche vergleichbare Kurzzeichen gibt, bei denen eine
Aussprache als Einzelbuchstaben erfolgt, wie z. B. bei ADAC, ARD, ORF, SOS,
ATU, DAW, MAN oder SAS. Hinsichtlich DAW hat der 30. Senat dies in einer erst
kürzlich ergangenen Entscheidung festgestellt und dabei auch darauf abgestellt,
dass das nur aus drei Buchstaben gebildeten Zeichen – wie hier - keinen
Wortcharakter aufweise (vgl. BPatG, Beschluss vom 18.02.2021, 30 W (pat) 43/19
– DAWA/DAW). Hingegen spielt es keine Rolle, dass die Widersprechende in der
Anfangszeit im Jahr 1968 TAD als Abkürzung für „TierArzneimittelDienst“ bzw. im
Jahr 1970 „Therapeutika aus Deutschland“ verwendet hat. Diese Abkürzungen sind
für den Verkehr nicht naheliegend und ihm auch nicht (mehr) bekannt. Dass die
Beschwerdeführerin das Widerspruchszeichen in der Werbung, auf ihrer
Internetseite und in Flyern in einer Form verwendet, die die Aussprache als ein Wort
nahelegt, ändert daran nichts. Denn sie verbindet es dort mit weiteren Bestandteilen
jeweils zu Gesamtbegriffen, die akustisch mit anderen Worten verwechselt werden
können und daher als Wortspiele dienen, wie z. B. zu „TADsachen“ in „TADsachen
auf einen Blick“ bzw. „Gesundheit ist TADsache!“ oder „TADkraft“. Diese sagen
nichts darüber aus, wie der Verkehr das Zeichen aussprechen wird, wenn es ihm –
wie hier – in Alleinstellung begegnet. Daher ist auch eine mündliche Wiedergabe in
einzelnen Buchstaben als eine naheliegende und wahrscheinliche
Aussprachemöglichkeit anzusehen und deshalb auch eine Aussprache als „[te:] –
[a:] – [de:]“ zu Grunde zu legen (BPatG, Beschluss vom 21.10.2015, 29 W (pat)
31/13 – CARSI/CARS).
- 27 -
Die Vokalfolge „e-u-e“ auf der einen und „e-a-e“ auf der anderen Seite unterscheidet
sich in diesem Fall lediglich an einer Stelle in der Mitte der Zeichen. Die Silbenzahl
ist identisch. Die klangliche Wortlänge der Zeichen und der Sprechrhythmus
weichen nur leicht ab. Ein Verhören ist dadurch gerade bei ungünstigen
Übermittlungsbedingungen nicht ausreichend ausgeschlossen (vgl. u. a. BPatG,
Beschluss vom 17.05.2021, 29 W (pat) 513/20 – paq/pax; Beschluss vom
17.04.2019, 29 W (pat) 562/17 – BKM/BPM). Auch wenn bei Kurzzeichen
Unterschiede leichter in Erinnerung bleiben, führen die am besonders beachteten
Wortanfang stehenden identischen Elemente „T“ sowie das „D“ am – im Vergleich
zur Wortmitte ebenfalls mehr wahrgenommenen - jeweiligen Wortende dazu, dass
der notwendige Abstand hier nicht eingehalten wird.
Im Rahmen der erforderlichen Gesamtabwägung hält die angegriffene Marke bei
Vorliegen einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft im Zusammenhang mit den
identischen und hochgradig ähnlichen Waren den gebotenen Abstand zur
Widerspruchsmarke nicht ein. Insoweit ist für die beteiligten Verkehrskreise im
vorgenannten Umfang in klanglicher Hinsicht keine hinreichend sichere
Abgrenzbarkeit der beiden Marken gewährleistet, zumal die Verbraucher nur selten
die Möglichkeit haben werden, die Marken unmittelbar miteinander vergleichen zu
können, sondern sie vielmehr im Regelfall aus der erfahrungsgemäß eher
unsicheren Erinnerung heraus voneinander abgrenzen müssen (vgl. BGH GRUR
2016, 197 Rn. 37 — Bounty; BPatG, Beschluss vom 13.01.2010, 29 W (pat) 8/09
— Monrose/melrose/melrose). Auf die Beschwerde der Widersprechenden war
daher der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 29. Mai 2019
teilweise aufzuheben und im tenorierten Umfang die Löschung der angegriffenen
Marke anzuordnen.
- 28 -
C. Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus
Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht kein Anlass.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur
statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft
Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt
war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht
der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften
über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof
zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt
schriftlich einzulegen.
Dr. Mittenberger-Huber Akintche Posselt


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