29 W (pat) 66/01  - 29. Senat (Marken)

BPatG 154 6.70 BUNDESPATENTGERICHT 29 W (pat) 66/01 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 12. Februar 2003 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Markenanmeldung 30 043 935 hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Februar 2003 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Voit und der Richterin k. A. Fink - 2 - beschlossen: 1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 12. Januar 2001 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren "Mechaniken für geldbetätigte Apparate" zurückgewiesen worden ist. 2. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen. G r ü n d e I. Die Wortmarke SecureMailsystem soll für die Waren und Dienstleistungen "Elektrische, elektronische, optische, Meß-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthal-ten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Daten-aufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel); Werbung und Geschäftsführung; - 3 - Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleis-tungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenver-arbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Pla-nung von Einrichtungen für die Telekommunikation" in das Markenregister eingetragen werden. Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes, besetzt mit einer Beamtin des höheren Dienstes, hat die Anmeldung mit Beschluß vom 12. Januar 2001 wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses sowie fehlender Unterscheidungskraft vollständig zurückgewiesen. Zur Begründung wird angeführt, das angemeldete Zeichen bestehe aus den Begriffen "secure", "mail" und "sys-tem". Dabei handele es sich um geläufige begriffe, die als Gesamtbegriff "mail-system" bereits Verwendung fänden, so daß sich insgesamt eher ein Fachbegriff, denn eine phantasievolle Wortneuschöpfung ohne beschreibenden Gehalt ergebe. Die Anmelderin hat Beschwerde erhoben und diese damit begründet, das ange-meldete Zeichen sei unterscheidungskräftig, da kein beschreibender Begriffsinhalt vorliege und die Markenstelle eine unzulässige, zergliedernde Betrachtung vorge-nommen habe. "Secure" sei mehrdeutig und könne nicht mit dem einfachen Wort "sicher" übersetzt werden; auch eine "sichere Post" könne mehrere Bedeutungen haben. Da kein beschreibender Begriffsinhalt gegeben sei, bestehe auch kein Freihaltebedürfnis. - 4 - Die Anmelderin beantragt, den Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 12. Januar 2001 aufzuheben. II. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache nur zum Teil Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung stehe - mit Ausnahme der im Tenor aufgeführten Waren und Dienstleistungen - sowohl das Eintragungshindernis fehlender Unter-scheidungskraft gemäß § 8 Absatz 2 Nr 1 MarkenG sowie das Eintragungshinder-nis eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG entgegen. Gemäß § 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken aus-geschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Be-zeichnung der Art, der Beschaffenheit oder der Bestimmung der damit gekenn-zeichneten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Dieses Eintragungshin-dernis bezieht sich allerdings nicht nur auf die in der genannten Bestimmung aus-drücklich aufgeführten Angaben, sondern auch auf solche, die andere, für den Warenverkehr wichtige und die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeut-same Umstände mit konkretem Bezug auf die beanspruchte Ware oder Dienst-leistung selbst beschreiben (vgl BGH GRUR 1999, 1093 - FOR YOU). Die angemeldete Bezeichnung "SecureMailsystem" ist in ihrer Gesamtheit im Zu-sammenhang mit den betroffenen Waren und Dienstleistungen eine solche, un-mittelbar beschreibende Angabe und muß daher den Mitbewerbern der Anmelde-rin zum Gebrauch erhalten bleiben. Die sprachüblich gebildete und ohne weiteres verständliche Angabe weist, soweit die Geräte, Apparate und Instrumente der Klasse 9 mit Ausnahme der Mechaniken für geldbetätigte Apparate betroffen sind, lediglich darauf hin, daß es sich hierbei um Gerätschaften handelt, die zur Teil-- 5 - nahme an einem sicheren System der elektronischen Kommunikation benötigt werden. Soweit Druckereierzeugnisse betroffen sind, kann es sich sowohl um sol-che handeln, die eine sichere postalische Übermittlung ermöglichen, indem sie beispielsweise besonders gegen unbefugtes Öffnen geschützt sind, als auch um Druckereierzeugnisse, die ein entsprechendes System beschreibend darstellen und sich daher inhaltlich damit befassen; schließlich kann es sich um Anleitungen zum Gebrauch eines solchen Systems handeln. Die bedruckten oder geprägten Karten können als Zugangsmedium zu einem solchen System dienen; Lehr- und Unterrichtsmittel wiederum können sich beschreibend mit einem solchen Verfah-ren befassen. Auch soweit die Dienstleistung der Werbung beansprucht wird, kann mit der angemeldeten Bezeichnung ein Verfahren zur sicheren Durchführung des sogenannten "direct mailings" beschreibend bezeichnet werden. In Verbindung mit der Dienstleistung der Geschäftsführung beschreibt "SecureMailsystem" die Art der Erbringung, nämlich dass die so bezeichnete Geschäftsführung unter Einsatz eines sicheren Mailsystems erfolgt. Soweit die Dienstleistung der Tele-kommunikation insgesamt betroffen ist, ist die angemeldete Bezeichnung hierfür geeignet, beschreibend verwendet zu werden, da diese Dienstleistung zur Erbrin-gung elektronischer Kommunikation unerlässlich ist; dies erfaßt auch den Betrieb sowie die Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation. Schließlich ist die angemeldete Bezeichnung auch geeignet, das Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung sowie die Dienstleistungen einer Datenbank und das Sam-meln und Liefern von Daten - etwa von Empfängerdaten -, Nachrichten und Infor-mationen beschreibend zu bezeichnen; hierzu gehört auch die Vermietung der Datenverarbeitungseinrichtungen und Computer sowie die Projektierung und Pla-nung von Einrichtungen für die Telekommunikation, da diese Dienstleistungen zur Erbringung eines elektronischen Postsystems unerläßlich sind. Unerheblich ist dabei, daß das Wort "secure" verschiedene Bedeutungen hat, da diese Mehrdeutigkeit bei Berücksichtigung des gesamten Anmeldezeichens und der beanspruchten Waren bzw Dienstleistungen entfällt und daher das Freihalte-bedürfnis bei solchen Ausdrücken nicht deshalb in Frage zu stellen ist, weil ihr - 6 - konkreter Sinn sich erst aus dem Kontext oder anderen Umständen vom Verkehr erschließen läßt (vgl BGH GRUR 1997, 627 - A la Carte; GRUR 1995, 269 - U-Key). Wörter des allgemeinen Sprachgebrauchs, die von Haus aus verschiedene Bedeutungen haben, wozu auch das dem englischen Grundwortschatz zugehörige Wort "secure" zu fassen ist, können nicht zugunsten eines einzelnen monopolisiert werden, weil das noch stärkere Auswirkungen hätte als im Fall eines Worts mit nur einer Bedeutung, das demgemäß nur in engerem Umfang beschreibend verwen-det werden könnte. Hinsichtlich des Bestandteils "Mailsystem" des Anmeldezei-chens ist, nachdem "mail" bereits Eingang in den deutschen Sprachgebrauch ge-funden hat (vgl Duden, Deutsches Universalwörterbuch, Stichwort mail) der be-schreibende Charakter offensichtlich. In dieser Wertung ist auch keine unzuläs-sige, zergliedernde Betrachtungsweise zu sehen, sondern diese Feststellung be-ruht gerade auf der Beurteilung der angemeldeten Bezeichnung in ihrer Gesamt-heit (vgl BGH WRP 2001, 35 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Hinzu kommt, daß in dem Bereich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, der vielfach deutsche Fachwörter gar nicht erst aufkommen läßt, die beteiligten Ver-kehrskreise an den Gebrauch der englischen Sprache gewöhnt sind. Daran vermag auch die Binnengroßschreibung des Bestandteils "Mailsystem" nichts zu ändern, da diese gerade den beschreibenden Charakter des Wortes "Secure" hervorhebt. Steht wie im vorliegenden Fall der Sinngehalt einer angemeldeten Bezeichnung fest, bedarf es zur Begründung des Eintragungsverbotes gemäß § 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG keiner Feststellung, ob und in welchem Umfang diese Bezeichnung be-reits im Verkehr Verwendung findet (vgl BGH GRUR 1996, 770 - MEGA; Altham-mer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 74). Im übrigen kommt es hinsichtlich des Freihaltebedürfnisses vor allem auf die Be-lange der Mitbewerber der Anmelderin an. Es wäre dabei verfehlt, ein Freihaltebe-dürfnis schon durch § 23 MarkenG oder durch die Vorschriften des Wettbewerbs-- 7 - rechts hinreichend abgesichert zu sehen. Bereits im Eintragungsverfahren er-kennbar werdenden Belangen der Mitbewerber ist auch in diesem Stadium Rech-nung zu tragen. Nachdem die angemeldete Bezeichnung ohne weiteres verständ-lich ist und ihr Sinn allein in der Beschreibung der Waren bzw Dienstleistungen der Anmelderin zu sehen ist, ist sie im Umfang des Tenors vom Eintragungshindernis des § 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG erfaßt. Darüber hinaus fehlt der Bezeichnung die Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Absatz 2 Nr 1 MarkenG, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde. Der Aus-druck besteht aus einem Wort, das die beanspruchten Waren und Dienstleistun-gen beschreibend bezeichnen kann, so daß die erforderliche Identifizierungsfunk-tion im Sinne eines Herkunftshinweises nicht erfüllt werden kann. In bezug auf die Mechaniken für geldbetätigte Apparate konnte der Senat einen solchen beschreibenden Bezug für das angemeldete Zeichen nicht ausreichend sicher feststellen, so daß insoweit die Eintragungsfähigkeit gegeben ist. Zugleich für Vorsitzende Richte-rin Grabrucker, die wegen Ur-laubs verhindert ist, zu unter-schreiben. Voit Voit Fink Hu

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