29 W (pat) 66/20  - 29. Senat (Marken)

ECLI:DE:BPatG:2022:290622B29Wpat66.20.0
BUNDESPATENTGERICHT
29 W (pat) 66/20
_______________________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
29.06.2022
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
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betreffend die Marke 30 2018 027 638
(Nichtigkeitsverfahren S 23/19 Lösch)
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 29. Juni 2022 durch die Vorsitzende Richterin
Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Seyfarth und den Richter Posselt
beschlossen:
1. Die Beschwerde der Nichtigkeitsantragstellerin wird zurückgewiesen.
2. Die Anträge, der jeweiligen Gegnerin die Kosten des Verfahrens
aufzuerlegen, werden zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Das am 19. November 2018 angemeldete Wortzeichen
HANDTE
ist am 11. Dezember 2018 unter der Nummer 30 2018 027 638 für die Waren und
Dienstleistungen der
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Klasse 11: Luftfilteranlagen; Luftreinigungsapparate und -maschinen;
Filter [Teile von häuslichen oder gewerblichen Anlagen];
Klasse 37: Installation, Wartung und Reparatur von Luftfilteranlagen,
Luftreinigungsapparaten und Luftreinigungsmaschinen;
Klasse 42: Technische Beratung auf dem Gebiet von Luftfilteranlagen;
Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet von
Luftfilteranlagen.
in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführt Markenregister
eingetragen worden.
Am 7. Februar 2019 hat die Beschwerdeführerin unter Zahlung der Gebühr die
Nichtigerklärung und vollständige Löschung der vorgenannten Marke aufgrund
Bösgläubigkeit gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG
beantragt.
Dem ihr am 19. Februar 2019 zugestellten Nichtigkeitsantrag hat die Inhaberin der
angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin mit am 15. April 2019 beim DPMA
eingegangenem Schriftsatz widersprochen.
Mit Beschluss vom 31. August 2020 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA den
Nichtigkeitsantrag der Antragstellerin sowie den Kostenantrag der Antragsgegnerin
zurückgewiesen und den Gegenstandswert des Verfahrens auf 50.000 Euro
festgesetzt.
Zur Begründung hat die Markenabteilung ausgeführt, es liege schon keine
Wiederholungsmarke vor. Zudem könnten weder ein fehlender Benutzungswille
noch zusätzliche Unlauterkeitsmerkmale festgestellt werden. Die Unionsmarke
011 676 244 und die streitgegenständliche nationale Marke 30 2018 027 638
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wiesen zwar ein identisches Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auf, der
territoriale Schutzbereich beider Marken sei jedoch ein anderer. Für das nun
beanspruchte nationale Territorium habe daher im Rahmen der Unionsmarke
explizit noch kein Benutzungszwang vorgelegen. Daher sei in der Neuanmeldung
auch keine Umgehung dieser Verpflichtung zu sehen. Flankierende nationale
Markenanmeldungen gehörten zu den üblichen Marktstrategien und seien zur
effektiven Rechtsdurchsetzung grundsätzlich gerechtfertigt, wenn – wie hier – für
das entsprechende Zeichen ein genereller Benutzungswille gegeben sei. So sei für
die Unionsmarke 011 676 244 mit Entscheidung des Amtes der Europäischen
Union für geistiges Eigentum (im Folgenden: EUIPO) vom 9. Juni 2020 eine
Benutzung zumindest einiger Waren und Dienstleistungen der Klassen 11, 37 und
42 erstinstanzlich für nachgewiesen erachtet worden. Mit der Benutzung der älteren
Unionsmarke fehle es aber an dem die Bösgläubigkeit begründenden Motiv, die
Marke 30 2018 027 638 nur aus dem Zwecke angemeldet zu haben, den
Benutzungszwang der älteren Marke zu umgehen. Auch zeugten die von der
Markeninhaberin eingereichten Unterlagen von einem Benutzungswillen der
streitgegenständlichen Marke für die Waren der Klasse 11 und einem zumindest
zukünftigen Benutzungswillen für die Dienstleistungen der Klasse 37 und 42, die in
engem Zusammenhang mit den Waren der Klasse 11 stünden. Im vorliegenden Fall
habe die Antragstellerin auch nicht hinreichend spezifiziert dargelegt, dass sie im
Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke über einen schutzwürdigen
Besitzstand an der Kennzeichnung „HANDTE“ verfügt habe, und es fehle an
ausreichenden Anhaltspunkten, dass die Markeninhaberin die angegriffene Marke
nicht vorrangig zur Förderung der eigenen Wettbewerbssituation, sondern mit dem
Ziel der Störung eines solchen Besitzstandes angemeldet habe. Auch die
Fallgruppe der Anmeldung einer Marke für einen zweckfremden Einsatz als Mittel
des Wettbewerbskampfes sei nicht einschlägig. Für eine Kostenauferlegung
bestünden keine Anhaltspunkte.
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Der Beschluss ist der Nichtigkeitsantragstellerin gegen Empfangsbekenntnis am
11. September 2020 zugestellt worden. Hiergegen richtet sich ihre am
1. Oktober 2020 beim DPMA eingegangene Beschwerde.
Sie trägt vor, die Markenabteilung 3.4 habe den Löschungsantrag zu Unrecht als
unbegründet zurückgewiesen. Die von ihr zu Grunde gelegten Fallgruppen
bösgläubiger Markenanmeldungen seien nicht abschließend. Es sei zudem nicht
auszuschließen, dass einzelne Aspekte verschiedener obengenannter Fallgruppen
– insbesondere unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Gerichtshofs der
Europäischen Union (EuGH) – in der Gesamtschau zu einer bösgläubigen
Anmeldung führen könnten. Die angefochtene Markeneintragung sei eine reine
Wiederholungsanmeldung zur Unionsmarke 011 676 244, die ausschließlich zu
dem Zwecke vorgenommen worden sei, sie in einem rechtshängigen
Gerichtsverfahren nachzuschieben, um die negativen Folgen des § 25 MarkenG zu
umgehen. Zwischen den Verfahrensbeteiligten seien bereits vor dem
Anmeldezeitpunkt der angefochtenen Marke ein Patentverletzungsstreit vor dem
Landgericht Mannheim sowie ein Patentnichtigkeitsverfahren vor dem
Bundespatentgericht anhängig gewesen. Im Zuge erfolgloser Gespräche im Jahre
2018 habe die Markeninhaberin eine Klage aufgrund angeblicher Markenverletzung
gegen die Beschwerdeführerin erhoben. Diese sei zunächst auf drei deutsche Wort-
/Bildmarken „HANDTE Umwelttechnik“ sowie eine Unionswortmarke „HANDTE“
gestützt worden. Nachdem die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom
18. Dezember 2018 auf die Markenverletzungsklage vor dem Landgericht Stuttgart
erwidert und erneut die rechtserhaltende Benutzung der Klagemarken bestritten
habe, habe die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 4. Januar 2019 die
angegriffene und im beschleunigten Verfahren angemeldete und am
11. Dezember 2018 eingetragene Marke ins dortige Gerichtsverfahren eingeführt,
um sie sodann erst im Laufe des Verfahrens nachträglich allein zum
Hauptstreitgegenstand zu machen. Die Markeninhaberin habe bereits im Zeitpunkt
der Anmeldung gewusst, dass sie in dem erwähnten Gerichtsverfahren nicht in der
Lage sein werde, die rechtserhaltende Benutzung der dort zunächst geltend
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gemachten Marken nachzuweisen. Daher habe sie eine neue, sich in der
Benutzungsschonfrist befindende, Marke nachschieben müssen, um das
Gerichtsverfahren vor dem Landgericht Stuttgart nicht zu verlieren. Die übrigen
Marken seien seitdem nur noch Gegenstand von Hilfsanträgen gewesen.
Die Unionsmarke 011 676 244 und die mit dem Löschungsantrag angegriffene
nationale Marke wiesen das identische Zeichen und ein identisches Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis auf. Von einer flankierenden Markenanmeldung könne
daher nicht ausgegangen werden. Der Neuanmeldung lägen bereits markenfremde
Interessen zugrunde, da diese den von der Beschwerdegegnerin vorgetragenen
konzernstrategischen Erwägungen, nämlich der Konzentration der Markenrechte
bei der Konzernmutter, widersprechen würden. Es sei unglaubwürdig, dass eine
Neuausrichtung der Markenstrategie erst 2018 – und damit vier Jahre nach
Übernahme der Beschwerdegegnerin durch die Konzernmutter – erfolgt sei. Hierzu
übergibt die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung eine
Presseerklärung der Beschwerdegegnerin vom 23. Februar 2014 zum Erwerb von
„HANDTE“ durch „Camfil“. Vielmehr sei hier gezielt eine deutsche Marke gewählt
worden, um möglichst kostengünstig das für den angesprochenen Rechtsstreit
relevante territoriale Gebiet abdecken zu können. Die Anmeldung habe einzig und
allein dazu gedient, die Position der Beschwerdegegnerin in einem anhängigen
Rechtsstreit zu verbessern und die Beschwerdeführerin an der Ausübung ihrer
Rechte zu hindern. Dies widerspreche jedoch dem vom Gesetzgeber vorgegebenen
Zweck einer Marke. Es sei ferner rechtsfehlerhaft, die angefochtene Marke bereits
deshalb nicht als Wiederholungsmarke einzustufen, weil der territoriale
Schutzbereich beider Marken unterschiedlich sei. Sowohl der Vortrag der
Markeninhaberin als auch die von ihr eingereichten Dokumente zeigten, dass die
Benutzung der betreffenden Unionsmarke für Deutschland beansprucht werde. Da
der geschäftliche Schwerpunkt der Markeninhaberin in Deutschland gelegen habe
und liege, habe sie bereits die reale Chance gehabt, die Unionsmarke in
Deutschland in Benutzung zu nehmen, wovon sie aber keinen Gebrauch gemacht
habe. Es sei in diesem Fall davon auszugehen, dass sich der tatsächliche territoriale
Schutzbereich der Unionsmarke mit dem Schutzbereich der nationalen deutschen
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Marke überschneide. Es könne nicht der Schluss gezogen werden, dass der
Grundsatz, wonach eine zeitlich nach der – nicht rechtserhaltend benutzten
– nationalen Marke angemeldete Unionsmarke eine (neue) Benutzungsschonfrist
erhalte, auch für die umgekehrte Konstellation der Anmeldung einer nationalen
Marke zeitlich nach der nicht benutzten Unionsmarke gelte. Eine entsprechende
Argumentation sei widersprüchlich; sie würde es ermöglichen, zur Unionsmarke
identische – sozusagen geklonte – nationale Marken in allen Mitgliedstaaten
anzumelden und von deren neuer Benutzungsschonfrist zu profitieren, obwohl die
Unionsmarke zuvor in keinem einzigen Mitgliedstaat benutzt worden sei. Zudem
habe der Markeninhaberin ein genereller Benutzungswillen gefehlt. Dies impliziere
bereits die fehlende Benutzung der Unionsmarke. Die Beschwerdegegnerin habe
sich ferner durch die Übertragung der Unionsmarke an die Muttergesellschaft
vorsätzlich ihres Markenschutzes begeben und es nicht für erforderlich gehalten,
diese Schutzlücke mehr als einen Monat lang zu schließen. Erst als ihr aufgrund
der durch die Beschwerdeführerin erhobenen negativen Feststellungsklage
aufgefallen sei, dass sie eine Benutzung nicht belegen könne, habe die
Beschwerdegegnerin die verfahrensgegenständliche Marke angemeldet. Die
Entscheidung des EUIPO vom 9. Juni 2020, die sich die Löschungsabteilung zu
eigen gemacht habe, sei fehlerhaft. Gegen sie sei zudem Beschwerde eingereicht
worden, so dass sie nicht bestandskräftig gewesen sei. Die Entscheidungen des
EUIPO und nachfolgend der Beschwerdekammer seien zudem zum Zeitpunkt der
Anmeldung der nationalen Marke nicht absehbar gewesen. Die Klageposition der
Beschwerdegegnerin habe sich auch tatsächlich verschlechtert, da die
Unionsmarke durch die Beschwerdekammer mangels Benutzung für einen Teil der
Dienstleistungen gelöscht worden sei. Zudem hätte die Löschungsabteilung des
DPMA sich nicht nur auf diese Entscheidung beziehen dürfen, sondern sich
eigenständig mit den eingereichten Benutzungsunterlagen auseinandersetzen
müssen. Diese würden nur symbolische Scheinhandlungen belegen. Hierzu werde,
um Wiederholungen zu vermeiden, auf die vorangegangenen Schriftsätze im
Verfahren vor dem DPMA verwiesen. Die dort eingereichten Benutzungsunterlagen
hätten zudem erhebliche Mängel. Zum Beispiel enthielten viele der Dokumente kein
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Datum, so dass sie gänzlich außer Betracht bleiben müssten. Ferner ergebe sich
aus etlichen Unterlagen nicht einmal, für welche Produkte diese einen Nachweis
erbringen sollten. Schließlich sei häufig – insbesondere in den Katalogen – die
Marke nicht auf den Produkten abgebildet oder werde mit weiteren Bezeichnungen
wie „Camfil“ bzw. „camfil“ verwendet, welche die Gesamtkennzeichnung prägen
würden.
Die Nichtigkeitsantragstellerin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,
1. den Beschluss der Markenstelle vom 31. August 2020 aufzuheben, auf
den Nichtigkeitsantrag die Nichtigkeit der Marke 30 2018 027 638
festzustellen und deren Löschung anzuordnen,
2. die Kosten des Verfahrens der Markeninhaberin aufzuerlegen.
Die Markeninhaberin, Nichtigkeitsantragsgegnerin und Beschwerdegegnerin
beantragt,
die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.
Sie ist der Ansicht, die Entscheidung der Löschungsabteilung des Deutschen
Patent- und Markenamtes sei in allen Punkten zutreffend. Ergänzend werde auf die
Schriftsätze vom 29. Mai und 4. Oktober 2019 sowie vom 29. Januar 2020 im
Verfahren vor dem DPMA Bezug genommen. Es liege weder eine
Wiederholungsmarke noch weitere Unlauterkeitsmerkmale im Hinblick auf eine
Bösgläubigkeit vor. Es fehle schon an einem Wiederholungstatbestand. Der
territoriale Schutzbereich der Unionsmarke und der nationalen Marke sei
unterschiedlich. Es handle sich um autonome Systeme mit verschiedenen
gesetzgeberischen Wurzeln. Daher führe die Nichtnutzung einer nationalen Marke
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in ihrem nationalen Territorium nicht dazu, dass eine später angemeldete
Unionsmarke keine neue Benutzungsschonfrist erhalte. Gleiches gelte auch im
umgekehrten Fall. Die Neuanmeldung einer nationalen Marke werde daher auch
von Literatur und Rechtsprechung nicht als eine Umgehung der
Umwandlungsregelung des Art. 112 GMV angesehen. Gegen eine
Wiederholungsmarke spreche auch, dass die streitgegenständliche
Nachanmeldung nicht innerhalb der älteren Benutzungsschonfrist getätigt worden
sei und sich die Inhaberinnen der Unionsmarke und der nationalen Marke
unterschieden. Die Unionsmarke sei bereits am 26. Oktober 2018 aus
konzernvertriebsstrategischen Gründen auf Antrag der schwedischen Anwälte der
Muttergesellschaft auf diese umgeschrieben worden. Von ihr würden alle
internationalen Marken des Konzerns weltweit betreut. Der Geschäftsführer der
Beschwerdegegnerin habe bei Erhebung der Unterlassungsklage beim Landgericht
Stuttgart am 18. Oktober 2018 ebenso wenig von der Übertragungsabsicht gewusst,
wie die Muttergesellschaft von der markenrechtlichen Auseinandersetzung in
Deutschland, als sie am 23. Oktober 2018 den Umschreibungsantrag gestellt habe.
Zudem habe die Beschwerdegegnerin erst am 6. November 2018 von der durch die
Beschwerdeführerin beim Landgericht Berlin eingereichten Feststellungsklage
Kenntnis erlangt. Die Markeninhaberin habe die Beschwerdeführerin auch nicht
behindert, sondern nur ihre eigenen Markenrechte rechtmäßig eingesetzt. Es liege
zweifelsfrei ein Benutzungswille vor. Es sei nicht notwendig, diesen bei einer
nationalen Markenanmeldung gesondert darzulegen oder zu begründen, auch
wenn eine im Wesentlichen identische Unionsmarke bestehe. Die Inhaberin der
nationalen Marke sei traditionell in T… ansässig und habe ein ungleich
größeres Interesse an einer deutschen Marke und deren Verteidigung und
Durchsetzung in Deutschland als die schwedische Konzerngesellschaft, die die
internationalen Vertriebsmöglichkeiten im Auge habe. Diese unterschiedliche
Interessenlage und Vertriebsstrategie von Konzerngesellschaften rechtfertige es,
neben einer eingetragenen Unionsmarke auch eine neue nationale Marke
anzumelden. Zudem würden in internationalen Konzernen nationale Gesellschaften
häufig weiterveräußert, so dass der nationalen Identität und nationalen Marken eine
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starke Bedeutung beizumessen sei. Hinzu komme, dass die Beschwerdegegnerin,
die früher unter „HANDTE Umwelttechnik“ firmiert habe, wie auch ihr
Geschäftsführer Herr Dr. H…, ein eigenes Interesse an der Weiternutzung des
bekannten Familiennamens Handte habe. Das DPMA habe zur Frage des
Benutzungswillens auch auf die Entscheidung des EUIPO vom 9. Juni 2020 im
dortigen Verfallsverfahren abstellen dürfen. Das EUIPO sei die für diese – die
Unionsmarke betreffende – Frage zuständige Behörde gewesen. Das DPMA habe
daher keine eigenen Feststellungen hierzu treffen müssen. Zudem habe es die von
der Markeninhaberin eingereichten Unterlagen (insbesondere das Anlagenkonvolut
22, die Anlagen AG 4/1, 4/12, 4/33, den Schriftsatz vom 4. Oktober 2019, Seite 17
und die Erklärung des Geschäftsführers Dr. H…) als ausreichend angesehen.
Bösgläubigkeit liege auch ansonsten nicht vor. Die Löschungsabteilung habe
überzeugend die von Literatur und Rechtsprechung hierfür herangezogenen
Fallgruppen widerlegt. Die Beschwerde enthalte hierzu keine substantiierten
Angriffe. Das Oberlandesgericht Stuttgart habe mit Urteil vom 18. Juni 2020
(Az: 2 U 355/19, vgl. Bl. 66 ff. d. A.) im Verletzungsverfahren die Berufung der
dortigen Beklagten und hiesigen Beschwerdeführerin gegen die Entscheidung des
Landgerichts Stuttgart im Übrigen zurückgewiesen.
Die Beschwerdeführerin regt an, die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof
zuzulassen. Insbesondere sei zu klären, ob der Fall einer rechtsmissbräuchlichen
Wiederholungsmarke gegeben sei, wenn der Inhaber einer Unionsmarke auf diese
folgend eine nationale Marke in Deutschland anmelde, um in den Genuss einer
erneuten Benutzungsschonfrist zu kommen, wenn feststehe, dass der tatsächliche
territoriale Wirkungsbereich der Unionsmarke sich mit dem nationalen Markt
überschneide. Ferner sei zu klären, ob sich aus der Chronologie der Abläufe
zwischen Übertragung der Unionsmarke und Eintragung einer deutschen Marke bei
gleichzeitiger Schutzlücke zwischen beiden Vorgängen eine Bösgläubigkeit der
Beschwerdegegnerin ergebe.
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Der Senat hat mit Hinweis vom 22. April 2022 Recherchebelege an die
Verfahrensbeteiligten übermittelt und seine vorläufige Rechtsauffassung dargelegt.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die Beschwerde ist gem. § 66 Abs. 1 MarkenG zulässig, aber nicht begründet.
A. Da der Nichtigkeitsantrag am 7. Februar 2019 gestellt wurde, ist das MarkenG
– mit Ausnahme der erst am 1. Mai 2020 in Kraft getretenen Änderung des
§ 54 MarkenG - in seiner aktuellen Fassung anzuwenden.
B. Der Nichtigkeitsantrag ist zulässig.
Er wurde ordnungsgemäß gestellt, insbesondere wurde das geltend gemachte
konkrete Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG im Nichtigkeitsantrag
ausdrücklich benannt. Die Inhaberin der angegriffenen Marke und
Beschwerdegegnerin hat dem ihr am 19. Februar 2019 zugestellten
Nichtigkeitsantrag mit am 15. April 2019 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz
und damit rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist der vor dem 1. Mai 2020 und
damit zum damaligen Zeitpunkt gültigen Regelung in § 54 Abs. 2 S. 2 MarkenG a. F.
widersprochen, so dass gem. § 54 Abs. 2 S. 3 MarkenG a. F. das
Nichtigkeitsverfahren durchzuführen war.
C. Der Nichtigkeitsantrag ist nicht begründet. Nach Überzeugung des Senats lässt
sich nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellen, dass die Anmeldung der
Marke bösgläubig im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG erfolgt ist.
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Eine Marke wird nach § 50 Abs. 1 MarkenG auf Antrag für nichtig erklärt und
gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7, 8 MarkenG eingetragen worden ist, wobei für
die im Eintragungsverfahren (§§ 37 Abs. 1, 41 S. 1 MarkenG) und im
Nichtigkeitsverfahren (§ 50 Abs. 1 MarkenG) vorzunehmende Prüfung der
Schutzhindernisse auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens und das zu
diesem Zeitpunkt bestehende Verkehrsverständnis abzustellen ist (vgl. BGH GRUR
2018, 301 Rn. 9 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 378 Rn. 14
– LIQUIDROM; GRUR 2015, 1012 Rn. 8 – Nivea-Blau; GRUR 2014, 565 Rn. 10
– smartbook; GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten). Soweit der
Löschungsgrund der Bösgläubigkeit geltend gemacht wird, ist ausschließlich auf
den Zeitpunkt der Anmeldung abzustellen und nicht daneben auch auf den
Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag (vgl. EuGH GRUR 2009,
763 Rn. 35 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH GRUR 2016, 380 Rn. 12f.
– GLÜCKSPILZ). Dies schließt jedoch eine Berücksichtigung des Verhaltens des
Anmelders vor und nach der Markenanmeldung nicht aus. So wird sich ein
rechtsmissbräuchliches Verhalten des Markeninhabers häufig erst aus einer
späteren Rechtsausübung ergeben, die zwar als solche den Tatbestand des § 8
Abs. 2 Nr. 14 MarkenG nicht erfüllt, aber im Einzelfall erst den erforderlichen
Schluss auf eine bereits zum Anmeldezeitpunkt vorliegende Behinderungsabsicht
mit der gebotenen Sicherheit erlaubt (vgl. BGH a. a. O. Rn. 14 – Glückspilz; BPatG,
Beschluss vom 15.11.2017, 29 W (pat) 16/14 – YOU & ME; Ströbele in
Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 8 Rn. 1043). Ist die
Feststellung des Schutzhindernisses auch unter Berücksichtigung der von den
Beteiligten vorgelegten und von Amts wegen zusätzlich ermittelten Unterlagen nicht
möglich, muss es – gerade in Grenz- oder Zweifelsfällen – bei der Eintragung der
angegriffenen Marke sein Bewenden haben (BGH GRUR 2010, 138 Rn. 48
– ROCHER-Kugel; BPatG, Beschluss vom 15.11.2017, 29 W (pat) 16/14 – YOU &
ME; GRUR 2006, 155 – Salatfix; Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 53
Rn. 61).
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Von der Böswilligkeit des Anmelders i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG ist
auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt,
d. h. wenn der Anmelder weiß, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares
Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt, ohne
hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, und wenn
besondere Umstände hinzukommen, die das Verhalten des Anmelders als
sittenwidrig erscheinen lassen. Solche besonderen Umstände können darin liegen,
dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands des
Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder ähnliche Waren
oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche
Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstands des Vorbenutzers oder in
der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen
hat eintragen lassen oder aber die mit der Eintragung des Zeichens kraft
Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche
Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (BGH
GRUR 2016, 380 Rn. 17 – GLÜCKSPILZ; GRUR 2016, 378 Rn. 17 – LIQUIDROM;
GRUR 2009, 780 Rn. 13 – Ivadal; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8
Rn. 1101 ff.). Neben diesen beiden Fallgruppen der Störung des schutzwürdigen
Besitzstandes und des beabsichtigten zweckfremden Einsatzes der Marke als Mittel
des Wettbewerbskampfes ist in der nationalen Rechtsprechung als dritte Fallgruppe
der bösgläubigen Markenanmeldungen diejenige der Anmeldung sogenannter
„Spekulationsmarken“ herausgearbeitet worden, d. h. von Marken, welche der
Anmelder lediglich mit dem Ziel schützen lassen möchte, gutgläubige Dritte unter
Druck zu setzen, ohne dass ein eigener ernsthafter Benutzungswille des
Markenanmelders vorliegt (vgl. BGH GRUR 2001, 242 – Classe E; BPatG,
Beschluss vom 15.11.2017, 29 W (pat) 16/14 – YOU & ME; Ströbele in
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 1064 ff). Diese drei in der deutschen
Spruchpraxis entwickelten Fallgruppen weisen Überschneidungen auf und sind
– worauf die Beschwerdeführerin hinweist – nicht abschließend. Die Feststellung,
ob der Anmelder die Eintragung der Marke bösgläubig beantragt hat, erfordert eine
Beurteilung unter Berücksichtigung aller sich aus den relevanten Umständen des
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Einzelfalls ergebenden Anhaltspunkte (EuGH a. a. O. Rn. 37, 53 – Lindt &
Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH GRUR 2009, 780 Rn. 18 – Ivadal). Dabei kann aus
den relevanten objektiven Umständen auf die für die Beurteilung der Bösgläubigkeit
der Anmeldung relevante subjektive Einstellung des Anmelders im Sinne einer
Behinderungsabsicht oder eines sonstigen unlauteren Motivs geschlossen werden
(vgl. EuGH GRUR Int 2013, 792 Rn. 36 – Malaysia Dairy Industries; EuGH a. a. O.
Rn. 42 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH GRUR 2009, 780 Rn. 18 – Ivadal;
Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 1034). Als relevanter
Umstand kommt die Tatsache in Betracht, dass der Anmelder weiß oder wissen
muss, dass ein Dritter ein gleiches oder ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche
Waren und/oder Dienstleistungen verwendet sowie die Absicht des Anmelders,
diesen Dritten an der weiteren Verwendung eines solchen Zeichens zu hindern;
schließlich auch der Grad des rechtlichen Schutzes, den das Zeichen des Dritten
und das angemeldete Zeichen genießen (vgl. EuGH a. a. O. Rn. 53 – Lindt &
Sprüngli/Franz Hauswirth). Ein Verhalten überschreitet die Schwelle der
Bösgläubigkeit erst dann, wenn seine Wirkungen über eine als bloße Folge des
Wettbewerbs hinzunehmende Behinderung hinausgehen und es bei objektiver
Würdigung aller Umstände des Einzelfalls in erster Linie auf die Beeinträchtigung
der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des
eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (vgl. BGH GRUR 2016, 380 Rn. 28
– GLÜCKSPILZ; GRUR 2008, 917 Rn. 23 – EROS; GRUR 2008, 621 Rn. 32
– AKADEMIKS).
Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze vermögen die von der
Beschwerdeführerin genannten Aspekte und die Feststellungen des Gerichts die
Annahme eines böswilligen Verhaltens der Beschwerdegegnerin im maßgeblichen
Zeitpunkt der Anmeldung der mit dem Nichtigkeitsantrag angegriffenen Marke nicht
mit der erforderlichen Sicherheit zu begründen. Weder ist eine bösgläubige
Markenanmeldung unter dem Gesichtspunkt der Störung eines schutzwürdigen
Besitzstands der Beschwerdeführerin gegeben, noch kann eine Böswilligkeit der
Anmeldung unter dem Gesichtspunkt eines beabsichtigten zweckfremden
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Einsatzes der Sperrwirkung der Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes oder der
Anmeldung einer Spekulationsmarke angenommen werden. Auch andere
Umstände des Einzelfalls, die in erster Linie auf die Beeinträchtigung der
wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des
eigenen Wettbewerbs gerichtet sind, liegen nicht vor.
Zum einen handelt es sich bei der angegriffenen Marke bereits nicht um eine
Wiederholungsmarke. Zum anderen fehlt der Markeninhaberin nicht der
Benutzungswille, in dessen Rahmen die Bösgläubigkeit einer Wiederholungsmarke
diskutiert wird. Aber auch ein fehlender Benutzungswille begründet noch nicht ohne
weiteres die Annahme einer Bösgläubigkeit. Vielmehr sind die Voraussetzungen
des § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG erst dann erfüllt, wenn im Zeitpunkt der Anmeldung
zusätzliche Unlauterkeitsmerkmale vorliegen, welche die konkrete Anmeldung
bösgläubig erscheinen lassen. Davon kann vorliegend nicht mit der erforderlichen
Sicherheit auszugegangen werden.
1. Eine Wiederholungsmarke liegt aus folgenden Erwägungen bereits nicht vor:
a) Die Markenabteilung 3.4 hat zu Recht darauf abgestellt, dass die
Unionsmarke 011 676 244 und die streitgegenständliche nationale Marke
30 2018 027 638 zwar identische Zeichen und ein identisches Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis aufweisen, der territoriale Schutzbereich beider Marken
jedoch ein anderer ist und mithin nicht von einer Wiederholungsmarke ausgegangen
werden könne (vgl. auch Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26
Rn. 336; BeckOK MarkenR/Bogatz MarkenG § 26 Rn. 27; Ingerl/Rohnke, MarkenG,
§ 25 Rn. 38). Die Beschwerdeführerin hat allerdings insoweit zutreffend darauf
hingewiesen, es werde diskutiert, ob der Rechtsgedanke des Art. 139
Abs. 2 a UMV, dass eine wegen Nichtbenutzung für verfallen erklärte Unionsmarke
grundsätzlich nicht in eine nationale Marke umgewandelt werden könne, auch
Bedenken gegen eine nationale „Nachanmeldung“ rechtfertige. Im umgekehrten
Fall der Wiederholungsanmeldung einer nationalen Marke als Unionsmarke liege
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unstreitig eine Wiederholungsmarke schon wegen des erweiterten territorialen
Schutzbereichs der Unionsmarke nicht vor. Im erstgenannten Fall sei dies dagegen
anders zu beurteilen, sofern der territoriale Schwerpunkt der Benutzung der
Unionsmarke sich mit dem der nationalen Marke überschneide. Dem dürfte jedoch
mit Recht entgegengehalten werden, dass eine Unionsmarke nicht nur in
Deutschland, sondern auch in anderen Ländern benutzt werden kann (BeckOK
MarkenR/Bogatz a. a. O. § 26 Rn. 32; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O.,
§ 26 Rn. 339). Hinzu kommt zum einen, dass eine in eine nationale Marke
umgewandelte Unionsmarke nicht ohne weiteres einer nationalen
Markeneintragung gleichzusetzen ist, da die nationale Markenanmeldung auf
absolute und relative Schutzhindernisse geprüft wird, wohingegen die
umgewandelte Marke gem. § 125d Abs. 3 S. 1 MarkenG (i. d. F. bis 30.04.2022;
jetzt § 121 Abs. 3 S. 1 MarkenG n. F.) eine solche Prüfung nicht durchlaufen hat
(Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O.). Zum anderen erhält die
umgewandelte nationale Marke den Zeitrang der Gemeinschaftsmarke,
wohingegen bei der Neuanmeldung ein Prioritätserhalt ohnehin nicht in Betracht
kommt. Der Normzweck des Art. 139 Abs. 2 a UMV lässt sich auf Neueintragungen
somit nicht übertragen. Faktisch kann damit die Benutzungsschonfrist der
Gemeinschaftsmarke auf nationaler Ebene verlängert werden, was jedoch als Folge
des Prinzips der Koexistenz der Markensysteme hinzunehmen ist (vgl. J. Gaden,
Die Wiederholungsmarke, 2012, S. 114 f.). Ferner gehen Wortlaut und
Rechtsgedanke des Art. 139 Abs. 2 a UMV von einer wegen Nichtbenutzung
verfallenen Unionsmarke aus. Diese Voraussetzung ist hier aber gerade nicht erfüllt
(siehe unten C. 3. a)).
b) Eine Wiederholungsmarke zur Umgehung der Benutzungsschonfrist liegt
auch deshalb nicht vor, da die Nachanmeldung erst vier Monate nach Ablauf der
Benutzungsschonfrist der Unionsmarke vorgenommen wurde. Unabhängig davon,
ob und in welchem (angemessenen) Umfang man nach Ablauf der
Benutzungsschonfrist eine „Sperrfrist“ für erforderlich hält, ist jedenfalls bei einem
sich über mehrere Monate erstreckenden Zeitraum nicht mehr davon auszugehen,
- 17 -
dass Dritte keine Zwischenrechte erwerben konnten (vgl. auch Ströbele in
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 349; Ingerl/Rohnke, a. a. O., § 25
Rn. 42, die allerdings einen Zeitraum von nicht unter sechs Monaten bis zu einem
Jahr für angemessen halten).
2. Letztlich kommt es darauf aber nicht an, da die bloße Eintragung einer
Wiederholungsanmeldung im deutschen Recht – ohne das Vorliegen zusätzlicher
Unlauterkeitsmerkmale – für sich allein keinen Nichtigkeitsgrund unter dem
Gesichtspunkt der bösgläubigen Anmeldung im Sinne von § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2
Nr. 14 MarkenG darstellt. Die harmonisierten gesetzlichen Eintragungshindernisse
weisen einen entsprechenden speziellen Schutzversagungsgrund nicht auf. Auch
aus rechtssystematischen Gründen spricht gegen eine Annahme von § 8 Abs. 2
Nr. 14 MarkenG, dass der Nichtigkeitsgrund bei Anmeldung der Marke vorliegen
muss und nicht geheilt werden kann. Als Sanktion bei einer gegen den
Benutzungszwang verstoßenden Wiederholungsmarke kommt er nicht in Betracht,
weil Verstöße gegen den Benutzungszwang grundsätzlich durch eine nachträgliche
Aufnahme der Benutzung geheilt werden können (vgl. § 49 Abs. 1 S. 2 MarkenG;
Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 346; Ingerl/Rohnke, a. a. O.,
§ 25 Rn. 38), wohingegen der „Makel“ der Nichtigkeit auf Dauer anhaften muss.
3. Hinzu kommt, dass von der Vermutung eines generellen Benutzungswillens
des Anmelders einer nationalen Marke auszugehen ist. Diese Vermutung ist
allerdings durch das Gesamtverhalten des Anmelders in Ausnahmefällen
widerleglich, in denen eine ernsthafte Planung für eine Eigen- oder
Fremdbenutzung der Marke von vornherein auszuschließen ist (vgl. Ströbele in
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 1052, 1053). Diese Annahme muss sich
nach allgemeiner Lebenserfahrung aufdrängen, was hinreichende tatsächliche
Feststellungen voraussetzt.
a) Gegen das Fehlen eines generellen Benutzungswillen der nationalen Marke
spricht vorliegend, dass auch die Unionsmarke „Handte“ bereits vor Anmeldung der
- 18 -
nationalen Marke insbesondere in Deutschland rechtserhaltend benutzt worden ist.
Hierzu wird auf die Feststellungen der für den Verfallsantrag gegen die
Unionsmarke zuständigen Löschungsabteilung des EUIPO verwiesen, die die
5. Beschwerdekammer des EUIPO weitgehend – jedenfalls für die hier relevanten
Waren der Klasse 11, die allein von der Markenverletzungsklage der
Beschwerdegegnerin umfasst waren – bestätigt hat (vgl. Entscheidung der Fünften
Beschwerdekammer vom 28.06.2021, R 1231/2020-5).
b) Hinzu kommt, dass – unabhängig von ggf. vorliegenden Mängeln der
einzelnen Unterlagen – die Gesamtschau der im hiesigen Verfahren eingereichten
Dokumente einen Benutzungswillen der Beschwerdegegnerin und Inhaberin der
angegriffenen Marke belegt. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird
diesbezüglich auf die zutreffenden Ausführungen der Abteilung 3.4 des DPMA im
Amtsverfahren verwiesen. Mit der Benutzung der älteren Unionsmarke fehlt es aber
an dem die Bösgläubigkeit begründenden Motiv, die nachfolgende hier
verfahrensgegenständliche Marke 30 2018 027 638 sei nur zu dem Zwecke
angemeldet worden, den Benutzungszwang der älteren Marke zu umgehen. Auf die
Umstände der Übertragung der Unionsmarke innerhalb des Konzerns, dem die
Markeninhaberin angehört, muss daher nicht näher eingegangen werden.
4. Eine Bösgläubigkeit der Beschwerdegegnerin lässt sich – anders als die
Beschwerdeführerin meint – auch nicht daraus herleiten, dass bei Anmeldung der
hier gegenständlichen Marke verschwiegen worden sei, dass es sich um eine
Wiederholungsmarke handele. Wie die Markenabteilung 3.4 zutreffend festgestellt
hat, besteht für eine Offenbarungspflicht bereits keine Grundlage (vgl. auch Ströbele
in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 1052, 1062).
5. Eine böswillige Markenanmeldung unter dem Gesichtspunkt der Störung
eines schutzwürdigen Besitzstandes der Beschwerdeführerin liegt nicht vor. Auf der
Grundlage der Feststellungen des Senats und des Vortrags der
Beschwerdeführerin, die insoweit eine Mitwirkungspflicht und letztendlich die
- 19 -
Feststellungslast trifft (vgl. BGH GRUR 2010, 138 Rn. 48 – ROCHER-Kugel),
können weder ein schutzwürdiger Besitzstand der Beschwerdeführerin noch die
besonderen Umstände, die das Verhalten der Beschwerdegegnerin als sittenwidrig
erscheinen lassen, mit der zur Löschung der angegriffenen Marke erforderlichen
Sicherheit angenommen werden. Im vorliegenden Fall hat die Antragstellerin bereits
nicht hinreichend spezifiziert dargelegt, dass sie im maßgeblichen Zeitpunkt der
Anmeldung der angegriffenen Marke über einen in tatsächlicher Hinsicht
ausreichend wirtschaftlich wertvollen und in rechtlicher Hinsicht schutzwürdigen
Besitzstand an der Kennzeichnung „HANDTE“ verfügt hat. Wie sich bereits aus der
Entscheidung des Oberlandesgerichts Stuttgart ergibt, besteht der einzige
wirtschaftlich relevante Bezug der amerikanischen Beschwerdeführerin in der
weltweiten Versendung von Produkten, u. a. nach Deutschland, die mit der
Kennzeichnung „HANDTE“ versehen sind. Das Angebot der dortigen Beklagten und
hiesigen Beschwerdeführerin habe „seinen Schwerpunkt in den USA, in
Deutschland jedoch einen spürbaren wirtschaftlichen Effekt“ (2 U 355/19 S. 18)
gehabt, so das Oberlandesgericht. Dieser Effekt ist nicht mit einem „Besitzstand“
gleichzusetzen. Unabhängig von der Frage eines Besitzstandes liegt seitens der
Beschwerdegegnerin jedenfalls keine Störung desselben vor, da davon
auszugehen ist, dass die Beschwerdegegnerin die verfahrensgegenständliche
Kennzeichnung schon aufgrund der anderen für sie eingetragenen Marken benutzt
hatte. Unstreitig (vgl. Antragsbegründung der Beschwerdeführerin vom 07.02.2019
im Amtsverfahren nebst Anlagen 4-6) war die Beschwerdegegnerin neben der
Unionsmarke 011 676 244 bereits seit 2002 Inhaberin der deutschen Wort-
Bildmarken 302 590 51 und 302 219 26 „HANDTE Umwelttechnik“ und seit 2005
ebenfalls der Wort-/Bildmarke DE 304 60 574, für deren Nutzung sie im
Amtsverfahren Unterlagen vorgelegt hat.
6. Ebenso wenig liegt ein beabsichtigter zweckfremder Einsatz der
Sperrwirkung der Marke durch die Beschwerdegegnerin als Mittel des
Wettbewerbskampfes vor.
- 20 -
Ein Verhalten ist nur dann als böswillig i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG anzusehen,
wenn seine Wirkungen über eine als bloße Folge des Wettbewerbs hinzunehmende
Behinderung hinausgehen und es bei objektiver Würdigung aller Umstände des
Einzelfalls in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung
des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet
ist (vgl. BGH GRUR 2016, 380 Rn. 28 – GLÜCKSPILZ m. w. N.). Dieser Tatbestand
erfordert unter einer umfassenden Gesamtabwägung aller Umstände des
Einzelfalls neben einer objektiven Eignung des Zeichens, eine Sperrwirkung zu
entfalten und als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt zu werden, eine
entsprechende Absicht zum Zeitpunkt der Anmeldung (vgl. BGH GRUR 2005, 580,
581 – The Colour of Elégance). Diese Absicht muss nicht der einzige Beweggrund
der Markenanmeldung sein; vielmehr reicht es aus, wenn die Absicht ein
wesentliches Motiv ist (vgl. BGH GRUR 2008, 917 Rn.23 – EROS; GRUR 2008,
621 Rn. 32 – AKADEMIKS). Der Nachweis eines eigenen Benutzungswillens durch
den Markeninhaber schließt die Böswilligkeit seines Verhaltens zwar nicht
zwangsläufig aus, gleichwohl spricht eine eigene Benutzungsabsicht grundsätzlich
gegen eine Bösgläubigkeit, weil die Markenanmeldung dann – zumindest auch
– der eigenen geschäftlichen Betätigung dient.
Die Beschwerdeführerin irrt, wenn sie meint, die Behinderungsabsicht ergebe sich
hier bereits aus der fehlenden eigenen Benutzungsabsicht der
Beschwerdegegnerin. Wie oben dargestellt (siehe II. C. 3.), hat die
Beschwerdegegnerin das Zeichen schon vor Anmeldung der hier gegenständlichen
Marke und auch danach genutzt.
a) Eine Behinderungsabsicht kann angesichts der bereits erörterten Aspekte
nicht daraus abgeleitet werden, dass die Beschwerdegegnerin die
verfahrensgegenständliche Marke nach deren Eintragung als neuen
Hauptanspruch in ein bereits laufendes Markenverletzungsverfahren eingeführt hat.
Insbesondere da sie die Marke „HANDTE“ bereits vorher genutzt hat, überschreitet
das eben geschildete Vorgehen noch nicht die Grenzen zur Böswilligkeit. In einem
- 21 -
solchen Fall statt der ursprünglich zu Grunde gelegten Marken primär ein neu
eingetragenes Zeichen zu verwenden, das sich noch in der Benutzungsschonfrist
befindet, zielt nicht – zumindest nicht in erster Linie – auf die Behinderung Dritter,
sondern auf die Förderung der eigenen Wettbewerbssituation ab (vgl. Ströbele in
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 1101, 1105 ff.). So kann es nicht zuletzt
dazu dienen, das Verfahren zu beschleunigen, da keine Benutzungsunterlagen
eingereicht und geprüft werden müssen.
b) Gleiches gilt für die Entscheidung, statt einer Unionsmarke eine
kostengünstigere nationale Marke, die das im Verfahren benötigte Gebiet abdeckt,
neu anzumelden. Hierdurch wird lediglich eine Möglichkeit genutzt, die die
nebeneinander existierenden Markensysteme bewusst zur Verfügung stellen (s. o.
unter II. C 1. a)).
c) Soweit die Beschwerdeführerin anführt, dass es wettbewerbswidrig und
bösgläubig sei, sich zunächst seiner Markenrechte durch eine – zudem zeitlich weit
nach der Firmenübernahme liegende – Übertragung an den Mutterkonzern zu
begeben, mangels Lizenz oder sonstiger vertraglicher Regelung eine Schutzlücke
von einem Monat entstehen zu lassen und erst dann, aufgeschreckt durch die
Feststellungsklage der Beschwerdeführerin, eine neue nationale Marke
anzumelden, überzeugt dies nicht. Selbst wenn keine Lizenzvereinbarungen oder
vertraglichen Regelungen vorgelegt wurden, ist davon auszugehen, dass die
Konzernmutter die Benutzung des Zeichens durch ihr Tochterunternehmen
gestattet hat (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 26 Rn. 161).
Durch die Übertragung der Unionsmarke an die Konzernmutter ist für das
Tochterunternehmen auch keine Schutzlücke entstanden. Denn es liegt im
unmittelbaren Interesse der Konzernmutter, die neu erworbenen Markenrechte
gegenüber Dritten im gesamten Unionsgebiet durchzusetzen. Eine Schutzlücke
bestünde nur, wenn es zu einer Löschung der Unionsmarke infolge Nichtbenutzung
gekommen wäre. Dies ist aber hier nicht der Fall. Hinzu kommt, dass die
Beschwerdegegnerin glaubhaft vorgetragen hat, sie habe von der Übertragung, die
- 22 -
von ihrer Muttergesellschaft eingeleitet worden sei, zum Übertragungszeitpunkt
nichts gewusst. Der Umschreibungsantrag beim EUIPO ist nur von den Anwälten
der Muttergesellschaft unterzeichnet worden (vgl. Anlage 8 zum Löschungsantrag
der Beschwerdeführerin), was eine mangelnde Kenntnis bei der
Beschwerdegegnerin nachvollziehbar macht.
Auch unter Berücksichtigung der „Chronologie der Abläufe“ – wie die
Beschwerdeführerin es bezeichnet – ist nicht von einem bösgläubigen Handeln der
Beschwerdegegnerin auszugehen. Hätte bei dieser die Befürchtung bestanden,
dass die Unionsmarke wegen Nichtbenutzung gelöscht werden könnte, hätte sie
bereits vor Übertragung des Schutzrechts an den Mutterkonzern und deutlich vor
Ablauf der Benutzungsschonfrist der Unionsmarke eine neue nationale Marke
anmelden müssen. Nur so hätte sie bereits im Vorfeld sicherstellen können, dass
eine Entstehung von Zwischenrechten ausgeschlossen ist.
d) Der Vortrag der Beschwerdeführerin, dass die Beschwerdegegnerin die
Unionsmarke auf ihre Muttergesellschaft übertragen habe, „kurz“ nachdem sie
durch die am 3. September 2018 erhobene Feststellungsklage der
Beschwerdeführerin auf deren Einwand der Nichtbenutzung hin auf die mangelnde
Benutzung aufmerksam geworden sei, ist so nicht zutreffend. Hierzu hat die
Beschwerdegegnerin nämlich unbestritten vorgetragen, dass ihr die
Feststellungsklage erst am 6. November 2018 zugestellt worden sei. Die
Beschwerdeführerin hat in ihrer Antragsbegründung vom 07. Februar 2019 auf S. 6
selbst vorgetragen und urkundlich belegt (Anlage 11 zur Antragsbegründung), dass
dies korrekt ist. Da die Unionsmarke bereits am 23. Oktober 2018 auf die
Muttergesellschaft übertragen worden ist, kann die spätere Zustellung der
Feststellungsklage nicht Motivation für die Übertragung gewesen sein.
e) Die verfahrensgegenständliche nationale Marke wurde hingegen lediglich 13
Tage nach der eben erwähnten Zustellung, nämlich am 19. November 2018
angemeldet. Selbst wenn die Zustellung der Feststellungsklage maßgeblich zur
- 23 -
Anmeldung der nationalen Marke geführt haben mag, liegt allein darin noch keine
Bösgläubigkeit. Die Beschwerdegegnerin hat in dem Wissen um ihre eigene
langjährige Marktpräsenz durch die Anmeldung der verfahrensgegenständlichen
Marke – letztlich erfolgreich – lediglich ihre eigene Rechtsposition verbessert. Von
einem „zweckfremden“ Einsatz als Sperrmittel im Wettbewerbskampf ist dabei nicht
auszugehen. Wie im vom BGH entschiedenen Fall „Flasche mit Grashalm“ (GRUR
2010, 431, 434) bestehen vorliegend keine Anhaltspunkte für die Annahme,
tragendes Motiv der verfahrensgegenständlichen Markenanmeldung sei die
Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltungsfreiheit der Beschwerdeführerin,
zu der im Übrigen zu keinem Zeitpunkt eine Geschäftsbeziehung mit der
Beschwerdegegnerin bestanden hatte, gewesen. Wenn ein Anmelder selbst die
verfahrensgegenständliche Kennzeichnung benutzt und im Hinblick darauf deren
markenrechtliche Absicherung Dritten gegenüber für erforderlich hält, hat er ein
eigenes schutzwürdiges Interesse an der Markenanmeldung (vgl. auch EuGH,
GRUR 2009, 763 Rn. 48, 49 – Goldhase; BGH GRUR 1998, 412, 414 – Analgin;
BPatG, Beschluss vom 13. 3. 2008, 26 W (pat) 153/04 – Tagesstempel).
7. Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Spekulationsmarke sind ebenfalls
nicht ersichtlich. Der Umstand, dass die Anmelderin bereits durch ihre
Muttergesellschaft europaweit Schutz für das Zeichen durch die gleichlautende
Unionsmarke besitzt, lässt die Absicht der markenmäßigen Nutzung der deutschen
Marke nicht entfallen. Denn zusätzliche flankierende Markenanmeldungen gehören
zu den üblichen Markenstrategien und sind zur effektiven Rechtsdurchsetzung
grundsätzlich gerechtfertigt, wenn wie hier für das entsprechende Zeichen ein
genereller Benutzungswille gegeben ist (vgl. auch BPatG, Beschluss vom
15. Mai 2013, 29 W (pat) 75/12 – Mark Twain).
8. Sämtliche sonstigen von der Beschwerdeführerin vorstehend genannten
Aspekte vermögen auch in ihrer Gesamtschau ein bösgläubiges Verhalten der
Beschwerdegegnerin im Zeitpunkt der Anmeldung der verfahrensgegenständlichen
Marke nicht zu belegen. Ist die Feststellung eines Schutzhindernisses, auch unter
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Berücksichtigung der von den Beteiligten vorgelegten und von Amts wegen
zusätzlich ermittelten Unterlagen nicht zweifelsfrei möglich, muss es jedoch bei der
Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben (BGH, GRUR 2010,
138, Rn. 48 – ROCHER-Kugel; BPatG, GRUR 2006, 155 – Salatfix).
D. Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus
Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht kein Anlass. Die
Kostenanträge waren daher zurückzuweisen. Grundsätzlich tragen die
Verfahrensbeteiligten gem. § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG ihre Kosten jeweils selbst.
Von diesem Grundsatz kann abgewichen werden, wenn besondere Umstände
vorliegen, die insbesondere dann gegeben sind, wenn ein Verhalten vorliegt, dass
mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (vgl. Knoll in
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 12 ff. m. w. N.; BGH GRUR 1972, 600,
601 – Lewapur). Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer
nach anerkannten Beurteilungsmaßstäben aussichtslosen Situation sein Interesse
am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl.
BPatGE 8, 60, 62; 12, 238, 240). Das bloße Unterliegen genügt hierfür nicht.
Entsprechende besondere Umstände sind hier weder vorgetragen noch ersichtlich.
Da der Senat nicht von einer bösgläubigen Markenanmeldung ausgeht, kommt auch
die damit regelmäßig verbundene Kostenauferlegung (vgl. Knoll in
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 19 ff.) hier nicht in Betracht.
E. Eine Zulassung der Rechtsbeschwerde gem. § 83 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG erfolgt
nicht. Der Senat hat weder über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung
gem. § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entschieden, noch ist die Zulassung der
Rechtsbeschwerde zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen
Rechtsprechung gem. § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlich. Vielmehr hat der
Senat unter Zugrundelegung der Rechtsprechung des BGH lediglich eine
Einzelfallbeurteilung der Frage, ob der Beschwerdegegner bösgläubig gehandelt
hat, vorgenommen. Die Rechtsbeschwerde zu Fragen zuzulassen, die die
- 25 -
Wiederholungsmarke betreffen, scheidet aus, weil es auf deren Vorliegen nicht
entscheidungserheblich ankommt.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur
statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft
Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt
war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht
der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften
über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof
zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt
einzulegen.
Dr. Mittenberger-Huber Seyfarth Posselt


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