29 W (pat) 67/01  - 29. Senat (Marken)

BPatG 154 6.70 BUNDESPATENTGERICHT 29 W (pat) 67/01 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 12. Februar 2003 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Markenanmeldung 300 43 936 hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Februar 2003 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Voit und der Richterin k. A. Fink - 2 - beschlossen: 1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Mar-kenamtes vom 10. Januar 2001 aufgehoben, soweit die An-meldung für die Waren „Mechaniken für geldbetätigte Appa-rate“ zurückgewiesen worden ist. 2. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen. G r ü n d e I. Die Wortmarke SecureMailtransfer soll für die Waren und Dienstleistungen „Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kon-troll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertra-gung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Da-ten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufs-automaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Da-tenverarbeitungsgeräte und Computer; Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder ge-prägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichts-- 3 - mittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel); Werbung und Geschäftsführung; Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtun-gen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienst-leistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zu-griffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Ver-mietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Compu-tern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation“ in das Markenregister eingetragen werden. Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes, besetzt mit einer Beamtin des höheren Dienstes, hat die Anmeldung mit Beschluss vom 10. Januar 2001 wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses sowie fehlender Unterscheidungskraft vollständig zurückgewiesen. Zur Begründung wird angeführt, das angemeldete Zeichen bestehe aus den Begriffen „secure“, „mail“ und „transfer“. Dabei handele es sich um geläufige Begriffe, deren Verwendung als Gesamtbegriff „Mailtransfer“ bereits zu beobachten sei, so dass sich insgesamt eher ein Fachbegriff, denn eine phantasievolle Wortneuschöpfung ohne beschrei-benden Gehalt ergebe. Die Anmelderin hat Beschwerde erhoben und diese damit begründet, das ange-meldete Zeichen sei unterscheidungskräftig, da kein beschreibender Begriffsinhalt vorliege und die Markenstelle eine unzulässige, zergliedernde Betrachtung vorge-nommen habe. „Secure“ sei mehrdeutig und könne nicht mit dem einfachen Wort „sicher“ übersetzt werden; auch eine „sichere Post“ könne mehrere Bedeutungen - 4 - haben. Da kein beschreibender Begriffsinhalt gegeben sei, bestehe auch kein Freihaltebedürfnis. Die Anmelderin beantragt, den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 10. Januar 2001 aufzuheben. II. Die zulässige Beschwerde hat nur zu einem geringen Teil Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung stehen – mit Ausnahme der „Mechaniken für geldbetätigte Apparate“ – sowohl das Eintragungshindernis eines Freihaltebedürfnisses iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG als auch das der fehlenden Un-terscheidungskraft gemäß § 8 Abs 1 Nr 1 MarkenG entgegen. Gemäß § 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken aus-geschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Be-zeichnung der Art, der Beschaffenheit oder der Bestimmung der damit gekenn-zeichneten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Dieses Eintragungshin-dernis bezieht sich allerdings nicht nur auf die in der genannten Bestimmung aus-drücklich aufgeführten Angaben, sondern auch auf solche, die andere, für den Warenverkehr wichtige und die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeut-same Umstände mit konkretem Bezug auf die beanspruchte Ware oder Dienstleis-tung selbst beschreiben (vgl BGH GRUR 1999, 1093 - FOR YOU). Die angemeldete Bezeichnung „SecureMailtransfer“ ist in ihrer Gesamtheit im Zu-sammenhang mit den betroffenen Waren und Dienstleistungen eine solche, unmit-telbar beschreibende Angabe und muss daher den Mitbewerbern der Anmelderin - 5 - zum freien Gebrauch erhalten bleiben. Die sprachüblich gebildete und ohne weite-res verständliche Angabe weist, soweit die Geräte, Apparate und Instrumente der Klasse 9 mit Ausnahme der Mechaniken für geldbetätigte Apparate betroffen sind, lediglich darauf hin, dass es sich hierbei um Gerätschaften handelt, die für einen sicheren Transfer elektronischer Kommunikation benötigt werden. Soweit Drucke-reierzeugnisse betroffen sind, kann es sich sowohl um solche handeln, die eine si-chere postalische Übermittlung ermöglichen, in dem sie beispielsweise besonders gegen unbefugtes Öffnen geschützt sind, als auch um Druckereierzeugnisse, die einen entsprechenden Transfer beschreibend darstellen und sich inhaltlich damit befassen; schließlich kann es sich um Anleitungen für einen solchen Transfer han-deln. Die bedruckten oder geprägten Karten können als Zugangsmedium dem Transfer dienen; Lehr- und Unterrichtsmittel wiederum können sich beschreibend mit einem solchen Verfahren befassen. Auch soweit die Dienstleistung der Wer-bung beansprucht wird, kann mit der angemeldeten Bezeichnung ein Verfahren zur sicheren Übermittlung des sogenannten „direct mailings“ beschreibend be-zeichnet werden. Bei der Dienstleistung „Geschäftsführung“ kann „SecureMailtransfer“ die Erbringung einer sicheren Übermittlung der elektroni-schen Kommunikation für andere beschreiben. Soweit die Dienstleistung der Tele-kommunikation insgesamt betroffen ist, ist die angemeldete Bezeichnung hierfür geeignet, beschreibend verwendet zu werden, da diese Dienstleistung für den Transfer elektronischer Kommunikation unerlässlich ist; dies erfasst auch den Be-trieb sowie die Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation. Schließ-lich ist die angemeldete Bezeichnung auch geeignet, das Erstellen von Program-men für die Datenverarbeitung sowie die Dienstleistungen einer Datenbank und das Sammeln und Liefern von Daten – etwa von Empfängerdaten – Nachrichten und Informationen beschreibend zu bezeichnen; hierzu gehört auch die Vermie-tung der Datenverarbeitungseinrichtungen und Computer sowie die Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation, da diese Dienstleistun-gen zur Erbringung einer elektronischen Postübermittlung unerlässlich sind. - 6 - Unerheblich ist dabei, dass das Wort „secure“ verschiedene Bedeutungen hat, da diese Mehrdeutigkeit bei Berücksichtigung des gesamten Anmeldezeichens und der beanspruchten Waren bzw Dienstleistungen entfällt und daher das Freihalte-bedürfnis bei solchen Ausdrücken nicht deshalb in Frage zu stellen ist, weil ihr konkreter Sinn sich erst aus dem Kontext oder anderen Umständen vom Verkehr erschließen lässt (vgl BGH GRUR 1997, 627 - A la Carte; GRUR 1995, 269 - U-Key). Wörter des allgemeinen Sprachgebrauchs, die von Haus aus verschie-dene Bedeutungen haben, wozu auch das dem englischen Grundwortschatz zu-gehörige Wort „secure“ zu rechnen ist, können nicht zugunsten eines einzelnen monopolisiert werden, weil das noch stärkere Auswirkungen hätte als im Fall eines Worts mit nur einer Bedeutung, das demgemäss nur in engerem Umfang be-schreibend verwendet werden könnte. Hinsichtlich des Bestandteils „Mailtransfer“ des Anmeldezeichens ist, nachdem „mail“ zusammen mit Erweiterungen wie „Mail-box“ bereits Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden hat (vgl Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 1999, S 2492, Stichworte „Mail“ und „Mailbox“) der beschreibende Charakter dieser sprachüblich gebildeten Wort-kombination auch im Inland offensichtlich, zumal auch Transfer in der Bedeutung einer Übertragung oder Übermittlung in den deutschen Sprachgebrauch übernom-men wurde (Duden, aaO, S 3946). Da in der deutschen Sprache die Bildung zu-sammengesetzter Substantive vollkommen üblich ist, ist in der Bildung des Be-standteils „Mailtransfer“ daher nur eine dem üblichen Sprachgebrauch entspre-chende Wortbildung zu sehen. In dieser Wertung ist auch keine unzulässige, zergliedernde Betrachtungsweise zu sehen, sondern diese Feststellung beruht gerade auf der Beurteilung der ange-meldeten Bezeichnung in ihrer Gesamtheit (vgl BGH WRP 2001, 35 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Hinzu kommt, dass in dem Bereich der bean-spruchten Waren und Dienstleistungen, der vielfach deutsche Fachwörter gar nicht erst aufkommen lässt, die beteiligten Verkehrskreise an den Gebrauch der englischen Sprache gewöhnt sind. - 7 - Daran vermag auch die Binnengroßschreibung des Bestandteils „Mailtransfer“ nichts zu ändern, da diese gerade den beschreibenden Charakter des Wortes „Secure“ hervorhebt. Steht wie im vorliegenden Fall der Sinngehalt einer angemeldeten Bezeichnung fest, bedarf es zur Begründung des Eintragungsverbotes gemäß § 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG keiner Feststellung, ob und in welchem Umfang diese Bezeichnung be-reits im Verkehr Verwendung findet (vgl BGH GRUR 1996, 770 - MEGA; Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 74). Im übrigen kommt es hinsichtlich des Freihaltebedürfnisses vor allem auf die Be-lange der Mitbewerber der Anmelderin an. Es wäre dabei verfehlt, ein Freihaltebe-dürfnis schon durch § 23 MarkenG oder durch die Vorschriften des Wettbewerbs-rechts hinreichend abgesichert zu sehen. Bereits im Eintragungsverfahren erkenn-bar werdenden Belangen der Mitbewerber ist auch in diesem Stadium Rechnung zu tragen. Nachdem die angemeldete Bezeichnung ohne weiteres verständlich ist und ihr Sinn allein in der Beschreibung der Waren bzw Dienstleistungen der An-melderin zu sehen ist, ist sie im Umfang des Tenors vom Eintragungshindernis des § 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG erfasst. Darüber hinaus fehlt der Bezeichnung die Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Absatz 2 Nr 1 MarkenG, soweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde. Der Aus-druck besteht aus einem Wort, das die beanspruchten Waren und Dienstleistun-gen beschreibend bezeichnen kann, so dass die erforderliche Identifizierungsfunk-tion im Sinne eines Herkunftshinweises nicht erfüllt werden kann. - 8 - In bezug auf die Mechaniken für geldbetätigte Apparate konnte der Senat einen solchen beschreibenden Bezug für das angemeldete Zeichen nicht ausreichend sicher feststellen, so dass insoweit die Eintragungsfähigkeit gegeben ist. Zugleich für Vorsitzende Richterin Grabrucker, die wegen Urlaubs an der Un-terschriftsleistung gehin-dert ist. Voit Voit Fink Ko

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