29 W (pat) 84/03  - 29. Senat (Marken)

BUNDESPATENTGERICHT 29 W (pat) 84/03Aktenzeichen Verkündet am 11. Mai 2005 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … BPatG 154 6.70 - 2 - … betreffend die IR-Marke 713 715 hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. Mai 2005 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Baumgärtner und der Richterin Dr. Mittenberger-Huber beschlossen: Die Beschwerde wird zurückgewiesen. G r ü n d e I. Gegen die Schutzerstreckung der international für die Waren Papier, papier de sécurité (contre la falsification) am 05.08.1999 veröffentlichten und unter der Nummer IR 713 715 registrierten Wortmarke DIGISAFE ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritätsälteren Wort-/Bildmarke 395 30 687 - 3 - eingetragen am 07.11.1995 für die Waren und Dienstleistungen Papier, Karton und Waren aus diesen Materialien (soweit in Klas-se 16 enthalten), Kunststoff- und Metallfolien, sowie Druckereier-zeugnisse, insbesondere aus vorstehenden Materialien hergestellte und in diese Materialien integrierte, abziehbare, selbstklebende, be-schriftbare Etiketten. Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß vom 16.01.2003 den Widerspruch mit der Begründung zurückgewiesen, die beiden Zeichen unterschieden sich – obwohl die Marken für identische Waren eingetragen sind – bezüglich des Gesamteindrucks, des Sprechrhythmus’, der Silbenzahl und des Schriftbilds so stark, dass eine Verwechslungsgefahr – auch unter dem Gesichtspunkt der Abspaltung – zu verneinen sei. Die jüngere Marke bilde einen Gesamtbegriff, bei dem der Wortbeginn im Klangbild prägnant hervor-trete. Außerdem besitze „DIGISAFE“ einen von „safe“ abweichenden Sinnanklang. Ein gedankliches In-Verbindung-Bringen der beiden Marken sei zu verneinen, da keinerlei Anhaltspunkte für die Vermutung nahelägen, dass die Widersprechende den Verkehr an Marken mit dem Endbestandteil „safe“ als Herkunftshinweis ge-wöhnt habe. Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie trägt vor, der Begriffsgehalt der Widerspruchsmarke „safe“ werde im Deutschen mit dem Begriff „Tresor“ gleichgesetzt. Für „Papier“-Waren assoziiere der Verkehr daher mit „Safe/Tresor“ in phantasievoller Weise einen Sicherheitsstandard und damit eine Beschaffenheitsangabe von Papierwaren. Die jüngere Marke sei dagegen eine „Nachahmermarke“, deren Bestandteil „digi“ mit seinem beschreibenden Bedeu-tungsinhalt praktisch von jedermann sofort verstanden und erkannt werde. Sie - 4 - verweist außerdem insbesondere auf zwei Entscheidungen des Europäischen Ge-richts Erster Instanz (25.11.2003 T-286/02 – KIAP MOU/MOU; 04.05.2005 T-22/04 - Westlife/West) nach denen – so die Widersprechende – grundsätzlich dann eine Verwechslungsgefahr anzunehmen sei, wenn eine Widerspruchsmarke aus einem Wort bestehe und dieses Wort bildlich oder klanglich identisch in der angegriffenen Ein-Wort- oder Zwei-Wort-Marke enthalten sei. Der vorliegende Sachverhalt sei deshalb genauso zu entscheiden, da die aus einem einzigen Wort bestehende Widerspruchsmarke „ “ klanglich identisch in der angegriffenen Marke „DIGISAFE“ wiederzufinden sei. Die Widersprechende beantragt (Bl. 46 d. A.) den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Pa-tent- und Markenamts vom 16. Januar 2003 aufzuheben und der Marke IR 713 715 den Schutz zu versagen. Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt (Bl. 46 d. A.) die Beschwerde zurückzuweisen. Sie trägt vor, die sich gegenüberstehenden Zeichen seien nicht verwechselbar, da die Widerspruchsmarke aus einem einsilbigen Wort bestehe, dessen Sinngehalt sich dem Verbraucher unmittelbar erschließe und das daher eine geringe Kenn-zeichnungskraft aufweise. Im Unterschied hierzu sei die jüngere Marke ein dreisil-biger Begriff, der ein reines Phantasiewort darstelle. Eine unmittelbare Verwechs-lungsgefahr sei zu verneinen. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr sei aus-zuschließen, da „safe“ als Bestandteil von Marken für Waren der Klasse 16 häufig vertreten sei. Mit Schriftsatz vom 03.05.2005 (Bl. 27 d. A.) hat sie außerdem die Einrede der mangelnden Benutzung gegen die Widerspruchsmarke erhoben. Auf die Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin hin hat die Widerspre-chende im Termin zur mündlichen Verhandlung am 11.05.2005 eine eidesstattli-- 5 - che Versicherung vom 21.06.2004 (Bl. 40 d. A.) und weitere Benutzungsunterla-gen vorgelegt. II. Die gem. § 66 Abs. 1, 2 MarkenG zulässige Beschwerde ist unbegründet, da die Gefahr von Verwechslungen nicht besteht. Der angegriffenen Marke ist der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland daher nicht zu versagen (§§107, 114 Abs. 3 i.V.m. § 42 MarkenG). Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfas-send zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den einzelnen Beurteilungsfaktoren der Waren- und Dienstleistungsidentität oder –ähnlichkeit, der Markenidentität oder –ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Wider-spruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rsp.; vgl. BGH GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Nach diesen Grundsätzen besteht im vorliegenden Fall für das Publikum keine Verwechslungsgefahr. Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke in zulässiger Weise im Laufe des Beschwerdeverfahrens gem. § 43 MarkenG bestritten. Die Widerspruchsmarke ist seit dem 07.11.1995 eingetragen und damit zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 05.08.1999 noch keine fünf Jahre im Register eingetragen gewesen. Der gem. § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG rele-vante Benutzungszeitraum liegt damit in der Zeit vom 11. Mai 2000 bis zum 11. Mai 2005 als dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Schutzerstreckung. - 6 - Die Beurteilung der Glaubhaftmachungsunterlagen hat verfahrensorientiert und ohne erfahrungswidrige Überspannungen zu erfolgen, eine volle Überzeugung des Gerichts ist hierbei nicht erforderlich, vielmehr genügt eine überwiegende Wahr-scheinlichkeit (Ströbele/ Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 43 Rn. 66). Der Nachweis der Benutzung ist in Abgrenzung zur bloßen Scheinhandlung zu verstehen, die nur zu dem Zweck vorgenommen wird, die formalen Voraussetzungen für die Auf-rechterhaltung von Rechten aus einer Marke zu erfüllen. Daher müssen Benut-zungshandlungen objektiv nach Art, Umfang und Dauer einer ernsthaften wirt-schaftlichen Verwendung der Marke als Herkunftshinweis im geschäftlichen Ver-kehr entsprechen (Ströbele/ Hacker, a.a.O., § 26 Rn. 9 - 11). Die Widerspre-chende hat die Benutzung für „Papier“ und „Etiketten“ insgesamt ausreichend glaubhaft gemacht, zum einen durch Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung des geschäftsführenden Gesellschafters vom 21.06.2004. Zum anderen hat sie vier Rechnungen und einen Lieferschein über „ “-Produkte nebst Firmenbro-schüren (Bl. 38/39 d. A.) vorgelegt, das Original einer „Safe“-Card (Bl. 41 d. A.) beigefügt und einen mit „safe“-IT für die Firma Quelle erstellten Überweisungsträ-ger (Bl. 36 d. A.) zu den Akten gereicht. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs die Umstände zu berücksichtigen, die das Verhältnis der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Zu den maßgeblichen Kriterien gehö-ren insbesondere die Art, der Verwendungszweck und die Nutzung sowie ihre Ei-genart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. Eine die Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit liegt dann vor, wenn das Publikum aufgrund der Branchenübung im maßgeblichen Wa-ren- und Dienstleistungssektor annimmt, dass die Waren oder Dienstleistungen aus demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (st. Rsp; vgl. EuGH GRUR 1998, 922 Rn. 23 – Canon; BGH WRP 2004, 357, 359 - GeDIOS; GRUR 1999, 731, 732 – Canon II; GRUR 1999, 586, 587 – White Lion). - 7 - Vorliegend stehen sich aufgrund der erforderlichen Glaubhaftmachung die Waren „Papier, Etiketten“ und „Papier, papier de sécurité (contre la falsification)" gegen-über, die identisch sind. Der Begriff „Papier“ stellt einen Oberbegriff zu dem im Warenverzeichnis der jüngeren Marke angegebenen „Sicherheitspapier“ bzw. „ge-gen Fälschungen geschütztes Papier“ dar. Die jüngere angegriffene Marke muss daher einen großen Abstand zur Widerspruchsmarke einhalten. Der Grad der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wird allgemein durch Beurteilung aller relevanten Umstände, insbesondere Eigenschaften der Marke, Marktanteil, Intensität, geografische Ausdehnung, Dauer der Benutzung, Werbe-aufwand (BGH GRUR 2003, 1040 - Kinder) vorgenommen. Hier sind weder An-zeichen für eine Steigerung durch intensive Benutzung erkennbar, allerdings liegt auch die von der Markeninhaberin geltend gemachte Schwächung durch eine Benutzung als beschreibende Angabe nicht vor. Die Widerspruchsmarke ist eine Wort-/Bildmarke, deren Bildanteil sich darauf be-schränkt, dass unterschiedliche Buchstaben des Wortes „safE“ in unterschiedli-chen Schrifttypen dargestellt sind. Dies entspricht einer werbeüblichen Gestaltung und kann daher keinen erweiterten Schutzbereich begründen. Der Wortbestandteil „safe“ ist ein Begriff, der der englischen Sprache entstammt und dort als Substan-tiv „Safe, Panzerschrank, Tresor“, als Adjektiv „sicher, in Sicherheit, unverletzt“ bedeutet (Collins, Globalwörterbuch Englisch, Band I, S. 1137). Dieses Wort ist im Deutschen als Synonym für „feuerfester Geldschrank“ gebräuchlich (Wahrig, Uni-versalwörterbuch Rechtschreibung, 2002, S. 922), wird jedoch auch als „sicher“ verstanden (z.B. „safer sex“, a.a.O.). Bezogen auf Papierwaren verbinden die an-gesprochenen Verkehrskreise mit dem Begriff „safe“ keinen unmittelbar beschrei-benden Sinngehalt. „Sicher“ im Zusammenhang mit Papier ist mehrdeutig und könnte so unterschiedliche Bedeutungen wie „verlässlich beschreibbar“ oder „un-zerreißbar“ oder „gegen Fälschungen geschützt“ haben. Die Marke „ “ ist daher uneingeschränkt geeignet, zur Unterscheidung von Papierwaren eines Un-ternehmens von solchen anderer Unternehmen zu dienen. Es ist von einer durch-schnittlichen Kennzeichnungskraft der Marke auszugehen. Aufgrund der festge-- 8 - stellten Warenidentität und der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-marke bleibt es beim Erfordernis eines großen Abstandes zwischen den sich ge-genüberstehenden Marken. Dieser große Zeichenabstand ist im vorliegenden Fall eingehalten. Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist nach Klang, Schriftbild und Sinngehalt anhand des Gesamteindrucks der Marken zu beurteilen, wobei insbesondere die sie un-terscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Der ange-sprochene Durchschnittsverbraucher nimmt Marken regelmäßig in der Form auf, in der sie ihm entgegentreten ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen, d. h. er achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten, sondern nimmt die Marken als Ganzes wahr (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 843 Rn. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 1999, 241, 243 - Lions; GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Auszugehen ist weiter von dem Grundsatz, dass sich der Verkehr bei einer aus Wortbestandteilen und grafischen Elementen zusammengesetzten Marke in der Regel an den Wortelementen als der einfachsten Form der Benen-nung orientiert (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 169 - Bit/Bud). Die Widerspruchs-marke „safe“ ist eine Wort-/Bildmarke, deren Bildanteil sich allerdings darin er-schöpft, dass innerhalb des Wortes ein Wechsel zwischen Groß- und Kleinbuch-staben stattfindet und die Schriftart gewechselt wird. Eine derartige graphische Gestaltung ist werbeüblich und kann allein keine sichere Zuordnung der zugehöri-gen Ware zu einem bestimmten Herkunftsbetrieb gewährleisten. Es stehen sich deshalb die Zeichen „safe“ und „digisafe“ gegenüber. Aufgrund der höheren Sil-benzahl und der größeren Wortlänge der jüngeren Marke ist die Sprachmelodie und das Schriftbild der beiden Marken so unterschiedlich, dass weder eine unmit-telbare klangliche noch eine unmittelbare schriftbildliche oder begriffliche Ver-wechslung anzunehmen ist. Da Unterschiede am Wortanfang vom Verkehr regel-mäßig besonders wahrgenommen werden (BGH GRUR 2002, 1067, 1070 - DKV/OKV), rufen die beiden zusätzlichen Silben am Wortbeginn der jüngeren - 9 - Marke „digisafe“ beim Verkehr einen anderen Gesamteindruck hervor als die Marke „safe“. Es sind auch keine nachvollziehbaren Gründe ersichtlich, weshalb der Verkehr den relativ kurzen Gesamtbegriff „digisafe“ nach prägenden Einzelelementen durchsuchen sollte. Die „Prägetheorie“ des Bundesgerichtshofs wird deshalb in der Regel nicht auf Einwortmarken angewendet (BPatG GRUR 2002, 438, 440 - WISCHMAX/Max). Im vorliegenden Fall fügen sich die beiden Bestandteile zu einem geschlossenen, zusammengehörend wirkenden Phantasiewort zusammen. Aber auch wenn man im vorliegenden Fall zugunsten der Widersprechenden an-nähme, der Verkehr erkenne in „digisafe“ eine aus den beiden Bestandteilen „digi“ und „safe“ zusammengesetzte Kombinationsmarke, ließe sich daraus keine un-mittelbare Verwechslungsgefahr der beiden Marken „digisafe“ und „safe“ ableiten. Diese könnte nur dann bejaht werden, wenn der Bestandteil „digi“ in einer solchen Weise gegenüber dem Bestandteil „safe“ zurückträte, dass er vernachlässigt wer-den kann (vgl. EuGH, GRUR Int. 2004, 843, 844 – Rn. 13 - MATRATZEN). Dies ist hier nicht der Fall. Der Bestandteil „digi ...“ ist eine Abkürzung für „digital“. Im technischen Wortschatz weist „digital“ auf eine schrittweise veränderbare Größe hin (im Unterschied zum Begriff „analog“, der auf eine kontinuierlich veränderbare Größe verweist; vgl. A. Böge, Vieweg Taschenlexikon Technik, 3. Auflage). In der deutschen Sprache ist „digi“ im Sinn von „digital“ als Präfix im Zusammenhang mit Elektronik, Computer und Fotografie gebräuchlich. In Verbindung mit der Ware „Papier“ weist „digi“ auf Technologien hin, mit deren Hilfe digital vorliegende Da-ten/ Informationen, insbesondere Bilddateien, auf Papier gebracht werden (A. Leutert, Allgemeine Fachkunde der Drucktechnik, 11. Auflage, S. 86; E. D. Stieb-ner, Bruckmann’s Handbuch der Drucktechnik, S. 41, 281; H. Kipphan, Handbuch der Printmedien, S. 1220). Der zweite Wortbestandteil „safe“ entstammt – wie oben dargelegt – der englischen Sprache, bedeutet dort „sicher“ und wird auch im Deutschen in einer solchen Weise verstanden. Die Prägung der Marke durch ei-nen ihrer Bestandteile würde voraussetzen, dass für den Verkehr ein Bestandteil gegenüber dem anderen aufgrund seines komplett beschreibenden Anklangs in den Hintergrund tritt. In Bezug auf die Ware „Papier“ kommt aber weder dem Be-- 10 - standteil „digi“ noch dem Bestandteil „safe“ ein unmittelbar beschreibender Sinn-gehalt oder eine sonstige hervorstechende Bedeutung zu, so dass eine „Prägung“ der Marke durch einen der beiden Bestandteile zu verneinen ist. Die Einwortmarke „digisafe“ hat außerdem einen gefälligen Sprechrhythmus und ist so kurz, dass der Verkehr nicht dazu neigen wird sie weiter zu verkürzen. Der Widerspruchsmarke „safe“ steht also die unverkürzte Einwortmarke „digisafe“ gegenüber, zwischen denen keine unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht. Der Senat weicht im hier zu entscheidenden Verfahren nicht von der Rechtspre-chung des Europäischen Gerichtshofs ab. Dieser prüft – nach wie vor –, ob bei zwei Marken, von denen die jüngere das Markenwort der älteren gänzlich in sich aufnimmt und lediglich um einen weiteren Begriff ergänzt, das „gemeinsame“ Ele-ment im maßgeblichen Gesamteindruck so dominiert, dass dann die Gefahr von Verwechslungen anzunehmen ist. Die beiden Entscheidungen des Europäischen Gerichts Erster Instanz, auf die die Widersprechende ihre Rechtsmeinung stützt (Verfahren vom 25.11.2003 T-286/02 - KIAP MOU/MOU und vom 04.05.2005 T-22/04 - Westlife/West) führen zu keiner anderen Beurteilung. Die dort vertretene Ansicht der Zweiten Kammer des Gerichts Erster Instanz, dass zwei Marken „re-gelmäßig als ähnlich anzusehen sind“ (a.a.O., Rn. 37 - Westlife/West), „wenn eines von zwei Wörtern, aus denen eine Wortmarke besteht, bildlich oder klanglich mit dem einzigen Wort identisch ist, aus dem eine ältere Wortmarke besteht, und wenn diese Wörter insgesamt oder für sich genommen für die betreffenden Ver-kehrskreise keine begriffliche Bedeutung haben, ...“, bezieht sich auf die Entschei-dung des Europäischen Gerichtshofs zu MATRATZEN (EuGH GRUR Int. 2004, 843 ff. - MATRATZEN) und schlussfolgert, dass bei derartigen Konstellationen „regelmäßig“ die Verwechslungsgefahr anzunehmen sei. Der Europäische Ge-richtshof (a.a.O., Rn. 32 u. 33) hat allerdings unter Hinweis auf die zugrundelie-gende Entscheidung der Vierten Kammer des Gerichts Erster Instanz ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken nicht be-deute, dass nur ein Bestandteil einer zusammengesetzten Marke zu berücksichti-gen und mit der anderen Marke, sondern vielmehr die Marken als Ganzes mitein-- 11 - ander zu vergleichen seien. Die Vierte Kammer hat deshalb in ihrer Entscheidung auch ausdrücklich festgestellt (EuG GRUR Int. 2003, 243, 244 – Rn. 31 - MATRATZEN), dass im von ihr zu entscheidenden Fall das Wort „MATRATZEN“ zwar die Wortmarke der älteren Marke und zugleich ein Bestandteil des Zeichens sei, aus dem die jüngere Marke bestehe. Diese Feststellung genüge allein jedoch nicht für die Annahme, dass die beiden fraglichen Marken, „die im Verhältnis zu-einander jeweils als Ganzes zu betrachten sind, auch einander ähnlich sind“ (a.a.O., Rn. 31). Zur Verwechslungsgefahr kommt die Vierte Kammer nur deshalb, weil sie davon ausgeht, dass das dominierende, d. h. prägende, Element der jün-geren Wort-/Bildmarke der Bestandteil „MATRATZEN“ ist, und sich deshalb „MATRATZEN“ und „MATRATZEN“ gegenüberstanden. Im Ergebnis scheidet auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr aus. Zum einen handelt es sich bei „digi“ nicht um das Firmenschlagwort der Markeninhaberin. Zum anderen besteht auch nicht die Gefahr, dass die angegriffene Marke im Ver-kehr gedanklich unter dem Gesichtspunkt einer Serienzeichenbildung mit der Wi-derspruchsmarke in Verbindung gebracht werden könnte (BGH GRUR 2002, 542, 544 - BIG; GRUR 2002, 544, 547 - BANK 24). Für eine solche Art der Verwechs-lungsgefahr, bei deren Annahme grundsätzlich Zurückhaltung geboten ist, gibt es keine Anhaltspunkte. Diese Art der Verwechslungsgefahr kann nur dann ange-nommen werden, wenn die Vergleichszeichen nicht unmittelbar verwechselbar sind, jedoch in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb weitere Bezeichnungen, die einen identischen oder wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Mar-keninhaber zuordnet. Dieses setzt voraus, dass der Verkehr die als unterschied-lich erkannten Marken gleichwohl verwechselt, weil er sie beide einer Markenserie der Widersprechenden zuordnet (BPatG GRUR 2002, 438, 440 - WISCH-MAX/Max). Die Widersprechende hat das Publikum aber nicht an eine Markenserie mit „....safe“ gewöhnt. Im Markenregister sind mit Leitklasse 16 noch 15 weitere Marken mit dem Bestandteil „safe“ eingetragen, von denen keine ein-zige der Widersprechenden gehört. Sie verfügt über weitere Marken, die allerdings - 12 - nicht mit „safe“ gebildet werden, sondern u. a. „printplus“, „Office-Print-Logistik“, „docuflow“ und „docutool“ heissen (s. von der Widersprechenden vorgelegte Bro-schüre, Bl. 38 d. A.). Das Vorliegen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr schei-det daher ebenfalls aus. Unter Abwägung der einzelnen eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr be-gründenden Faktoren ergibt sich daher, dass diese trotz der Warenidentität und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aufgrund des deutlichen Zeichenabstands zu verneinen war. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG). Grabrucker Baumgärtner Dr. Mittenberger-Huber Cl

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