29 W (pat) 93/11  - 29. Senat (Marken)

BPatG 15208.05BUNDESPATENTGERICHT29 W (pat) 93/11_______________________(Aktenzeichen)B E S C H L U S SIn der Beschwerdesache…- 2 -…betreffend die Marke 30 2008 047 504hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Juli 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Kortge und der Richterin am Landgericht Uhlmannbeschlossen:Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 7. Juli 2011 wird aufgehoben.- 3 -G r ü n d eI.Die WortmarkeGemini Direct Marketing Solutionsist am 23. Juli 2008 angemeldet und am 20. Januar 2009 unter der Nummer 30 2008 047 504 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38, 39 und 42. Nach Beschränkung des Waren-/Dienstleis-tungsverzeichnisses im Laufe des Beschwerdeverfahrens ist sie u. a. in Klasse 35 eingetragen für folgende Dienstleistungen:"Marketing, nämlich Vermittlung und Vermietung von Adressen zu Werbezwecken sowie Sammlung, Verwaltung und Aktualisierung sowie Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Ver-kauf von Adressdaten; betriebswirtschaftliche Beratung, nämlich ausschließlich hinsichtlich Direktmarketing, Zielgruppenberatung und –strategie, Auf- und Ausbau von Kundenbeziehungen und Neukundengewinnung".Gegen diese Marke, deren Eintragung am 20. Februar 2009 veröffentlicht wurde, hat die Beschwerdegegnerin und Inhaberin der älteren WortmarkeGEMINI EXECUTIVE SEARCH GmbHdie am 5. April 2001 unter der Nummer 301 04 554 eingetragen wurde für fol-gende Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 (nicht gruppiert):- 4 -Personalberatung, Personalsuche auf dem Wege der Direktan-sprache oder durch Anzeige; Eignungsdiagnostik im Personalbe-reich durch systematische Analyse und Identifikation vergleichba-rer Positionen bzw. deren Stelleninhaber; Überprüfung potentieller Kandidaten; Personalauswahl mittels Personalgesprächen; Mana-gementaudit als Unterfall der Eignungsdiagnostik durch Durchfüh-rung persönlicher Anhörungen und Prüfung potentieller Mitarbeiter auf Managementebene unter Einbeziehung psychologischer Eig-nungstests zur Analyse des Persönlichkeitsbildes sowie des Leis-tungsprofils (Ausbildung, Fachwissen, Berufsweg, Führungsfor-mat, Berufsziel) der Kandidaten; Bewertung der persönlichen und fachlichen Qualifikation der Kandidaten aufgrund durchgeführter Anhörungen und Auswerten sonstiger Informationsquellen; Perso-nalberatung von Unternehmen im Bereich der Personalorganisa-tion und im Bereich der Rekrutierung also Suche, Vorauswahl und Einstellung von qualifiziertem Personal (Human Resources)Widerspruch erhoben.Die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA hat mit Beschluss vom 7. Juli 2011 eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken in Bezug auf die Dienstleistungen "Marketing, insbesondere Vermittlung und Vermietung von Adressen zu Werbe-zwecken sowie Sammlung, Verwaltung und Aktualisierung sowie Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Adressdaten; betriebswirt-schaftliche Beratung, insbesondere hinsichtlich Direktmarketing, Zielgruppenbe-ratung und -Strategie, Auf- und Ausbau von Kundenbeziehungen und Neukun-dengewinnung" bejaht und insoweit die Löschung der angegriffenen Marke ange-ordnet, während sie den Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen hat. Zur Be-gründung hat sie ausgeführt, ausgehend von der Registerlage seien die Ver-gleichsdienstleistungen nur zum Teil ähnlich. Die Widerspruchsdienstleistungen bezögen sich auf die Beratung von Unternehmen im Personalbereich, die Perso-- 5 -nalsuche und -auswahl sowie den Bereich Human Resources. Diese Dienstleis-tungen würden überwiegend von hierauf spezialisierten Unternehmen erbracht. Die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen "Marketing, ins-besondere Vermittlung und Vermietung von Adressen zu Werbezwecken sowie Sammlung, Verwaltung und Aktualisierung sowie Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Adressdaten; betriebswirtschaftliche Bera-tung, insbesondere hinsichtlich Direktmarketing, Zielgruppenberatung und -Strate-gie, Auf- und Ausbau von Kundenbeziehungen und Neukundengewinnung" wiesen Ähnlichkeit mit den für die Widerspruchsmarke registrierten Dienstleistungen auf. Dabei sei von den weiten Oberbegriffen "Marketing" und "betriebswirtschaftliche Beratung" auszugehen, weil diese durch den Zusatz "insbesondere ..." begrifflich nicht eingeschränkt würden. "Marketing" sei die Planung, Analyse, Realisation und Kontrolle aller auf die Märkte ausgerichteter Unternehmensaktivitäten. Neben dem Absatzmarketing habe sich auf dem Arbeitsmarkt das Personalmarketing etabliert. Das externe Personalmarketing beziehe sich dabei auf neu zu gewinnendes Per-sonal, so dass eine inhaltliche Nähe zu den Dienstleistungen der Widerspruchs-marke bestehe. Ebenso lägen die angegriffenen Dienstleistungen im Bereich der betriebswirtschaftlichen Beratung zumindest im Ähnlichkeitsbereich der Wider-spruchsdienstleistungen "Personalberatung von Unternehmen im Bereich der Per-sonalorganisation und im Bereich der Rekrutierung also Suche, Vorauswahl und Einstellung von qualifiziertem Personal (Human Resources)". Denn unter die be-triebswirtschaftliche Beratung könne inhaltlich auch das betriebliche Personalma-nagement fallen. Der Widerspruchsmarke komme zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Ob aufgrund der vorgelegten Unterlagen von einer ge-steigerten Kennzeichnungskraft auszugehen sei, könne dahin gestellt bleiben, weil die angegriffene Marke den bei normaler Ähnlichkeit der vorgenannten Dienst-leistungen und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke in klanglicher Hinsicht nicht einhalte. Beide Marken würden durch den identisch enthaltenen Wortbestandteil "Gemini" bzw. "GEMINI" geprägt. Der in der Widerspruchsmarke enthaltene weitere Ausdruck "Executive Search" stehe im deutschen Sprachgebrauch für Dienstleistungen im Rahmen der Beset-- 6 -zung von vakanten Führungspositionen in Unternehmen. Die weiteren Wortbe-standteile "DIRECT Marketing Solutions" der jüngeren Marke würden von den an-gesprochenen Verkehrskreisen als "Lösungen durch Direktmarketing oder Direkt-werbung" und damit als beschreibender Hinweis auf die Art der Dienstleistungen verstanden, so dass sie im Gesamteindruck zurückträten.Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke, mit der sie sinngemäß beantragt,den Beschluss des DPMA vom 7. Juli 2011 aufzuheben.Sie vertritt die Ansicht, nach erfolgter Beschränkung wiesen die beschwerdege-genständlichen Dienstleistungen keine Ähnlichkeit mit den Widerspruchsdienst-leistungen mehr auf. Während sich die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke auf die Beratung von Unternehmen bei der Personalsuche und –auswahl richte-ten, beträfen die in Rede stehenden Dienstleistungen der jüngeren Marke den Be-reich (Neu)kundengewinnung, Verwaltung, Vermittlung sowie Vermietung von Adressdaten.Die Widersprechende hat im Beschwerdeverfahren keinen Antrag gestellt und auf die Beschwerdebegründung nicht erwidert. Im Amtsverfahren hat sie eine gestei-gerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geltend gemacht und die Auf-fassung vertreten, dass sowohl zwischen den sich gegenüber stehenden Waren/-Dienstleistungen als auch zwischen den Zeichen selbst eine die Verwechslungs-gefahr begründende Ähnlichkeit bestehe.Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.- 7 -II.Die zulässige Beschwerde hat nach der Beschränkung des Waren-/Dienstleis-tungsverzeichnisses in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Dienstleis-tungen Erfolg.Zwischen den Vergleichsmarken fehlt es mangels Dienstleistungsähnlichkeit an einer Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 Mar-kenG.Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Fakto-ren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Wa-ren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistun-gen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBO-LEX/NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2006, 60, 61 Rdnr. 12 - coccodrillo; GRUR 2006, 859, 860 Rdnr. 16 – Malteserkreuz I; MarkenR 2008, 405 Tz. 10 - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 906 - Pantohexal; GRUR 2008, 258, 260 Rdnr. 20 –INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2009, 484, 486 Rdnr. 23 – Metrobus; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; EuGH GRUR 2006, 237, 238 – PICA-RO/PICASSO).Nach diesen Grundsätzen kann eine markenrechtlich relevante Gefahr von Ver-wechslungen bei den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen nicht festge-stellt werden.- 8 -Eine Ähnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei grund-sätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Fakto-ren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffen-heit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftli-chen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander er-gänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechs-lungsgefahr wesentlichen Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demsel-ben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (BGH GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN, GRUR 2004, 601 - d-c-fix/CD-FIX, EuGH MarkenR 2009, 47, 53 Rdnr. 65 – Edition Albert René).Die sich nach der Beschränkung im Beschwerdeverfahren gegenüberstehenden beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen sind einander unähnlich.Durch den Austausch des Zusatzes "insbesondere" durch "nämlich" nach den bei-den Begriffen "Marketing" und "betriebswirtschaftliche Beratung" hat die Inhaberin der angegriffenen Marke den Oberbegriff "Marketing" auf die Dienstleistungen "Vermittlung und Vermietung von Adressen zu Werbezwecken sowie Sammlung, Verwaltung und Aktualisierung sowie Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Adressdaten" und den Oberbegriff "betriebswirtschaftliche Beratung" auf die Dienstleistungen "Direktmarketing, Zielgruppenberatung und–strategie, Auf- und Ausbau von Kundenbeziehungen und Neukundengewinnung" rechtlich relevant beschränkt.Die auf Verwaltung, Sammlung, Aktualisierung und Vermarktung von Adressdaten zu Werbezwecken gerichteten Dienstleistungen, die die Beschwerdeführerin mit ihrer Marke kennzeichnet, weisen keine Berührungspunkte zu den Widerspruchs-dienstleistungen auf, die Beratung von Unternehmen im Personalbereich, bei der Personalsuche, -auswahl und -organisation umfassen. Der Umstand, dass ein - 9 -Personalberatungsunternehmen auch über Adressdaten des angeworbenen oder abgelehnten Personals verfügt und diese möglicherweise verwaltet, reicht nicht aus, um die Widerspruchsdienstleistungen in einen relevanten Ähnlichkeitsbereich zur Adressdatenvermarktung der Beschwerdeführerin zu bringen. Denn eine Ver-marktung solcher Personaldaten ist weder beabsichtigt noch erlaubt.Auch bei den ausschließlich auf marketingmäßige Kundengewinnung gerichteten Dienstleistungen der angegriffenen Marke nehmen die angesprochenen inländi-schen Verkehrskreise nicht an, dass diese von dem Personalberatungsunterneh-men der Widersprechenden oder einem mit ihr wirtschaftlich verbundenen Unter-nehmen erbracht werden. Denn die sich hier gegenüberstehenden Dienstleistun-gen unterscheiden sich schon erheblich in ihrer Zielrichtung. Während die für die jüngere Marke registrierten Dienstleistungen "Direktmarketing, Zielgruppenbera-tung und –strategie, Auf- und Ausbau von Kundenbeziehungen und Neukunden-gewinnung" darauf gerichtet sind, mit Werbemaßnahmen mögliche Kunden direkt anzusprechen und als Produkt- bzw. Dienstleistungsnachfrager zu gewinnen, zie-len die Widerspruchsdienstleistungen darauf ab, u. a. auf dem Wege der Direktan-sprache für Unternehmen qualifiziertes Personal zu rekrutieren, auszuwählen und zu organisieren. Ferner gibt es deutliche Unterschiede zwischen den beschwerde-gegenständlichen Vergleichsdienstleistungen in ihrer Erbringungsart, ihrem Ver-wendungszweck und ihrer Nutzung. Dass in beiden konkurrierenden Dienstleis-tungsbereichen die Methodik der Direktansprache zur Anwendung kommt, genügt alleine nicht, um die im Übrigen bestehende Dienstleistungsunähnlichkeit zu über-winden.Grabrucker Kortge UhlmannHu

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