2 Ni 20/00 (EU) - 2. Senat (Nichtigkeit)

BPatG 253 9.72 BUNDESPATENTGERICHT IM NAMEN DES VOLKES 2 Ni 20/00 (EU) (Aktenzeichen) URTEIL Verkündet am 20. Juni 2001 … In der Patentnichtigkeitssache … - 2 - betreffend das europäische Patent 0 140 797 (DE 34 63 878) hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 20. Juni 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Meinhardt sowie der Richter Dipl.-Ing. Schmidt, Dipl.-Phys. Dr. Mayer, Gutermuth und Dipl.-Ing. Dr. Kaminski für Recht erkannt: I. Das europäische Patent 0 140 797 wird im Umfang des Patentanspruchs 1 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt. II. Von den Kosten des Rechtsstreits trägt die Kläge-rin 1/10, die Beklagte 9/10. III. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Diese beträgt für die Klägerin DM 25.000,--, für die Beklagte DM 2.500,--. Tatbestand: Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesre-publik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 140 797 (Streitpatent), das am 31.8.1984 unter Inanspruchnahme der Priorität der französischen Patentan-meldung 8314438 vom 6.9.1983 angemeldet worden ist. Das in der Verfahrens-sprache Französisch veröffentlichte Streitpatent, das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 34 63 878 geführt wird, betrifft ein Material zum Anzeigen von unterirdischen Kanalisationen. Es umfaßt vier Ansprüche, von - 3 - denen Patentanspruch 1 in der deutschen Übersetzung gemäß Patentschrift fol-genden Wortlaut hat: "1. Material zum Anzeigen von unterirdischen Kanalisatio-nen, wobei ein Träger (1,12) mit einer geringen Reißfestig-keit wenigstens zwei geradlinigen Bändern (5,8,9,10,11) zugeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß diese Bän-der (5,8,9,10,11) unterbrochen sind und aus einem Material mit einer großen Reißfestigkeit bestehen, und daß sie gegeneinander längsversetzt sind, so daß sich deren Unter-brechungszonen nicht miteinander decken." Wegen der Patentansprüche 2 bis 4 wird auf die Patentschrift Bezug genommen. Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, der Gegenstand des Streit-patents sei nicht patentfähig, da er sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergebe. Sie beruft sich hierzu auf folgende vorveröffentlichte Druckschriften: DE – AS 24 28 740 (bekanntgemacht 14.10.1976) (D1) US – 3,568,626 (erteilt 9.3.1971) (D2) US – 3,282,057 (erteilt 1.11.1966) (D3) Ihr Vorbringen, das Patent offenbare die Erfindung nicht so deutlich und vollstän-dig, daß ein Fachmann sie ausführen könne, hat die Klägerin in der Verhandlung nicht aufrechterhalten. Sie hat ebenso erklärt, die Klage richte sich nur gegen An-spruch 1 des Streitpatents. - 4 - Die Klägerin beantragt, das Streitpatent im Umfang seines Patentanspruchs 1 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutsch-land für nichtig zu erklären, auch im Hinblick auf den gestell-ten Hilfsantrag. Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen. Hilfsweise verteidigt sie Patentanspruch 1 in folgender Fassung: "1. Material zum Anzeigen von unterirdischen Kanalisatio-nen, wobei ein Träger (1,12) mit einer geringen Reißfestig-keit wenigstens zwei geradlinigen Bändern (5,8,9,10,11) zugeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß diese Bän-der (5,8,9,10,11) unterbrochen sind und aus einem Material mit einer großen Reißfestigkeit bestehen, und daß sie gegeneinander längsversetzt sind, so daß sich deren Unter-brechungszonen nicht miteinander decken und daß der Trä-ger aus Plastikmaterial gebildet ist, auf welchem zwei Strei-fen (3) aus Plastikmaterial befestigt sind, welche zwei Auf-nahmen (4) begrenzen, die zur Aufnahme von unterbroche-nen, in diesen Aufnahmen frei angeordneten Bändern (5) dienen." Die Beklagte tritt den Ausführungen des Klägers in allen Punkten entgegen und hält das Streitpatent im angegriffenen Umfang für patentfähig, zumindest in der hilfsweise beschränkt verteidigten Fassung. - 5 - Entscheidungsgründe: Die Teilnichtigkeitsklage, mit der gegenüber Anspruch 1 des Streitpatents der in Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Absatz 1 lit a EPÜ iVm Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPÜ vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist sowohl hinsichtlich der erteilten wie auch der hilfsweise beschränkten Fassung dieses Anspruchs begründet. Über die Ansprüche 2 bis 4 hatte der Senat nicht zu entscheiden, da sie der Kla-geantrag nicht erfaßt. Dies trifft allerdings nicht auf den ursprünglich mit der Klage angekündigten Antrag zu ("zumindest im Umfang des Patentanspruchs 1 zu wider-rufen"), welcher als unbegrenzter Angriff auf das Streitpatent auszulegen ist. Daher liegt insoweit eine teilweise Klagerücknahme vor. I. Das Streitpatent betrifft nach der deutschen Übersetzung in der europäischen Patentschrift ein "Material zum Anzeigen von unterirdischen Kanalisationen". Nach der Beschreibungseinleitung sei es bekannt, auf unterirdischen Rohrleitungen Materialien anzubringen, die die Anzeige ihres Vorhandenseins bei Grabungsar-beiten erleichtern. Diese Materialien besäßen häufig die Gestalt von Gittern, die aus einem Kunststoff hergestellt seien. Aus der FR-A 2 384 427 sei auch bekannt, Gitter mit Elementen zu verbinden, die die Gestalt von durchgehenden, geradlini-gen Bändern besäßen, von denen manche einen Dehnungs- und Bruchwiderstand besäßen, der sich von dem der Gitter unterscheide. Diese Verbindung, die dazu diene, um die Anzeige des Vorhandenseins bei Grabungsarbeiten zu erleichtern, wenn diese anhand eines Löffelbaggers ausgeführt würden, ermögliche nicht immer die Erreichung dieses Ziels. Die Erfahrung zeige in der Tat, daß die Stücke des vom Löffelbagger herausgerissenen Markierungsbandes beim Reißen der Git-ter und Markierungsbänder in dem herausgeschaufelten Material verschwänden, und die Bänder, die an den Seitenwänden der Grabung hängenblieben, ungese-hen bleiben könnten. Ungesehen blieben die Bänder auch bei Grabungsarbeiten - 6 - in lockerem Erdreich, das allein nachrutsche und die beiden Enden jedes Markie-rungsbandes verdecke. Schließlich könne der Löffelbagger die mit den Gittern ver-bundenen Markierungsbänder sauber abtrennen; damit sehe der Fahrer die Mar-kierungsbänder weder an den Seitenrändern des Aushubs, noch in dem Material, das sich in dem Baggerlöffel befände. Trotz ihrer Vorteile böten die mit den Gittern verbundenen längsgerichteten Markierungsstreifen somit keine systematische Garantie einer eindeutigen Markierung der Rohrleitungen bei der Durchführung von Grabungsarbeiten. Diesen Nachteil beseitige die Erfindung. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in der deutschen Überset-zung des Patentanspruchs 1 gemäß Patentschrift (Hauptantrag) ein Material zum Anzeigen von unterirdischen Kanalisationen mit folgenden Merkmalen vor, wobei in der maßgeblichen französischen Fassung die Merkmale 4 und 6 als kennzeich-nend bezeichnet werden und die Merkmale 1,2,3 und 5 den Oberbegriff bilden: (1) Das Material weist einen Träger auf. (2) Der Träger besitzt eine geringe Reißfestigkeit. (3) Dem Träger sind wenigstens zwei geradlinige Bänder zugeordnet. (4) Die Bänder sind unterbrochen. (5) Die Bänder bestehen aus einem Material mit einer gro-ßen Reißfestigkeit. (6) Die Bänder sind gegeneinander längsversetzt, so daß sich deren Unterbrechungszonen nicht miteinander dek-ken. Das Material nach dem verteidigten Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag weist zusätzlich folgende Merkmale auf: (7) Der Träger ist aus Plastikmaterial gebildet. (8) Auf dem Träger sind zwei Streifen aus Plastikmaterial befestigt, welche zwei Aufnahmen begrenzen. - 7 - (9) Die zwei Aufnahmen dienen zur Aufnahme von (unter-brochenen,) in diesen Aufnahmen frei angeordneten Bändern. II. Das Material zum Anzeigen von unterirdischen Kanalisationen nach den Patent-ansprüchen 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag ist zwar neu (von der Klägerin wäh-rend der mündlichen Verhandlung nicht mehr bestritten), es beruht jedoch für den Fachmann - einen Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Bauwesen, insbesondere Tief-bauwesen, der Kenntnisse über die mechanischen Eigenschaften von Kunststof-fen und deren Verarbeitung besitzt sowie mit den Problemen der Auffindung von im Erdreich vergrabenen Rohren und Leitungen vertraut ist - ausgehend von dem aus der DE-AS 24 28 740 entnehmbaren Stand der Technik im Zusammenhang mit den in der US-PS 3 568 626 gegebenen Anregungen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Aus der DE-AS 24 28 740 ist nämlich ein in der Erde oberhalb von Leitungen, Kabeln od. dgl. verlegbarer Warnstreifen (Anspruch 1 Z 4 und 5) und damit ein Material zum Anzeigen für die Markierung von unterirdischen "Kanalisationen" be-kannt, welches mit dem aus der FR-A 2 384 427 bekannten Material vergleichbar ist. Bei dem in den Figuren 1 und 2 dargestellten Ausführungsbeispiel dienen als Träger zwei miteinander verbundene Kunststoffolienbahnen 10 und 11 (Merk-mal 1). Der Träger in Form von Kunststoffolienbahnen 10 und 11 besitzt eine ge-ringere Reißfestigkeit als die ihm wenigstens zwei zugeordneten geradlinigen Bän-der 15 (Fig 1, Anspruch 1 Z 10 und 11 sowie Sp 2 Z 8,9 und 59 bis 63 – Merk-mal 2 und 3). Das Material der geradlinigen Bänder 15 (Fig 1) weist somit gegen-über dem Träger eine große Reißfestigkeit auf (Merkmal 5). Jedoch sind die Bän-der 15 nicht unterbrochen und parallel über die gesamte Länge dem Träger 10,11 zugeordnet. - 8 - Mithin unterscheidet sich das Material nach dem Patentanspruch 1 gemäß Haupt-antrag von diesem bekannten Material durch die im kennzeichnenden Teil ange-gebenen Merkmale 4 und 6, nämlich daß die Bänder unterbrochen und gegeneinander längsversetzt sind, so daß sich deren Unterbrechungszonen nicht miteinander decken. In diesem Unterschied ist eine patentwürdige Substanz nicht gegeben. Denn Anregungen zu einer derartigen Gestaltung der Bänder kann der Fachmann der US-PS 3 568 626 ohne weiteres entnehmen. So sind aus der US-PS 3 568 626 ebenfalls reißfeste Mittel zum Auffinden und Erkennen von unterirdisch verlegten Kabeln oder anderen Versorgungsleitungen bekannt (Sp 1 Z 4,5). Das Material der reißfesten Mittel besteht aus einem Band 15 (Fig 4). Nach dem Ausführungsbeispiel der Figuren 5 und 6 (Sp 2 Z 18 bis 20 und Sp 3 Z 3 bis 10) sind zwei Bänder 15 entsprechend der Figur 4 dicht übereinander angeordnet. Jedes der Bänder 15 besteht aus einer dehnbaren Kunststoffbahn 16, die über zwei Kunststoffschnüre 18,20 gefaltet ist (Fig 4, Sp 2 Z 43 bis 45). Nach der Figur 5 sind die dicht übereinander angeordneten Bän-der 15 in Abschnitte 30, 36 (oberes Band) bzw. 32,34,38 (unteres Band) unterteilt, wodurch die Bänder entsprechend dem Merkmal 4 des Materials nach dem Patentanspruch 1 des Streitpatents unterbrochen sind. Da die Abschnitte 30,36 des oberen Bandes gegenüber den Abschnitten 32,34,38 des unteren Bandes gegeneinander längsversetzt angeordnet sind, sind auch die bekannten Bänder entsprechend dem Merkmal 6 des Materials nach dem Patentanspruch 1 des Streitpatents gegeneinander längsversetzt angeordnet, so daß sich deren Unter-brechungszonen nicht miteinander decken. Mithin kann es auch dahinstehen, ob die Bänder 15 zu einem Verbund 14 vereinigt sind oder ob es sich nur um eine Bezeichnung "Verbund" für zwei frei dicht übereinander verlegbare Bänder han-delt. - 9 - Durch diese unterbrochenen Bänder mit sich nicht miteinander deckenden Unter-brechungszonen wird auch eine mit dem Streitgegenstand vergleichbare eindeu-tige Markierung von Kanalisationen bei der Durchführung von Grabungsarbeiten erzielt (aaO Sp 3, Z 25-32), wie es die mit dem Schriftsatz vom 27.09.2000 als Anlage B4 von der Beklagten eingereichten Abbildung 5 für den Gegenstand des Streitpatents zeigt. Will ein Fachmann die in der Beschreibungseinleitung des Streitpatents aufge-zeigten Nachteile des aus der FR-A 2 384 427 bzw. des aus der DE-AS 24 28 740 bekannten vergleichbaren Materials beseitigen, dann liegt es auf der Hand, den Anregungen aus der US-PS 3 568 626 zu folgen und die parallel verlaufenden, nicht unterbrochenen Bänder zu unterbrechen und die Unterbrechungszonen der Bänder zu versetzen. Mit dieser Vorgehensweise gelangt der Fachmann zur Erzielung der gleichen Wir-kung, nämlich eine eindeutige Markierung von Kanalisationen bei der Durchfüh-rung von Grabungsarbeiten zu erzielen, ohne eigene erfinderische Überlegungen unmittelbar zum Material nach dem Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag. Das Material nach dem Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag ist mithin nicht patentfähig. III. Auch das Material nach dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag ist aus den gleichen Gründen nicht patentfähig. Denn die (vorstehend unter I. aufgezeigten) zusätzlichen Merkmale 7 bis 9 dieses Materials sind bereits aus der DE-AS 24 28 740 bekannt. - 10 - Die den Träger bildenden zwei verbundenen Folienstreifen 10,11 sind Kunststoff-folienstreifen oder -bahnen (Sp 2 Z 22,23). Der Träger ist somit aus Plastikmaterial gebildet (Merkmal 7). Nach der Figur 2 sind die zwei Folienbahnen 10 und 11 in streifenförmigen, in Längsrichtung verlaufenden Bereichen 13 miteinander ver-klebt. Die streifenförmigen Bereiche 13 bilden zwischen sich in Längsrichtung ver-laufende Zwischenräume 14 (Sp 2 Z 55 bis 59). Mithin können entsprechend dem Merkmal 8 der Folienstreifen 10 als Träger und der Folienstreifen 11 als Streifen aus Plastikmaterial bezeichnet werden, die wenigstens zwei Zwischenräume 14 (Aufnahmen) begrenzen. Anstelle eines einzigen Streifens 11 können zur Bildung der Zwischenräume 14 auch wenigstens zwei Streifen mit dem Träger 10 verbun-den werden, was lediglich eine Frage der Herstellung ist. In die zwei Zwischenräu-me 14 (Aufnahmen) ist je ein Kunststoff-Bändchen 15 eingelegt (Sp 2 Z 57 bis 61), welches somit in dem Zwischenraum 14 frei angeordnet ist, wie es auch in der Figur 2 erkennbar ist. Somit bilden entsprechend dem Merkmal 9 die Zwischen-räume 14 mindestens zwei Aufnahmen, die zur Aufnahme von in diesen Aufnah-men frei angeordneten Bändern dienen. Die Angabe "unterbrochenen" im Merkmal 9 ist kein weiteres Unterscheidungs-merkmal, sondern lediglich eine Wiederholung des Merkmals 4 nach dem Patent-anspruch 1 gemäß Hauptantrag. IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO. Bei der verhältnismäßigen Teilung war zu berücksichtigen, daß die Klägerin die Klage (vor Verhandlung zur Sache und Antragstellung) teilweise zurückgenommen - 11 - hat, im übrigen die Beklagte (mit einem verminderten Gegenstandswert) unterle-gen ist. Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs 1 PatG iVm § 709 ZPO. Meinhardt Schmidt Dr. Mayer Gutermuth Dr. Kaminski Fa

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