ECLI:DE:BPatG:2022:120922B2Ni41.16EP.0
BUNDESPATENTGERICHT
2 Ni 41/16 (EP)
KoF 137/21
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Patentnichtigkeitssache
…
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betreffend das europäische Patent …
(…)
(hier: Kostenfestsetzung)
hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am
12. September 2022 durch die Vorsitzende Richterin Hartlieb sowie die Richter
Dr. Himmelmann und Dr. Harth
beschlossen:
1. Die Erinnerung der Beklagten wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Beklagte.
3. Der Wert des Erinnerungsverfahrens wird auf 11.095,60 € festgesetzt.
G r ü n d e
I.
Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 9. September 2021 Kostenfestsetzung
beantragt. Sie hat unter anderem die Erstattung von Doppelvertretungskosten
geltend gemacht und dies mit Schriftsatz vom 19. November 2021 näher begründet.
Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 31. Januar 2022 hat die Rechtspflegerin die
von der Klägerin an die Beklagte zu erstattenden Kosten auf 157.431,67 €
festgesetzt und den weitergehenden Antrag der Beklagten zurückgewiesen. Nach
den Entscheidungen X ZB 11/12 und X ZB 6/12 des Bundesgerichtshofs sei es im
Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht bei einem das Streitpatent
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betreffenden parallel anhängigen Verletzungsprozess aufgrund der engen
Verknüpfung beider Verfahren für die Partei erforderlich, die enge Abstimmung
zwischen beiden Verfahren zu sichern, was durch die Mitwirkung des
Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren gewährleistet werde. Im vorliegenden
Verfahren seien aus dem Streitpatent parallel zum Nichtigkeitsverfahren das
Verletzungsverfahren 2 O 252/11 vor dem Landgericht Mannheim sowie das
dazugehörige Berufungsverfahren 6 U 14/12 vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe
und das letztinstanzliche Verfahren X ZR 31/17 vor dem Bundesgerichtshof
anhängig gewesen. Parteien dieser Verfahren seien die Beklagte und ein
Schwesterunternehmen der Klägerin gewesen. Außerdem seien wegen Verletzung
des deutschen Teils des EP 1 746 444 B1 zwischen denselben Parteien
Verletzungsverfahren anhängig gewesen, und zwar vor dem Landgericht Mannheim
unter dem Aktenzeichen 2 O 63/11, dem Oberlandesgericht Karlsruhe unter dem
Aktenzeichen 6 U 13/12 und vor dem Bundesgerichtshof unter dem Aktenzeichen
X ZR 30/17. Die Parteien dieses Verfahrens hätten insoweit die Vertretung durch
einen Patent- und einen Rechtsanwalt wählen dürfen.
Allerdings seien die o. a. Verletzungsverfahren letztlich durch Beschlüsse des
Bundesgerichtshofs vom 13. März 2018 beendet worden. Somit hätten die
Voraussetzungen für die Erstattungsfähigkeit der Doppelvertretungskosten zum
Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht am
27. September 2018 nicht mehr vorgelegen. Es habe keine Notwendigkeit mehr
bestanden, das Nichtigkeits- und die Verletzungsverfahren zu koordinieren. Mithin
seien die Verfahrensgebühr des Rechtsanwalts in I. Instanz und die
Auslagenpauschale erstattungsfähig, nicht jedoch die Terminsgebühr und das
Tagegeld anlässlich des Termins zur mündlichen Verhandlung. In diesem
Zusammenhang sei auf die Entscheidung des 5. Senats des Bundespatentgerichts
vom 8. August 2019 (5 Ni 17/16 (EP)) und auf die Beschlüsse des BGH vom
18. Dezember 2012 (X ZB 11/12, GRUR 2013, 427; X ZB 6/12, GRUR 2013, 430)
zu verweisen.
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Gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 31. Januar 2022 hat die Beklagte mit
Schriftsatz vom 8. März 2022 Erinnerung eingelegt und zur Begründung
vorgetragen, die Klägerin des Nichtigkeitsverfahrens, die mit der Beklagten des
Verletzungsverfahrens, der 3… GmbH, konzernverbunden sei, habe
die Nichtigkeitsklage nur zu dem Zweck erhoben, um der Beklagten des
Verletzungsverfahrens ein Restitutionsverfahren gegen das rechtskräftige Urteil in
dem Verletzungsverfahren zu ermöglichen. Das Nichtigkeitsverfahren der Klägerin
habe allein der Vorbereitung eines Restitutionsverfahrens gedient, also der
Wiederaufnahme des Verletzungsverfahrens durch die konzernverbundene 3…
GmbH. Um sicherzustellen, dass eine mögliche Änderung des
Streitpatents (möglichst) nicht dazu führe, dass die angegriffene Ausführungsform
nicht mehr in den Schutzbereich des Streitpatents falle, sei es zum Zeitpunkt der
mündlichen Verhandlung I. Instanz in dem Nichtigkeitsverfahren erforderlich
gewesen, dass der Rechtsanwalt an dieser Verhandlung teilgenommen habe. Es
sei deshalb notwendig gewesen, dass der Rechtsanwalt während des gesamten
Nichtigkeitsverfahrens ein mögliches Restitutionsverfahren im Blick behalten habe.
Die Drohung mit einem Restitutionsverfahren sei mit einem noch nicht rechtskräftig
abgeschlossenen Verletzungsverfahren vergleichbar. Wie während eines parallelen
Verletzungsverfahrens habe auch hier die Nichtigkeitsklage dazu gedient, das
Verletzungsverfahren im Sinn des Nichtigkeitsklägers bzw. eines
konzernverbundenen Unternehmens zu beeinflussen. Es habe deshalb
Abstimmungsbedarf bestanden zwischen dem Vorbringen der Beklagten in dem
Nichtigkeitsverfahren und dem drohenden Restitutionsverfahren.
Mit Schreiben vom 18. März 2022 hat die Rechtspflegerin darauf hingewiesen, dass
schon mehrfach entschieden worden sei, dass eine Erstattungsfähigkeit von
Doppelvertretungskosten wegen einer drohenden Restitutionsklage nicht in Betracht
komme. Der Ausgang eines Nichtigkeitsverfahrens sei ebenso ungewiss wie der
Umstand, ob überhaupt Restitutionsklage erhoben werde. Eine rein vorsorgliche
Doppelvertretung sei nicht gerechtfertigt und könne kostenrechtlich nicht zu Lasten der
unterlegenen Partei gehen.
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Mit Schriftsatz vom 30. März 2022 hat die Beklagte an ihrer Auffassung fest
gehalten und vorgetragen, hier bestehe ein seltenes Konglomerat von drei
verschiedenen Verfahren über insgesamt sieben Instanzen.
Die Erinnerungsführerin und Beklagte beantragt
in Abänderung des Kostenfestsetzungsbeschlusses die Terminsgebühr und
das Tagegeld des Rechtsanwalts in I. Instanz als von der Klägerin an die
Beklagte zu erstattende Kosten festzusetzen.
Die Erinnerungsgegnerin und Klägerin beantragt mit Schriftsatz vom 4. Mai 2022
sinngemäß
die Erinnerung der Beklagten zurückzuweisen.
Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen, was den Parteien mit
Schreiben vom 18. Mai 2022 mitgeteilt worden ist, und hat die Erinnerung dem
Senat vorgelegt.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.
II.
Die nach § 23 Abs. 1 Nr. 12, Abs. 2 RPflG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2
Halbsatz 2 PatG, § 104 ZPO statthafte Erinnerung ist zulässig, aber unbegründet.
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Beschluss vom
18. Dezember 2012, X ZB 11/12 – Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren, juris,
Leitsatz 3 und Rn. 26; Beschluss vom 18. Dezember 2012, X ZB 6/12, juris,
Orientierungssatz 1 und Rn. 26) ist die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben
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einem Patentanwalt typischerweise als zur zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1
Satz 1 ZPO anzusehen, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das
Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig ist, an dem die
betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist.
Die das Streitpatent betreffenden Verletzungsklagen sind nach den Angaben der
Beklagten in ihrem Schriftsatz vom 19. November 2021 jeweils am 13. März 2018
durch Zurückweisung von Nichtzulassungsbeschwerden mit Beschlüssen des
Bundesgerichtshofs mit den Aktenzeichen X ZR 31/17 und X ZR 30/17 beendet
worden, weshalb mit dem Nichtigkeitsverfahren 2 Ni 41/16 (EP), das am
27. September 2018 mündlich verhandelt worden ist, nicht zeitgleich ein das
Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig war und deshalb nicht
nach der zitierten Rechtsprechung des BGH die Zuziehung eines Rechtsanwalts
neben einem Patentanwalt als zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung
notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzusehen war.
Zwar können Doppelvertretungskosten erstattungsfähig sein, wenn eine mit den
Besonderheiten des Verletzungsverfahrens vergleichbare Situation vorliegt
(Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 9. Aufl. 2020, § 91 Rn. 91). Der Senat hält
aber die Drohung mit einem Restitutionsverfahren nicht mit einem noch nicht
rechtskräftig abgeschlossenen Verletzungsverfahren für vergleichbar.
Der erkennende Senat hat mit Beschluss vom 5. April 2011 (2 ZA (pat) 68/09, juris,
Rn. 22) ausgeführt:
„[Z]war [war] zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtigkeitsklage … zwischen den
Parteien des Nichtigkeitsverfahrens ein Verletzungsverfahren anhängig …,
infolge der Beendigung des Verletzungsprozesses durch rechtskräftiges Urteil
… jedoch nicht (mehr) zum für die Terminsgebühr … relevanten Zeitpunkt der
mündlichen Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren ... [N]ach Auffassung des
Senats [ist] aus Billigkeitserwägungen neben der Verfahrens- und
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Terminsgebühr für den beauftragten Anwalt in Bezug auf den mitwirkenden
Anwalt nur eine Gebühr, nämlich die Verfahrensgebühr, anzuerkennen ...
Maßgebend hierfür ist, dass mit Beendigung des Verletzungsprozesses durch
rechtskräftiges Urteil … in Bezug auf die mündliche Verhandlung im
Nichtigkeitsverfahren … erkennbar keinerlei Abstimmungsbedarf mehr zwischen
Patent- und Rechtsanwalt bestand. Eine Doppelvertretung durch Rechts- und
Patentanwalt in der mündlichen Nichtigkeitsverhandlung war … auch unter
Zugrundelegung einer insoweit gebotenen ex-ante Beurteilung nicht mehr
notwendig i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO, so dass in Anbetracht der beiden Parteien
obliegenden Verpflichtung, die Kosten des Verfahrens möglichst niedrig zu
halten …, die in der mündlichen Verhandlung angefallene Terminsgebühr für
den … mitwirkenden Anwalt nicht mehr als erstattungsfähig anerkannt werden
kann.“
Dieser Rechtsauffassung, an der der erkennende Senat festhält, hat sich der
5. Senat des BPatG (Beschluss vom 8. August 2019, 5 Ni 17/16 (EP), juris, Rn. 14)
angeschlossen und ausgeführt:
„Ist das Verletzungsverfahren … abgeschlossen, so bestehen … besondere…
Anforderungen, die eine Abstimmung beider Verfahren auch in der mündlichen
Verhandlung bedingen, nicht mehr, so dass eine Terminsgebühr für den
Rechtsanwalt neben einem Patentanwalt nicht zu den notwendigen Kosten des
Rechtsstreits zählt.“
Schon zuvor hatte der 5. Senat des BPatG (Beschluss vom 8. August 2018,
5 ZA (pat) 34/18, juris, Rn. 16, 17) entschieden:
„Die Mitwirkung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt ist
typischerweise als notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzusehen,
wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender
Verletzungsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr
wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist (vgl. BGH Rn. 26 –
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Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren). Hintergrund dieser Rechtsprechung
ist in erster Linie ein sich aus der gleichzeitigen Anhängigkeit eines
Verletzungsrechtsstreits und einer dasselbe Patent betreffenden
Nichtigkeitsklage ergebender Abstimmungsbedarf im Hinblick auf das
Vorbringen der Partei in beiden Verfahren und die Auswahl der in Betracht
kommenden Angriffs- oder Verteidigungsstrategien, um ein idealerweise
widerspruchsfreies Vorgehen in beiden Verfahren zu ermöglichen (BGH, Rn. 30
– Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren).
Die Voraussetzungen, nach denen den Klägerinnen die Terminsgebühr für den
mitwirkenden Rechtsanwalt zu erstatten sind, liegen jedoch nicht vor, da im
Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung … die gegen die Klägerinnen geführten
Verletzungsprozesse aus dem Streitpatent bereits … abgeschlossen waren. Die
Urteile des OLG Münchens … hatten Rechtskraft erlangt ... Ein weiterhin
bestehender Abstimmungsbedarf ist … nicht erkennbar, so dass die
Terminsgebühr nicht als kostenrechtlich objektiv erforderlich und geeignet
erscheinende Maßnahme zur Rechtsverfolgung anzuerkennen ist.“
Der 4. Senat des BPatG (Beschluss vom 5. Mai 2017, 4 ZA (pat) 8/17, juris, Rn. 11)
hat entschieden:
„[D]ie Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren [ist] dann
angezeigt, wenn aufgrund eines parallelen Verletzungsverfahrens besondere
Anforderungen einen Abstimmungsbedarf generieren. Dies kann aber nur dann
der Fall sein, wenn das Verletzungsverfahren noch anhängig ist. Da vorliegend
das Verletzungsverfahren zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung … bereits
rechtskräftig abgeschlossen war, bestand zu diesem Zeitpunkt kein Erfordernis
mehr, Angriffs- und Verteidigungsstrategien abzustimmen. Die Möglichkeit der
Erhebung einer Restitutionsklage nach § 580 Nr. 6 ZPO stellt keine besondere
Verteidigungsstrategie des Nichtigkeitsverfahrens dar; sie ist immer dann
möglich, wenn das Patent, auf das sich eine im Zivilverfahren rechtskräftig
festgestellte Verletzung gründet, im Nichtigkeitsverfahren keinen Bestand hat.
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Dies erfordert aber keine besondere Abstimmung hinsichtlich des Angriffs bzw.
der Verteidigung in der mündlichen Verhandlung des Nichtigkeitsverfahrens.“
Ähnlich hat sich der 6. Senat des BPatG (Beschluss vom 17. Juli 2019,
6 ZA (pat) 43/18, juris, Rn. 27) geäußert.
Angesichts dieser einhelligen und überzeugenden Rechtsprechung ist die Drohung
mit einem Restitutionsverfahren nicht mit einem noch nicht rechtskräftig
abgeschlossenen Verletzungsverfahren vergleichbar, weshalb die Erinnerung der
Beklagten vom 8. März 2022 gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom
31. Januar 2022 zurückzuweisen ist.
III.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 97 Abs. 2 ZPO.
Der Wert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus dem mit der Erinnerung zur
Überprüfung gestellten Betrag.
Hartlieb Dr. Himmelmann Dr. Harth
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