BPatG 25308.05BUNDESPATENTGERICHTIM NAMEN DES VOLKES2 Ni 42/07(Aktenzeichen)URTEIL Verkündet am6. August 2009…In der Patentnichtigkeitssache…- 2 -…betreffend das deutsche Patent 197 18 513hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 6. August 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl sowie der Richter Gutermuth, Dipl.-Phys. Lokys, Dipl.-Phys. Brandt und Dipl.-Phys. Dipl.-Wirt.-Phys. Mailefür Recht erkannt:1. Das Patent 197 18 513 wird im Umfang des Patentanspruchs 1 und des Patentanspruchs 6, soweit dieser auf Patentan-spruch 1 zurückbezogen ist, für nichtig erklärt.2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.TatbestandDie Beklagte ist Inhaberin des am 2. Mai 1997 angemeldeten deutschen Patents DE 197 18 513 (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Vorrichtung zur Erzeugung akustischer Stoßwellen, insbesondere für die medizinische Anwendung“. Es um-fasst 8 Patentansprüche, von denen die mit der Teilnichtigkeitsklage angegriffenen Patentansprüche 1 und 6 folgenden Wortlaut haben:„1. Vorrichtung zur Erzeugung akustischer Stoßwellen, insbeson-dere für die medizinische Anwendung,- 3 -mit zwei Elektroden, die in einem Flüssigkeitsvolumen eine Fun-kenentladungsstrecke bilden, undmit einem Reflektor für die bei der Funkenentladung erzeugten akustischen Stoßwellen,dadurch gekennzeichnet, dassdas Flüssigkeitsvolumen (20) durch den Reflektor (10) und eine die offene Stirnfläche des Reflektors (10) abschließende Koppel-membran (16) vollständig druckdicht eingeschlossen ist.“„6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,dadurch gekennzeichnet, dass die in dem Flüssigkeitsvolumen (20) eingeschlossene Flüssigkeit wenigstens einen die Leitfähigkeit verbessernden Zusatz und/oder wenigstens einen die Rekombination von Knallgas als Katalysator fördernden Zusatz enthält.“Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, der Gegenstand des Streit-patents sei, soweit angegriffen gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfä-hig. Er sei nicht neu, beruhe aber jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätig-keit. Die Klägerin stützt ihre Nichtigkeitsklage auf folgende vorveröffentlichte DruckschriftenD1 US 4 905 674,D2 US 4 934 353 undD3 deutsche Auslegeschrift 1 277 716.- 4 -Weiter trägt die Klägerin vor, das Streitpatent sei während des Erteilungsverfah-rens in Anspruch 1 unzulässig erweitert worden, zum einen um das Merkmal„..dass das Flüssigkeitsvolumen (2) durch den Reflektor (10) und eine die offene Stirnfläche des Reflektors (10) abschließende Koppelmembran vollständig druckfest abgeschlossen ist.“sowie zum anderen durch Weglassen des ursprünglichen Merkmals„.. dass der Reflektor (10) aus einem elektrisch leitenden Material besteht und dass der Strom zu einer der Elektroden (14) über den Reflektor zugeführt wird."Schließlich sei die Lehre des Anspruchs 1 im Hinblick auf das Merkmal “vollstän-dig druckdicht“ für den Fachmann nicht ausführbar; von einer möglichen Ausle-gung durch den Fachmann im Sinne von „flüssigkeitsdicht“ könne man nicht aus-gehen.Die Klägerin beantragt,das Patent 197 18 513 im Umfang des Patentanspruchs 1 und des Patentanspruchs 6, soweit dieser auf den Patentanspruch 1 zu-rückbezogen ist, für nichtig zu erklären.Die Beklagte beantragt,die Klage abzuweisen;hilfsweise beantragt sie, dem kennzeichnenden Merkmal des angegriffenen Pa-tentanspruchs 1 folgende Fassung zu geben:- 5 -„…dass das Flüssigkeitsvolumen (20) durch den Reflektor (10) und eine die offene Stirnfläche des Reflektors (10) abschließende Koppelmembran (16) vollständig druckdicht, dabei unter Auslas-sung von Anschlüssen an ein externes Kreislaufsystem, einge-schlossen ist.“Die Klägerin beantragt,das Streitpatent auch insoweit für nichtig zu erklären.Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält das Streitpatent, zumindest in seiner hilfsweise beschränkten Fassung, für patentfähig. Die weiter geltend gemachten Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Erweiterung und fehlender Ausführbarkeit lägen nicht vor.Zur Stützung ihres Vorbringens bezieht sie sich auf die DruckschriftenEP 0 590 177 A1 undUS 5 047 685.EntscheidungsgründeDie Klage, mit der unter anderem der in § 22 Abs. 2 i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist zulässig und insoweit im Umfang des Angriffs auch begründet. Aus die-sem Grunde kommt es auf die weiter geltend gemachten Nichtigkeitsgründe ge-mäß §§ 21 Abs. 1 Nr. 2 und 4, § 22 PatG nicht an. Die hilfsweise Beschränkung von Anspruch 1 führt ebenfalls nicht zur Patentfähigkeit des Streitpatents, soweit dies angegriffen ist.- 6 -I.1) Ausweislich der Beschreibungseinleitung des Streitpatents betrifft die Erfin-dung eine Vorrichtung zur Erzeugung akustischer Stoßwellen, insbesondere für die medizinische Anwendung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 (vgl. Streitpatent Spalte 1, Abs. 1).Zum Zertrümmern von Konkrementen im menschlichen Körper, zur Behandlung von Weichteilbeschwerden, zur Nervenstimulation und zur Behandlung von Kno-chenleiden werden akustische Stoßwellen verwendet. Bei Lithotriptern wird in ei-ner Flüssigkeit eine elektrische Funkenentladung zwischen zwei Elektroden er-zeugt. Die Funkenentladung verursacht Stoßwellen in der Flüssigkeit, die mittels eines Reflektors auf den zu behandelnden Zielbereich fokussiert werden. Um die in der Flüssigkeit erzeugten Stoßwellen in das menschliche Gewebe einzukop-peln, ist das Flüssigkeitsvolumen durch eine Koppelmembran abgeschlossen, die mit der Oberfläche des menschlichen Körpers in Berührung gebracht wird (vgl. Streitpatent Abs. 2).Da die Funkenentladung stets mit einem Materialabtrag an den Elektroden ver-bunden ist, haben die Elektroden nur eine relativ kurze Lebensdauer, vgl. Streit-patent Sp. 1, Zeile 22 ff.). An die Elektroden werden 12.000 Volt bis 30.000 Volt angelegt, um die Funkenentladung auszulösen (vgl. z. B. vgl. Druckschrift D2, Spalte 1 Abs. 2).Diese hohe Spannung führt zu starker Erosion der Elektroden, so dass die Elekt-roden häufig ausgetauscht werden müssen, auch während einer Nierensteinzer-trümmerung, die bis zu einer Stunde dauern kann.2) Daher liegt der Erfindung als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung der eingangs genannten Gattung so zu verbessern, dass diese Vor-richtung weniger Platz in Anspruch nimmt und ein schnelles und einfaches Aus-- 7 -wechseln bei Verschleiß der Elektroden möglich ist (vgl. Streitpatent Spalte 1, Zn. 48 bis 52).3) Dieses Problem wird durch eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen des er-teilten Anspruchs 1 gelöst;1. Vorrichtung zur Erzeugung akustischer Stoßwellen, insbesondere für die medizinische Anwendung,2. mit zwei Elektroden, die in einem Flüssigkeitsvolumen eine Funkenentladungsstrecke bilden, und3. mit einem Reflektor für die bei der Funkenentladung erzeug-ten akustischen Stoßwellen,dadurch gekennzeichnet, dass4. das Flüssigkeitsvolumen durch den Reflektor und eine die of-fene Stirnfläche des Reflektors abschließende Koppelmemb-ran vollständig druckdicht eingeschlossen ist.Patentanspruch 6 enthält zusätzlich das kennzeichnende Merkmal5. dass die in dem Flüssigkeitsvolumen eingeschlossene Flüssigkeit wenigstens einen die Leitfähigkeit verbessernden Zusatz und/oder wenigstens einen die Rekombination von Knallgas als Katalysator fördernden Zusatz enthält.Bei dieser Lösung ist es wesentlich, dass das Flüssigkeitsvolumen durch den Re-flektor und eine die offene Stirnfläche des Reflektors abschließende Koppelmemb-ran vollständig druckdicht eingeschlossen ist. Dabei ist der erteilte Patentan-- 8 -spruch 1 so auszulegen, dass das Flüssigkeitsvolumen vollständig bis zum Verschleiß der Elektroden druckdicht eingeschlossen ist.II.1) Die Lehre des verteidigten Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist im Hin-blick auf die Druckschrift D1 nicht neu.Als zuständiger Fachmann ist hier ein berufserfahrener, mit der Entwicklung von Lithotriptern, insbesondere für die medizinische Anwendung, betrauter Diplom-Physiker oder ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik mit Hoch-schulabschluss anzusehen.Die Druckschrift D1 offenbart im Wortlaut des Streitpatents eine- Vorrichtung zur Erzeugung akustischer Stoßwellen, insbeson-dere für die medizinische Anwendung (Lithotripters for the extra-corporeal destruction of kidney stones / Spalte 1, Z. 14f.),- mit zwei Elektroden, die in einem Flüssigkeitsvolumen eine Funkenentladungsstrecke bilden (The reflector is filled with a liquid and is provided with a spark gap at the first focus point of the el-lipsoid / Spalte 1,Z. 21 bis 26 und Spalte 3, Z. 27f.),- mit einem Reflektor für die bei der Funkenentladung erzeugten akustischen Stoßwellen (Lithotripters generally comprise a trun-cated ellipsoidal reflector / Spalte 1, Z. 20 , wobei- das Flüssigkeitsvolumen durch den Reflektor und eine die of-fene Stirnfläche des Reflektors abschließende Koppelmembran vollständig druckdicht eingeschlossen ist (The top of the reflec-tor 10, is closed by a flexible diaphragm 14 to be pressed against the body of a human patient and the reflector is filled with a liquid such as water 16 / vgl. Spalte 2, Zn. 56 bis 62.- 9 -In beiden Varianten der Vorrichtung nach der Druckschrift D1 befinden sich im Flüssigkeitsvolumen (16) von außen auswechselbare Ersatzelektroden (20, 20', 20'', 20a, 20a', 20a''), so dass zum Wechseln von verbrauchten Elektroden das Flüssigkeitsvolumen (16) nicht geöffnet werden muss (vgl. dort die Lithotripter gemäß Figuren 1 bis 3 und den Figuren 5 und 6).Somit nimmt die Druckschrift D1 die Vorrichtung zur Erzeugung akustischer Stoß-wellen gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents neuheitsschädlich vorweg.2) Die Vorrichtung nach dem erteilten Patentanspruch 6 beruht im Hinblick auf die Druckschriften D1 und D3 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des vorste-hend definierten zuständigen Fachmanns.Durch das Vorsehen von Ersatzelektroden in dem Flüssigkeitsvolumen (16) der Vorrichtung nach Druckschrift D1 erkennt der Fachmann bereits schon die Inten-tion, diese Vorrichtung möglichst lange betreiben zu können, ohne das Flüssig-keitsvolumen zu öffnen.In der Druckschrift D3 wird bereits das Problem allseitig eingeschlossener Flüssig-keitsfunkenstrecken angesprochen, weil sich gasförmige Zersetzungsprodukte bil-den, die eine Drucksteigerung in dem umschlossenen Raum erzeugen und gleich-zeitig dämpfend auf die Schallausbreitung wirken, so dass die Schallausbeutenach kurzer Betriebszeit merklich absinkt und die Funkenstrecke schließlich un-brauchbar wird (vgl. dort die Problemstellung gemäß Spalte 1, Zn. 33 bis 43).Zur Lösung dieses Problems wird in der Druckschrift D3 vorgeschlagen, dassdie in dem Flüssigkeitsvolumen eingeschlossene Flüssigkeit (Flüssigkeit 2) wenigstens einen die Leitfähigkeit verbessernden Zusatz (Zur Erzeugung eines besonders langen Funkens können feine leitfähige Teilchen, wie Graphit in der Flüssigkeit verteilt werden / vgl. dort Ansprüche 10 und 11 bzw. Spalte 3, Zn. 40 bis - 10 -44) und/oder wenigstens einen die Rekombination von Knallgas als Katalysator fördernden Zusatz enthält (In der Flüssigkeit 2 der Funkenkammer ist Platinmohr als Katalysator vorhanden, um das Knallgas sofort wieder in Wasser zurückzuverwandeln / vgl. dort Anspruch 1 bzw. Spalte 3, Zn. 62 bis 65).Somit beruht die Lehre des auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen An-spruchs 6 im Hinblick auf den Stand der Technik gemäß den Druckschriften D1 und D3 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns, weil der Fachmann aus der Druckschrift D3 die Anregung erhält, einer in einem Flüs-sigkeitsvolumen eingeschlossenen Flüssigkeit einer Funkenstrecke nach der Druckschrift D1 die Zusätze gemäß erteiltem Patentanspruch 6 hinzuzufügen, um eine längere Lebensdauer der Funkenstrecke zu erreichen.Daher sind die Lehren der erteilten Patentansprüche 1 und 6 nach Hauptantrag nicht rechtsbeständig.3) Bei der Lehre des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag wird das Problem ge-löst durch die dortigen Merkmale, wobei es bei dieser Lösung weiter wesentlich ist, dass der druckdichte Einschluss des Flüssigkeitsvolumens durch Reflektor und abschließende Koppelmembran unter Auslassung von Anschlüssen an ein exter-nes Kreislaufsystem erfolgt; somit kommt noch eine Randbedingung zur Lehre des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag hinzu, dass nämlich dessen Lehre unter Auslassung von Anschlüssen an ein externes Kreislaufsystem ausgeführt wird.Diese Randbedingung vermag eine erfinderische Tätigkeit nicht zu begründen, weil schon bei der Vorrichtung (Lithotripter) gemäß der Druckschrift D1 das Flüs-sigkeitsvolumen nach oben vorgewölbt ist (vgl. dort Figur 1 mit zugehöriger Be-schreibung in Spalte 2 Zn. 56 bis 59) und somit zwangsläufig über Ventile befüllt werden muss. Es liegt aber im Rahmen üblicher fachmännischer Tätigkeit, durch Schließen der Ventile die Vorrichtung (Lithotripter) vom externen Kreislaufsystem zu trennen, zumal auch beim Streitpatent bei der werkseitigen Aufarbeitung von - 11 -verbrauchten Vorrichtungen (vgl. Streitpatent Spalte 4, Zn. 24 bis 27) diese über Ventile an externe Kreislaufsysteme angeschlossen werden müssen.Somit beruht die Lehre des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag nicht auf einer er-finderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns und ist daher nicht patentfähig.Bei dieser Sachlage war das Streitpatent im angegriffenen Umfang der Ansprü-che 1 und 6 für teilnichtig zu erklären.III.Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtstreits gemäß §§ 84 Abs. 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m § 91 Abs. 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 99 Abs. 1 PatG, § 709 ZPO.Sredl Gutermuth Lokys Brandt Maileprö
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