2 Ni 46/04 (EU) - 2. Senat (Nichtigkeit)

BPatG 253 08.05 BUNDESPATENTGERICHT IM NAMEN DES VOLKES 2 Ni 46/04 (EU) (Aktenzeichen) URTEIL Verkündet am 1. Dezember 2005 … In der Patentnichtigkeitssache … - 2 - betreffend das europäische Patent 0 752 150 (DE 694 13 259) hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 1. Dezember 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzen-den Richters Meinhardt sowie der Richter Dipl.-Ing. Dr. Meinel, Dipl.-Phys. Dr. Gottschalk, Gutermuth und Dipl.-Phys. Lokys für Recht erkannt 1. Das europäische Patent 0 752 150 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 1 bis 4 für nichtig erklärt. 2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. 3. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Hö-he von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig voll-streckbar. Tatbestand Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 30. März 1994 unter Inanspruch-nahme der Priorität der Voranmeldung 9403723 in Frankreich vom 24. März 1994 angemeldeten, u. a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten eu-ropäischen Patents 0 752 150 (Streitpatent), das „einen Schmiedestahlkörper mit einem nichtkreisförmigen Schnitt enthaltende Kernbrennstoffelementverpackung“ betrifft und vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 694 13 259 geführt wird. Die allein angegriffenen Patentansprüche 1 bis 4 des Streitpatents haben in der Verfahrenssprache Französisch folgenden Wortlaut: „1. Emballage pour assemblages combustibles nucléaires, comprenant un corps cylindrique épais en acier forgé délimi-tant une cavité pour y loger lesdits assemblages combustibles - 3 - nucléaires, ladite cavité étant optionnellement hermétiquement fermée à ses deux extrémités par des bouchons également métalliques, caractérisé en ce que la section droite du corps cylindrique est non circulaire. 2. Emballage selon la revendication 1, caractérisé en ce que la section droite non circulaire est constituée à partir d´une cou-ronne circulaire dans laquelle on réalise un ou plusieurs méplats sur ses périmètres extérieur et intérieur. 3. Emballage selon la revendication 2, caractérisé en ce que les méplats ont une disposition symétrique sur les périmètres ex-térieur et intérieur et que lesdits méplats sur le périmètre exté-rieur et sur le périmètre intérieur se font face. 4. Emballage selon la revendication 3, caractérisé en ce que les méplats sont au nombre des 2, 4 ou 6 et que dans ces deux derniers cas le périmètre extérieur ou intérieur de la couronne a la fomre d´un carré ou d´un rectangle (quand il y a 4 méplats) ou d´un hexagone (quand il y a 6 méplats) aux angles arrondis.“ In der deutschen Übersetzung der Streitpatentschrift lauten die angegriffenen Pa-tentansprüche 1 bis 4 wie folgt: „1. Verpackung für Kernbrennstoffelemente, umfassend einen di-cken zylinderförmigen Körper aus Schmiedstahl, der einen Hohlraum abgrenzt, in den die Kernbrennstoffelemente ein-gelagert werden sollen, wobei der Hohlraum auf Wunsch an seinen beiden Enden durch ebenfalls metallische Stopfen ver-schließbar ist, - 4 - dadurch gekennzeichnet, dass der Querschnitt des zylinder-förmigen Körpers nichtkreisförmig ist. 2. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der nichtkreisförmige Querschnitt aus einem Ringkreis gebildet ist, auf dessen Außen- und Innenumfang eine oder mehrere Abflachungen realisiert werden. 3. Verpackung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Abflachungen symmetrisch auf dem Außen- und In-nenumfang angeordnet sind und die Abflachungen auf dem Außen- und Innenumfang einander gegenüberliegen. 4. Verpackung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass 2, 4 oder 6 Abflachungen vorgesehen sind und der Au-ßen- oder Innenumfang in den beiden letzten Fällen die Form eines Vierecks oder eines Rechtecks (bei 4 Abflachungen) oder eines Sechsecks (bei 6 Abflachungen) mit abgerundeten Ecken hat.“ Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, die Gegenstände der Pa-tentansprüche 1 bis 4 des Streitpatents seien gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig. Sie seien nicht neu, beruhten aber jedenfalls nicht auf einer er-finderischen Tätigkeit. Zur Stützung ihres Vorbringens verweist die Klägerin auf folgende Unterlagen: - Anlage Ni 1 EP 0 752 150 B1 - Anlage Ni 2 DE 694 13 259 T2 - Anlage Ni 3 Meyers Lexikon der Technik und der exakten Naturwissen-schaften, Dritter Band, Bibliographisches Institut, Mannheim 1970, Seite 2832 Stichwort „Zylinder“ - 5 - - Anlage Ni 4 Veröffentlichung „Thirty Years of Safe Irradiated Fuel Trans-port Maintaining the Record”, PATRAM 1992, Seiten 328 bis 335 - Anlage Ni 5 DE 78 21 570 U1 - Anlage Ni 6 Auszug aus „Kobe Steel Engineering Reports“, Vol. 39, Nr. 2, April 1989, 3 Fachaufsätze Seiten 19 bis 24, 25 bis 28, 29 bis 32 und 33 bis 36 - Anlage Ni 6a deutsche Übersetzung der beiden Fachaufsätze Seiten 19 bis 24 und 33 bis 36 des japanischen Textes gemäß Anlage Ni 6 - Anlage Ni 7 Fachaufsatz von R.J. Meyer u. a.: „GA-4 und GA-9 Legal Weight Truck Shipping Cask Development“, PATRAM 1989, Seiten 1781 bis 1787 - Anlage Ni 8 Fachaufsatz mit dem Titel „Safety Evaluation of Shipping Cask for Loading 4 PWR Spent Fuel”, PATRAM 1992, Seiten 465 bis 471 - Anlage Ni 9 US 3,731,10 - Anlage Ni 10 Datenblatt Container TN 1 der Transnuklear GmbH - Anlage Ni 11 Datenblatt Container NTL 2 der Transnuklear GmbH - Anlage Ni 12 Datenblatt Container TN 9 der Transnuklear GmbH - Anlage Ni 13 US 5,063,299 - Anlage Ni 14 Werbebroschüre „The Logistics Business Unit in 2002“ der Firma Cogema, Seiten 1 bis 16. Die Klägerin beantragt, das europäische Patent 0 752 150 B1 mit Wirkung für das Ho-heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Pa-tentansprüche 1 bis 4 für nichtig zu erklären. - 6 - Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit folgenden Fassungen (Hilfsanträge I bis III, übergeben in der mündlichen Verhandlung - Ergänzungen unterstrichen): Hilfsantrag I „1. Verpackung für PWR- oder BWR-Kernbrennstoffelemente, umfassend einen dicken zylinderförmigen Körper aus ge-schmiedetem Stahl, dessen Dicke im Wesentlichen mehrere Dezimeter beträgt und der einen Hohlraum abgrenzt, in dem die Kernbrennstoffelemente eingelagert werden sollen, wobei der Hohlraum auf Wunsch an seinen beiden Enden durch ebenfalls metallische Stopfen verschließbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Querschnitt des zylindri-schen Körpers nicht kreisförmig ist und dass der Außenum-fang die Form eines regelmäßigen Vielecks mit abgerundeten Ecken hat. 2. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der nichtkreisförmige Querschnitt aus einem Ringkreis gebildet ist, auf dessen Außen- und Innenumfang eine oder mehrere Abflachungen realisiert werden. 3. Verpackung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Abflachungen symmetrisch auf dem Außen- und In-nenumfang angeordnet sind und die Abflachungen auf dem Außen- und Innenumfang einander gegenüberliegen. - 7 - 4. Verpackung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass 2, 4 oder 6 Abflachungen vorgesehen sind und der Au-ßen- oder Innenumfang in den beiden letzten Fällen die Form eines Vierecks oder eines Rechtecks (bei 4 Abflachungen) oder eines Sechsecks (bei 6 Abflachungen) mit abgerundeten Ecken hat.“ Hilfsantrag II „1. Verpackung für PWR- oder BWR-Kernbrennstoffelemente, umfassend einen dicken zylinderförmigen Körper aus ge-schmiedetem Stahl, dessen Dicke im Wesentlichen mehrere Dezimeter beträgt und der einen Hohlraum abgrenzt, in dem die Kernbrennstoffelemente eingelagert werden sollen, wobei der Hohlraum auf Wunsch an seinen beiden Enden durch ebenfalls metallische Stopfen verschließbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Querschnitt nicht kreis-förmig ist und aus einem Ringkreis gebildet ist, auf dessen In-nen- und Außenumfang mehrere Abflachungen erzeugt wur-den. 2. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Abflachungen symmetrisch auf dem Außen- und In-nenumfang angeordnet sind und die Abflachungen auf dem Außen- und Innenumfang einander gegenüberliegen. 3. Verpackung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass 2, 4 oder 6 Abflachungen vorgesehen sind und der Au-ßen- oder Innenumfang in den beiden letzten Fällen die Form eines Vierecks oder eines Rechtecks (bei 4 Abflachungen) oder eines Sechsecks (bei 6 Abflachungen) mit abgerundeten Ecken hat.“ - 8 - Hilfsantrag III „1. Verpackung für PWR- oder BWR-Kernbrennstoffelemente, umfassend einen dicken zylinderförmigen Körper aus ge-schmiedetem Stahl, dessen Dicke im Wesentlichen mehrere Dezimeter beträgt und der einen Hohlraum abgrenzt, in dem die Kernbrennstoffelemente eingelagert werden sollen, wobei der Hohlraum auf Wunsch an seinen beiden Enden durch ebenfalls metallische Stopfen verschließbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Querschnitt nicht kreis-förmig ist und aus einem Ringkreis gebildet ist, auf dessen In-nen- und Außenumfang mehrere Abflachungen erzeugt wur-den und dass der Innen- und Außenumfang die Form eines re-gelmäßigen Vielecks mit abgerundeten Ecken hat. 2. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Abflachungen symmetrisch auf dem Außen- und In-nenumfang angeordnet sind und die Abflachungen auf dem Außen- und Innenumfang einander gegenüberliegen. 3. Verpackung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass 2, 4 oder 6 Abflachungen vorgesehen sind und der Au-ßen- oder Innenumfang in den beiden letzten Fällen die Form eines Vierecks oder eines Rechtecks (bei 4 Abflachungen) oder eines Sechsecks (bei 6 Abflachungen) mit abgerundeten Ecken hat.“ Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält die Gegenstände der verteidigten Anspruchsfassungen nach Hauptantrag, zu-mindest aber nach den Hilfsanträgen I bis III, für neu und erfinderisch. Zur Stüt-zung ihres Vorbringens beruft sie sich auf - 9 - - Anlage NB1 PCT WO 95/26029. Die Klägerin ist der Auffassung, die hilfsweise verteidigten Fassungen seien we-gen Erweiterung gegenüber der ursprünglichen Offenbarung b. z. w. der erteilten Fassung schon nicht zulässig, jedenfalls aber weder neu noch erfinderisch. Entscheidungsgründe Die Teilnichtigkeitsklage, mit der die in Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1, 3 und 4 IntPatÜG, Artikel 138 Absatz 1 lit a, c und d EPÜ i. V. m. Artikel 54 Ab-satz 1, 2 und Artikel 56 EPÜ vorgesehenen Nichtigkeitsgründe der unzulässigen Änderung und der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht werden, ist zuläs-sig und im Umfang des Teilangriffs gegen das Streitpatent auch begründet. 1.) Das Streitpatent betrifft nach der Beschreibungseinleitung (Anlage Ni 2 Seite 1 Abschnitt „Technisches Gebiet“) eine Verpackung oder einen Behälter zum Trans-port oder zur Lagerung von Kernbrennstoffelementen, wobei die Verpackung ei-nen geschmiedeten Metallkörper - in der Regel aus Schmiedestahl - umfasst, der einen Hohlraum abgrenzt, in welchen die Kernbrennstoffelemente eingelagert wer-den, sowie ein Verfahren zur Herstellung derartiger Behälter. Nach den weiteren Angaben in der Beschreibungseinleitung (Abschnitt „Stand der Technik und Aufga-benstellung“ Seite 1 bis 3) sind Kernbrennstoffelemente gewöhnlich prismen- oder zylinderförmig mit oftmals quadratischem (z. B. PWR, BWR, u. s. w.), mitunter sechseckigem (VVER u. s. w.) und manchmal kreisförmigem Querschnitt (CANDU, RBMK, u. s. w.), wobei ein Problem des Verpackungsgestalters darin besteht, unter Berücksichtigung der gültigen Vorschriften eine größtmögliche Zahl Kernbrennstoffelemente im Hohlraum der Verpackung unterzubringen, wobei ins-besondere - 10 - - eine ausreichende Abschirmung gegen die Strahlung der enthaltenen radio-aktiven Stoffe, - eine ausreichende mechanische Festigkeit und Abdichtung auch unter Stör-fallbedingungen, und - eine ausreichende Wärmeleitfähigkeit, um das Temperaturniveau in Gren-zen zu halten, sichergestellt sein müssen. Außerdem muss das Gewicht der Verpackung und ihr Platzbedarf begrenzt werden. Unter dem Gesichtspunkt des Platzbedarfs ist die Verwendung einer Verpackung beispielsweise mit einem Hohlraum kreisförmigen Querschnitts zur Einlagerung von Brennstoffelementen quadratischen Quer-schnitts nicht vollständig zufriedenstellend, wie auch Verpackungen, bei denen die Außenfläche des Körpers einen kreisförmigen Querschnitt aufweist. Dem Streitpatent liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Verpackung für Kern-brennstoffelemente zu entwickeln, die einen Gewichts- und Platzgewinn im Ver-hältnis zur Menge der dort gelagerten Kernbrennstoffelemente aufweisen und gleichzeitig die geforderten Bedingungen bezüglich Abschirmung, Wärmeleitfähig-keit und mechanischer Festigkeit erfüllen (Beschreibung Seite 3 letzter Absatz). Das Streitpatent lehrt hierzu in seinem Patentanspruch 1 - gemäß der von der Klä-gerin vorgenommenen Merkmalsanalyse (Klageschrift vom 26. August 2004 Sei-te 8) - folgenden Merkmale: 1. Verpackung für Kernbrennstoffelemente, 2. die Verpackung für Kernbrennstoffelemente umfasst einen dicken zylinder-förmigen Körper, der einen Hohlraum abgrenzt, in den die Kernbrennstoffele-mente eingelagert werden sollen, 2.1 der zylinderförmige Körper ist aus Schmiedestahl, - 11 - 3. der Hohlraum ist auf Wunsch an seinen beiden Enden durch ebenfalls metal-lische Stopfen verschließbar, - Oberbegriff - 4. der Querschnitt des zylinderförmigen Körpers ist nichtkreisförmig. - kennzeichnender Teil - 2.) Das erfindungswesentliche Lösungsmerkmal, wonach der Querschnitt des di-cken zylinderförmigen, einen Hohlraum abgrenzenden Körpers aus Schmiedestahl „nichtkreisförmig“ ist (Merkmal 4), bedarf der Auslegung. Nach ständiger Recht-sprechung ist die funktionsorientierte Auslegung jedenfalls dann sachgerecht, wenn die Wortwahl des Patentanspruchs - wie hier „nichtkreisförmig“ - kein fest umrissenes Verständnis erlaubt (BGH Mitt. 2005, 281 Ls. 1, 282 re. Sp. - „Staub-saugerrohr; BGH GRUR 2001, 232 Ls., 233 - „Brieflocher“; BGH GRUR 1999, 909 Ls. 1 und 2, 911 - „Spannschraube“). Nach dem Gesamtinhalt der Streitpatent-schrift unter Berücksichtigung der in ihr objektiv offenbarten Lösung versteht der angesprochene Fachmann, ein mit Entwurf und Herstellung von Transport- und Lagerbehältern für Kernbrennstoffelemente befasster, berufserfahrener Diplom-In-genieur der Fachrichtung Maschinenbau mit Universitätsabschluss, der auch über fundierte Kenntnisse der Kerntechnik verfügt, den Begriff „nichtkreisförmiger Quer-schnitt“, wie von der Patentinhaberin selbst - wie folgt - umschrieben (vgl. Druck-schrift Ni 2 Seite 4 Absatz 2 b. z. w. die maßgebliche französische Fassung ge-mäß Streitpatentschrift Spalte 2 Zeilen 40 bis 48, die der Fassung in den ur-sprünglichen Anmeldungsunterlagen entspricht, vgl. Anlage NB1, Seite 3 Zeilen 5 bis 11): „Mit anderen Worten sieht der Querschnitt wie ein Kranz aus, dessen In-nen- und Außenumfang nicht die Form eines Kreises aufweist, sondern in der Regel Segmente von Geraden enthält („Autrement dit ladite section droite a l´aspect d´une couronne dont les périmètres intérieur et extérieur - 12 - n´ont pas la forme d´un cercle mais contiennent généralement des seg-ments de droites;“...); der Innen- und Außenumfang hat z. B. die Form ei-nes konzentrischen Vierecks oder eines anderen regelmäßigen Vielecks, dessen Ecken abgerundet sein können.“ Ersichtlich wird damit - in Übereinstimmung mit dem in der Zeichnung dargestell-ten Ausführungsbeispiel - der mit dem Streitpatent angestrebte Gewichts- und Platzgewinn zur Menge der eingelagerten Kernbrennstoffelemente unter Sicher-stellung der spezifikationsgerechten Abschirmung entsprechend der o. g. Aufgabe erreicht. Dementsprechend werden damit auch die eingangs geschilderten Nach-teile bekannter Verpackungen oder Behälter für Kernbrennstoffelemente mit einem Hohlraum kreisförmigen Querschnitts und einer Außenfläche des Körpers mit kreisförmigen Querschnitt - wovon die Erfindung ausgeht - beseitigt. Diese Auslegung steht auch im Einklang mit dem erteilten Verfahrensanspruch 6 zu Herstellung einer Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wonach min-destens eine Abflachung an der Außenwand und mindestens eine entsprechende Abflachung an der Innenwand des zylinderförmigen Körpers - durch Befestigung eines „Möndchens - erzeugt werden. 3.a) Hauptantrag Der wie vorstehend auszulegende Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streit-patents ist durch die Druckschrift Ni 4 vorweggenommen und damit nicht neu. Da-mit erfüllt er nicht das Erfordernis der Patentfähigkeit gegenüber dem Stand der Technik (Art. 52, 54 EPÜ). Der in der Druckschrift Ni 4 anhand der Figuren 2 und 4 beschriebene Transport- und Lagerbehälter (flask) für Kernbrennstoffelemente vom Typ Magnox Mark M2 (Fig. 2) b. z. w. AGR Mark A2 (Fig. 4) umfasst einen dicken (Wandstärke 36,8 cm (14,5´´) - Fig. 2) Behälter-Körper (flask body), der einen Hohlraum abgrenzt, in den die Kernbrennstoffelemente eingelagert werden, und der aus geschmiedetem - 13 - Stahl (Schmiedestahl) hergestellt ist, vgl. Seite 330 Absatz 3 letzte 3 Zeilen zur Fig. 2 „...the bodies....were made from a one piece forging“ b. z. w. Seite 332 Ab-satz 2 erste Zeile zur Fig. 4 „The AGR Mark A2 flask has a monolithic steel body made from a single forging“ sowie Fig. 4 hinsichtlich der in einem Brennelement-Gestell (fuel element skip) gelagerten Kernbrennstoffelemente (irradiated fuel ele-ment). Der bekannte Behälter b. z. w. Verpackungs-Körper weist ferner einen Bo-den und einen abnehmbaren Abschirm-Deckel (shield lid) auf, womit der Hohl-raum verschließbar ist (Merkmal 3). Darüber hinaus weist der Innen- und Außen-umfang des bekannten Behälter-Körpers die Form eines konzentrischen Vierecks auf und erfüllt damit - entsprechend der o. g. Begriffsdefinition - das Merkmal 4, wonach der Querschnitt des Hohl-Körpers nichtkreisförmig ist. Da die Längenbe-messung (Höhe) des bekannten Behälter-Körpers, wie beim Streitpatentgegen-stand, durch die in dessen Hohlraum bestimmungsgemäß einzulagernden lang gestreckten Kernbrennstoffelemente festgelegt ist - die Höhe des bekannten Be-hälter-Körpers beträgt über 2 Meter (vgl. die Bemessungsangaben in Fig. 2 und 4) - erfüllt der bekannte Körper damit auch die Eigenschaft eines „zylindrischen“ Kör-pers i. S. des Streitpatents. Daran kann auch der von der Beklagten geltend gemachte Einwand nichts ändern, dass der Körper des bekannten Behälters als würfel- oder quaderförmig („cuboid shape“) bezeichnet ist, weil die Höhe des bekannten Behälter-Körpers et-wa der Seitenlänge seines Querschnitts entspricht. Da nämlich ein Zylinder, des-sen Höhe seinem Durchmesser entspricht, lediglich ein Sonderfall b. z. w. eine spezielle Bemessung eines Zylinders ist und begrifflich ein Zylinder (vgl. die Defi-nition gem. Ni 3) bleibt, wird ersichtlich auch vom Gegenstand des Patentan-spruchs 1 des Streitpatents ein solcher Fall mitumfasst, zumal im Patentan-spruch 1 hinsichtlich der Bemessung des Querschnitts des Körpers nichts ausge-sagt ist. - 14 - So ergibt sich Form und Bemessung des bekannten Behälters (cuboid shape) durch die dort bestimmungsgemäß eingelagerten Kernbrennstoffelemente für gas-gekühlte Kernreaktoren (AGR = Advanced Gas-Cooled Reactor), wie sie insbe-sondere in Großbritannien im Einsatz sind, die - gegenüber Kernbrennstoffele-menten für Leichtwasserreaktoren - eine (geringere) Länge von etwa 1 Meter auf-weisen. Der Patentanspruch 1 des Streitpatents umfasst aber - entsprechend Merkmal 1 - Verpackungen für (beliebige) Kernbrennstoffelemente und umfasst damit auch AGR-Brennelemente mit der sich daraus ergebenden Längenbemes-sung (Höhe) des zylinderförmigen (Hohl-)Körpers mit nichtkreisförmigem Quer-schnitt. Nach allem sind mit der bekannten Verpackung für Kernbrennstoffelemente ge-mäß Druckschrift Ni 4 sämtliche Merkmale des Gegenstandes des Anspruchs 1 des Streitpatents erfüllt. Der Patentanspruch 1 des Streitpatents ist somit nicht rechtsbeständig. Die angegriffenen Unteransprüche 2 bis 4 sind in ihrem mittelbaren oder unmittel-baren Rückbezug auf den Patentanspruch 1 des Streitpatents ebenfalls nicht rechtsbeständig. Im Übrigen weisen diese auch keinen eigenständig erfinderi-schen Gehalt auf, wie sich aus den nachfolgenden Ausführungen zu den Hilfsan-trägen II und III im Einzelnen ergibt. b.) Hilfsantrag I Der verteidigte Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag I ist unzulässig erweitert (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 und 4 IntPatÜG; Art. 138 Abs. 1 lit. c und d EPÜ). Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag I unterscheidet sich vom erteilten An-spruch 1 des Streitpatents u. a. dadurch, dass das Merkmal „und dass der Außen-umfang die Form eines regelmäßigen Vielecks mit abgerundeten Ecken hat“, auf-genommen worden ist. - 15 - Da nach dem aus der Patentschrift b. z. w. den ursprünglichen Anmeldungsunter-lagen sich ergebenden, maßgeblichen - funktionsorientierten - Begriffsinhalt des im erteilten Patentanspruch 1 verwendeten Begriffs „nichtkreisförmiger Quer-schnitt“ des zylinderförmigen (Hohl)Körpers, wie vorstehend dargelegt, der Quer-schnitt „wie ein Kranz aussieht, dessen Innen- und Außenumfang nicht die Form eines Kreises aufweist ... und z. B. die Form eines konzentrischen Vierecks oder eines anderen regelmäßigen Vielecks hat...“, führt das in den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag I aufgenommene Merkmal, das allein die den Außenumfang des Hohlkörpers betreffende nichtkreisförmige Form konkretisiert und damit - wie auch die Beklagte geltend macht (Schriftsatz vom 21. November 2005 S. 3 le. Abs., S. 4 vorle. Abs., S. 5 Abs. 2) - einen allein dadurch definierten nichtkreisförmigen Quer-schnitt impliziert, zu einer unzulässigen Erweiterung des Gegenstandes des Streit-patents. Denn vom Patentgegenstand gemäß Anspruch 1 nach Hilfsantrag I sind nunmehr Querschnittsformen mitumfasst, deren Innenumfang z. B. Kreisform hat, wie auch die Beklagte in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich bestätigt hat. Ein solcher Gegenstand ist aber - wie dargelegt - durch das erteilte Patent nicht geschützt und kann im Nichtigkeitsverfahren nicht nachträglich in das Patent ein-bezogen und unter Schutz gestellt werden (BGH GRUR 2005, 145 Ls., 146 - „elektronisches Modul“ m. w. Nachw.). Die vorliegende Beurteilung wird im Übrigen gestützt sowohl durch den erteilten Unteranspruch 2 als auch durch den erteilten Unteranspruch 4, der auf den Unter-anspruch 3 zurückbezogen ist, in denen jeweils entsprechende Abflachungen auf Außen- und Innenumfang gelehrt werden (vgl. Druckschrift Ni 2 b. z. w. die maß-gebliche französische Fassung der Patentansprüche 2 und 3 in der Streitpatent-schrift) und die insoweit eine Merkmalskombination bilden. Soweit nach dem ur-sprünglich eingereichten Patentanspruch 2 (Anlage NB1 der Beklagten) entspre-chende Abflachungen auf dem Außen- und/oder Innenumfang genannt waren, ist die oder-Verknüpfung im europäischen Prüfungsverfahren gestrichen worden, vgl. die beigezogene EPA-Amtsakte (feuille modifiée 7 mit Eingangsdatum „04-06-96“). - 16 - Demgegenüber ist es patentrechtlich unzulässig, das Nichtigkeitsverfahren - wie hier mit dem verteidigten Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag I - zu einer Gestal-tung des Streitpatents dahingehend zu nutzen, dass nunmehr z. B. auch das ge-schmiedete Ausgangsprodukt (Ausgangsring 3) mit Abflachungen (5) auf der Au-ßenwand (4) und kreisförmiger Innenwand (6) unter Schutz gestellt wird (vgl. das anhand der Ausführungsform nach Fig. 1 und 2 erläuterte Herstellungsverfahren). Die notwendigen Abflachungen an dessen Innenwand sind nach dieser Ausfüh-rungsform durch an der Innenwand (6) befestigte sog. „Möndchen (7)“ realisiert (vgl. die nicht angegriffenen Ansprüche 5 bis 8 i. V. m. Fig. 1 und 2 des Streitpa-tents). Erst mit den in Fig. 1 dargestellten Abflachungen auf der Außen- und In-nenwand ist eine erfindungsgemäße Verpackung mit nichtkreisförmigem Quer-schnitt realisiert (vgl. Beschreibung Seite 6 Zeile 19 i. V. m. Seite 7 Absatz 2), wie sie im erteilten Patentanspruch 1 unter Schutz gestellt ist. Aus diesem Grund geht auch der von der Beklagten in der mündlichen Verhand-lung b. z. w. im Schriftsatz vom 21. November 2005 geltend gemachte Einwand ins Leere, wonach im Zusammenhang mit dem dort geschilderten Herstellungsver-fahren (Beschreibung Seite 4 letzter Absatz) - ausgehend von einem dicken Me-tallring mit kreisförmigem Querschnitt - auf der Außen- und/oder Innenwand des Ringes eine oder mehrere Abflachungen ausgebildet wurden und somit auch Ab-flachungen lediglich am Außenumfang offenbart seien. Denn ein Gegenstand, der durch das erteilte Patent zwar offenbart sein mag, von ihm aber nicht geschützt ist, kann im Nichtigkeitsverfahren nicht nachträglich in das Patent einbezogen und unter Schutz gestellt werden (BGH a. a. O. „elektronisches Modul“) c) Hilfsantrag II Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag II beansprucht ergänzend zu den Merkma-len nach Patentanspruch 1 des Streitpatents - 17 - - eine Verpackung für PWR- oder BWR-Kernbrennstoffelemente - wobei die Dicke des zylinderförmigen Körpers im Wesentlichen mehrere Dezimeter beträgt, und - dass der nichtkreisförmige Querschnitt aus einem Ringkreis gebildet ist, auf dessen Innen- und Außenumfang mehrere Abflachungen erzeugt wurden. c1) Hinsichtlich der Zulässigkeit dieses Anspruchs bestehen keine Bedenken. Denn dessen Gegenstand entspricht inhaltlich einer Zusammenfassung der erteil-ten Ansprüche 1 und 2 (unter Beschränkung auf die Alternative mit „mehreren“ Ab-flachungen) und unter Beschränkung auf die in der Beschreibung (Seite 1 Zei-le 22) genannten PWR- und BWR-Kernbrennstoffelemente sowie Konkretisierung der in der Beschreibung (Seite 5 Absatz 2) genannten Behälter-Dicke von „im We-sentlichen mehreren Dezimetern“ für eine spezifikationsgerechte Abschirmung. Die Zulässigkeit des verteidigten (Sach-)Anspruchs wird - entgegen der Auffas-sung der Klägerin - im Übrigen auch nicht deswegen in Frage gestellt, weil das letztgenannte Merkmal („...aus einem Ringkreis gebildet ist...“) als Verfahrens-merkmal formuliert ist. Denn solche Mischformen sind - auch in Form eines „pro-duct-by-process“-Anspruchs - zulässig. c2) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag II ist zwar neu; des-sen Lehre beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen, vorstehend definierten Fachmanns. Denn die o. g. zusätzlichen Merkmale tragen zur Patentfähigkeit gegenüber dem Stand der Technik weder allein noch in Kombi-nation mit den übrigen Merkmalen etwas bei. Ausgehend von dem aus Anlage Ni 4 bekannten, insbesondere für die Einlage-rung von AGR-Kernbrennstoffelementen ausgelegten Magnox- b. z. w. AGR-Be-hälter, dessen Wandstärke - wie dargelegt - im Wesentlichen 14,5´´ (36,8 cm) und damit „mehrere Dezimeter“ beträgt, liegt es im Rahmen fachmännischen Könnens, den bekannten Behälteraufbau durch entsprechende Längenbemessung des Zy-linders auch für die Einlagerung der gängigen Leichtwasser-Kernbrennstoffele-mente, nämlich PWR-(Druckwasserreaktor-) und BWR-(Siedewasserreak-- 18 - tor-)Kernbrennstoffelemente zuzurichten, da auch PWR- b. z. w. BWR-Kernbrenn-stoffelemente - wie AGR-Kernbrennstoffelemente - üblicherweise einen quadrati-schen Querschnitt aufweisen und somit die Vorteile einer an die Querschnittsform der einzulagernden Kernbrennstoffelemente angepassten Formgebung des zylin-derförmigen Hohlkörpers speziell auch für PWR- oder BWR-Kernbrennstoffele-mente voll erfüllt sind. Was das verbleibende, insbesondere die Herstellung des geschmiedeten Behäl-ters für PWR- oder BWR-Kernbrennstoffelemente betreffende Merkmal des An-spruchs 1 nach Hilfsantrag II anbetrifft, wird der Fachmann im Hinblick auf diesbe-züglich fehlende Einzelheiten in der Druckschrift Ni 4 den einschlägigen Fachauf-satz „Entwurf und Herstellung von Transport- und Lagerungsbehältern für abge-brannten Brennstoff“ gemäß Druckschrift Ni 6, Seiten 19 bis 24, mit zugehöriger deutschsprachiger Übersetzung Ni 6a, mit in Betracht ziehen. Aus dieser Druck-schrift ist im Zusammenhang mit Fig. 2 und Photo 5 auf Seite 22 i. V. m. Seite 5 Nr. 1 der zugehörigen deutschsprachigen Übersetzung bekannt, dass zur Herstel-lung des - zur Einlagerung von PWR- oder BWR-Kernbrennstoffelementen ausge-legten (vgl. Druckschrift Ni 6 Tabelle 1 auf Seite 20) - Behälter-Körpers (shell b. z. w. Rumpf) aus Schmiedestahl ein aus flüssigem Stahl geformter Barren durch eine Schmiedepresse (Photo 5 - Forging of shell material by 8000 t press) zu einer hohlen Zylinder-Rohform mit ersichtlich annähernd kreisförmigem Quer-schnitt geschmiedet und anschließend maschinell bearbeitet wird („machining“). Zwar dient das bekannte Verfahren zur Herstellung eines geschmiedeten zylinder-förmigen Körpers mit kreisförmigen Querschnitt. Jedoch wird der Fachmann auch zur Herstellung eines zylinderförmigen Körpers mit nichtkreisförmigem Querschnitt in entsprechender Weise von einer geschmiedeten Zylinder-Rohform mit Ring-kreis-Querschnitt ausgehen und die durch die Druckschrift Ni 4 nahegelegten Ab-flachungen auf dessen Außen- und Innenumfang durch maschinelle Bearbeitung realisieren. - 19 - Der Fachmann gelangt somit aus der Zusammenschau der Druckschriften Ni 4 und Ni 6,6a ohne erfinderisches Zutun zum Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag II. d) Hilfsantrag III Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag III ergänzt die Verpackung nach An-spruch 1 nach Hilfsantrag II durch das Merkmal - und dass der Innen- und Außenumfang die Form eines regelmäßigen Vielecks mit abgerundeten Ecken hat. d1) Der Streitpunkt der unzulässigen Erweiterung bzw unzureichenden Offenba-rung dieser Anspruchsfassung kann unerörtert bleiben (vgl. BGH GRUR 1991, 120, 121 Abschnitt II.1 - „Elastische Bandage“). Denn der Senat ist jedenfalls da-von überzeugt, dass der Stand der Technik dem Fachmann den Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag III nahegelegt hat, so dass es zu seiner Bereitstel-lung keiner erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns bedurft hat. d2) Auch durch das o. g. zusätzliche Merkmal wird eine erfinderische Leistung nicht begründet. Da zum einen aus der Druckschrift Ni 4 - wie dargelegt - ge-schmiedete Verpackungs-Behälter für Kernbrennstoffelemente bekannt sind, de-ren Innen- und Außenumfang die Form eines konzentrischen Vierecks haben und zum anderen aus der Druckschrift Ni 6/6a - wie dargelegt - bekannt ist, zur Her-stellung geschmiedeter zylinderförmiger Verpackungs-Behälter für PWR- und BWR-Kernbrennstoffelemente von einer hohlen Zylinder-Rohform mit im Wesentli-chen kreisförmigem Querschnitt auszugehen, führt die Zusammenschau dieser beiden Druckschriften für den Fachmann in naheliegender Weise zu der bean-spruchten Querschnitts-Mischform in Form eines konzentrischen Vierecks mit ab-gerundeten Ecken. Solche Querschnitts-Mischformen sind für Verpackungs- Be-hälter für Kernbrennstoffelemente allgemein bekannt und dem Fachmann schon aufgrund der Gewichtseinsparung durch Wegfall der für die Strahlungsabschir-- 20 - mung unnötigen Ecken nahegelegt. So ist aus Druckschrift Ni 7 im Zusammen-hang mit einem derartigen Behälter für PWR- oder BWR-Kernbrennstoffelemente bekannt, dass durch abgerundete Ecken etwa 1,4 Tonnen (3000 lbs) Gewicht bei einem typischen 36-Tonnen (80.000 lbs)-Abschirmbehälter eingespart werden (Fig. 3 und 4 mit zugehöriger Beschreibung S. 1784 le. Abs. bis S. 1785 Abs. 1). Darüber hinaus ist dort weiter ausgeführt, dass durch Ausbildung gerundeter Ecken nach Berechnungen der „Finite Elemente Methode“ übermäßige Biege-spannungen (excessive bending stress) verhindert werden können (vgl. den die Seiten 1784 und 1785 verbindenden Satz). Die genannten Vorteile derartiger Be-hälterquerschnitts-Mischformen mit abgerundeten Ecken sind für den Fachmann hinreichender Anlass, entsprechende Formgebungen auch bei einem zylinderför-migen Behälter aus Schmiedestahl vorzusehen. Ausgehend von der durch den Stand der Technik nahegelegten Querschnittsform eines (konzentrischen) Vierecks mit abgerundeten Ecken liegt die beanspruchte Verallgemeinerung auf regelmäßige Vielecke im Rahmen fachmännischen Kön-nens, um so den Querschnitt des Behälter-Körpers an die jeweils vorgegebene vieleckige, z. B. sechseckige (VVER - siehe Beschreibung Seite 1 Zeile 22), Au-ßenform der einzulagernden Kernbrennstoffelemente anzupassen. Die verteidigten Unteransprüche nach Hilfsanträgen I bis III sind in ihrem mittelba-ren oder unmittelbaren Rückbezug auf den jeweiligen Patentanspruch 1 ebenfalls nicht rechtsbeständig. - 21 - III Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemäß §§ 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 99 Abs. 1 PatG, 709 ZPO. Meinhardt Dr. Meinel Dr. Gottschalk Gutermuth Lokys Be

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