2 Ni 6/20 (EP) - 2. Senat (Nichtigkeit)

ECLI:DE:BPatG:2022:030222U2Ni6.20EP.0
BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES
2 Ni 6/20 (EP)
(Aktenzeichen) URTEIL
In der Patentnichtigkeitssache
…
Verkündet am
3. Februar 2022
…
- 2 -
betreffend das europäische Patent 1 809 029
(DE 60 2006 039 082)
hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der
mündlichen Verhandlung vom 3. Februar 2022 durch die Vorsitzende Richterin
Hartlieb sowie die Richter Dipl.-Ing. Baumgardt, Dipl.-Phys. Dr. Forkel,
Dipl.-Ing. Hoffmann und Dr. Himmelmann für Recht erkannt:
I. Das europäische Patent EP 1 809 029 wird mit Wirkung für das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.
II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.
III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu
vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
T a t b e s t a n d
Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland
erteilten europäischen Patents 1 809 029 (Streitpatent), das am 6. November 2013
in englischer Sprache veröffentlicht wurde. Das Streitpatent hat den Anmeldetag
21. September 2006 und nimmt die Priorität US 758579 P vom 12. Januar 2006 und
die Priorität US 419152 vom 18. Mai 2006 in Anspruch. Die Anmeldeunterlagen des
Streitpatents wurden am 18. Juli 2007 mit der EP 1 809 029 A2 offengelegt. Das als
EP 1 809 029 B1 veröffentlichte Patent trägt die Bezeichnung „Parallel television
based video searching“ und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter
dem Aktenzeichen 60 2006 039 082.3 geführt. Es umfasst sieben Ansprüche, wobei
die Unteransprüche zwei bis sieben auf den Hauptanspruch 1 rückbezogen sind.
- 3 -
Die Klägerin begehrt die Nichtigerklärung des deutschen Teils des Streitpatents in
vollem Umfang. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in vollem Umfang und
hilfsweise beschränkt mit drei Hilfsanträgen.
Die Klägerin stützt ihre Klage auf den Nichtigkeitsgrund der mangelnden
Patentfähigkeit mit Blick auf fehlende Neuheit und fehlende erfinderische Tätigkeit.
Zur Stützung ihres Vorbringens hat die Klägerin die folgenden Dokumente genannt:
NK1 Verletzungsklageschrift der Beklagten vom 15. Mai 2018 vor dem
Landgericht Mannheim;
NK2 Registerauszug des Deutschen Patent- und Markenamts zum
Aktenzeichen 60 2006 039 082.3 vom 20. November 2018;
NK3 EP 1 809 029 B1 (Streitpatentschrift);
NK4 Kopie der Ursprungsanmeldung des Streitpatents;
NK5 Merkmalsgliederung für den Patentanspruch 1 des Streitpatents;
NK6 Schriftsatz der Patentanwaltsgesellschaft mbH Bosch Jehle,
Flüggenstraße 13, 80639 München, vom 17. November 2012 an das
Europäische Patentamt;
D1 US 6,097,441 A;
D2 US 6,970,127 B2;
D3 EP 1 521 453 A1;
D4 US 2003/0035075 A1.
Die Klägerin macht geltend, die Gegenstände der Ansprüche der Hilfsanträge 1
bis 3 seien nicht patentfähig und darüber hinaus seien die Hilfsanträge 1 und 2
unzulässig erweitert.
Die Klägerin stellt den Antrag,
das europäische Patent EP 1 809 029 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.
- 4 -
Die Beklagte stellt den Antrag,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise
das europäische Patent EP 1 809 029 unter Klageabweisung im Übrigen
dadurch teilweise für nichtig zu erklären, dass seine Patentansprüche die
Fassung eines der Hilfsanträge 1 bis 3 vom 25. November 2021 in dieser
Reihenfolge, erhalten.
Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerin in allen wesentlichen Punkten
entgegen und vertritt die Auffassung, dass der jeweilige Gegenstand der erteilten
Ansprüche neu sei und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Das Streitpatent
sei jedenfalls in der Fassung eines der Hilfsanträge patentfähig.
Der erteilte Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Englisch und in
deutscher Übersetzung gemäß der Streitpatentschrift EP 1 809 029 B1 (mit an die
Anlage NK5 der Klägerin angelehnter Merkmalsgliederung):
1. A control device (103, 203, 303,
403, 503, 603, 703, 1001) for
use in connection with a
television (223, 323, 421, 521,
621), the television having a first
screen (225, 324, 523, 623), the
control device comprising:
Steuereinrichtung (103, 203, 303, 403,
503, 603, 703, 1001) zur Verwendung in
Verbindung mit einem Fernsehgerät
(223, 323, 421, 521, 621), wobei das
Fernsehgerät einen ersten Bildschirm
(225, 324, 523, 623) aufweist, und wobei
die Steuereinrichtung umfasst:
1.1 a second screen (105, 204, 305,
405, 505, 605, 705, 1003);
einen zweiten Bildschirm (105, 204, 305,
405, 505, 605, 705, 1003),
1.2 a user input interface (111, 209,
311, 717, 1005) adapted to
present a video browsing
interface to a user on the second
screen and receive a video
selection;
eine Benutzereingabeschnittstelle (111,
209, 311, 717, 1005), die dafür
ausgelegt ist, auf dem zweiten
Bildschirm einem Benutzer eine Video-
Browsing-Schnittstelle zu präsentieren
und eine Video-Auswahl zu empfangen,
- 5 -
1.3 a communication interface (115,
213, 315, 713); and
eine Kommunikationsschnittstelle (115,
213, 315, 713), und
1.4 at least one module (107, 205,
307, 711) adapted to:
mindestens ein Modul (107, 205, 307,
711), das dafür ausgelegt ist:
1.4.1 search for a first video element
and a second video element in a
plurality of media sources (141,
271, 331, 431, 433, 435, 541,
551, 561, 641, 661, 671, 741),
the first video element and the
second video element corre-
sponding to the video selection;
and
in einer Mehrzahl [von] Medienquellen
(141, 271, 331, 431, 433, 435, 541, 551,
561, 641, 661, 671, 741) nach einem
ersten Video-Element und einem
zweiten Video-Element zu suchen,
wobei das erste Video-Element und das
zweite Video-Element der Video-
Auswahl entsprechen, und
1.4.2 direct display of the first video
element on the first screen and
display of the second video
element on the second screen if
the at least one module locates
the first video element and the
second video element, wherein
die Anzeige des ersten Video-Elements
auf den ersten Bildschirm und die
Anzeige des zweiten Video-Elements
auf den zweiten Bildschirm zu lenken,
wenn das mindestens eine Modul das
erste Video-Element und das zweite
Video-Element findet, wobei
1.5 the communication interface is
adapted to support communica-
tions between the control device
and the plurality of media
sources.
die Kommunikationsschnittstelle dafür
ausgelegt ist, Kommunikationen
zwischen der Steuereinrichtung und der
Mehrzahl Medienquellen zu unter-
stützen.
Bezüglich der erteilten Unteransprüche 2 bis 7 wird auf die Streitpatentschrift
verwiesen.
- 6 -
Gemäß Hilfsantrag 1 vom 25. November 2021 hat der Patentanspruch 1 folgenden
Wortlaut (Änderungen zum Patentanspruch 1 der erteilten Fassung sind markiert):
1. A control device (103, 203, 303,
403, 503, 603, 703, 1001) for
use in connection with a
television (223, 323, 421, 521,
621), the television having a first
screen (225, 324, 523, 623), the
control device comprising:
Steuereinrichtung (103, 203, 303, 403,
503, 603, 703, 1001) zur Verwendung in
Verbindung mit einem Fernsehgerät
(223, 323, 421, 521, 621), wobei das
Fernsehgerät einen ersten Bildschirm
(225, 324, 523, 623) aufweist, und wobei
die Steuereinrichtung umfasst:
1.1 a second screen (105, 204, 305,
405, 505, 605, 705, 1003);
einen zweiten Bildschirm (105, 204, 305,
405, 505, 605, 705, 1003),
1.2 a user input interface (111, 209,
311, 717, 1005) adapted to
present a video browsing
interface to a user on the second
screen and receive a video
selection;
eine Benutzereingabeschnittstelle (111,
209, 311, 717, 1005), die dafür
ausgelegt ist, auf dem zweiten
Bildschirm einem Benutzer eine Video-
Browsing-Schnittstelle zu präsentieren
und eine Video-Auswahl zu empfangen,
1.3 a communication interface (115,
213, 315, 713); and
eine Kommunikationsschnittstelle (115,
213, 315, 713), und
1.4 at least one module (107, 205,
307, 711) adapted to:
mindestens ein Modul (107, 205, 307,
711), das dafür ausgelegt ist:
1.4.1 search for a first video element
and a second video element in a
plurality of media sources (141,
271, 331, 431, 433, 435, 541,
551, 561, 641, 661, 671, 741),
the first video element and the
second video element corre-
sponding to the video selection,;
and
in einer Mehrzahl Medienquellen (141,
271, 331, 431, 433, 435, 541, 551, 561,
641, 661, 671, 741) nach einem ersten
Video-Element und einem zweiten
Video-Element zu suchen, wobei das
erste Video-Element und das zweite
Video-Element der Video-Auswahl
entsprechen, und
- 7 -
Hi1 wherein the searching com-
prises finding out in which of the
media sources the first video
element is present and in which
of the media sources the second
video element is present; and
wobei das Suchen umfasst, herauszu-
finden, in welcher der Medienquellen
das erste Video-Element vorhanden ist
und in welcher der Medienquellen das
zweite Video-Element vorhanden ist;
und
1.4.2 direct display of the first video
element on the first screen and
display of the second video
element on the second screen if
the at least one module locates
the first video element and the
second video element, wherein
die Anzeige des ersten Video-Elements
auf den ersten Bildschirm und die
Anzeige des zweiten Video-Elements
auf den zweiten Bildschirm zu lenken,
wenn das mindestens eine Modul das
erste Video-Element und das zweite
Video-Element findet, wobei
1.5 the communication interface is
adapted to support communica-
tions between the control device
and the plurality of media
sources.
die Kommunikationsschnittstelle dafür
ausgelegt ist, Kommunikationen
zwischen der Steuereinrichtung und der
Mehrzahl Medienquellen zu unter-
stützen.
Gemäß Hilfsantrag 2 vom 25. November 2021 hat der Patentanspruch 1 folgenden
Wortlaut (Änderungen zum Patentanspruch 1 der erteilten Fassung sind markiert):
1. A control device (103, 203, 303,
403, 503, 603, 703, 1001) for
use in connection with a tele-
vision (223, 323, 421, 521, 621),
the television having a first
screen (225, 324, 523, 623), the
control device comprising:
Steuereinrichtung (103, 203, 303, 403,
503, 603, 703, 1001) zur Verwendung in
Verbindung mit einem Fernsehgerät
(223, 323, 421, 521, 621), wobei das
Fernsehgerät einen ersten Bildschirm
(225, 324, 523, 623) aufweist, und wobei
die Steuereinrichtung umfasst:
1.1 a second screen (105, 204, 305,
405, 505, 605, 705, 1003);
einen zweiten Bildschirm (105, 204, 305,
405, 505, 605, 705, 1003),
- 8 -
1.2 a user input interface (111, 209,
311, 717, 1005) adapted to
present a video browsing
interface to a user on the second
screen and receive a video
selection,
eine Benutzereingabeschnittstelle (111,
209, 311, 717, 1005), die dafür
ausgelegt ist, auf dem zweiten
Bildschirm einem Benutzer eine Video-
Browsing-Schnittstelle zu präsentieren
und eine Video-Auswahl zu empfangen,
Hi2 wherein the video selection is
identified by a user input
received by the user input inter-
face;
wobei die Video-Auswahl durch eine
Benutzereingabe identifiziert wird, die an
der Benutzereingabeschnittstelle emp-
fangen wird;
1.3 a communication interface (115,
213, 315, 713); and
eine Kommunikationsschnittstelle (115,
213, 315, 713), und
1.4 at least one module (107, 205,
307, 711) adapted to:
mindestens ein Modul (107, 205, 307,
711), das dafür ausgelegt ist:
1.4.1 search for a first video element
and a second video element in a
plurality of media sources (141,
271, 331, 431, 433, 435, 541,
551, 561, 641, 661, 671, 741),
the first video element and the
second video element corre-
sponding to the video selection;
and
in einer Mehrzahl Medienquellen (141,
271, 331, 431, 433, 435, 541, 551, 561,
641, 661, 671, 741) nach einem ersten
Video-Element und einem zweiten
Video-Element zu suchen, wobei das
erste Video-Element und das zweite
Video-Element der Video-Auswahl
entsprechen, und
1.4.2 direct display of the first video
element on the first screen and
display of the second video
element on the second screen if
the at least one module locates
the first video element and the
second video element, wherein
die Anzeige des ersten Video-Elements
auf den ersten Bildschirm und die
Anzeige des zweiten Video-Elements
auf den zweiten Bildschirm zu lenken,
wenn das mindestens eine Modul das
erste Video-Element und das zweite
Video-Element findet, wobei
- 9 -
1.5 the communication interface is
adapted to support communica-
tions between the control device
and the plurality of media
sources.
die Kommunikationsschnittstelle dafür
ausgelegt ist, Kommunikationen
zwischen der Steuereinrichtung und der
Mehrzahl Medienquellen zu unter-
stützen.
Gemäß Hilfsantrag 3 vom 25. November 2021 hat der Patentanspruch 1 folgenden
Wortlaut (Änderungen zum Patentanspruch 1 der erteilten Fassung sind markiert):
1. A control device (103, 203, 303,
403, 503, 603, 703, 1001) for
use in connection with a tele-
vision (223, 323, 421, 521, 621),
the television having a first
screen (225, 324, 523, 623), the
control device comprising:
Steuereinrichtung (103, 203, 303, 403,
503, 603, 703, 1001) zur Verwendung in
Verbindung mit einem Fernsehgerät
(223, 323, 421, 521, 621), wobei das
Fernsehgerät einen ersten Bildschirm
(225, 324, 523, 623) aufweist, und wobei
die Steuereinrichtung umfasst:
1.1 a second screen (105, 204, 305,
405, 505, 605, 705, 1003);
einen zweiten Bildschirm (105, 204, 305,
405, 505, 605, 705, 1003),
1.2 a user input interface (111, 209,
311, 717, 1005) adapted to
present a video browsing
interface to a user on the second
screen and receive a video
selection;
eine Benutzereingabeschnittstelle (111,
209, 311, 717, 1005), die dafür
ausgelegt ist, auf dem zweiten
Bildschirm einem Benutzer eine Video-
Browsing-Schnittstelle zu präsentieren
und eine Video-Auswahl zu empfangen,
1.3 a communication interface (115,
213, 315, 713); and
eine Kommunikationsschnittstelle (115,
213, 315, 713), und
1.4 at least one module (107, 205,
307, 711) adapted to:
mindestens ein Modul (107, 205, 307,
711), das dafür ausgelegt ist:
1.4.1 search for a first video element
and a second video element in a
plurality of media sources (141,
271, 331, 431, 433, 435, 541,
in einer Mehrzahl Medienquellen (141,
271, 331, 431, 433, 435, 541, 551, 561,
641, 661, 671, 741) nach einem ersten
Video-Element und einem zweiten
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551, 561, 641, 661, 671, 741),
the first video element and the
second video element corre-
sponding to the video selection,;
and
Video-Element zu suchen, wobei das
erste Video-Element und das zweite
Video-Element der Video-Auswahl
entsprechen, und
Hi3 wherein each of the plurality of
media sources is an internet
media server; and
wobei jede der Mehrzahl Medienquellen
ein Internetmedienserver ist; und
1.4.2 direct display of the first video
element on the first screen and
display of the second video
element on the second screen if
the at least one module locates
the first video element and the
second video element, wherein
die Anzeige des ersten Video-Elements
auf den ersten Bildschirm und die
Anzeige des zweiten Video-Elements
auf den zweiten Bildschirm zu lenken,
wenn das mindestens eine Modul das
erste Video-Element und das zweite
Video-Element findet, wobei
1.5 the communication interface is
adapted to support communica-
tions between the control device
and the plurality of media
sources.
die Kommunikationsschnittstelle dafür
ausgelegt ist, Kommunikationen
zwischen der Steuereinrichtung und der
Mehrzahl Medienquellen zu unter-
stützen.
Wegen der Unteransprüche der jeweiligen Hilfsanträge und der weiteren
Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e
Die Klage, mit der der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit (Art. II
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. a) EPÜ i. V. m. Art. 54 und
56 EPÜ) geltend gemacht wird, ist zulässig.
- 11 -
Die Klage ist auch begründet. Das Streitpatent hat weder in der erteilten Fassung
noch in der Fassung eines der Hilfsanträge Bestand.
I.
1. Das Streitpatent betrifft eine Steuereinrichtung (control device CD), d.h. ein
(i.d.R. handgehaltenes) Bediengerät (siehe z.B. Figur 1: Bezugszeichen 103,
Figur 4: 403, Figur 10: 1001) zur Interaktion mit einem Fernsehgerät für die Auswahl
und Anzeige von Video-Elementen, wobei auf unterschiedlichste Medien-Quellen
zugegriffen werden kann (siehe Streitpatentschrift – im Folgenden abgekürzt:
SPS – Abs. [0007]; Abs. [0001], [0020]); und speziell eine bestimmte Art der
Benutzung einer verbesserten Ausführungsform der Steuereinrichtung.
In der Beschreibungseinleitung wird als Nachteil bekannter Bediengeräte
angegeben, dass einfache Fernbedienungen nur in einer Richtung arbeiten, indem
sie Steuersignale an das TV-Gerät senden (SPS Abs. [0002]). Es sei auch bereits
bekannt gewesen, auf einem Bildschirm viele wählbare Programme („list of
channels“ / „media catalogue“) darzustellen, aus denen der Benutzer dann mittels
der Fernbedienung auswählen konnte; aber dafür musste er immer wieder zwischen
dem Blick zum Bildschirm und dem Blick auf die Fernbedienung hin- und
herwechseln (SPS Abs. [0003] bis [0005]).
2. Daraus lässt sich die Aufgabe ableiten, die Bedienung eines Fernsehgerätes
mittels einer separaten Fernbedienung zu verbessern. (Eine konkrete Aufgabe ist
im Streitpatent nicht angegeben, vgl. SPS Abs. [0006].)
3. Zur Lösung dieser Aufgabe ist der erteilte Patentanspruch 1 gerichtet auf eine
Steuereinrichtung zur Verwendung in Verbindung mit einem Fernsehgerät, welches
einen ersten Bildschirm aufweist (Merkmal 1.). Diese Steuereinrichtung soll eine
Benutzereingabeschnittstelle (z.B. Tasten; ggf. in Form eines Touch Screens –
- 12 -
siehe SPS Abs. [0028]) und eine Kommunikationsschnittstelle umfassen, die
Kommunikationen zwischen der Steuereinrichtung und einer Mehrzahl von
Medienquellen unterstützen soll (Merkmal 1.2 teilweise; Merkmale 1.3 und 1.5).
Eine erste Besonderheit besteht darin, dass zusätzlich zu dem „ersten“ Bildschirm
des Fernsehgerätes ein „zweiter“ Bildschirm an der Steuereinrichtung vorgesehen
ist (Merkmal 1.1). Auf diesem soll dem Benutzer eine „Video-Browsing-Schnittstelle“
präsentiert werden, und die Steuereinrichtung soll dann eine Video-Auswahl vom
Benutzer empfangen (Merkmal 1.2 restlicher Teil). Es ist ohne weiteres einsichtig,
dass ein Bildschirm an dem Bediengerät (wie z.B. einer handgehaltenen
Fernbedienung) dem Benutzer die Auswahl des anzuzeigenden Programms oder
von Videos wesentlich erleichtert.
Hinzu kommt noch die Merkmalsgruppe 1.4, welche eine besondere Arbeitsweise
(mindestens) eines in der Steuereinrichtung vorgesehenen Moduls betrifft:
Mit der Video-Auswahl des Benutzers gemäß Merkmal 1.2 wurden ein „erstes
Video-Element“ und ein „zweites Video-Element“ bestimmt (Merkmal 1.4.1, zweite
Hälfte). Nun soll das genannte Modul der Steuereinrichtung in „einer Mehrzahl
Medienquellen“ nach dem ersten Video-Element und dem zweiten Video-Element
suchen (Merkmal 1.4.1, erste Hälfte). Wenn das Modul „das erste Video-Element
und das zweite Video-Element findet“, soll es die Anzeige des ersten Video-
Elements auf den Bildschirm des Fernsehgerätes sowie die Anzeige des zweiten
Video-Elements auf den Bildschirm des Steuergeräts lenken (Merkmal 1.4.2). Somit
werden entsprechend der Auswahl des Benutzers zwei Video-Elemente angezeigt
– eines auf dem TV-Bildschirm und eines auf dem Bildschirm des Steuergerätes
(d.h. der Fernbedienung).
4. Als Durchschnittsfachmann, auf dessen Wissen und Können es für die
Auslegung der Merkmale des Streitpatents und für die Interpretation des Standes
der Technik ankommt, ist anzusehen, wer üblicherweise mit der Aufgabe betraut
wird, die Bedienung eines Fernsehgerätes mittels einer separaten
- 13 -
Steuereinrichtung (Fernbedienung) zu verbessern. Dies ist im vorliegenden Fall ein
Hochschul-Absolvent aus dem Bereich der Elektrotechnik, Nachrichtentechnik oder
Informationstechnik, der über mehrjährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der
digitalen Signalverarbeitung zur Anzeige von Video-Elementen, insbesondere der
Übertragung von Datensignalen über Kommunikationsnetzwerke, und über die
Gestaltung von dafür geeigneten Benutzerschnittstellen verfügt.
5. Folgende Begriffe oder Aspekte des Patentanspruchs 1 des Streitpatents
bedürfen einer näheren Betrachtung und Auslegung durch diesen Fachmann:
5.1 „Video-Element" (Merkmalsgruppe 1.4)
Der in den Patentansprüchen verwendete Begriff „video element" kommt in der
gesamten Beschreibung nicht vor. Stattdessen findet sich an entsprechenden
Stellen häufig der Ausdruck „media element“ (Abs. [0023] / [0024] zu Figur 1;
Abs. [0036] bis [0056] zu Figuren 4 bis 6; Abs. [0061] bis [0073] zu den Figuren 8
bis 10). Zu Figur 7 ist in den Abs. [0057] bis [0060] von „multimedia elements“ die
Rede; Abs. [0022] behandelt „video streams“.
Gemäß Abs. [0023] hat ein „media element“ einen Audio-Anteil und einen Video-
Anteil. Sinngemäß versteht der Senat daher die beanspruchten „Video-Elemente“
als den optisch anzeigbaren Teil der „media elements“ (oder auch der „multimedia
elements“) der Beschreibung.
5.2 „Mehrzahl von Medienquellen" (Merkmale 1.4.1 / 1.5)
Für den Ausdruck „plurality of media sources“ (Mehrzahl [von] Medienquellen) der
Merkmale 1.4.1 und 1.5 liefert das Streitpatent keine Details, die irgendeine
einschränkende Auslegung rechtfertigen könnten. Ersichtlich ist jegliche Art von
Medienquellen gemeint, wenn sie nur auf irgendeine Weise imstande ist,
vorhandene Video-Elemente suchen zu lassen und zur Anzeige bereitzustellen.
Beispielhaft genannt sind etwa TV-Angebote, lokale Medien wie DVDs, eine
- 14 -
Video-Kamera (siehe SPS Abs. [0028] Spalte 6 Zeile 19 bis 28), persönliche Video-
Aufnahmen (Personal Video Recording System 337), oder auch beliebige über das
Internet adressierbare Medien-Server wie ein Online-Musik-Store, Internet-TV-
Server, oder ein Movie-Server (siehe SPS Abs. [0036]).
5.3 „wenn das mindestens eine Modul das erste Video-Element und das zweite
Video-Element findet“ (Merkmal 1.4.2)
Der erteilte Patentanspruch 1 ist ersichtlich nur auf den Fall gerichtet, dass das
ausgewählte erste und zweite Video-Element gefunden werden. Er gibt hingegen
keine Lehre für den Fall, dass eines der Video-Elemente nicht auffindbar wäre. (Dies
leistet erst der Unteranspruch 4.)
5.4 „eine Video-Auswahl“ (Merkmal 1.2)
Gemäß Merkmal 1.4.1 sollen das zu suchende erste und zweite Video-Element
„der“ zuvor getätigten Video-Auswahl entsprechen („corresponding to the video
selection“). Diese ergibt sich aus dem Merkmal 1.2: „to present a video browsing
interface to a user on the second screen and receive a video selection“.
Die Beklagte vertritt die Auffassung, das Merkmal 1.2 erfordere den Empfang einer
Video-Auswahl, der dann die beiden Video-Elemente entsprechen würden. Es sei
somit bereits alleine aus dem Merkmal selbst klar, dass es eine einzige Video-Aus-
wahl definiere, die durch die Benutzereingabeschnittstelle empfangen wird, und
dass es nicht das Auswählen eines oder mehrerer Video-Elemente in einer
beliebigen Weise ermögliche, zum Beispiel durch separates Auswählen von zwei
Video-Elementen.
Dieser Auslegung ist nicht zu folgen. Die beanspruchte „Video-Auswahl“ ist so zu
verstehen, dass mittels der Benutzereingabeschnittstelle „irgendwie“ ein erstes und
ein zweites Video-Element bestimmt wird, welcher Vorgang im Streitpatent
zusammenfassend mit dem Oberbegriff „eine Video-Auswahl“ bezeichnet ist.
- 15 -
a) Schon vom Wortlaut her kann der unbestimmte Artikel „a video selection“
nicht als einschränkendes Zahlwort verstanden werden. Verbindlich ist die
Anspruchsfassung in der Verfahrenssprache (Englisch), und im Gegensatz zum
Deutschen unterscheidet sich im Englischen der unbestimmte Artikel „a“ vom
Zahlwort „one“. Eine denkbare Präzisierung wie etwa „a single video selection“ gibt
der Wortlaut des Anspruchs nicht her.
Dagegen wendet sich die Beklagte und trägt vor, das Streitpatent unterscheide
deutlich zwischen mehreren „selections“ und der einen merkmalsgemäßen „selec-
tion“ (unter Verweis z.B. auf SPS Spalte 1 Zeile 54/55, Spalte 11 Zeile 12/13,
Spalte 16 Zeile 29/30 – dagegen Abs. [0062] Spalte 17 Zeile 18 bis 23 „The media
selection …“). Dass die Lehre des Streitpatents so eindeutig nicht ist, zeigt
allerdings die von der Klägerin genannte Fundstelle Spalte 4 Zeile 34/35 „The
selection by the user may, for example, identify two (or any number of) media
elements …“. Der Senat stellt hierzu fest, dass im Englischen wie im Deutschen „a
selection“ / „eine Auswahl“ als Oberbegriff für mehrere Einzel-Auswahlen
verstanden werden kann, sodass keine der genannten Fundstellen das von der
Beklagten vertretene Verständnis eindeutig belegt.
Auch die Argumentation der Beklagten, das Merkmal 1.4.1 bezöge sich mit der
Formulierung „corresponding to the video selection“ auf die einzige Video-Auswahl
des Merkmals 1.2 für beide Video-Elemente, führt zu keinem anderen Ergebnis, da
„the video selection“ in Merkmal 1.4.1 genauso als Oberbegriff zu verstehen ist und
deshalb nicht eine spezielle Auslegung von Merkmal 1.2 begründen kann.
b) Entscheidend für die Auslegung des Senats ist jedoch, dass keines der im
Streitpatent angeführten Ausführungsbeispiele eine konkrete Erläuterung für die
Auslegung der Beklagten liefert. Einige der Ausführungsbeispiele (Fig. 2, Fig. 3,
Fig. 5, Fig. 6, Fig. 10) geben zur Video-Auswahl und -Darstellung eine abweichende
Lehre oder gar keine eigene Lehre und fallen deshalb nicht unter den erteilten
Anspruch 1. Den verbleibenden Beispielen lässt sich an keiner Stelle klar und
eindeutig „eine einzige Auswahl für zwei Videos“ entnehmen, auch dort findet sich
hauptsächlich die allgemeine Formulierung „a selection“ / „the selection“ als
- 16 -
Oberbegriff. Ferner ist z.B. Abs. [0070] (Spalte 19 Zeile 55/56] zu entnehmen:
„Media browsing and media searching may include one or more user interactive
steps“. Auch dies steht einer Beschränkung auf „eine einzige Auswahl“ entgegen.
Die Beklagte verweist auf Abs. [0062]: „The media selection may identify a media
element for either the control device screen or for the television screen or for both.
The media selection may alternately identify two media elements, one for the control
device screen and another for the television screen“. Dabei stelle der zweite Satz
mit „alternately“ eine Alternative zu der Auswahl eines einzigen Medien-Elementes
des ersten Satzes dar, d.h. er lehre eine einzige Auswahl für zwei Medien-Elemente.
Es ist zwar zuzustimmen, dass „alternately“ im Streitpatent im Sinne von „alternativ“
verwendet wird, wie auch andere Fundstellen zeigen. Dennoch gibt der zweite Satz
damit nicht die konkrete Lehre, dass mit einer einzigen Video-Auswahl, die durch
die Benutzereingabeschnittstelle empfangen wird, zwei Video-Elemente für die
beiden Bildschirme ausgewählt werden. Denn auch hier lässt sich das Subjekt des
zweiten Satzes „The media selection may alternately identify two media elements“
als Oberbegriff für zwei einzelne, aufeinanderfolgende Betätigungen der Benutzer-
eingabeschnittstelle zur Auswahl zweier Medien-Elemente verstehen.
c) Der Gedankengang, dass eine „einzige“ Betätigung zwei unterschiedliche
Video-Elemente für zwei verschiedene Bildschirme auswählen soll, erfordert im
Übrigen zwangsläufig weitere Überlegungen – sollte es sich um
zusammenhängende, aufeinander bezogene Video-Elemente handeln, die von dem
Browsing-Interface bereits gemeinsam für zwei Bildschirme angeboten werden?
Sollte es sich um zwei inhaltlich identische Video-Elemente handeln, die lediglich in
unterschiedlicher Auflösung abgerufen werden? Oder wie sonst könnten zwei
unterschiedliche Video-Elemente auf einer Benutzerschnittstelle gemeinsam für
eine einzige Auswahl angeboten werden – ist vielleicht eine aufeinanderfolgende
Vor-Auswahl zweier Video-Elemente (zwei Betätigungen) vorgesehen, die dann
durch eine einzige Betätigung ausgelöst wird? Nachdem die Beschreibung des
Streitpatents hier nicht den geringsten weiteren Hinweis liefert, beurteilt der Senat
die Auslegung der Beklagten für dieses Merkmal als nicht zutreffend.
- 17 -
d) Es wurde noch die Frage aufgeworfen, ob das erste und das zweite Video-
Element identisch sein könnten, ob also der Fall, dass auf dem TV-Bildschirm und
auf dem Bildschirm der Fernbedienung dasselbe Video angezeigt wird, vom
Patentanspruch 1 umfasst ist.
Eine solche Auslegung entspricht aber nicht dem Wortlaut des Patentanspruchs 1,
wenn etwa gemäß Merkmal 1.4.1 „nach einem ersten Video-Element und einem
zweiten Video-Element“ gesucht werden soll – dies wäre nicht nötig, wenn es sich
um dasselbe Video-Element handeln würde. Auch die Beklagte widerspricht einer
solchen Auslegung.
5.5 „nach einem ersten Video-Element und einem zweiten Video-Element zu
suchen, wobei das erste Video-Element und das zweite Video-Element der
Video-Auswahl entsprechen“ (Merkmal 1.4.1)
Nach Auffassung der Beklagten erfordere das Merkmal 1.4.1 i.V.m. Merkmal 1.2,
dass zunächst eine Video-Auswahl empfangen und erst danach eine Suche nach
zwei der Video-Auswahl entsprechenden Video-Elementen in mehreren
Medienquellen durchgeführt werden solle. Demnach seien solche Ausgestaltungen
nicht anspruchsgemäß, bei denen zunächst in mehreren Medienquellen nach
Video-Elementen gesucht wird und der Nutzer dann unter den gefundenen Video-
Elementen eine Auswahl vornimmt.
Dies beurteilt der Senat als eine einschränkende Auslegung des Patentanspruchs,
der nicht gefolgt werden kann.
a) Tatsächlich beschreibt das Streitpatent etwa in Abs. [0062] zwei alternative
Vorgehensweisen: Hier wird als erste Möglichkeit die Verwendung von sog.
„Medien-Guides“ dargestellt; diese liefern eine vorab zusammengestellte Auflistung
derjenigen Medien-Elemente, die in einer bestimmten Medienquelle vorhanden sind
(Spalte 17 Zeile 5 ff.: „The media guide identifies a plurality of media elements
available with the media source. The media guide helps the user to make a media
- 18 -
selection of one or more than one media element from the plurality of media
elements.”). Nach der Auswahl durch den Benutzer muss die Steuereinrichtung die
Medienquelle lokalisieren, welche über das ausgewählte Medien-Element verfügt,
und es dort zur Wiedergabe abrufen (Spalte 17 Zeile 25 bis 29, Zeile 33 bis 37). Als
zweite Möglichkeit ist in Spalte 17 Zeile 30 bis 33 erläutert, dass der Benutzer seine
Auswahl auch nicht basierend auf einem Medien-Guide treffen kann; dann muss
nach der Auswahl eine Suche in denjenigen Medienquellen durchgeführt werden,
mit denen die Steuereinrichtung „kommunikativ gekoppelt“ ist, um das gewünschte
Medien-Element irgendwo zu finden und anschließend (genauso wie bei der ersten
Möglichkeit) zur Wiedergabe abzurufen.
b) Nachdem aber nirgendwo klar und eindeutig entnehmbar ist, dass das
Streitpatent auf die zweite Möglichkeit beschränkt wäre, hat nach Überzeugung des
Senats eine Auslegung so zu erfolgen, dass beide Beispiele umfasst sind: „Werden
in der Beschreibung eines Patents mehrere Ausführungsbeispiele als
erfindungsgemäß vorgestellt, sind die im Patentanspruch verwendeten Begriffe im
Zweifel so zu verstehen, dass sämtliche Beispiele zu ihrer Ausfüllung herangezogen
werden können. Nur wenn und soweit sich die Lehre des Patentanspruchs mit der
Beschreibung und den Zeichnungen nicht in Einklang bringen lässt und ein
unauflösbarer Widerspruch verbleibt, dürfen diejenigen Bestandteile der
Beschreibung, die im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden haben, nicht
zur Bestimmung des Gegenstands des Patents herangezogen werden“ (BGH
GRUR 2015, 972 – Kreuzgestänge).
c) Die Begriffe „suchen“ und „lokalisieren“ werden im Streitpatent nicht so
trennscharf verwendet, dass die Auswahl aus einer Auflistung verfügbarer Medien-
Elemente (Medien-Guide) und die anschließende Lokalisierung nicht sinngemäß
mit unter das „Suchen nach einem der Auswahl entsprechenden Video-Element“,
wie es das Merkmal 1.4.1 vorgibt, fallen könnte (vgl. etwa Unteranspruch 4, welcher
nicht etwa „Suchen und Finden“ aufgreift, sondern das „Lokalisieren“: „… if the at
least one module does not locate at least one of …“, obwohl doch dieser Fall gerade
für die zweite Möglichkeit des nachträglichen Suchens viel wahrscheinlicher ist als
bei der Verwendung eines Medien-Guides).
- 19 -
Da das Merkmal 1.4.1 im Kontext des Merkmals 1.2 zu interpretieren ist („einem
Benutzer eine Video-Browsing-Schnittstelle zu präsentieren und eine Video-
Auswahl zu empfangen“), wird der Begriff „search for“ für die hier in Rede stehenden
zwei unterschiedlichen Ausführungsbeispiele des Abs. [0062] im Fall „Medien-
Guide“ als Lokalisierung zum Abruf, und im Fall einer allgemeinen Such-Anfrage als
Such-Recherche, ob die mit der Auswahl bestimmten Video-Titel irgendwo verfüg-
bar sind, ausgelegt.
Eine einschränkende Auslegung, mit welcher die erste Möglichkeit „Medien-Guide“
ausgeschlossen wird, hält der Senat nicht für angemessen oder gar zwingend (vgl.
auch BGH GRUR 2004, 47 – Blasenfreie Gummibahn I, Leitsatz: „… darf im Nichtig-
keitsverfahren nicht etwa deshalb eine einengende Auslegung der angegriffenen
Patentansprüche zugrunde gelegt werden, weil mit dieser die Schutzfähigkeit eher
bejaht werden könnte“).
5.6 Merkmal 1.5: „wobei die Kommunikationsschnittstelle dafür ausgelegt ist,
Kommunikationen zwischen der Steuereinrichtung und der Mehrzahl
Medienquellen zu unterstützen“
Die Beklagte legt dieses Merkmal einschränkend aus. Sie argumentiert, dass das
Merkmal z.B. in der Lehre der Druckschrift D2 nicht realisiert sei, weil dort die Fern-
bedienung und das Fernsehsystem nicht mit den Quellen der Videodaten kommu-
nizieren würden, vielmehr werde dies als Aufgabe des dortigen Gateways und des
Headends beschrieben; ohne das Gateway und den Headend-Cherrypicker sei es
der Fernbedienung nicht möglich, irgendein Video-Element zu erlangen.
Einer solchen einschränkenden Auslegung kann nicht gefolgt werden. Das Merkmal
1.5 fordert lediglich, dass eine Kommunikation zwischen der Steuereinrichtung und
der Mehrzahl Medienquellen ermöglicht („unterstützt“) wird. Dass dieses eine
unmittelbare Kommunikation ohne Zwischenstationen sein müsse, lässt sich weder
dem Merkmal selbst noch insgesamt dem Streitpatent entnehmen (vgl. etwa
Abs. [0026]: „The control device 203 communicates with … media sources 271 via
- 20 -
the set top box 229“; Abs. [0032] „The control device 303 communicates with any
one of the media sources 331 via the set top box 325“).
Dass die Kommunikation der Steuereinrichtung mit den Medienquellen durch die
Kommunikationsschnittstelle (115, 213, 315, 713) des Merkmals 1.3 „unterstützt“
wird, hatte der Fachmann allerdings bereits aus den entsprechenden Figuren 1, 2, 3
und 7 sowie der jeweils zugehörigen Beschreibung „mitgelesen“, so dass dem
Merkmal 1.5 letztlich keine über Selbstverständliches hinausgehende Bedeutung
zukommt.
5.7 Im Ergebnis verbessert die Lehre des erteilten Patentanspruchs 1 die
Auswahl abzurufender Video-Elemente im Wesentlichen durch einen zweiten
Bildschirm an der Steuereinrichtung. Hinzu kommt ein Modul zum Abrufen für eine
gleichzeitige Anzeige je eines ausgewählten Video-Elements für den Bildschirm des
Fernsehgerätes und für den zweiten Bildschirm.
Alles Übrige aus den zahlreichen Figuren und aus der Beschreibung, insbesondere
die „Kombination“ unterschiedlicher Medien-Quellen und die Umkodierung eines
Video-Streams, der in einem „falschen“ Format vorliegt, ist durch den
Patentanspruch 1 des Streitpatents nicht konkret unter Schutz gestellt.
II.
In seiner erteilten Fassung steht dem Streitpatent der Nichtigkeitsgrund der
mangelnden Patentfähigkeit entgegen (Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IntPatÜG
i.V.m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ, Art. 54, Art. 56 EPÜ).
Denn mit Rücksicht auf den aus der Druckschrift D1 bekannten Stand der Technik
beruht die Lehre des erteilten Patentanspruchs 1 zumindest nicht auf erfinderischer
Tätigkeit.
- 21 -
1. Die Druckschrift D1 beschreibt eine anspruchsgemäße „Steuereinrichtung
zur Verwendung in Verbindung mit einem Fernsehgerät“ in Form eines
handgehaltenen Steuergeräts (Remote Control Unit 10) zur Steuerung der Anzeige
von TV- und Internet-Content, mit einem eigenen „zweiten“ Bildschirm (Motion
Picture Display 15), sodass auf dem Bildschirm des Fernsehgerätes (80) und dem
zweiten Bildschirm (15) verschiedene Inhalte ohne gegenseitige Störung
gleichzeitig angezeigt werden können (vgl. Abstract, Spalte 1 Zeile 34 bis 45,
Spalte 3 Zeile 48 bis 57, Spalte 6 Zeile 2 bis 9, Figur 1 / 2 – Merkmale 1., 1.1).
Eine Basisstation (75) ist mit unterschiedlichsten Medien-Quellen (85, 95)
verbunden und kann Video-Datenströme zum TV-Gerät (80) oder zum Steuergerät
(10) leiten (Figur 2; Spalte 9 Zeile 46 bis 58, insbes. auch Zeile 52: „an outside data
source such as the internet“). Das Steuergerät (10) hat IR- oder RF-
Kommunikationsschnittstellen, welche „Kommunikationen zwischen der
Steuereinrichtung und der Mehrzahl Medienquellen“ unterstützen (siehe Spalte 10
Zeile 36 bis 54 – Merkmale 1.3, 1.5). Mittels der Benutzereingabeschnittstelle des
Steuergerätes (10) wird dem Benutzer eine Übersicht über verfügbare Medien oder
Programmkanäle auf dem „zweiten“ Bildschirm des Steuergeräts präsentiert und
eine Auswahl des Benutzers empfangen (Spalte 5 Zeile 11 bis 22, Spalte 8 Zeile 8
bis 16 – Merkmal 1.2).
Die Druckschrift D1 liefert dazu unterschiedliche Ausführungsbeispiele. So kann der
Benutzer während der Anzeige eines TV-Programms auf dem „ersten“ Bildschirm
(80) gleichzeitig alternative Programme auf dem „zweiten“ Bildschirm auswählen
und anschauen („channel surf“, siehe Spalte 8 Zeile 8 bis 16). Es ist auch
vorgesehen, die Zuordnung der Anzeige zwischen den beiden Bildschirmen zu
wechseln („swap“, siehe Spalte 10 Zeile 66 ff.). Ferner kann der Benutzer mittels
des Steuergeräts (10) etwa bei „internet-enabled TV“ Internet-Adressen, die in einer
am TV-Bildschirm angezeigten Werbung enthalten sind, zwischenspeichern und
sich (später, oder gleichzeitig zu der TV-Anzeige) auf dem zweiten Bildschirm (15)
anzeigen lassen (siehe Spalte 7 Zeile 36 bis 49). Dazu beschreibt die D1 explizit
das Lenken der ausgewählten Medien-Elemente wahlweise auf den TV-Bildschirm
oder auf den Steuergeräte-Bildschirm durch die Basisstation (75) (siehe z.B.
- 22 -
Claim 1, Claim 31 oder Spalte 9 Zeile 46 bis 58); für den Fachmann ist klar, dass
die Anzeige ausgewählter Medien-Elemente nur möglich ist, wenn sie durch ein
entsprechendes Modul der Basis-Station (75) „gefunden“ oder lokalisiert wurden –
Merkmale 1.4, 1.4.2. Auf die räumliche Anordnung der Baugruppen / Module des
Systems kommt es laut D1 nicht an – so könnten die Baugruppen der Basisstation
(75) z.B. auch in das Steuergerät (10) integriert sein (vgl. Spalte 9 Zeile 21 / 22,
Spalte 12 Zeile 45 ff.).
Ein „Suchen“ nach den vom Benutzer ausgewählten Medien „in einer Mehrzahl
Medienquellen“ im Sinne von Merkmal 1.4.1 ist in D1 nicht konkret beschrieben. Der
Fachmann wird jedoch zumindest ein „Lokalisieren“ ausgewählter Medien-Dateien
oder -Streams (s.o. Auslegung, Abschnitt 5.5, erste Möglichkeit) als Voraussetzung
für die Wiedergabe mitlesen.
Darüber hinaus beschreibt die Druckschrift D1 auch den Zugriff auf Internet-Seiten
über das Steuergerät und den „zweiten“ Bildschirm, während auf dem „ersten“
Bildschirm ein TV-Programm angezeigt wird (Fundstellen s.o.). Dem Fachmann war
zum Prioritätszeitpunkt der Anmeldung aber vertraut, dass Internet-Portale zur
Suche und zum Anzeigen von Video-Elementen bereitstanden (siehe z.B.
„youtube.com“ oder „amazon.com“, Internet-Seiten etwa des Jahres 2005 über die
Wayback-Machine web.archive.org abrufbar). Dort ist typischerweise eine Suche
nach Stichworten möglich, wobei der Such-Anfrage entsprechende Video-Titel in
einem Browsing Interface angezeigt werden; nach einer Auswahl des Benutzers
muss dann in erreichbaren Medienquellen nach dem gewählten Video-Titel gesucht
werden (Merkmal 1.4.1 – s.o. Auslegung, Abschnitt 5.5, zweite Möglichkeit).
Damit ergeben sich sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 des Streitpatents
für den Fachmann unmittelbar oder durch Mitlesen aufgrund seines Fachwissens
aus Druckschrift D1.
- 23 -
2. An dieser Stelle ist auch noch zu berücksichtigen, dass die beiden
Alternativen „Suche in verfügbaren Medien-Elementen – basierend auf einer vorab
erstellten Auflistung“ („Medien-Guide“), oder „Suche nach anderen Kriterien, ohne
Kenntnis der Verfügbarkeit – mit anschließender Suche nach verfügbaren Medien-
Elementen, welche die gewählten Kriterien erfüllen“, per se nicht aus technischen
Überlegungen hervorgehen (vgl. auch BGH GRUR 2013, 275 – Routenplanung,
Leitsätze). Beide Vorgehensweisen zur Suche und Auswahl waren dem Fachmann
vor dem Prioritätstag des Streitpatents wohlvertraut (siehe die oben genannten
Beispiele „youtube.com“ und „amazon.com“). Eine Entscheidung für eine der beiden
Alternativen hängt allein davon ab, welche Such-Möglichkeit man dem Benutzer
anbieten möchte – denn technisch ist beides möglich. Wenn man von einer
Sammlung verfügbarer Medien (wie z.B. einer eigenen DVD-Sammlung) ausgeht
und in diesen suchen will, muss die Suche anders ablaufen, als wenn man von einer
abstrakten Suchanfrage an eine Datenbank ausgeht (z.B. „alle Filme eines
bestimmten Regisseurs“), dann anhand der präsentierten Ergebnis-Liste Titel
auswählen will und erst dadurch eine Suche auslöst, welches Video (evtl. zu
welchem Preis) erhältlich ist.
Insoweit trägt die Vorgabe, welche der beiden Such-Möglichkeiten dem Benutzer
angeboten wird, nicht zu einer technischen Problemlösung bei, sondern erweist sich
als „nichttechnische Vorgabe für den technischen Fachmann“, die bei der Prüfung
der Erfindung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen ist (vgl. BGH
GRUR 2011, 125 – Wiedergabe topografischer Informationen).
Die Beklagte argumentiert dagegen, dass ein vorab erstellter Index („Medien-
Guide“) aus technischer Sicht nachteilig sei, z.B. wegen der Notwendigkeit der
Aktualisierung und wegen der Belegung von Speicherplatz. Die (ihrer Auslegung
nach) anspruchsgemäße Lösung (s.o.: zweite Möglichkeit) sei demgegenüber
wesentlich flexibler und erlaube ohne weiteren Aufwand auch das Suchen nach
ganz neuen, noch nicht indizierten Videos. Insoweit liege sehr wohl ein Beitrag zur
Lösung eines konkreten technischen Problems vor, und ferner gehe diese technisch
vorteilhafte Lösung aus der Druckschrift D1 auch nicht hervor.
- 24 -
Dem ist entgegenzuhalten, dass auch die von der Beklagten favorisierte zweite
Möglichkeit technische Nachteile hat (längere Wartezeit bis Titel gefunden sind,
wiederholte Belastung der Netzwerke mit derselben Suchanfrage, u.a.), das
Streitpatent jedoch beide Möglichkeiten beschreibt und an keiner Stelle auf
technische Vor- und Nachteile einer der beiden eingeht. Soweit aber dem
Fachmann, wie zuvor ausgeführt, beide Möglichkeiten einschließlich ihrer jeweiligen
Vor- und Nachteile bereits vertraut waren, würde es sich allenfalls um eine
fachmännische Abwägung von bekannten Vor- und Nachteilen handeln, womit das
Vorliegen erfinderischer Tätigkeit allein nicht begründet werden kann (vgl. BGH
GRUR 2006, 930 – Mikrotom, Leitsatz a)). Die Lehre des Streitpatents gibt darüber
hinaus an keiner Stelle technische Gründe für eine Beschränkung auf die zweite
Möglichkeit an, so dass der Senat an seiner Beurteilung festhält, dass es sich bei
einer derartigen Beschränkung und ganz allgemein bei der Frage, welche Art von
Suchmöglichkeit dem Benutzer angeboten werden soll, allein um eine
nichttechnische Vorgabe für den technischen Fachmann handelt.
3. Soweit die Beklagte mehrere Argumente gegen eine Neuheitsschädlichkeit
der Druckschrift D1 vorbringt, sind diese hinsichtlich deren Neuheit teilweise
berechtigt, können aber ein Naheliegen der Lehre des Patentanspruchs 1 für den
Fachmann nicht in Frage stellen.
3.1 Die Beklagte trägt vor, entgegen Merkmal 1.4.1 werde gemäß D1 mit einer
Video-Auswahl immer nur genau ein Video-Element zum Abspielen ausgewählt.
Wie im Rahmen der Auslegung oben unter I. 5.5 erläutert, verlangt jedoch das
Merkmal 1.4.1 in Verbindung mit Merkmal 1.2 nicht eine einzige Auswahl für zwei
Video-Elemente. Eine aufeinanderfolgende Auswahl zweier Video-Elemente, die
zusammenfassend als „eine Auswahl“ / „die Auswahl“ des Benutzers bezeichnet
wird, fällt mit unter die Lehre des Patentanspruchs 1 des Streitpatents.
(Im Übrigen könnte aber die Lehre der D1 bezüglich in TV-Signale eingebetteter
Daten (siehe Spalte 4 Zeile 33 bis 60) und deren getrennter Anzeige – TV auf
- 25 -
„erstem“ Bildschirm, Daten auf „zweitem“ Bildschirm, wobei diese Daten nach dem
Verständnis Fachmann auch Videos umfassen können, vgl. Spalte 12 Zeile 11 ff. –
sogar den Aspekt nur einer Auswahl für zwei unterschiedliche Video-Elemente
vorwegnehmen oder zumindest nahelegen.)
3.2 Ferner offenbare die D1 an keiner Stelle, dass Internet-Videos angezeigt
würden. Vielmehr gehe die D1 aus von Internet-Daten, die in das TV-Signal
eingebettet sind (vgl. Spalte 4 Zeile 33 bis 60). Diese Internet-Daten stellten
lediglich Texte dar (vgl. Spalte 6 Zeile 49 ff., insbes. „HTML“). Dementsprechend
unterscheide D1 von Anfang an zwischen Videodaten und eingebetteten Daten.
Letztere seien daher nicht Videodaten oder Video-Elemente. Aufgrund dieser
ausdrücklichen Unterscheidung führe D1 davon weg, Video-Elemente in einem
Internetmedienserver bereitzustellen.
Dieser Beurteilung kann im Ergebnis nicht gefolgt werden. Zwar ist zuzustimmen,
dass D1 nicht konkret die Anzeige eines Videos aus dem Internet auf dem zweiten
Bildschirm beschreibt. Jedoch ist der D1 in Spalte 1 Zeile 15 bis 31 („Terminology“)
entnehmbar: „A data stream may be HTML data transmitted from the internet, or it
may be a "media stream" such as an analog or digital TV broadcast signal … or
other audio and/or video signal. … HTML data is used to refer to any internet-derived
data, as opposed to solely data that is in the HTML protocol format, as the concepts
described herein are equally applicable to other internet-derived data“ – d.h. dass
der Begriff „Datenstrom“ auch Video-Signale umfasst, und dass HTML in der D1 nur
als „Sammelbegriff“ für Internet-Daten verwendet wird, ohne andere Formate
auszuschließen. Dies widerlegt eine sich ausschließende Unterscheidung zwischen
Video-Daten und Text-Daten. Auch Spalte 12 Zeile 11 ff. – insbes. Zeile 30 „the
embedded data may actually be a web page“ / Zeile 43 „in no way limiting of the
types of data … to make use of“ – weist den Fachmann in diese Richtung.
Im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass die Druckschrift D1 als Anmeldetag den
31.12.1997 angibt, also etwas mehr als 8 Jahre vor dem Prioritätstag des
Streitpatents. Zum Zeitpunkt der Anmeldung der D1 war Internet oft nur mit geringer
Bandbreite verfügbar, und Internet-Seiten waren tatsächlich primär text-basiert.
- 26 -
Allerdings erweiterte sich die Nutzung des Internets für andere Medien recht schnell.
Die Verkaufsplattform „amazon“ startete 1998, zunächst als Online-Buchhandlung;
das youtube-Videoportal ging am 14. Februar 2005 online (genannte Daten
abgerufen von wikipedia.de). Dies alles kennend und berücksichtigend, hätte der
Durchschnittsfachmann daher in den Wochen vor dem Prioritätstag des
Streitpatents die Lehre der Druckschrift D1 auf die sich fortentwickelnde Nutzung
des Internets übertragen und wäre wie selbstverständlich davon ausgegangen,
dass die in D1 genannten Internet-Seiten nicht mehr nur auf Texte zu beschränken
waren, sondern – gerade z.B. im Bereich der Werbung – auch Video-Elemente
einschließen könnten. Besonders bei der in D1 beschriebenen Möglichkeit, parallel
zur Anzeige eines TV-Programms (d.h. eines Video-Elementes) auf dem ersten
Bildschirm das Internet mit dem zweiten Bildschirm nach anderer Unterhaltung zu
durchsuchen (vgl. D1 Spalte 7 Zeile 47 bis 49 „browse the internet sites on the
remote control's display 15 without affecting or interfering with the primary TV
display“; Spalte 10 Zeile 63 „to access a new web site while browsing the internet“;
u.a.), hätte der Fachmann des Jahres 2005 die Suche und Anzeige anderer Video-
Elemente ganz automatisch mitgelesen.
3.3 Die Beklagte erläutert außerdem, dass in der D1 keine Suche nach einem
ersten Video-Element und einem zweiten Video-Element in einer Mehrzahl
Medienquellen stattfinde, wie es das Merkmal 1.4.1 fordere. Entsprechend fehle
auch das Lenken der Anzeige zweier Video-Elemente, die einer Video-Auswahl
entsprechen, nach ihrem Auffinden auf unterschiedliche Bildschirme gemäß
Merkmal 1.4.2.
Wenn aber der Benutzer im Rahmen der Beispiele der D1 ein Video sucht und zur
Anzeige auf dem ersten Bildschirm auswählt (vgl. D1 Spalte 5 Zeile 18 bis 22 „… the
remote control may also function as a convenient front-end to DVD (digital versatile
disk) players and recorders, allowing the user to browse actual video, audio, and
other recordings to select a desired title for playing“; und „swap“ Spalte 10 Zeile
66 ff.), und danach, wie zuvor aus der D1 zitiert, parallel zum Anzeigen dieses
Videos auf dem ersten Bildschirm das Internet mit dem zweiten Bildschirm nach
anderer Unterhaltung durchsucht und ein gefundenes zweites Video auf dem
- 27 -
zweiten Bildschirm zum Anzeigen bringt, finden nach dem Verständnis des Senats
genau die beanspruchten Schritte gemäß Merkmal 1.4.1 und 1.4.2 statt. Auf die
exakte Reihenfolge kann es dabei nicht ankommen, eine Anpassung liegt ggf. im
Rahmen des fachmännischen Handelns.
3.4 Soweit die Beklagte in der Lehre der Druckschrift D1 eine „Mehrzahl
Medienquellen“ vermisst, sieht der Senat hingegen sowohl die Suche in eigenen
DVD- und Audio-Sammlungen (s.o. D1 Spalte 5 Zeile 18 bis 22) wie auch generell
eine Suche mittels der in D1 referenzierten „internet sites“ / „web sites“, wenn etwa
im youtube-Portal nach Videos eines bestimmten Regisseurs gesucht wird, als
Suche in einer „Mehrzahl Medienquellen“ an.
4. Damit gab die Druckschrift D1 dem Fachmann vor dem Prioritätstag des
Streitpatents deutliche Hinweise auf sämtliche Merkmale des erteilten
Patentanspruchs 1. Dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag
fehlt es daher zumindest an der für die Patentfähigkeit erforderlichen erfinderischen
Tätigkeit.
Der Anspruch 1 des Streitpatents hat daher keinen Bestand. In seiner erteilten
Fassung ist das Streitpatent, dessen abhängige Unteransprüche die Beklagte nicht
gesondert verteidigt hat, insgesamt für nichtig zu erklären.
III.
Die Hilfsanträge können nicht zu einer günstigeren Beurteilung führen. Der
Hilfsantrag 1 ist unzulässig, weil der Gegenstand seines Patentanspruchs 1 eine
unzulässige Erweiterung darstellt. Für die Hilfsanträge 2 und 3 besteht der
Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit unverändert fort.
- 28 -
1. Der Hilfsantrag 1 kann keinen Erfolg haben, weil der Gegenstand seines
Patentanspruchs 1 sowohl in der ursprünglichen Anmeldung als auch im
Streitpatent nicht offenbart ist, so dass der Hilfsantrag unzulässig ist. Unabhängig
davon ist aber die damit beanspruchte Lehre ebenso durch die Druckschrift D1
nahegelegt.
1.1 Beim Hilfsantrag 1 wird in den erteilten Patentanspruch 1 zwischen den
Merkmalen 1.4.1 und 1.4.2 folgendes Merkmal Hi1 eingefügt:
Hi1 wherein the searching comprises finding out in which of the media
sources the first video element is present and in which of the
media sources the second video element is present; and
übersetzt:
wobei das Suchen umfasst, herauszufinden, in welcher der
Medienquellen das erste Video-Element vorhanden ist und in
welcher der Medienquellen das zweite Video-Element vorhanden
ist; und
1.2 Die Beklagte verweist zur ursprünglichen Offenbarung auf Abs. [69] Satz 2
der Anmeldung gemäß Druckschrift NK4 (Abs. [0065] Satz 2 der Streitpatentschrift):
„The control device searches and finds out in which of the media sources the second
media element is present and accordingly triggers delivery of the second media
element to the television screen“. Hier ist nicht zu entnehmen, dass die Suche das
Herausfinden „umfasst“, vielmehr sind dort zwei aufeinanderfolgende Schritte
(Suchen und Herausfinden) beschrieben; im Übrigen auch nur für das zweite Video-
Element.
Der weitere Verweis der Beklagten auf NK4 Abs. [66] (Abs. [0062] der
Streitpatentschrift) ist nicht anders zu bewerten.
Damit fehlt es an einer ursprünglichen Offenbarung für das neue Merkmal Hi1.
- 29 -
1.3 Mit diesem zusätzlichen Merkmal möchte die Beklagte klarstellen, dass die
„Suche“ des Merkmals 1.4.1 nicht lediglich das Lokalisieren verfügbarer Video-
Elemente leistet, sondern erst auf die Auswahl des Merkmals 1.2 hin eine Suche
nach den ausgewählten Video-Elementen ausgeführt wird (Beschränkung auf die
o.g. zweite Möglichkeit, siehe Auslegung I. 5.5).
Wie jedoch zuvor bereits dargestellt, genügt der Verweis der Druckschrift D1 auf die
Anzeige von Internet-Seiten auf dem „zweiten Bildschirm“ dem Fachmann bereits,
um auch die genannte zweite Möglichkeit, etwa bei Nutzung eines Video-Portals
wie „youtube“ oder eines Einkaufs-Portals wie „amazon“, als naheliegend
anzusehen (s.o. Abschnitt II. 3.2 / 3.3). Unabhängig davon handelt es sich bei dieser
Beschränkung allein um eine nichttechnische Vorgabe für den technischen
Fachmann (s.o. Abschnitt II. 2.), die bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht
zu berücksichtigen ist.
2. Der Hilfsantrag 2 ist nicht erfolgreich, weil der Gegenstand seines
Patentanspruchs 1 gegenüber der Lehre der Druckschrift D1 nicht auf einer
erfinderischen Tätigkeit beruht.
2.1 Beim Hilfsantrag 2 wird in den erteilten Patentanspruch 1 zwischen den
Merkmalen 1.2 und 1.3 folgendes Merkmal Hi2 eingefügt:
Hi2 wherein the video selection is identified by a user input received by the
user input interface;
übersetzt:
wobei die Video-Auswahl durch eine Benutzereingabe identifiziert
wird, die an der Benutzereingabeschnittstelle empfangen wird;
2.2 Entgegen der Argumentation der Klägerin dürfte der Gegenstand des
Hilfsantrags 2 nicht über die Offenbarung des Streitpatents und der ursprünglichen
Anmeldung hinausgehen, siehe z.B. Abs. [0066] der Streitpatentschrift sowie NK 4
Abs. [70] Zeilen 3 bis 7.
- 30 -
2.3 Mit diesem zusätzlichen Merkmal möchte die Beklagte noch einmal
verdeutlichen, dass es sich bei der anspruchsgemäßen Video-Auswahl um eine
einzige Video-Auswahl handeln soll und nicht um eine irgendwie geartete Auswahl
mehrerer Video-Elemente.
Genau das kann das zusätzliche Merkmal aber nicht leisten. Auch hier muss davon
ausgegangen werden, dass dem gesamten Streitpatent nichts zu entnehmen ist,
das eine Übersetzung von „a user input” als “eine einzige Benutzereingabe”
erlauben würde. „The video selection” hingegen ist – wie zum Hauptantrag erläutert
– als Oberbegriff für mehrere einzelne Video-Auswahlen zu verstehen, was auch
für das zusätzliche Merkmal Hi2 gilt.
Damit gibt dieses zusätzliche Merkmal keine andere Lehre als diejenige, welche der
Fachmann bereits mit der Auslegung des Merkmals 1.2 dem erteilten
Patentanspruch 1 entnommen hatte. Der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 2 ist
somit genauso als „nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhend“ zu beurteilen.
3. Auch der Hilfsantrag 3 hat keinen Erfolg, weil der Gegenstand seines
Patentanspruchs 1 gegenüber der Lehre der Druckschrift D1 nicht auf einer
erfinderischen Tätigkeit beruht.
3.1 Beim Hilfsantrag 3 wird in den erteilten Patentanspruch 1 zwischen den
Merkmalen 1.4.1 und 1.4.2 folgendes Merkmal Hi3 eingefügt:
Hi3 wherein each of the plurality of media sources is an internet media
server; and
übersetzt:
wobei jede der Mehrzahl Medienquellen ein Internetmedienserver ist;
und
- 31 -
3.2 Der Hilfsantrag 3 ist zulässig. Die vorgenommene Einschränkung ist z.B. in
Abs. [0035] der Streitpatentschrift und in den Anmeldeunterlagen gemäß NK 4
Abs. [39] offenbart.
3.3 Mit dem zusätzlichen Merkmal Hi3 wird die Lehre des Patentanspruchs 1 auf
den Abruf von Videos aus dem Internet beschränkt; damit sind keine lokalen Medien
(wie z.B. in Figur 1 beschrieben) mehr umfasst.
Der Beklagten ist zuzustimmen, dass die Druckschrift D1 eine Suche nach zwei
Video-Elementen in einer Mehrzahl von Internetmedienservern, und deren Abruf
aus dem Internet, wenn beide Video-Elemente dort gefunden werden, nicht
ausdrücklich beschreibt.
Wie bereits ausgeführt (s.o. Abschnitt II. 3.2, letzter Absatz vor 3.3), war das Abrufen
von Videos aus dem Internet zum Anmeldetag der Druckschrift D1 auch noch nicht
allgemein üblich. Die Nutzung des Internets auch für Videos nahm in den
Folgejahren jedoch stetig zu, und im Jahr 2005 (d.h. kurz vor dem Prioritätstag des
Streitpatents) war eine Suche nach Videos im Internet längst keine Besonderheit
mehr, vgl. die o.g. Eröffnung des youtube-Videoportals im Februar 2005, oder die
Möglichkeit der gezielten Suche nach Video-Elementen mit der Suchmaschine
AltaVista seit 1999 (siehe die Eingabe der Klägerin vom 13. Dezember 2021,
Seite 10). Der Fachmann hätte im Jahre 2005 ohne weiteres die Lehre der
Druckschrift D1 auf die Nutzung des Internets als Quelle für Videos übertragen (vgl.
dazu auch etwa die Druckschrift D4, Absätze [0003], [0004], [0047]), so dass das
zusätzliche Merkmal Hi3 im Jahr 2005 für ihn eine naheliegende Übertragung der
bekannten Lehre auf die Gegenwart darstellte.
Zudem ergab es sich bereits aus der Druckschrift D1 als eine mögliche Anwendung,
mit dem Steuergerät ein Video im Internet zu suchen, dieses mittels der „Swap“-
Funktion auf dem ersten Bildschirm zu lenken, und danach ein weiteres Video im
Internet zu suchen und auf dem zweiten Bildschirm darzustellen (vgl. oben Abschnitt
II. 3.3, zweiter Absatz). Wie dort in diesem Zusammenhang ebenfalls bereits
ausgeführt (vgl. oben Abschnitt II. 3.2, zweiter Absatz), kann dem Verständnis der
- 32 -
Beklagten nicht gefolgt werden, dass die Druckschrift D1 ausdrücklich zwischen
Video- und Audiosignalen einerseits und anderen Daten andererseits unterscheide
und daher davon weg führe, Video-Elemente in einem Internetmedienserver
bereitzustellen.
Allein die Beschränkung, gemäß Merkmal Hi3 ausschließlich Medienquellen aus
dem Internet heranzuziehen, kann das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit
ausgehend von dem bereits als naheliegend beurteilten Gegenstand des erteilten
Patentanspruchs 1 nicht begründen.
IV.
Patentanspruch 1 des Streitpatents ist somit weder in seiner erteilten Fassung noch
in einer der Fassungen gemäß den Hilfsanträgen bestandsfähig. Da die Beklagte
ihre zur Akte gereichten Fassungen des Streitpatents als geschlossene
Anspruchssätze versteht und somit andere Patentansprüche dieser Fassungen
nicht gesondert verteidigt, war das Streitpatent insgesamt für nichtig zu erklären.
V.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 Halbsatz 1 PatG
i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG
i. V. m. § 709 Satz 1 und 2 ZPO.
- 33 -
VI.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gemäß § 110 PatG statthaft.
Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollständiger Form
abgefassten Urteils - spätestens nach Ablauf von fünf Monaten nach Verkündung -
durch einen in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder
Patentanwalt schriftlich beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a,
76133 Karlsruhe, einzulegen.
Die Berufungsschrift muss
- die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet ist, sowie
- die Erklärung, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde,
enthalten. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift
des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.
Auf die Möglichkeit, die Berufung nach § 125a PatG in Verbindung mit § 2 der
Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und
Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) auf elektronischem Weg beim Bundes-
gerichtshof einzulegen, wird hingewiesen (www.bundesgerichts-hof.de/erv.html).
Hartlieb Baumgardt Dr. Forkel Hoffmann Dr. Himmelmann


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