2 ZA (pat) 38/10  - 2. Senat (Nichtigkeit)

BPatG 15208.05BUNDESPATENTGERICHT2 ZA (pat) 38/10zu2 Ni 15/03 (EU)KoF 44/10_______________________(Aktenzeichen)B E S C H L U S SIn der Beschwerdesache…- 2 -…- 3 -…betreffend das europäische Patent …(…)(hier: Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 27. Juli 2010)hat der 2. Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts am 28. September 2011 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl, des Richters Merzbach und des Richters Dipl.-Ing. Küestbeschlossen:1. Die Erinnerung der Nichtigkeitsbeklagten und Berufungs-klägerin gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 27. Juli 2010 wird zurückgewiesen.2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Nichtigkeits-beklagte.3. Der Wert des Erinnerungsverfahrens beträgt 39.488,80 Euro.- 4 -G r ü n d eI.Die Klägerin zu 1) hatte sich mit ihrer Nichtigkeitsklage gegen das europäische Patent … (Streitpatent) gewandt. Mit Urteil des X. Zivilsenats des Bundes-gerichtshofs vom 15. September 2009 wurden der Beklagten u. a. die außerge-richtlichen Kosten der Klägerinnen zu 1 bis 4 auferlegt. Der Streitwert für das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof wurde durch Beschluss vom 21. Dezem-ber 2009 auf 4.200.000,-- € festgesetztDie Klägerin zu 1) hat Kostenfestsetzung für die Berufungsinstanz beantragt. Da-bei hat sie u. a. neben den für den bevollmächtigten Patentanwalt entstandenen Kosten für die mitwirkende Rechtsanwältin eine 1,3 Prozessgebühr, eine 1,3 Verhandlungsgebühr, den Pauschsatz für Post- und Telekommunikations-dienstleistungen sowie Reisekosten zur Teilnahme an der mündlichen Verhand-lung vor dem Bundesgerichtshof beansprucht. Die Beklagte hat dem Festset-zungsantrag der Klägerin zu 2) hinsichtlich der Kosten des Rechtsanwalts wider-sprochen.Die Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts hat u. a. die für die Doppelvertre-tung entstandenen Kosten als gerechtfertigt angesehen und mit Beschluss vom 27. Juli 2010 die von der Beklagten an die Klägerin zu erstattenden Kosten des Berufungsverfahrens auf 80.079,86 € nebst Zinsen festgesetzt.Die Beklagte hat gegen diesen Beschluss Erinnerung eingelegt, soweit damit Kosten für die vor dem Bundesgerichtshof neben dem Patentanwalt mitwirkende Rechtsanwältin in Höhe von insgesamt 39.488,80 € festgesetzt worden sind. EineDoppelvertretung durch Rechts- und Patentanwalt sei nicht notwendig i. S. v. § 91 Abs. 1 ZPO, vielmehr sei eine Vertretung durch einen Patentanwalt ausreichend, - 5 -da gerade der Patentanwalt sowohl für die Frage der Verletzung als auch für die Frage des Bestands eines Patents speziell ausgebildet und geschult sei.Die Beklagte beantragt,den angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss vom 27. Ju-li 2010 aufzuheben und die Kosten der Rechtsanwältin in Höhe von insgesamt 39.488,80 € abzusetzen.Die Klägerin zu 1) beantragt,die Erinnerung zurückzuweisen.Sie hält Doppelvertretungskosten im letztinstanzlichen Verfahren für erstattungs-fähig und notwendig.Wegen des weiteren Vorbringens wird auf den Inhalt der Gerichtsakte Bezug ge-nommen.II.Die - zulässiger Weise auf einen Teil des angegriffenen Kostenfestsetzungsbe-schlusses beschränkte - Erinnerung der Beklagten ist gemäß § 23 Abs. 2 RPflG i. V. m. § 104 Abs. 3 ZPO, § 84 Abs. 2 PatG zulässig.Sie ist aber nicht begründet. Die geltend gemachten Kosten für die im Nichtig-keitsberufungsverfahren neben dem verfahrensbevollmächtigten Patentanwalt be-auftragte Rechtsanwältin in Höhe von 39.488,80 [22.553,60 Euro (1,6 Verfahrens-gebühr §§ 2 Abs. 2, 13 RVG, VV Nr. 3200) + 16.915,20 Euro (1,2 Terminsgebühr gemäß §§ 2 Abs. 2, 13 RVG, VVNR 3202) zuzüglich 20,00 Euro Pauschsatz für - 6 -Post- und Telekommunikationsdienstleistungen] waren zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG.Rechtsgrundlage für die Entscheidung über die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens ist § 84 Abs. 2 PatG, wonach die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Kosten entsprechend anzuwenden sind. Hinsichtlich Grundsatz und Umfang der Kostentragungspflicht verweist § 84 Abs. 2 PatG auf §§ 91 ff. ZPO.Nach § 91 Abs. 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidi-gung notwendig waren. Zweckentsprechend ist eine Maßnahme, die eine verstän-dige Prozesspartei bei der Führung des Rechtsstreits in dieser Lage als sachdien-lich ansehen musste (Herget in: Zöllner, ZPO § 91 Rdnr. 12, 25. Auflage 2005). Notwendig sind danach alle Kosten, ohne die die zweckentsprechenden Maßnah-men nicht getroffen werden könnten (Herget, a. a. O.). Daraus folgt, dass die Kos-ten, die durch die Vertretung durch einen Rechtsanwalt neben der Hinzuziehung eines Patentanwalts entstanden sind, nur erstattungsfähig sind, soweit eine ver-ständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die Doppelvertretung als sachdien-lich ansehen durfte. Dabei darf die Partei ihr berechtigtes Interesse verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte ergreifen.Allerdings ist bei der Prüfung der Notwendigkeit einer bestimmten Rechtsverfol-gungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme für geeignete Fallkonstellationen eine typisierende Betrachtungsweise geboten. Denn der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen ist, steht in keinem Verhältnis zu den sich einstellenden Nachteilen, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten werden kann, ob die Kosten einer bestimmten Rechts-verfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme zu erstatten sind oder nicht (BGH Beschl. v. 2. Dezember 2004 - I ZB 4/04, GRUR 2005, 271 - Unterbevoll-mächtigter III; Beschl. v. 12. Dezember 2002 - I ZB 29/02, NJW 2003, 901 - Aus-- 7 -wärtiger Rechtsanwalt I; Beschl. v. 13. September 2005 - X ZB 30/04, GRUR 2005, 1072 - Auswärtiger Rechtsanwalt V; Beschl. v. 11. Dezember 2007 - X ZB 21/07, WRP 2008, 363).Ausgehend davon vertritt der Senat im Anschluss an die Senatsentscheidungen BPatGE 24, 215 ff. und BPatG 3 ZA (pat) 17/09 ebenfalls die Auffassung, dass je-denfalls die Kosten für die Doppelvertretung im (Nichtigkeits-) Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof in aller Regel in erstattungsfähiger Weise zu berück-sichtigen sind.Maßgebend ist dafür auch nach Auffassung des Senats zum einen, dass der Bun-desgerichtshof als gemeinsame oberste Instanz in allen Patenterteilungs-, Nichtig-keits- und Verletzungsverfahren zur einheitlichen Auslegung und Fortbildung des Patentrechts im Rahmen der Gesamtrechtsordnung berufen ist und hierzu auch der kundigen und auf allen Rechtsgebieten erfahrenen Mitwirkung von umfassend juristisch geschulten Rechtsanwälten in besonderem Maße bedarf. Zum anderen ist zu berücksichtigen, dass der Bundesgerichtshof letztinstanzlich entscheidet, weshalb es in dieser Instanz in besonderer Weise auf einen lückenlosen Vortrag ankommt (vgl. dazu BPatG 3 ZA (pat) 17/09).Aufgrund seiner Ausgestaltung als konktradiktorisches Verfahren und der damit häufig verbundenen (verfahrens-)rechtlichen Problemstellungen unterscheidet sich ein Nichtigkeitsberufungsverfahren auch substantiell von einer Beschwerde im (patentamtlichen) Einspruchsverfahren (vgl. dazu van Hees/Braitmayer, Verfah-rensrecht in Patentsachen, 4. Aufl., Rdnr. 863), so dass entgegen der Auffassung der Beklagten beide Verfahren in Bezug auf die Erstattungsfähigkeit sog. Doppel-vertretungskosten von vornherein nicht miteinander verglichen werden können. Im Übrigen ist auch bei einer Beschwerde im (patentamtlichen) Einspruchsverfahren eine Erstattungsfähigkeit der Kosten einer sog. Doppelvertretung nicht grundsätz-lich ausgeschlossen (vgl. Schulte, Patentgesetz, § 80 Rdnr. 50). Soweit § 111 Abs. Satz 1 PatG bestimmt, dass die Parteien im Berufungsverfahren vor dem - 8 -Bundesgerichtshof durch einen Rechtsanwalt oder einen Patentanwalt vertreten lassen, betrifft dies lediglich die Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Berufung, be-sagt jedoch - entgegen der Auffassung der Beklagten - nichts über die Frage der Erstattungsfähigkeit der Kosten einer Doppelvertretung. Diese regelt sich allein nach den vorliegend dargelegten Grundsätzen.Anders als im erstinstanzlichen Verfahren, wo die Erstattungsfähigkeit der Kosten für eine Doppelvertretung regelmäßig (nur) bei Anhängigkeit eines das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahrens anerkannt wird, ist daher die Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Rahmen eines Nichtigkeitsberufungsverfahrens als typischer-weise angebracht anzunehmen, so dass die dadurch entstehenden Kosten dem-gemäß als regelmäßig für die Rechtsverfolgung zweckentsprechend und notwen-dig anzusehen sind.Die Kosten des Erinnerungsverfahrens waren der Beklagten aufzuerlegen, da sie mit ihrem Begehren unterlegen ist (§ 84 Abs. 2, § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO). Der Wert des Erinnerungsverfahrens folgt der Höhe des geltend ge-machten Betrags herabzusetzenden Betrags.Sredl Merzbach KüestCl

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