BPatG 15208.05BUNDESPATENTGERICHT2 ZA (pat) 80/08zu2 Ni 58/05_______________________(Aktenzeichen)B E S C H L U S SIn der Beschwerdesache…- 2 -…betreffend das deutsche Patent …(hier: Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom13. November 2008)hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 14. Juli 2010unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl, der Richterin Klante und des Richters Brandtbeschlossen:1. Auf die Erinnerung des Nichtigkeits- und Berufungsbeklagten wird der Kostenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin vom 13. November 2008 dahin abgeändert, dass die von der Nichtigkeits- und Berufungsklägerin dem Beklagten zu erstat-tenden Kosten auf insgesamt 11.756,40 € festgesetzt werden. Im übrigen wird die Erinnerung zurückgewiesen.2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens werden gegeneinander aufgehoben. 3. Der Wert des Erinnerungsverfahrens beträgt 9.479,20 €.- 3 -GründeI.Der Beklagte ist Inhaber des am 9. Juli 1996 angemeldeten, mit Beschluss vom 28. November 2003 erteilten und mit Schriftsatz des Deutschen Patent- und Mar-kenamts vom 27. Juli 2004 berichtigten deutschen Patents 196 27 543 (Streitpa-tent), für das die innere Priorität der deutschen Patentanmeldung …vom 18. Mai 1996 in Anspruch genommen worden ist. Das berichtigte Streitpatent mit der Bezeichnung “…“ umfasst 21 Patentansprüche, die Ansprüche 1, 12 und 13 sind nebengeordnet.Mit Urteil vom 12. Juli 2007 hatte der erkennende Senat die Nichtigkeitsklage ab-gewiesen und der Klägerin die Kosten des Verfahrens auferlegt; der Streitwert für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht wurde auf 250.000 Euro festgesetzt. Die am 2. November 2007 von der Klägerin hiergegen eingelegte Berufung wurde, nachdem die Klägerin innerhalb der gesetzlichen Frist keine Berufungsbegrün-dung zu den Akten gereicht hatte, mit Schriftsatz vom 13. Dezember 2007 zurück-genommen. Mit Beschluss vom 27. Februar 2008 hatte der Bundesgerichtshof (- X ZR 147/07 -) entschieden, dass die Klägerin nach Rücknahme der Berufung die-ses Rechtsmittels für verlustig erklärt wird, ihr die Kosten der Berufung auferlegt und den Streitwert für das Berufungsverfahren ebenfalls auf 250.000 Euro festge-setzt.Auf den mit Schriftsatz vom 14. Januar 2008 eingereichten Antrag des Beklagten, die ihm insgesamt entstandenen Kosten in Höhe von 16.906,40 € : (Kosten für die 1. Instanz in Höhe von 10.300 € [5.150,00 € Rechtsanwaltskosten + 5.150,00 €Patentanwaltskosten] und Kosten für die Berufungsinstanz in Höhe von 6.606,40 €[3.303,20 € Patentanwaltskosten + 3.303,20 € Rechtsanwaltskosten]) zu erstatten, hat die Rechtspflegerin mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 13. November 2008 - 4 -die von der Klägerin an den Beklagten zu erstattenden Kosten auf insgesamt 7.427,20 € festgesetzt und den weitergehenden Antrag zurückgewiesen.Als erstattungsfähig anerkannt wurden lediglich Kosten für den beauftragten Pa-tentanwalt: für die 1. Instanz in Höhe von 5.150,00 €, für die Berufungsinstanz in Höhe von 2.277,20 €. Zur Begründung wurde ausgeführt, die seitens des Beklag-ten weiter geltend gemachten Kosten für die Manditierung eines Rechtsanwalts seien vorliegend nicht erstattungsfähig. Eine Doppelvertretung im Nichtigkeitsver-fahren werde nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen als notwendig angese-hen. Dies könne der Fall sein, wenn besondere rechtliche Schwierigkeiten gege-ben seien, denen der Patentanwalt ohne Mitwirkung eines Rechtsanwalts alleine nicht zu begegnen vermöge oder im Hinblick auf die unmittelbaren Auswirkungen auf ein Verletzungsverfahren, die eine rechtliche Abstimmung erforderten. Beides sei vorliegend nicht der Fall. Zwischen den Parteien des Nichtigkeitsverfahrens sei kein Verletzungsprozess anhängig gewesen.Auch in der Berufungsinstanz würden die Kosten für den beauftragten Rechtsan-walt nicht als notwendig anerkannt. Selbst wenn grundsätzlich eine Doppelvertre-tung im Berufungsverfahren anerkannt werde, sei diese im vorliegenden Fall nicht notwendig gewesen, da keine Berufungsbegründung zu den Akten gereicht wor-den sei. Aufgrund der Berufungsrücknahme sei für den Patentanwalt auch keine 1,6 fache Gebühr gemäß RVG VVNr. 3200 in Höhe von 3.283,20 € entstanden, sondern lediglich eine 1,1 Verfahrensgebühr in Höhe von 2.257,20 € nach RVG VVNr. 3201 festsetzbar.Gegen diesen Beschluss hat der Beklagte am 12. Dezember 2008 Erinnerung eingelegt. Zur Begründung trägt er vor, die Klägerin habe ihm kurz vor der mündli-chen Verhandlung mit Schriftsatz vom 3. Juli 2007 einen Vergleichsvorschlag (Datum 29.6.2007) unterbreitet, der eine erschöpfende, gütliche Beilegung sämtli-cher Rechtsstreitigkeiten durch Gewährung von Kreuzlizenzen und einen vollstän-digen Ausschluss zukünftiger, wechselseitiger Patentstreitigkeiten enthalten habe.- 5 -Diesen Vergleichsvorschlag habe er durch einen Rechtsanwalt überprüfen lassen müssen. Es sollte ein mögliches Verletzungsverfahren ausgeschlossen werden. Ein Verletzungsverfahren werde nicht erst dadurch zum Verletzungsverfahren, wenn die Gegenseite abgemahnt oder Klage erhoben werde, sondern erste Schritte könnten auch darin bestehen, sich darüber zu einigen, künftige Streitig-keiten auszuschließen. Vorliegend habe es konkrete Anhaltspunkte für ein Verlet-zungsverfahren gegeben, da die Nichtigkeitsklägerin selbst das Patent DE 102 52 308 angemeldet habe, dem das Streitpatent in einem Einspruchsver-fahren neuheitsschädlich entgegengehalten worden sei. Insofern sei die Beauftra-gung eines Rechtsanwalts notwendig gewesen; es dürfe nicht nur auf ein bereits anhängiges Verletzungsverfahren abgestellt werden. Auch in der mündlichen Ver-handlung sei die Thematik der Konfliktbeilegung durch Kreuzlizenzen diskutiert worden.Die Notwendigkeit einer Doppelvertretung sei auch im Berufungsverfahren zu be-jahen. Das Bundespatentgericht habe bisher in ständiger Rechtsprechung immer für die 2. Instanz die Notwendigkeit einer Doppelvertretung durch einen Rechts-anwalt und einen Patentanwalt bejaht. Der Anlass zur Bestellung eines Rechtsan-walts bestehe grundsätzlich ab Zustellung der Klage, daher auch vor der Beru-fungsbegründung.Der Beklagte beantragt,den Beschluss der Rechtspflegerin vom 13. November 2008 inso-weit aufzuheben, als die in Höhe von insgesamt 8.453,20 € ange-setzten Kosten zuzüglich Zinsen für den mitwirkenden Rechtsan-walt in beiden Instanzen und die in Höhe von 1.026,00 € ange-setzten Kosten im Berufungsverfahren für den Patentanwalt als nicht erstattungsfähig angesehen wurden.- 6 -Die Erinnerungegegnerin und Nichtigkeitsklägerin beantragt,die Erinnerung zurückzuweisen.Zur Begründung führt sie aus, die Beklagte sei bereits durch einen Patentanwalt vertreten gewesen, der auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes spezia-lisiert sei. Deshalb sei eine Doppelvertretung durch Rechtsanwalt und Patentan-walt nicht erforderlich. Die Vereinbarung vom 29. Juni 2007 enthalte auch keine komlizierte Verzahnung rechtlicher Gesichtspunkte zwischen Nichtigkeitsverfahren einerseits und der geplanten Vereinbarung andererseits, die die Überprüfung durch einen Rechtsanwalt erforderlich mache.Wegen des weiteren Vorbringens wird auf den Inhalt der Gerichtsakten Bezug ge-nommen.II.Die zulässige Erinnerung ist teilweise begründet (§§ 84 Abs. 2 PatG, 104 Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 2 Satz 1 und 2 RpflG).Die dem Erinnerungsführer, Nichtigkeits- und Berufungsbeklagten von der Kläge-rin zu erstattenden Kosten werden auf insgesamt 11.756,40 € festgesetzt. Mithin sind ihm noch 4.329,20 € zu erstatten, nämlich die Kosten des Rechtsanwalts für die Berufungsinstanz in Höhe von 3.303,20 € = 3.283,20 (1,6 Verfahrensgebühr Nr. 3201 V) + 20,00 € (Auslagenpauschale Nr. 7002 VV) sowie 1.026,00 € Diffe-renz von 1,6 zu 1,1 Verfahrensgebühr für den beauftragen Patentanwalt zuzüglich 5% Zinsen vom 27. Februar 2008 an (Datum der Kostenentscheidung des Bun-desgerichtshofs). Im übrigen hat die Erinnerung keinen Erfolg.- 7 -Rechtsgrundlage für die Entscheidung über die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens ist § 84 Abs. 2 PatG, wonach die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Kosten entsprechend anzuwenden sind. Hinsichtlich Grundsatz und Umfang der Kostentragungspflicht verweist § 84 Abs. 2 PatG auf §§ 91 ff. ZPO.Nach § 91 Abs. 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidi-gung notwendig waren. Zweckentsprechend ist eine Maßnahme, die eine verstän-dige Prozesspartei bei der Führung des Rechtsstreits in dieser Lage als sachdien-lich ansehen musste (Herget in: Zöllner, ZPO § 91 Rdnr. 12, 25. Auflage 2005). Notwendig sind danach alle Kosten, ohne die die zweckentsprechenden Maßnah-men nicht getroffen werden könnten (Herget, a. a. O.). Daraus folgt, dass die Kos-ten, die durch die Vertretung durch einen Rechtsanwalt neben der Hinzuziehung eines Patentanwalts entstanden sind, nur erstattungsfähig sind, soweit diese Dop-pelvertretung auch tatsächlich notwendig war. Bei Prüfung der Notwendigkeit kommt es darauf an, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die Kosten auslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte. Dabei darf die Partei ihr berechtigtes Interesse verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte ergreifen.Allerdings ist bei der Prüfung der Notwendigkeit einer bestimmten Rechtsverfol-gungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme für geeignete Fallkonstellationen eine typisierende Betrachtungsweise geboten. Denn der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen ist, steht in keinem Verhältnis zu den sich einstellenden Nachteilen, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten werden kann, ob die Kosten einer bestimmten Rechts-verfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme zu erstatten sind oder nicht (BGH Beschl. v. 2. Dezember 2004 - I ZB 4/04, GRUR 2005, 271 - Unterbevoll-mächtigter III; Beschl. v. 12. Dezember 2002 - I ZB 29/02, NJW 2003, 901 - Aus-wärtiger Rechtsanwalt I; Beschl. v. 13. September 2005 - X ZB 30/04, GRUR 2005, 1072 - Auswärtiger Rechtsanwalt V; Beschl. v. 11. Dezember 2007 - 8 -- X ZB 21/07, WRP 2008, 363; vgl. auch Benkard/Rogge, Patentgesetz, 10. Aufl., § 84 Rn. 31, der hier für „eine gewisse Großzügigkeit“ eintritt).Bei Berücksichtigung dieser Grundsätze kann davon ausgegangen werden, dass die Festsetzung der Kosten im Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht in rechtlicher Hinsicht nicht zu beanstanden sind.Eine Doppelvertretung bei der Einleitung eines Nichtigkeitsverfahrens wird typi-scherweise dann als notwendig angesehen, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeits-verfahren ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist. In diesen Fällen ist regelmäßig das Vorgehen in beiden Verfahren aufeinander abzu-stimmen, beispielsweise im Hinblick auf die Beurteilung der Tragweite einer be-schränkten Verteidigung im Nichtigkeitsverfahren (vgl. BPatG 2 ZA (pat) 44/08 vom 11. Februar 2010; 2 ZA (pat) 82/07 vom 12. März 2009; 1 ZA (pat) 15/07 vom 21. November 2008; 1 ZA (pat) 13/08 vom 22. Dezember 2008; 3 ZA (pat) 51/08 vom 1. September 2008; anders: 3 ZA (pat) 44/08 vom 21. August 2008 für den Fall der Nebenintervention; 4 ZA (pat) 81/08 vom 29. Januar 2009; alle Entschei-dungen veröffentlicht in www.bpatg.de unter dem Stichwort „Entscheidung“).Vorliegend ist zwischen den Parteien ein Verletzungsverfahren nicht anhängig ge-worden, so dass die Notwendigkeit einer Kostenerstattung für eine Doppelvertre-tung im vorliegenden Fall nicht erkennbar ist. Die Anhängigkeit, besser Rechts-hängigkeit des Verletzungsstreits, wird ausschließlich durch die Erhebung der Klage begründet (§ 261 ZPO), was weiterer Ausführungen nicht bedarf. Ange-sichts der im Kostenrecht gebotenen typisierenden Betrachtungsweise ( BGH -Unterbevollmächtigter III, a. a. O.) ist auch ausschließlich auf die Rechtshängigkeit der Verletzungsklage und entgegen der Auffassung des Beklagten nicht auf „erste Schritte, künftige Streitigkeiten auszuschließen“ abzustellen. Denn diese übermä-ßig differenzierende Betrachtung im Einzelfall steht der gebotenen Typisierung entgegen (vgl. auch BGH, Beschl. v. 12.12.2002 - I ZB 29/02, NJW 2003, 901, 902 = WRP 2003, 391 - Auswärtiger Rechtsanwalt I; 2 ZA (pat) 44/08).- 9 -Besondere rechtliche Schwierigkeiten, die die Notwendigkeit der Vertretung durch einen Rechtsanwalt erforderlich machten, liegen nach Auffassung des Senats nicht vor, wobei auf eine Betrachtung ex ante abzustellen ist, also darauf, ob eine Partei bei der Erteilung des Mandats eine (mitwirkende) Vertretung durch einen Rechtsanwalt als sachdienlich ansehen durfte (vgl Baumbach/Lauterbach, ZPO, § 91, Rdnr. 103 m. w. N.). Die rechtliche Bewertung der Patentfähigkeit gehört zum Arbeitsbereich eines im gewerblichen Rechtsschutz erfahrenen Patentan-walts, § 3 Abs. 2 PatAnWO. Im Zusammenhang mit der beiden Parteien obliegen-den Verpflichtung, die Kosten des Verfahrens möglichst niedrig zu halten (vgl. Baumbach / Lauterbach, ZPO, 66. Aufl., § 91 Rdnr. 29 m. w. N.; BGH GRUR 2005, 271 m. w. N.), kann davon ausgegangen werden, dass diese rechtli-che „Standardfrage“ auch von einem Patentanwalt beantwortet werden kann.Das Gleiche gilt im Hinblick für die Überprüfung des Vergleichsangebots der Klä-gerin. Auch dieses enthielt keinerlei besondere rechtliche Schwierigkeiten, die die Notwendigkeit der Vertretung durch einen Rechtsanwalt erforderlich machten. Hier wurde lediglich angeboten, wechselseitige Patentstreitigkeiten aufgrund des Streitpatents und des einspruchsbehafteten Patents der Klägerin auszuschließen. Auch hierbei handelt es sich um die rechtliche Bewertung der Patentfähigkeit der beiden Patente, was zum Kernbereich der Tätigkeit eines Patentanwalts zählt ( § 3 Abs. 2 PatAnWO).Letztlich kann auch die Tatsache, dass die Gegenpartei, hier die Erinnerungsgeg-nerin und Nichtigkeitsklägerin, ausweislich des Protokolls der mündlichen Ver-handlung ihrerseits durch einen Patentanwalt und einen Rechtsanwalt vertreten war, nicht zu einer anderen Beurteilung führen. Es bleibt jeder Partei unbenom-men, sich mit einer Mehrzahl von Vertretern, Rechts- oder Patentanwälten, aus Gründen bestmöglichen Rechtsschutzes vertreten zu lassen. Auf die Frage der Notwendigkeit einer zweckentsprechenden Rechtsverteidigung oder Rechtsverfol-gung hat dies indes keinen Einfluss. Die Notwendigkeit im Sinne von § 91 ZPO ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der von Seiten des Gerichts nach objektiven Kri-- 10 -terien überprüft werden kann; subjektives Empfinden der Partei vermag die Not-wendigkeit nicht zu begründen.Hingegen sind die Kosten für eine Doppelvertretung im Berufungsverfahren not-wendig und mithin erstattungsfähig.Zwar sind die im Berufungsrechtszug des Nichtigkeitsverfahrens zu würdigenden Umstände im wesentlichen dieselben wie in erster Instanz. Auch ist ohne weiteres davon auszugehen, dass der Patentanwalt nach seiner Ausbildung und dem Be-rufsbild seines Standes grundsätzlich befähigt ist, Patentgerichtsverfahren auf dem ihm gesetzlich zugewiesenen Aufgabengebiet mit hinreichendem juristischem Sachverstand durchzuführen (vgl. auch BPatG, Beschl. v. 21. August 2008 -3 ZA (pat) 44/08, BPatGE 511, 62 = BlPMZ 2009, 128, ebenso Beschl. v. 29. Januar 2009 - 4 ZA (pat) 81/088, a. a. O.; Beschl. v. 21. September 2009 -5 W (pat) 432/06, BPatGE 51, 81 = GRUR 2010, 556 - Medizinisches Instrument). Jedoch besteht anders als in Verfahren vor dem Bundespatentgericht in Verfahren vor dem Bundesgerichtshof nach § 11 Abs. 4 PatG die Pflicht einer Partei, sich durch einen Rechtsanwalt oder einen Patentanwalt als Bevollmächtigten vertreten zu lassen, was zeigt, dass aus den Besonderheiten der Gerichtsverfassung und des Verfahrensablaufs so gewichtige Unterschiede zwischen den Rechtszügen bestehen, dass es gerechtfertigt ist ,die Vertretung einer Partei anderen Notwen-digkeiten zu unterstellen als vor dem Bundespatentgericht. Dementsprechend ent-spricht es ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts - worauf auch die Rechtspflegerin in dem angegriffenen Kostenfestsetzungsbeschluss vom 13. November 2008 hingewiesen hat - (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 15. Juni 2010 - 3 ZA (pat) 17/09; Beschluss v. 19. April 1982 - 3 ZA (pat) 2/82, BPatGE 24, 4215), die Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Rahmen eines Nichtig-keitsberufungsverfahrens als typischerweise angebracht, die entstehenden Kosten demgemäß als regelmäßig für die Rechtsverfolgung zweckentsprechend und da-mit als erstattungsfähig anzusehen.- 11 -Dabei ist maßgeblich darauf abzustellen, dass der Bundesgerichtshof als gemein-same oberste Instanz in allen Patenterteilungs- , Nichtigkeits- und Verletzungs-verfahren ständig zu einheitlichen Auslegung und Fortbildung des Patentrechts im Rahmen der Gesamtrechtsordnung berufen ist und hierzu auch juristisch ge-schulten Rechtsanwälten in besonderem Maße bedarf. Ferner gilt weiterhin, dass aus Sicht der vertretenden Partei berücksichtigt werden darf, dass der Bundesge-richtshof im Patentnichtigkeitsverfahren als Berufungsgericht letztinstanzlich ent-scheidet. Anders als bei dem erstinstanzlichen Verfahren vor dem Bundespatent-gericht besteht somit keine Möglichkeit mehr, unsachgemäßen, lückenhaften oder gar falschen Rechtsvortrag in einem späteren Stadium des Prozesses klarzustel-len, zu ergänzen oder zu berichtigen. Es kann daher insbesondere nicht als „übertriebenes Sicherheitsbestreben“ angesehen werden, wenn eine Partei sich für das Verfahrens vor dem Bundesgerichtshof der Mitwirkung eines Rechtsan-walts versichert, selbst wenn zunächst (ex ante) keine rechtlich schwierigen oder besonders komplexe Rechtsfragen für das Nichtigkeitsberufungsverfahren er-kennbar sind (vgl. auch BPatG 3 ZA (pat) 17/09; BPatGE 24, 215).In der Berufungsschrift war nicht dargelegt, dass die Berufung zunächst aus-schließlich aus Gründen der Fristwahrung eingelegt worden ist. Vielmehr hatte der Beklagte keinen Anlass daran zu zweifeln, dass demnächst eine Berufungsbe-gründung zu den Akten gereicht würde. Ab Zustellung der Berufungsschrift be-stand daher für eine sorgfältige, das Gebot kostenbewussten Vorgehens beach-tende Partei Anlass, Rechtsanwalt und Patentanwalt mit der Wahrnehmung der Interessen zu beauftragen.Die Kosten für Rechtsanwalt und Patentanwalt waren mit einem Gebührensatz von 1,6 gemäß Nr. 3200 VV zu §§ 13, 2. Abs. 1 RVG in Ansatz zu bringen. Die Sondervorschrift der Nr. 3201 VV lag bereits ihrem Wortlaut nach nicht vor. Die Beendigung des Berufungsverfahrens dadurch, dass eine Berufungsbegründung nicht zu den Akten gereicht und anschließend die Berufung zurückgenommen wurde, fällt ersichtlich nicht unter diese Vorschrift. Dies bezieht sich ihrem Wortlaut - 12 -nach vielmehr eindeutig auf Fälle, in denen der Auftrag endigt, bevor der Rechts-anwalt ein Rechtsmittel einlegt oder bevor er einen Schriftsatz, der einen Sachan-trag enthält, einreicht. Dies war vorliegend nicht der Fall. Die Nichtigkeitsklägerin hatte Berufung eingelegt; ihre Berufungsschrift ließ nicht erkennen, dass die Be-rufung ausschließlich aus Gründen der Fristbewahrung eingelegt worden ist. Viel-mehr ist in der Berufungsschriftexplizit dargelegt, dass die Berufungsbegründung innerhalb der gesetzlichen Frist gemäß § 111 PatG nachgereicht werde. Davon musste der Beklagte auch ausgehen. Ihm kann demnach weder vorgeworfen wer-den, dass er unverzüglich sowohl Patentanwalt als auch Rechtsanwalt mandadiert hat; noch kann ihm angelastet werden, dass er zu Recht beantragt, die Berufung als unzulässig zurückzuweisen. vielmehr entspricht dieser Antrag dem wohlver-standenen Rechtsverständnis eines im Berufungsverfahren tätigen Rechtsanwalts.Die Kosten des Erinnerungsverfahrens waren gegeneinander aufzuheben, da jede Parteien teils obsiegt hat und teils unterlegen ist (§ 84 Abs. 2, § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO).Der Wert des Erinnerungsverfahrens folgt der Höhe des geltend gemachten Betra-ges.Sredl Klante Brandtprö
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