2 ZA (pat) 8/10  - 2. Senat (Nichtigkeit)

BPatG 15208.05BUNDESPATENTGERICHT2 ZA (pat) 8/10(zu 2 Ni 41/06)_______________________(Aktenzeichen)B E S C H L U S SIn der Patentnichtigkeitssache…- 2 -betreffend das deutsche Patent …(hier: Erinnerung gegen denKostenfestsetzungsbeschluss vom 22. Januar 2010)hat der 2. Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. August 2011 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl sowie der Richter Lokys und Merzbachbeschlossen:1. Auf die Erinnerung Klägerin wird der Kostenfestsetzungsbe-schluss der Rechtspflegerin vom 22. Januar 2010 dahin abgeän-dert, dass die von der Beklagten an die Klägerin zu erstattenden Kosten auf 7.073,87 Euro festgesetzt werden.2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Beklagte.3. Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens beträgt 3.385,00 Euro.G r ü n d eI.Nachdem der erkennende Senat mit Urteil vom 19. Juni 2008 aufgrund der Nich-tigkeitsklage der Klägerin und Erinnerungsführerin das Patent …(Streitpatent) für nichtig erklärt und der Beklagten und Erinnerungsgegnerin die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens auferlegt hatte, hat die Klägerin mit Schriftsatz vom 23. Juni 2008 beantragt, die ihr entstandenen und von der Nichtigkeitsbe-klagten zu erstattenden Kosten auf 7.105,00 Euro festzusetzen. Enthalten in die-sem Betrag waren die Kosten für einen Rechts- als auch einen Patentanwalt (je-weils 1,3 Verfahrensgebühr über 1.760,20 Euro und 1,2 Terminsgebühr über - 3 -1624,80 Euro). Der Streitwert für das Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespa-tentgericht ist auf 100.000,-- Euro festgesetzt worden. Gegen das Urteil hat die Beklagte und Erinnerungsgegnerin Berufung eingelegt, über die noch nicht entschieden worden ist.Die Beklagte hat dem Festsetzungsantrag der Klägerin hinsichtlich der Kosten ei-ner Doppelvertretung widersprochen.Das Streitpatent war ferner Grundlage eines gegen die Klägerin gerichteten Ver-letzungsrechtsstreits vor dem LG Mannheim, welcher erstinstanzlich durch Urteil vom 24. April 2007 endete. Klägerin im Verletzungsverfahren war eine „….GmbH“. Über die gegen das erstinstanzliche Urteil des LG Mannheim eingelegteBerufung war zum Zeitpunkt der Entscheidung des 2. Senats am 19. Juni 2008 noch nicht entschieden.Mit Beschluss vom 22. Juni 2010 hat die Rechtspflegerin die von der Beklagten an die Klägerin zu erstattenden Kosten auf 3.688,87 Euro festgesetzt und den wei-tergehenden Antrag zurückgewiesen. Nicht anerkannt worden sind die geltend gemachten Kosten für die Doppelvertretung durch einen Rechts- und einen Pa-tentanwalt, da nach Auffassung der Rechtspflegerin die Beauftragung eines Rechtsanwalts neben dem bevollmächtigten Patentanwalt nicht notwendig gewe-sen sei. Soweit im Nichtigkeitsverfahren ausnahmsweise in einer sehr weiten Auslegung des Begriffs der Kosten des Rechtsstreits die Kosten für die koordinie-rende Tätigkeit eines Rechtsanwalts hinsichtlich eines zwischen den Parteien an-hängigen parallelen Verletzungsstreits aufgrund der engen Verzahnung beider Prozesse als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung not-wendig und damit erstattungsfähig angesehen würden, komme dies vorliegend schon deshalb nicht in Betracht, weil die Parteien beider Verfahren nicht identisch seien. Denn die Beklagte im Nichtigkeitsverfahren sei am Verletzungsprozess nicht beteiligt. Das Verletzungsverfahren sei vielmehr durch die von der Beklagten hierzu bevollmächtigte p… GmbH eingeleitet worden. Die Rechtsprechung zur- 4 -‚Kostenerstattung bei Doppelvertretung explizit auch auf Fälle auszudehnen, in de-nen die Parteien der beiden Verfahren nicht identisch sind, widerspräche jedoch klar der Definition der Kosten des Rechtsstreits. Kosten, die nicht unmittelbar im Verhältnis der Prozessparteien zueinander entstanden seien, könnten nicht als Kosten des Rechtsstreits betrachtet werden.Gegen diesen Beschluss hat die Klägerin form- und fristgerecht Erinnerung ein-gelegt, mit der sie gegen die Nichtberücksichtigung der Kosten für einen mitwir-kenden Anwalt in Höhe von insgesamt 3.385,00 Euro wendet. Sie verweist darauf, dass die Kosten der Doppelvertretung grundsätzlich notwendig im Sinne von § 91 ZPO und damit als erstattungsfähig angesehen würden, wenn parallel zum Nich-tigkeitsverfahren ein Verletzungsverfahren geführt werde. So liege der Fall auch hier, da das Streitpatent Grundlage einer gegen die Klägerin gerichteten Verlet-zungsklage vor dem LG Mannheim gewesen sei.Die Erinnerungsführerin und Klägerin beantragt sinngemäß,den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 22. Januar 2010 dahinge-hend abzuändern, dass die erstattungsfähigen Kosten auf 7.073,87 Euro festgesetzt werden.Die Erinnerungsgegnerin und Beklagte beantragt,die Erinnerung zurückzuweisen Eine Doppelvertretung sei vorliegend nicht notwendig gewesen. Zwischen den Parteien des Patentnichtigkeitsverfahrens sei mangels Identität von Nichtigkeits-beklagter und Verletzungsklägerin (p… GmbH) ein Verletzungsverfahren nichtanhängig geworden, so dass der zur Begründung der Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten herangezogene Aspekt des Abstimmungsbedarfs in bei-- 5 -den Verfahren, ggf. auch zur Herbeiführung einer gütlichen Einigung vorliegend nicht durchgreife.Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird ergänzend auf den Inhalt der Gerichtsakte Bezug genommen.II.Die zulässige Erinnerung der Klägerin ist begründet (§§ 84 Abs. 2 PatG, 104 Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 2 Satz 1 und 2 RpflG).Die Kosten eines mitwirkenden Rechtsanwalts in Höhe von 3.385,00 Euro [1.760,20 Euro (1,3 Verfahrensgebühr §§ 2 Abs. 2, 13 RVG, VV Nr. 3100) + 1.624,80 Euro (1,2 Terminsgebühr gemäß §§ 2 Abs. 2, 13 RVG, VVN 3104)] sind zu Unrecht nicht als erstattungsfähig angesehen worden.a) Rechtsgrundlage für die Entscheidung über die Kosten des Nichtigkeitsverfah-rens ist § 84 Abs. 2 PatG, wonach die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Kosten entsprechend anzuwenden sind. Hinsichtlich Grundsatz und Umfang der Kostentragungspflicht verweist § 84 Abs. 2 PatG auf §§ 91 ff. ZPO.Nach §§ 84 Abs. 2 PatG, 91 Abs. 1 S. 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die der Gegenseite erwachse-nen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. Um die notwendigen Kosten zu bestimmen, ist in jedem Einzelfall zu ermitteln, ob eine verständige und wirtschaft-lich vernünftig handelnde Partei die Kosten verursachende Maßnahme im Zeit-punkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte, um ihre berechtigten Interessen zu verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderli-chen Schritte zu ergreifen (vgl. Herget in: Zöllner, ZPO, 28. Auflage 2010, § 91 Rdn. 12; Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO, 31. Auflage, § 91 Rdn. 9).- 6 -Allerdings ist bei der Prüfung der Notwendigkeit einer bestimmten Rechtsverfol-gungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme für geeignete Fallkonstellationen eine typisierende Betrachtungsweise geboten (zuletzt BGH I ZR 181/09 vom 24. Februar 2011 - Kosten des Patentanwalts II, Entscheidung abrufbar über die Internetseite des BGH; vgl. ferner BGH GRUR 2005, 271 - Unterbevollmächtig-ter III; NJW 2003, 901 - Auswärtiger Rechtsanwalt I; GRUR 2005, 1072 -Auswärtiger Rechtsanwalt V; Benkard/Rogge, Patentgesetz, 10. Aufl., § 84 Rn. 31). Dies gilt auch im Hinblick auf die Frage der Notwendigkeit der Kosten einer Doppelvertretung in Patentnichtigkeitsverfahren, wobei die Frage der Hinzuzie-hung eines Vertreters der jeweils anderen Fakultät aus einer ex-ante Position zu betrachten ist, weil über das weitere Verfahren keine Prognosen möglich sind.b) Bei Berücksichtigung dieser Grundsätze kann davon ausgegangen werden, dass die Hinzuziehung eines Anwalts der „anderen Fakultät" und mithin einer Doppelvertretung durch Rechts- und Patentanwalt in einem Nichtigkeitsverfahren typischerweise jedenfalls dann notwendig ist, wenn zeitgleich mit dem Nichtig-keitsverfahren ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist. In diesen Fällen ist regelmäßig das Vorgehen in beiden Verfahren aufeinander abzustimmen, beispielsweise im Hinblick auf die Beurteilung der Tragweite einer beschränkten Verteidigung im Nichtigkeitsverfahren. (so der 1. Senat des BPatG in seinem Beschluss vom 21. November 2008, 1 ZA (pat) 15/07, 2. Senat, Be-schluss vom 12. März 2009 - 2 ZA (pat) 82/07; 3. Senat, Beschluss vom 18. Mai 2010 - 3 ZA (pat) 1/09; 10. Senat, Beschluss vom 31. März 2010 -10 ZA (pat) 5/08 sowie aktuell 5. Senat, Beschluss vom 18. Januar 2011 -5 ZA (pat)20/10).Auf dieser Grundlage ist hier grundsätzlich eine Erstattungsfähigkeit der Kosten für einen mitwirkenden Rechtsanwalts als zur zweckentsprechenden Rechtsver-folgung notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzuerkennen, da paral-lel zu dem Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren vor dem Landgericht Mannheim (2 O 212/06) - 7 -anhängig war, welcher (erstinstanzlich) durch Urteil vom 24. April 2007 endete. Über die gegen das erstinstanzliche Urteil des LG Mannheim eingelegte Berufung war zum Zeitpunkt der Entscheidung des 2. Senats am 14. Juni 2008 noch nicht entschieden, der Rechtsstreit somit zu diesem Zeitpunkt noch anhängig.c) Einer Erstattungsfähigkeit steht entgegen der Auffassung der Beklagten nicht entgegen, dass Klägerin im Verletzungsprozess nicht die (damalige) Patentinha-berin, sondern eine „p… GmbH“ war, welche ausweislich des Tatbestandes desvorgenannten Urteils als Lizenznehmerin der Beklagten und Patentinhaberin er-mächtigt war, Ansprüche aus dem Streitpatent gegen die Klägerin geltend zu ma-chen.Maßgebend ist in diesem Zusammenhang allein die Identität des in beiden Verfah-ren maßgeblichen Streitpatents. Eine Personenverschiedenheit der am Verlet-zungs- und Nichtigkeitsverfahren beteiligten Personen ändert nichts daran, dass dem Patentnichtigkeitsverfahren nach wie vor eine entscheidende Bedeutung für den Ausgang eines parallel geführten Verletzungsprozesses zukommt. Die sich im Patentnichtigkeitsverfahren oftmals anzutreffende Verknüpfung von technisch-na-turwissenschaftlichen und juristischen Problemstellungen zu Bestand, Schutzum-fang etc. des Streitpatents wirken sich auch in diesen Fällen regelmäßig unmittel-bar auf das Verletzungsverfahren aus. Daher besteht entgegen der Auffassung der Beklagten auch nach wie vor ein Abstimmungsbedarf zwischen beiden Verfah-ren, und zwar nicht nur bei der Nichtigkeitsklägerin/Verletzungsbeklagten, sondern auch auf Seiten der Nichtigkeitsbeklagten, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die regelmäßig bestehenden (lizenz-)vertraglichen Beziehungen zu der Verletzungs-klägerin. Auch wenn mangels Identität von Nichtigkeitsbeklagter und Verletzungs-klägerin gütliche, die Erledigung beider Verfahren umfassende (Vergleichs-)Ver-einbarungen nicht mit Wirkung für die am Verletzungs- bzw. Nichtigkeitsverfahren nicht beteiligte Partei getroffen werden können - wenngleich in der Praxis in sol-chen Fällen oftmals die nicht verfahrensbeteiligte Partei dem Verfahren zum Zwe-cke des Abschlusses einer solchen Vereinbarung (Vergleich) beitritt - , so besteht - 8 -nach wie vor eine enge Verzahnung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren, welche es für eine effektive Rechtsverfolgung bzw. Rechtsverteidigung als sach-dienlich erscheinen lässt, einen die Partei im Verletzungsverfahren vertretenden Rechtsanwalt auch im Nichtigkeitsverfahren hinzuzuziehen. Da ferner eine Perso-nenverschiedenheit auf Seiten der Verletzungskläger bzw. Nichtigkeitsbeklagten immer anzutreffen ist, wenn - wie vorliegend - ein Lizenznehmer wegen Verlet-zung eines Patentes klagt, wohingegen die Nichtigkeitsklage immer gegen den im Patentregister Eingetragenen zu richten ist (§ 81 Abs. 1 Satz 2 PatG), hätte es der Patentinhaber zudem durch entsprechende Lizenzgewährung in der Hand, die Kostenerstattung auch im Fall einer notwendigen Doppelvertretung von vornherein auszuschließen.d) Kosten einer Doppelvertretung können in diesen Fällen auch dann als notwen-dige Kosten i. S. von § 91 Abs. 1 ZPO geltend gemacht werden, wenn für die betreffende Partei ein als Rechts- und Patentanwalt zugelassener Vertreter tätig wird, wie es vorliegend auf Seiten der Nichtigkeitsklägerin in Person von Rechts-und Patentanwalt Dr. T… der Fall war.Soweit nach der bisherigen Rechtsprechung des BPatG im Patentnichtigkeitsver-fahren eine doppelte Qualifikation als Patent- und Rechtsanwalt grundsätzlich nicht eine zweifache Beanspruchung der Anwaltsgebühren rechtfertigt, und zwar auch dann nicht, wenn - wie vorliegend - eine Doppelvertretung durch einen Pa-tent- und einen Rechtsanwalt als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig anzuerkennen wäre (vgl. BPatG Mitt. 1986, 52; GRUR 1991, 205), hält der Senat an dieser Auffassung im Hinblick auf die zu § 140 Abs. 3 MarkenG er-gangene Entscheidung des BGH vom 3. April 2003 (GRUR 2003, 639 - Kosten des Patentanwalts) nicht mehr fest. Der BGH hat in dieser Entscheidung darauf abgestellt, dass im Falle einer sog. „Doppelqualifikation“ der im Streitfall tätige Rechtsanwalt nicht nur über Spezialwissen auf dem Gebiet eines Patentanwalts verfüge, sondern als solcher unabhängiges Organ der Rechtspflege nach § 1 PatAnwO sei. Diese auf besonderen fachlichen Fähigkeiten begründete berufliche - 9 -Stellung mit entsprechenden Rechten und Pflichten bestehe neben derjenigen ei-nes Rechtsanwalts und werde - im Falle der Vereinigung beider Berufsbilder in ei-ner Person - durch diese auch nicht verdrängt. Davon ist nach Auffassung des Senats auch in einem Patentnichtigkeitsverfahren auszugehen, jedenfalls dann, wenn wie im vorliegenden Fall bei der Bearbeitung einer Nichtigkeitsklage auf-grund des parallel anhängigen Verletzungsverfahrens sich überschneidende juris-tische und technische Problem- und Fragestellungen ergeben können. Soweit für diesen Fall eine Erstattungsfähigkeit mit der Begründung verneint worden ist, es fehle an einer Mitwirkung einer zweiten Person (vgl. BPatG GRUR 1991, 205), handelt es sich um ein formales Argument. Daraus lässt sich nicht ableiten, dass eine Doppelqualifikation zum Ausschluss der Erstattungsfähigkeit der Gebühren für die jeweils andere Tätigkeit als Rechts- bzw. Patentanwalt führen soll (so auch bereits OLG Karlsruhe AnwBl. 1989, 106, 107; vgl. ferner BGH GRUR 2003, 639 für Markenverletzungsverfahren). Abweichend von der bisherigen Rspr. des BPatG ist daher eine Erstattungsfähigkeit der Kosten für einen Rechts- und Pa-tentanwalt im Fall einer sog. Doppelqualifikation sachgerecht (vgl. auch Keu-kenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 4. Aufl., Rdnr. 462, Seite 263).e) Soweit der Vertreter der Klägerin seinem eigenen Vorbringen in seiner Eigen-schaft als Rechtsanwalt die Nichtigkeitsklage erhoben hat und daher die Kosten für einen „mitwirkenden“ Patentanwalt geltend macht, ist dies unerheblich, da al-lein entscheidend ist, ob letztlich eine anwaltliche und patentanwaltliche Vertre-tung im Nichtigkeitsverfahren z. B. aufgrund eines anhängigen Verletzungsverfah-rens sachgerecht erscheint, was vorliegend aus den genannten Gründen der Fall ist.f) Danach sind dem Vertreter der Klägerin eine weitere 1,3 Verfahrensgebühr über 1.760,20 Euro sowie eine weitere 1,2 Terminsgebühr über 1.624,80 Euro, insgesamt somit 3.385,00 Euro nebst Zinsen zu erstatten, so dass der Kostenfest-setzungsbeschluss der Rechtspflegerin auf die Erinnerung der Klägerin in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang abzuändern ist.- 10 -Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 84 Abs. 2, 99 Abs. 1 PatG, §§ 104 Abs. 3, 97 Abs. 1 ZPO.Sredl Lokys MerzbachPr

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