BPatG 154 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 30 W (pat) 100/04 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 19. Dezember 2005 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend die angegriffene Marke 300 50 119 hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Dezember 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzen-den Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterinnen Winter und Hartlieb beschlossen: Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Marken-amts vom 12. Februar 2004 aufgehoben. Wegen Verwechslungs-gefahr mit der Marke 395 52 250 wird erneut die teilweise Lö-schung der Marke 300 50 119 angeordnet, nämlich für die Waren „Spiele, Spielzeug; Christbaumschmuck“. G r ü n d e I. Eingetragen am 12. Januar 2001 unter der Nummer 300 50 119 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen u. a. für Waren der Klasse 28 nämlich für „Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Christbaumschmuck“ ist die Marke STADA Shop. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 15. Februar 2001. - 3 - Beschränkt Widerspruch erhoben gegen die Waren „Spiele, Spielzeug, Christ-baumschmuck“ hat die Inhaberin der Marke 395 52 250 „Schadah“ eingetragen seit dem 17. April 1996 für die Waren: „Kinderluftballons und Modell-Luftfahrzeuge für Spielzwecke; Spielwaren, Spiele und Spielzeug, einschließlich sportlicher Spiel-zeuge; Turn-, Spiel- und Sportgeräte, soweit in Klasse 28 enthal-ten“. Die Markenstelle für Klasse 5 hat die angegriffene Marke zunächst mit Erstprüfer-beschluss antragsgemäß wegen Verwechslungsgefahr teilweise gelöscht, da die jüngere Marke bei identischen und sehr ähnlichen Waren und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke den erforderlichen Abstand nicht einhalte. Bei der mehrteiligen angegriffenen Marke müsse mit einer Wiedergabe allein des Markenteils „STADA“ gerechnet werden, der Bestandteil „Shop“ sei glatt beschreibend und könne daher die Marke nicht mitprägen. Die Vergleichswörter stimmten in der Anzahl der Silben, im Betonungsrhythmus und in der klangtragen-den Lautfolge „-ADA“ überein. Die lediglich verbleibende klangliche Abweichung in der Anfangssilbe durch den Mehrkonsonanten „T“ der jüngeren Marke beeinflusse das Klangbild nicht nachhaltig genug. Auf die Erinnerung und die Einrede der Nichtbenutzung durch die Inhaberin der jüngeren Marke hat die Erinnerungsprüferin den Widerspruch wegen fehlender Glaubhaftmachung der Benutzung zurückgewiesen. Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt und eine eidesstattliche Versi-cherung zum Verkauf einer Spielfigur „Schadah“ nach Stückzahlen und Exportan-teil für die Jahre 1997 bis 2002 sowie einen Katalogauszug vorgelegt. - 4 - Die Widersprechende beantragt, den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Februar 2004 aufzu-heben und die teilweise Löschung der Marke 300 50 119 im Um-fang des Widerspruchs anzuordnen. Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Sie hält die Einrede der Nichtbenutzung aufrecht, da sie insb. den Umfang der Be-nutzung für nicht nachgewiesen erachte und rügt insbesondere die Verspätung der Glaubhaftmachung. Die jüngere Marke sei eine Kombination aus zwei kenn-zeichnungsschwachen Elementen, die gleichwertig nebeneinander stünden und sich erst in ihrer Kombination zu einem festen Begriff verbinden würden. Die Be-standteile „STADA“ und „Schadah“ wiesen ein unterschiedliches Klanggepräge auf, was angesichts kurzer Markenwörter und der Abweichung am Wortanfang bemerkt werde. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. II. Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg. 1.) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die hier allein maßgebliche Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zulässig erhoben und im Beschwerdeverfahren aufrechterhalten. - 5 - Bei der Entscheidung über den Widerspruch können damit nur die Waren berück-sichtigt werden, für die von der Widersprechenden eine rechtserhaltende Benut-zung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Die Widersprechende hatte demnach die Benutzung der Marke nach § 43 Absatz 1 Satz 2 MarkenG für die Zeit innerhalb der letzten fünf Jahre vor die-ser Beschwerdeentscheidung, nämlich von Dezember 2000 bis Dezember 2005 glaubhaft zu machen (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl. § 43 Rdn. 6, 32). Die von der Widersprechenden im Beschwerdeverfahren vorgelegten Glaubhaftma-chungsunterlagen sind nicht als verspätet zurückzuweisen. Da es sich beim pa-tentgerichtlichen Verfahren um die erste gerichtliche Tatsacheninstanz handelt, wird die das zivilprozessuale Berufungsverfahren betreffende Vorschrift des § 531 Absatz 2 Nr. 3 ZPO nicht angewendet. Eine Zurückweisung der Glaubhaftma-chungsunterlagen als verspätet nach § 296 Absatz 2 ZPO kommt nicht in Be-tracht, da sie rechtzeitig (vgl. § 132 ZPO) vor der mündlichen Verhandlung vorge-legt worden sind. Den von der Widersprechenden eingereichten Glaubhaftmachungsunterlagen ist zu entnehmen, dass ein bestimmtes Spieltier (Tiger) im maßgeblichen Zeitraum mit der Marke 395 52 250 kennzeichenmäßig versehen war. Dies ergibt sich aus der eidesstattlichen Versicherung des Herrn Friedhelm Brandau vom 6. April 2004 in Verbindung mit den dazu weiter vorgelegten Anlagen mit der Abbildung einer Seite aus einem Katalog/Prospekt - mit einer jährlichen Auflage von ca. einer Mil-lion Stück in Spielwarengeschäften/-abteilungen in der Bundesrepublik Deutsch-land ausliegend – sowie der Abbildung eines an den Spieltieren angebrachten Anhängers. Dabei setzt das Erfordernis einer körperlichen Verbindung von Marke und Ware für die funktionsgemäße Benutzung der Marke – das ohnehin nicht un-eingeschränkt, sondern nur im Rahmen des Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten liegt – nicht voraus, dass Marke und Ware unlösbar miteinander verbunden sind; auch die Verwendung mehrer Marken – neben der Firmenmarke zusätzliche Spezialmarken für die Einzelwaren - ist zur Kennzeichnung einer Ware eine weit verbreitete und sinnvolle Praxis (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG a.a.O. - 6 - § 26 Rdn. 14, 132); damit ist die Art der Verwendung der Marke bei Spieltieren belegt. Die von der Widersprechenden genannten Zahlen der mit der Marke vertriebenen Spieltiere haben auch einen Umfang erreicht, der die Ernstlichkeit der Benutzung belegt. Zwar enthält die eidesstattliche Versicherung hierzu Angaben nur bis zum Jahr 2002; Benutzungshandlungen müssen aber nicht den gesamten Zeitraum der fünf Jahre ausfüllen (vgl. Ströbele/Hacker a.a.O. § 26 Rdn. 70ff m.w.N.); wie der eidesstattlichen Versicherung zu entnehmen ist, ist die Marke seit vielen Jahren kontinuierlich benutzt worden, so dass fehlende Angaben zu den Jahren 2003 bis 2005 keinen Anlass zu Zweifeln an der Ernsthaftigkeit der Benutzungshandlungen geben; dass der Umfang der Benutzung seit dem Jahr 2000 abgenommen hat, kann der Widersprechenden nicht angelastet werden (vgl. Ströbele/Hacker a.a.O. § 26 Rdn. 72 m.w.N.). Die mit der Marke 395 52 250 benutzte Ware „Spieltiere“ lässt sich unter den Be-griff „Spielwaren, Spielzeug“ des Warenverzeichnisses subsumieren. Bei der Ent-scheidung sind diese Waren (Spieltiere) zu berücksichtigen (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Folgend der erweiterten Minimallösung (Ströbele/Hacker, a.a.O. § 26 Rdn. 212) ist nicht allein das konkrete Spieltier (Tiger) zu berücksichtigen, sondern der nächst liegende Oberbegriff (Spieltiere). 2.) Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Um-stände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in st. Rspr., vgl. GRUR 2005, 513 - MEY/Ella May; WRP 2004, 1281 Mustang; WRP 2004, 1043 – NEURO-VIBOLEX / NEURO-FIBRAFLEX; WRP 2004, 907 Kleiner Feigling). - 7 - Der Senat geht bei seiner Entscheidung mangels anderweitiger Anhaltspunkte von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit von einem normalen Schutzumfang der Widerspruchsmarke aus. Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit ist entscheidend, ob die beiderseitigen Waren in Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinan-der kennzeichnen – insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen be-trieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Ei-genart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte – so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Mei-nung sein könnten, sie stammten aus denselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. BGH GRUR 2004, 241, 243 – GeDIOS). Zwischen den zu berücksichtigenden Waren „Spieltiere“ der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Ware „Spielzeug“ besteht Identität im Sinn von § 9 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (Spielzeug ist der Oberbegriff). Ähnlichkeit besteht zwischen „Spielwaren“ und „Spielen“ (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl. S. 312). Dies gilt auch für Spieltiere, da der Verwen-dungszweck offensichtlich sehr ähnlich ist; die Vergleichswaren können zudem in ihrer Beschaffenheit Übereinstimmungen aufweisen. Auch zu „Christbaum-schmuck“ ist Ähnlichkeit zu bejahen, da Christbaumschmuck auch als Spielware gestaltet sein kann (vgl. Richter/Stoppel a.a.O. S. 102). 3.) Den angesichts identischer und eng ähnlicher Waren und einer durch-schnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zur Vermeidung von Verwechslungen erforderlichen erheblichen Abstand hält die angegriffene Marke in klanglicher Hinsicht jedoch nicht ein. - 8 - Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Für die Annahme einer Ver-wechslungsgefahr reicht in aller Regel bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus. Dabei kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an, der bei mehrgliedrigen Marken auch durch ein-zelne Bestandteile geprägt werden kann. Dies entspricht dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entge-gentreten und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden, möglichen Be-standteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht (vgl. Ströbele/Hacker a.a.O. 7. Aufl. § 9 Rdn. 152). In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich die Vergleichsmarken dadurch, dass die angegriffene Marke als mehrteilige Marke gegenüber der Widerspruchsmarke als Einwortmarke noch über den zusätzlichen Bestandteil „Shop“ verfügt. Somit kommt Verwechslungsgefahr nur dann in Betracht, wenn der zur Wider-spruchsmarke „Schadah“ ähnlich gebildete Wortbestandteil „STADA“ der ange-griffenen Marke in der angegriffenen Marke allein kollisionsbegründend prägen würde. Bei mehrteiligen Marken kommt eine Verwechslungsgefahr nämlich dann in Be-tracht, wenn Ähnlichkeiten in Einzelbestandteilen vorliegen, die die jeweilige Marke kollisionsbegründend prägen. Selbstständig kollisionsbegründend ist einer von mehreren Markenbestandteilen nach der Rechtsprechung des BGH dann, wenn er den Gesamteindruck der mehrgliedrigen Marke prägt und wenn die übri-gen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurück-treten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. Ströbele/Hacker a.a.O. § 9 Rdn. 374). Nicht ausreichend ist es danach, dass der übereinstimmende Bestandteil für den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimmend ist. Dies gilt unabhängig davon, ob die prioritätsältere Marke oder das angegriffene Zeichen die zusätzlichen Bestandteile aufweist (vgl. BGH, WRP - 9 - 2003, 1228 – City Plus). Bei einer angegriffenen Gestaltung kann der Verkehr un-ter Umständen aufgrund der Aufmachung, bestimmter Werbemaßnahmen oder Kennzeichnungsgewohnheiten allgemein oder auf dem betreffenden Warengebiet einzelnen Elementen eine eigenständige, von der Kennzeichnungsfunktion ande-rer Bestandteile unabhängige Kennzeichnungsfunktion zuerkennen (vgl. BGH, WRP 2004, 1281 – Mustang). In der Rechtsprechung ist zwar der Erfahrungssatz anerkannt, dass bei zusam-mengesetzten Marken ein Bestandteil, der zugleich ein bekanntes und für den Verkehr als solches erkennbares Unternehmenskennzeichen darstellt, im allge-meinen in der Bedeutung für den Gesamteindruck zurücktritt, weil der Verkehr die eigentliche Produktkennzeichnung in derartigen Fällen in dem oder den anderen Bestandteilen zeichenmäßiger Kennzeichnung erblickt; allerdings ist einer Her-stellerangabe als Bezeichnungsbestandteil nicht stets eine (mit-)prägende Be-deutung für den Gesamteindruck der Marke abzusprechen, vielmehr kommt es letztlich auf die Beurteilung des Einzelfalls an, ob die Herstellerangabe aus Sicht des Verkehrs in den Hintergrund tritt oder nicht. So kann insbesondere die Ver-wendung beschreibender Wörter neben einem Unternehmenskennzeichen den Verkehr veranlassen, sich bezüglich der Produktherkunft gerade in erster Linie hieran zu orientieren (vgl. BGH a.a.O. - Mustang; GRUR 1998, 815, 817 – Nitran-gin; WRP 2002, 326 – ASTRA/ESTRA-PUREN). Bei Zugrundelegung dieser Gesichtspunkte kommt dem Bestandteil „STADA“ in der angegriffenen Marke eine prägende Bedeutung in dem genannten Sinne zu, da der weitere Bestandteil „Shop“ demgegenüber zurücktritt. Zwar handelt es sich bei „STADA“ grds. um ein Unternehmenskennzeichen, dies gilt jedoch nur für den Fachverkehr aus dem Pharmabereich, denen „STADA“ als Hersteller von Pharmaprodukten begegnet sowie für den allgemeinen Verkehr im Zusammenhang mit dem Erwerb von Pharmaprodukten, nicht jedoch im Zusam-menhang mit den hier von der angegriffenen Marke beanspruchten und vom Wi-derspruch umfassten Waren der Klasse 28; Spielwaren gehören insoweit zu ei-- 10 - nem neuen Warengebiet und werden in anderen Vertriebsstätten angeboten. Im Zusammenhang mit diesen Waren ist „STADA“ für den Verkehr daher nicht als Unternehmenskennzeichen erkennbar und erscheint als eigenständiger Phanta-siebegriff ohne begrifflichen Gehalt. Gegenüber diesem daher kennzeichnungskräftigen Bestandteil „STADA“ wird der Verkehr den Bestandteil „Shop“, der erkennbar für „Laden, Geschäft, Betrieb, Verkaufs/Vertriebsstätte“ steht, grundsätzlich wegen seiner starken Kennzeich-nungsschwäche vernachlässigen, so dass dieser für den Gesamteindruck der an-gegriffenen Marke gänzlich in den Hintergrund tritt. Aber auch dann, wenn „STADA“ auch für das neue Warengebiet „Spielwaren“ als Unternehmenskennzeichen erkannt würde, wären jedenfalls die Gegebenheiten auf dem Spielwarensektor zu berücksichtigen. Ebenso wie für den Modebereich, wo der Verkehr aufgrund der dort üblichen Kennzeichnungsgewohnheiten daran gewöhnt ist, den Herkunftshinweis in der Herstellerangabe zu sehen (vgl. BGH a.a.O. – Mustang), ist für den Spielwarenbereich, in dem die Mehrzahl der Unter-nehmen ihre Produkte mit der Herstellerangabe kennzeichnen, davon auszuge-hen, dass der Verkehr der Herstellerangabe eine herkunftshinweisende Funktion beimisst. Der Bestandteil „Shop“ tritt demgegenüber wiederum in den Hintergrund. Damit stehen sich für die Beurteilung der Markenähnlichkeit die beiden Bestand-teile „Schadah“ und „STADA“ gegenüber. Wie bereits in der Entscheidung des Senats in 30 W (pat) 056/03 – STA-DA/Schadah - (PAVIS PROMA) festgestellt, besteht zwischen den Markenwörtern ihrem klanglichen Gesamteindruck nach eine hochgradige Ähnlichkeit. Der Be-standteil „STADA“ der angegriffenen Marke ist in der Widerspruchsmarke „Scha-dah“ klanglich weitgehend übereinstimmend enthalten; der Unterschied in den Wortanfängen „St/Sch“ wirkt sich im Klang nur wenig aus, da die Buchstabenfolge „St“ allgemein wie „Scht“ ausgesprochen wird; dass die angegriffene Marke mit - 11 - dem Vokal „A“ endet und ihr hier der Schlußkonsonant „h“ der Widerspruchsmarke fehlt, kommt klanglich nicht zum Tragen. Somit beeinträchtigt das angegriffene Zeichen den Schutzbereich der Widerspruchsmarke (vgl. auch EuGH, MarkenR 2005, 438 - THOMSON LIFE/LIFE). Zu einer Auferlegung von Kosten besteht keine Veranlassung (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Dr. Buchetmann Winter Hartlieb Hu
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