30 W (pat) 149/04  - 30. Senat (Marken)

BUNDESPATENTGERICHT 30 W (pat) 149/04 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die angemeldete Marke 301 64 455.1 hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. April 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein, der Richterin Hartlieb und des Richters Paetzold beschlossen: Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen. BPatG 152 08.05 - 2 - G r ü n d e I Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist die farbige Wort-Bild-Marke für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 09, 38 und 42 „Optische, elektrotechnische und elektronische Apparate und Gerä-te (soweit in Klasse 9 enthalten); elektrotechnische und elektrische Geräte für die Aufnahme, Aussendung, Übertragung, den Empfang, die Wiedergabe und Bearbeitung von Lauten, Signalen, Zeichen und/oder Bildern; elektrotechnische und elektrische Nachrichten- und Datenaufnahme-, -verarbeitungs-, -sende-, -übertragungs-, -ver-mittlungs-, -speicher- und -ausgabegeräte; Kommunikationscompu-ter, Software; optische, elektrotechnische und elektronische Geräte der Kommunikationstechnik; Betrieb von Anlagen der Telekommunikationstechnik, von Telekom-munikationsnetzen sowie zugehörigen Einrichtungen und Teilen; In-ternetdienstleistungen, nämlich Sammeln, Liefern und Bereitstellen von Informationen und Nachrichten im Internet; Bereitstellen einer e-commerce Plattform im Internet, Bereitstellen von Internet-Porta-len für Dritte; - 3 - Beratung beim Aufbau und Betrieb von Anlagen der Datenverar-beitung von Datenbanken sowie von Telekommunikationsnetzen; Planung, Entwicklung und Projektierung von Telekommunikations- und Informationsverarbeitungsdiensten und -einrichtungen, Tele-kommunikationsnetzen sowie dazugehörender Tools; Planung, Be-ratung, Test und technische Überwachung auf dem Gebiet der Sys-temintegration und Produktintegration von Telekommunikationsnet-zen und der Datenverarbeitung; elektronische Dienstleistungen, nämlich das Sammeln, Speichern, Übersetzen, Weiterleiten oder Verteilen von Daten, Informationen, Abbildungen, Video- und Au-diosequenzen, Anbieten und Mitteilen von auf einer Datenbank ge-speicherten Informationen, insbesondere auch mittels interaktiv kommunizierender (Computer-)Systeme; Entwicklung, Erstellung und Vermietung von Datenverarbeitungsprogrammen und Daten-verarbeitungsgeräten; Konzeption, Abwicklung, Wartung und Pfle-ge von Internetinhalten; Internetdienstleistungen, nämlich Erstel-lung und Einrichtung von Internet-Präsentationen, Vermietung von Web-Servern, Zurverfügungstellung von Speicherplätzen im Inter-net“. Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die An-meldung durch Beschluss eines Prüfers des höheren Dienstes vom 23. April 2004 nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen, da dem Zei-chen jegliche Unterscheidungskraft fehle und es als rein beschreibende Angabe freizuhalten sei. Die angemeldete Marke enthalte einen Schlüsselbegriff der Informationstechnik, der auch hierzulande in weiten Bereichen des Wirtschaftlebens Eingang gefunden habe; daher werde er von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne Weiteres nur als Beschaffenheitsangabe dahingehend verstanden, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen für den Einsatz in der standortunabhängigen Techno-- 4 - logie geeignet oder bestimmt seien oder dies zum Gegenstand hätten. Auch die nur geringfügige grafische Gestaltung könne das Freihaltungsbedürfnis nicht be-seitigen und der Marke auch nicht die nötige Unterscheidungskraft verschaffen. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die sich nunmehr auf die Verkehrsdurchsetzung ihrer Marke in Deutschland beruft, mit dem Antrag, den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und das Eintragungs-verfahren fortzusetzen. Sie macht geltend, dass die Marke seit vielen Jahren repräsentativ für ihren Tele-kommunikationsbereich eingesetzt worden sei, und zwar nicht nur auf Produktver-packungen und Werbebroschüren, sondern auch auf Trikots und Stadion-Werbe-banden von mehreren Weltfußballvereinen. Des weiteren legt sie einen Geschäfts-bericht und Broschüren vor, woraus sich nach ihrer Meinung ergebe, dass die Vor-aussetzungen der Verkehrsdurchsetzung erfüllt seien. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-kenstelle sowie auf die Schriftsätze der Anmelderin und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen. II. Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig. Sie hat in der Sache aber auch inso-weit keinen Erfolg, als im Beschwerdeverfahren (erstmals) eine Verkehrsdurchset-zung der schutzsuchenden IR-Marke geltend gemacht worden ist (§ 8 Abs. 3 MarkenG). 1. Das Beschwerdegericht ist trotz der geltend gemachten Verkehrsdurchsetzung nicht von der Pflicht entbunden, zunächst die Schutzfähigkeit der begehrten Marke - 5 - im Hinblick auf das hier insbesondere in Betracht kommende Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überprüfen und die Geltendmachung einer Ver-kehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3, welche dieses Schutzhindernis über-winden könnte, nur hilfsweise zu berücksichtigen. An diese rechtliche Beurteilung durch das Gericht ist das Deutschen Patent- und Markenamt im weiteren Verfah-ren auch gebunden (§ 70 Abs. 4 MarkenG). Andernfalls könnte ein Anmelder auf diesem Wege das Verfahren unter Vermeidung einer negativen Beschwerdeent-scheidung wieder völlig offen gestalten (vgl. BPatG Az. 25 W (pat) 44/04 vom 6. April 2005 - Kindernothilfe). Insoweit teilt der Senat allerdings die Auffassung der Markenstelle, dass die bean-spruchte Marke auch in der grafischen Gestaltung sowohl dem Eintragungshinder-nis einer beschreibenden freihaltungsbedürftigen Angabe als auch dem der feh-lenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG unterliegt. Nachdem die Anmelderin in der Beschwerde zu diesem Punkt keine weitere Be-gründung abgegeben, sondern sich einzig auf die Verkehrsdurchsetzung gestützt hat, wird auf die zutreffenden Ausführungen der Markenstelle verwiesen, die durch die Feststellungen des Senates bestätigt werden und die die IR-Markeninhaberin offenbar selbst nicht mehr in Frage stellt. 2. Nach dem Vorbringen der Anmelderin kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass das festgestellte Eintragungshindernis durch den Nachweis der Ver-kehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden ist. Bei der Prüfung, ob sich ein als Marke beanspruchtes Zeichen im Verkehr durch-gesetzt hat, ist von einer Gesamtschau aller Gesichtspunkte auszugehen. Dazu gehören einmal alle Maßnahmen des Anmelders, seine Marke auf dem Markt zur Geltung zu bringen, also der von der Marke gehaltene Marktanteil und die mit ihr erzielten Umsätze, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke usw. Sodann be-- 6 - darf es auf der anderen Seite eines Nachweises, dass die Bemühungen des An-melders ein Feedback ausgelöst und Erfolg gehabt haben. Die Maßnahmen müs-sen zumindest bei einem maßgeblichen Teil der beteiligten Verkehrskreise und Mitbewerber die Annahme einer Betriebskennzeichnung hervorgerufen haben, was sich beispielsweise durch Erklärungen von Industrie- und Handelskammern wie auch im Wege demoskopischer Befragungen belegen lässt (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, TZ 51 - CHIEMSEE). Für die Bejahung der Durchsetzung in den betei-ligten Verkehrskreisen bedarf es indes keiner zahlenmäßigen Festlegung auf be-stimmte Prozentsätze (z. B. über die 50+1%-Grenze hinaus, vgl. schon BGH GRUR 1991, 609, 610 - SL; BGH BlPMZ 2001, 322 - REICH UND SCHOEN; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 8 Rdn. 326 ff.) und insbesondere auch keiner Abhängigkeit zur Bedeutung eines bestehenden Freihaltungsbedürfnisses (EuGH a. a. O. - Chiemsee). Macht ein Anmelder die Verkehrsdurchsetzung erstmals im Beschwerdeverfahren geltend, hat er deren Voraussetzungen nach Maßgabe der vorstehenden Kriterien in einer Weise schlüssig dazustellen und zu belegen, die dem Senat eine Beurtei-lung erlaubt, diesem Vorbringen entweder im Wege weiterer Ermittlungen nachzu-gehen (i. d. R. durch Zurückverweisung der Sache an die Markenstelle) oder ob der Vortrag ggf. bereits für eine Entscheidung zugunsten des Anmelders aus-reicht. Beides ist indes vorliegend nicht der Fall, da es – vor allem bezogen auf den Anmeldezeitpunkt am 5. November 2001 - bereits am Nachweis einer langan-dauernden markenmäßigen Benutzung der beanspruchten Darstellung fehlt. So belegt der Geschäftsbericht aus dem Jahre 2003 allenfalls ganz allgemein die viel-fältigen Aktivitäten der Anmelderin, aber nicht einen auf die konkreten Waren und Dienstleistungen bezogenen Umsatz mit der beanspruchten IR-Marke. Auch die weiteren Broschüren sind allesamt nur auf die Jahre 2003 oder 2004 bezogen und zeigen zudem die beanspruchte Marke nie in Alleinstellung, sondern immer in Kombination mit dem Firmennamen der Anmelderin, was indes für sich genom-men keine zwingende Aussage zulässt, dass damit dem Verkehr die angemeldete Marke als kennzeichnender Hinweis nahegebracht worden ist. - 7 - Darüber hinaus hat die Anmelderin keinerlei Angaben über das mit dem Zeichen ausgelöste Medienecho gemacht, so dass keine Aussagen über die Bekanntheit der Marke gemacht werden können, nämlich ob es ihr gelungen ist, die Verkehrs-auffassung in betriebskennzeichnender Weise nachhaltig zu beeinflussen. Fehlt es damit aber bereits an grundlegenden Voraussetzungen für die Weiterver-folgung der Frage der Verkehrsdurchsetzung, kann dieses Defizit auch nicht mehr durch die Einholung eines demoskopischen Gutachtens ausgeglichen werden, so dass im Ergebnis nur festgestellt werden kann, dass es der Anmelderin nicht ge-lungen ist, die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung zu überwinden. Dr. Vogel von Falckenstein Hartlieb Paetzold Ko

Full & Egal Universal Law Academy