30 W (pat) 245/01  - 30. Senat (Marken)

BPatG 154 6.70 BUNDESPATENTGERICHT 30 W (pat) 245/01 _______________ (Aktenzeichen) An Verkündungs Statt zugestellt am Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Marke 399 81 735- 2 - hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 10. Februar 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie des Richters Schramm und der Richterin Hartlieb beschlossen: Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des deutschen Patent- und Marken-amtes vom 25. September 2001 aufgehoben. Kosten werden nicht auferlegt. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen. G r ü n d e I. Die Antragstellerin begehrt Löschung der vom Antragsgegner - ihrem früheren Ge-schäftsführer - nach dessen Ausscheiden angemeldeten und unter 399 81 735 eingetragenen Marke UNISAX. Der Antragsgegner betrieb von 1993 bis 1998 ein chemisches Labor, in dem er unter anderem Mikroprozessor gesteuerte Kleinfotometer unter der Bezeichnung UNISAX 2000 bzw. UNISAX MED2000 in den Verkehr brachte. Mit Gesellschafts-vertrag vom 31. Juli 1998 wurde die Antragsstellerin gegründet. Der Antragsgeg-ner übernahm als Stammeinlage die Hälfte des Stammkapitals von … DM und wurde als Geschäftsführer bestellt. Gegenstand des Unternehmens war nach § 2 des Gesellschaftsvertrages die Entwicklung und der Vertrieb von Kleinfotome-tern der Typenreihe UNISAX 2000 unter dem Markennamen Taro und die Ferti-- 3 - gung sowie der Vertrieb der zugehörigen Reagenzien. An der Antragstellerin war auch eine stille Gesellschafterin beteiligt. Diese hatte mit dem Antragsgegner in ei-nem Darlehensvertrag vom 15. Oktober 1998 vereinbart: "Herr Dr. W… verpflichtet sich, die Patent- und Marken rechte für die Kleinfotometer-Serie "unisax 2000" und den eingetragenen Markennamen "Taro" unentgeltlich in die T… GmbH einzubringen." Auf Veranlassung des Antraggegners wurden verschiedene Werbebroschüren ge-druckt, auf die Bezug genommen wird. Nach seinem Ausscheiden als Gesellschafter bei der Antragstellerin (1. Septem-ber (1999) hat der Antragsgegner am 23. Dezember 1999 die Wortmarke UNISAX angemeldet. Sie ist am 3. April 2000 für die Waren und Dienstleistungen "Wissenschaftliche Vermessungs-, Wäge-, Meß- und Kon-trollapparate; elektrische Instrumente soweit in Klasse 9 ent-halten; chirurgische, ärztliche, zahnärztliche und tierärztliche Instrumente und Apparate; Meßgeräte für medizinische La-bortechnik; Dienstleistungen eines Ingenieurs für Meßtechnik und Meßgeräte" in das Register eingetragen worden. Die Antragstellerin hat Löschung wegen Bösgläubigkeit beantragt und zur Begrün-dung ausgeführt, es handele sich bei UNISAX um eine nach § 4 Nr. 2 MarkenG geschützte Bezeichnung, die der Antragsgegner in die Antragstellerin eingebracht - 4 - und die ihr auch nach dessen Ausscheiden verblieben sei. Durch die Neuanmel-dung werde der Besitzstand der Antragstellerin gestört. Die Antragstellerin hat am 28. Februar 2000 ebenfalls eine Marke "Unisax" unter anderem für medizinische Diagnostik und Analysegeräte sowie die Dienstleistung medizinische und chemische Forschungen angemeldet und am 6. Juni 2000 unter der Nummer 300 15 047 eingetragen erhalten. Die Antragstellerin hat beantragt, die Marke 399 81 735 wegen Bösgläubigkeit zu löschen. Der Antragsgegner hat der Löschung widersprochen und vorgetragen, er habe die Rechte an einer markenmäßigen Benutzung des Begriffs UNISAX zu keinem Zeit-punkt an die Antragstellerin übertragen. Wie es auch in den entsprechenden Ver-tragsformulierungen hinreichend zum Ausdruck gekommen sei, sei es bei den Verträgen nur darum gegangen, die Kleinfotometer-Serie UNISAX 2000 in das Un-ternehmen der Antragstellerin einzubringen und weiter zu entwickeln. Als Marken-name für das Gerät sei Taro vorgesehen gewesen und nur auf die Übertragung dieser Marke beziehe sich auch die Regelung im Darlehensvertrag. Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch Be-schluss die Marke gelöscht und dem Antragsgegner die Kosten auferlegt. Werbeaufträge und Unterlagen zur Durchführung eines medizinischen Kollo-quiums belegten hinreichend, dass die Bezeichnung UNISAX 2000 und UNISAX 2000MED durch die Antragstellerin seit Anfang 1999 als Produktbezeichnung ver-wendet würden, was dem Antragsgegner als ihrem Geschäftsführer bekannt war. In diesen Besitzstand greife die neu registrierte Marke ein. Auf die Wahrung eige-ner Rechte könne sich der Antragsgegner nicht berufen, da er seine Rechte über-tragen habe. Zwar gehe die Übertragung der Rechte an der Bezeichnung - 5 - UNISAX 2000 ins Leere, weil es sich insoweit nicht um ein registriertes und damit nicht übertragungsfähiges Recht handele, jedoch sei aus den Verträgen ersicht-lich, dass sich der Markeninhaber mit dem Eintritt in die Gesellschaft der Antrags-stellerin von der persönlichen Verwendung der Bezeichnung UNISAX lösen und diese der Antragsstellerin zur weiteren Verwendung zur Verfügung habe stellen wollen. Der Antragsgegner hat Beschwerde eingelegt und diese im wesentlichen damit begründet, er habe zu keinem Zeitpunkt Rechte an der Bezeichnung UNISAX übertragen oder aufgegeben. Die entsprechenden Produkte sollten ausschließlich unter der Marke Taro vertrieben werden und die nicht angemeldeten Bezeichnun-gen UNISAX 2000 und UNISAX 2000MED lediglich vorläufig verwendet werden, um das Kleinfotometer näher zu bezeichnen. Dies sei von allen Beteiligten er-wünscht gewesen, insbesondere deshalb, weil man für die Zukunft eine gedankli-che Assoziation zu der in Konkurs gegangenen Firma L… GmbH habe vermeiden wollen, bei der die Bezeichnung UNISAX verwendet wor-den war. Durch seine Beteiligung an der Antragsstellerin habe er auch seine Tätig-keit als Einzelkaufmann nicht aufgegeben, diese sei ihm im Beteiligungsvertrag ausdrücklich genehmigt. Aus Kostengründen habe er gegen die Marke 300 15 047 UNISAX keinen Wider-spruch eingelegt. Über das Vermögen der Antragsstellerin ist im Beschwerdeverfahren das Insol-venzverfahren eröffnet worden. Der Insolvenzverwalter hat mitgeteilt, dass das Beschwerdeverfahren nicht mehr aufgenommen werde. - 6 - Der Beschwerdeführer und Antragsgegner hat das Verfahren aufgenommen und beantragt, den Beschluss der Markenabteilung aufzuheben und der An-tragsstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Die Antragsstellerin und Beschwerdegegnerin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert und keinen Antrag gestellt. II. 1) Über die Beschwerde kann entschieden werden. Die durch das Insolvenzver-fahren eingetretene Unterbrechung des Verfahrens ist beendet. Die Erklärung des Insolvenzverwalters, das Verfahren nicht aufzunehmen, ist als (formlos mögliche) Freigabeerklärung zu werten (vgl. BPatG GRUR 1997, 833 – digital), so dass auf den Aufnahmeantrag des Beschwerdeführers das Verfahren mit der Gemein-schuldnerin fortzusetzen ist (§§ 85, 86 InsO, § 240 ZPO in Verb. mit § 82 MarkenG). 2) Die zulässige Beschwerde des Antragsgegners hat in der Sache Erfolg, weil nicht hinreichend sicher feststellbar ist, dass der Markeninhaber zum Zeitpunkt der Anmeldung bösgläubig im Sinn vom § 50 Absatz 1 Nr. 4 MarkenG war. Danach kann die Löschung nur angeordnet werden, wenn dem Markeninhaber bei der An-meldung Bösgläubigkeit nachgewiesen werden kann. Bösgläubigkeit liegt in der Regel vor, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich war oder Umstände vorlie-gen, die die Markenanmeldung als sittenwidrig erscheinen lassen. Dabei kennt das Markengesetz kein allgemeines Vorbenutzungsrecht, so dass eine Markenan-meldung in bloßer Kenntnis der Vorbenutzung der Marke durch einen Dritten noch nicht ohne weiteres als bösgläubig anzusehen ist (vgl. Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 50 Rdnr 7). Erforderlich ist vielmehr, dass der Dritte bereits ei-- 7 - nen wertvollen (wenn auch nicht durch Registrierung begründeten) Besitzstand im Inland erworben hat und sich der Markenanmelder des durch die Marke geschaf-fenen Monopols zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes bedienen will (Althammer/Ströbele aaO). Das ist hier nicht hinreichend sicher feststellbar. Die Antragstellerin hat nicht belegt, dass sie an der Bezeichnung UNSISAX sei es aus abgeleitetem sei es aus originär erworbenem Recht einen wertvollen Besitzstand erlangt hat. a) Kein derivativer Rechtserwerb an der Bezeichnung UNSISAX: Dass der Antragstellerin Markenrechte an der Bezeichnung wirksam übertragen wurden, ist nicht bewiesen. Zwar reicht dazu nicht die Feststellung der Markenab-teilung, dass eine Übertragung mangels Registereintrags nicht möglich war, da auch durch Benutzung entstandene Marken übertragen werden können. Aber auch das ist nicht bewiesen. Die entsprechenden Vertragsformulierungen enthal-ten zum einen nur vertragliche Verpflichtungen gegenüber der stillen Gesellschaf-terin und beziehen sich zum anderen nur auf Unisax 2000. Wann und wie der wohl als Vertrag zugunsten Dritter auszulegende passus im Darlehensvertrag zwischen den Beteiligten tatsächlich erfüllt worden ist, ist nicht dargelegt. Zudem mag zwar Unisax innerhalb dieser Bezeichnung der prägende Teil sein, der eventuelle Über-tragungsvorgang bezieht sich jedoch nicht ausschließlich auf diesen. Wären aber sowohl UNISAX als auch UNISAX 2000 eingetragene Marken, hätte die Übertra-gungserklärung für Unisax 2000 auch nur diese Marke und nicht etwa gleichzeitig auch die der Marke UNISAX erfasst. Bei nicht registrierten Rechten kann nichts anderes gelten. Hinzu kommt, dass zur Übertragung von Benutzungsmarken, die gemäß § 4 Nr 2 MarkenG durch Verkehrsgeltung Markenschutz erlangt haben, zwar zum Rechtsübergang nicht erforderlich ist, auch den dazu gehörenden Ge-schäftsbetrieb mit zu übertragen, wohl aber, dass die das Wesen der Benutzungs-marke bildende Tradition an einen bestimmten Geschäftsbetrieb fortbesteht, da nur dann die Marke ihre für § 4 Nr. 2 MarkenG wesentliche Zuordnungsfunktion ausüben kann (vgl hierzu Althammer/Klaka, MarkenG, 6. Aufl., § 4 Rdn 26). Auch - 8 - hierzu hat die Antragstellerin keine ausreichenden tatsächlichen Grundlagen mit-geteilt, die diese Rechtsfolge tragen könnten. Sie hat sogar die Angaben des An-tragsgegners zu den unter seiner früheren Einzelhandelsfirma mit UNSISAX 2000 erzielten Umsätzen bestritten (und damit generell den Wert der Bezeichnung in Frage gestellt) und außerdem zu ihren eigenen mit UNISAX erzielten Umsätzen keine näheren Angaben gemacht. Der jetzige Geschäftsführer hat nur vorgetra-gen, das Zeichen "UNISAX" sei rechtmäßig auf die Antragsstellerin übergegangen und werde von dieser Firma benutzt (Schreiben vom 27. Juli 2001). Es fehlen aber schon Angaben darüber, wann, wo und wie die vorgelegten Prospekte verteilt wor-den sind. Insbesondere ist aber nicht dargelegt, in welchem Umfang im Einzelnen Umsätze mit den mit "UNISAX 2000" bzw "UNISAX 2000MED" bezeichneten Pro-dukten getätigt worden sein sollen. Verkehrsgeltung an der Bezeichnung Unisax ist damit nicht erwiesen, übertragbar waren somit bestenfalls Anwartschaftsrechte auf eine noch im Entstehen begriffe-ne Benutzungsmarke, deren erfolgreiches Weiterwachsen bis zum Entstehen des Markenrechts bei der Antragstellerin jedoch nicht bewiesen ist. Die Antragstellerin hat nämlich noch nicht einmal eine Benutzung der Marke Unisax belegt. Die von ihr vorgelegten Werbeaufträge und Broschüren sowie die Unterlagen zur Durch-führung eines medizinischen Kolloquiums belegen bestenfalls Werbemaßnahmen, nicht jedoch eine rechtserhaltende Benutzung der Bezeichnung UNISAX für be-stimmte Waren oder Dienstleistungen. b) Kein originär erworbenes Recht an der Bezeichnung UNISAX: Die Antragstellerin hat auch nicht dargetan, dass sie aus eigenem Recht einen wertvollen Besitzstand an der Bezeichnung Unisax erworben habe. Ergeben die vorgelegten Unterlagen schon keine rechtserhaltende Benutzung, so belegen sie erst recht nicht einen schützenswerten Besitzstand an dieser Bezeichnung, da die-ser Außenwirkung, also Benutzungshandlungen verlangt. - 9 - In den Prospekten ist auch als eigentlicher Herkunftshinweis stets die Marke Taro (zusätzlich gekennzeichnet durch © als den Hinweis auf deren Registrierung) an-gegeben, so dass die Begriffe UNISAX 2000 bzw UNISAX 2000MED eher den Eindruck einer bloßen Typenbezeichnung erwecken und nicht ohne weiteres als Marken erkennbar sind. Dies erhärtet den unwidersprochen gebliebenen Vortrag des Antragsgegners, die Antragsstellerin sei selbst an einer Verwendung der nicht registrierten Bezeichnung UNISAX nicht interessiert gewesen, weil man die Ver-bindung zu der in Konkurs gegangenen Firma L… nicht her- stellen wollte. Indiziell gegen einen wertvollen Besitzstand spricht auch die Entscheidung des In-solvenzverwalters, das Verfahren nicht aufzunehmen. Die darin liegende Freigabe zeigt, dass der Insolvenzverwalter der nicht förmlich geschützten Bezeichnung UNISAX jedenfalls jetzt keinen größeren wirtschaftlichen Wert beimisst, obwohl in der Regel gerade Markenrechte trotz der Insolvenz ihres Inhabers durchaus ihren Wert haben können und der Wert der späteren eigenen Anmeldung der identi-schen Marke für ein nahezu identisches Waren- und Dienstleistungsverzeichnis entscheidend vom Ausgang des Löschungsverfahrens abhängt. Es fehlen auch jegliche Anhaltspunkte, dass diese Bezeichnung erst in neuerer Zeit einen Wert-verlust erlitten haben könnte. Auch die von der Markenabteilung angenommene Behinderungsabsicht des An-tragsgegners ist aus den mitgeteilten Tatsachen nicht sicher ableitbar. Ob und auf-grund welcher Fakten der Antragsgegner zum Zeitpunkt seines Ausscheidens aus der Antragstellerin sichere Anhaltspunkte dafür gehabt haben könnte, dass die An-tragstellerin entgegen der vorherigen Praxis die Bezeichnung UNISAX nun plötz-lich doch intensiv nutzen möchte, ist nicht vorgetragen. Vielmehr ist das nachvoll-ziehbare Motiv des Antragsgegners bei der Anmeldung der Marke UNISAX, die durch langjährige Tätigkeit in seinem Einzelunternehmen gewohnte Bezeichnung für seine eigene berufliche Existenz zu sichern. Auf eine daneben stehende Ab-sicht, dadurch die Antragsstellerin in ihren geschäftlichen Aktivitäten behindern zu - 10 - wollen, lässt sich daraus nicht hinreichend sicher schließen, so dass es sich nicht erkennbar um eine Hinterhaltsmarke handelt (vgl hierzu Althammer/Ströbele aaO § 50 Rdnr 8). Der Umstand, dass der Antragsgegner gegen die Marke 300 15 047 UNISAX kei-nen Widerspruch erhoben hat, ist für das Verfahren nicht von entscheidender Be-deutung. Rückschlüsse auf die subjektive Seite bei der Anmeldung lassen sich daraus kaum ziehen. Es ist somit nicht hinreichend sicher feststellbar, dass der Antragsgegner im Zeit-punkt der Anmeldung, auf den allein abzustellen ist, bösgläubig im Sinn von § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG gehandelt hat. 3) Im Kostenpunkt ist die Beschwerde nur zum Teil, nämlich insoweit erfolgreich, dass eine Kostenauferlegung insgesamt nicht veranlasst ist. Auch im Löschungs-verfahren nach § 50 MarkenG ist nämlich von dem Grundsatz auszugehen, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst zu tragen hat. Zwar wird dann, wenn die Lö-schung nach § 50 Abs 1 Nr 4 anzuordnen ist, das dann bejahte rechtsmissbräuch-liche bzw sittenwidrige Handeln regelmäßig auch die Kostenauferlegung rechtferti-gen. Umgekehrt jedoch ist dann, wenn sich ein solches Handeln nicht erweisen lässt, noch kein Anlass dafür gegeben, dem Gegner einen Verstoß gegen prozes-suale Sorgfaltspflichten anzulasten, die eine Kostenauferlegung rechtfertigen. Das bloße Untätigsein im Beschwerdeverfahren rechtfertig noch keine Kostenauferle-gung, so dass die im Kostenpunkt nicht voll erfolgreiche Beschwerde insoweit zu-rückzuweisen ist. Dr. Buchetmann Schramm Hartlieb Ko

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