30 W (pat) 26/03  - 30. Senat (Marken)

BPatG 154 6.70 BUNDESPATENTGERICHT 30 W (pat) 26/03 _______________ (Aktenzeichen) An Verkündungs Statt zugestellt am … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend die angegriffene Marke 398 41 606 hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. Mai 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann und der Richterinnen Winter und Hartlieb beschlossen: Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen. G r ü n d e I. Die Marke PLAY-TONE ist am 6. April 1999 unter der Nummer 398 41 606 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 25, 38, 41 und 42 in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung er-folgte am 1. Juli 1999. Widerspruch erhoben hat ua am 28. Juli 1999 die Inhaberin der als Bildmarke an-gemeldeten und seit dem 23. November 1998 eingetragenen Marke 398 41 294 siehe Abb. 1 am Ende - 3 - Das Warenverzeichnis lautet: Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und/oder Bild und/oder elektronisch verarbeiteten Daten (soweit in Klasse 9 enthalten), insbesondere Fernsehgeräte, Radiogeräte, analoge und digitale Tonbandgeräte und Kassettenrecorder, ana-loge und digitale Schallplattenspieler, Lautsprecher, Telefonge-räte, Telefonanlagen, GSM-Geräte, Anrufbeantworter, Faxgeräte, Verstärker, Alarmgeräte, Wechselsprechgeräte, Babyphone, An-tennen; vorgenannte Geräte auch für den mobilen Einsatz und den Einbau in Kfz; Mikrophone, Kopfhörer, Verbindungskabel, be-spielte und unbespielte magnetische und optische Aufzeich-nungsträger, insbesondere Audio- und Videobänder, Schallplatten; CDs, CD-ROMs, Disketten; Batterien; photographische, Film- und optische Apparate und Instrumente, insbesondere Photoapparate, Objektive, Ferngläser, Videokameras, Filmkameras, Videorecor-der, Videoprinter, belichtete Filme, Projektoren, Belichtungsmes-ser, Blitzgeräte, Leinwände, Diarahmen, Stative, Phototaschen; Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte, Computer, Bild-schirme, Drucker, Computer-Pheripheriegeräte sowie deren Zu-behör, Tastaturen, Computermäuse, Joysticks, Steckplatinen; elektronische Medien (soweit in Klasse 9 enthalten); Computer-programme (soweit in Klasse 9 enthalten); Computerspiele als Zu-satzgeräte für Fernsehapparate; elektronische Medien (soweit in Klasse 9 enthalten); Telekommunikationsnetze, insbesondere Computernetze, Netz-Datentransfergeräte, Satellitenempfangs-anlagen einschließlich Satellitenantennen; Bügeleisen, Waagen, elektrische Shampooniergeräte, Folienschweißgeräte; Spiele, ins-besondere elektronische Spiele (Computerspiele) ausgenommen als Zusatzgeräte für Fernsehapparate und elektronische Spiele; Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; - 4 - Telekommunikation; Sammeln und Bereitstellen von Informatio-nen, Bildern und Nachrichten einschließlich interaktiver Elemente für den Zugriff über lokale oder weltweite Computer- und Tele-kommunikationsnetze; Vermittlung von Zugriffen auf Datenbanken im Internet; Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehprogram-men; Electronic Publishing, nämlich Sammeln und Liefern von Nachrichten, Pressemeldungen und anderen Daten und Bereit-stellung über Online-Dienste; Entwickeln, Anbieten, Vermitteln und Durchführen von EDV-Schu-lungen und EDV-Workshops; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Vermietung von Videobändern, CDs und CD-ROM; Vermietung von Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und/oder Bild und/oder elektronisch verarbeiteten Daten, insbeson-dere von Videogeräten; technische Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Vertrieb von elektronischen Medien und von Elektrogeräten aller Art, insbesondere Vermittlung von Telefon-anschlüssen, Mobiltelefon-Anschlüssen, ISDN-Anschlüssen, Ver-mittlung von Computer-Netzzugängen; Bereitstellung und Betrieb elektronischer Netzwerke, insbesondere Computernetze, Betrieb von Mailboxen; Dienstleistungen eines Providers, nämlich Vermitt-lung und Vermietung von Zugriffszeiten auf Mietbasis zu Datenban-ken und Datennetzen; Vermittlung von Zugriff auf Software über Telekommunikationseinrichtungen. Die Widersprechende hat in der mündlichen Verhandlung im Bereich der Waren der Klasse 16 der angegriffenen Marke den Widerspruch auf die Waren "Schreib-maschinen" beschränkt. Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat Ver-wechslungsgefahr insbesondere unter Hinweis auf eine verminderte Kennzeich-- 5 - nungskraft der Widerspruchsmarke als beschreibenden Hinweis iSv "Spielplatz, Spielbereich", der Schwäche des Bestandteils "PLAY" und unterschiedlicher Be-griffsanklänge von "Tone" und "Zone" verneint und diesen Widerspruch zurück-gewiesen. Wegen eines weiteren Widerspruchs hat das Patentamt die Eintragung der angegriffenen Marke teilweise gelöscht für die Waren der Klasse 25. Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Sie meint, dass im Hinblick auf identische und wirtschaftlich nahestehende Waren und Dienstleistungen der Mar-kenabstand nicht ausreiche, um Verwechslungsgefahr ausschließen zu können. Sie tritt insbesondere der Annahme eines beschreibenden Charakters des Wortes "PlayZone" ihrer Marke entgegen. Die Widersprechende beantragt sinngemäß, den angefochtenen Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. November 2002 auf-zuheben soweit der Widerspruch aus der Marke 398 41 294 zu-rückgewiesen worden ist und wegen der Gefahr von Verwechs-lungen die Löschung der angegriffenen Marke insgesamt anzu-ordnen, soweit der Widerspruch gegen sie gerichtet ist. Eine Äußerung seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke ist im Beschwerde-verfahren nicht zu den Akten gelangt. Im patentamtlichen Verfahren hat sie Ver-wechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Wortmarke und der Wort-Bild-Mar-ke der Widersprechenden nicht für gegeben erachtet, weil dem Wort "PlayZone" in der Wort-Bild-Marke der Widersprechenden wegen Schutzunfähigkeit keine selb-ständig kollisionsbegründende Bedeutung zukomme. Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug ge-nommen. - 6 - II. Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig. Sie ist in der Sache aber nicht begründet. Es besteht auch nach Auffassung des Senats keine Verwechs-lungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Der Widerspruch ist deshalb in dem angefochtenen Beschluss zu Recht zurückgewiesen worden. Eine Verwechslungsgefahr kann vorliegend nur dann ernsthaft in Betracht gezo-gen werden, wenn für die Beurteilung der Ähnlichkeit der angegriffenen Wort-marke mit der aus Wort- und Bildbestandteilen bestehenden, als Bildmarke ein-getragenen Widerspruchsmarke deren Bestandteil "PlayZone" selbständig kollisi-onsbegründend wirkt; denn in ihrer Gesamtheit unterscheiden sich die Ver-gleichsmarken sehr deutlich: die dem Wort "PlayZone" unterlegte Schattierung und Punktierung, das dem Wort angefügte Kreuz, das grafisch dreidimensional gestaltet ist und optisch hinter dem Wortbestandteil steht sowie das seinerseits grafisch dreidimensional gestaltete Wort finden in der angegriffenen, in einfacher Druckschrift geschriebenen Wortmarke PLAY-TONE keine Entsprechung. Selbständig kollisionsbegründend ist einer von mehreren Markenbestandteilen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nur dann, wenn er den Ge-samteindruck der mehrgliedrigen Marke prägt; kennzeichnungsschwachen Ele-menten fehlt grundsätzlich die Eignung, den Gesamteindruck einer Marke zu prä-gen (vgl Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl § 9 Rdn 411 mwN). Eine hinreichende Prägung des Gesamteindrucks kann nach diesen Grundsätzen auch noch nicht angenommen werden, wenn sich dieser nur als gleichwertig mit anderen Marken-bestandteilen darstellt (vgl Ströbele/Hacker aaO Rdn 376 mwN). Für die bei Kombinationszeichen erforderliche Nachholung der Prüfung der Schutzfähigkeit der einzelnen Elemente des Zeichens (vgl. Ströbele/Hacker, Mar-kenG, 7. Aufl. § 9 Rdn 341) gelten dieselben Grundsätze wie im Eintragungsver-fahren. Es sind also Schutzfähigkeit und Kennzeichnungskraft für jede eingetra-- 7 - gene Ware und Dienstleistung zu beurteilen. Bei Bezeichnungen im Warenver-zeichnis, unter die sich mehrere konkrete Einzelwaren subsumieren lassen (Ober-begriffe), betreffen bereits Mängel in der Schutzfähigkeit einer einzelnen Ware den gesamten Oberbegriff (BGH GRUR 2202, 261, 262 - AC). Insoweit ist auch uner-heblich, ob bestimmte einzelne Waren hinter dem Oberbegriff unter der Rubrik "insbesondere", also beispielhaft, im Warenverzeichnis angeführt werden. Hier-durch wird bestenfalls eine Absicht des Markeninhabers bezüglich der Benutzung angedeutet, die jedoch ohne rechtlichen Belang ist (vgl Ströbele/Hacker, aaO § 8 Rdn 91 bzw 283). Solange nämlich mangels Benutzungseinrede das Warenver-zeichnis der Widerspruchsmarke noch nicht nach § 43 Abs 1 S 3 MarkenG uU auf bestimmte Waren konkretisiert ist, ist für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr das gesamte Warenverzeichnis maßgebend. Von einer selbständig kollisionsbegründende Bedeutung des Wortes "PlayZone" innerhalb der Widerspruchsmarke kann, worauf die Inhaberin der angegriffenen Marke bereits hingewiesen hat, nach den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen nicht ausgegangen werden. Zwar wird die Wort-/Bildmarke der Wi-dersprechenden, worauf die Widersprechende zutreffend hinweist, wohl kaum an-ders als mit dem Wortbestandteil "PlayZone", insbesondere nicht mit den Bildbe-standteilen, benannt werden. Aus diesem tatsächlichen Umstand kann jedoch nicht ohne weiteres gefolgert werden, dass deshalb das Wortelement den Ge-samteindruck der Widerspruchsmarke auch allein prägt. Grundvoraussetzung für eine Prägung ist in jedem Fall eine hinreichende Kennzeichnungskraft des Wort-bestandteils, so dass sie insbesondere bei Wort-/Bildmarken mit für sich betrach-tet kennzeichnungsschwachen oder gar schutzunfähigen Wortbestandteilen auch dann aus Rechtsgründen nicht in Betracht kommt (vgl Ingerl/Rohnke MarkenG 2. Aufl § 14 Rdn 597 mwN; 641, 642; BPatG MarkenR 2000, 103 – Netto 62; (vgl auch BGH MarkenR 2004, 31, 35-36 – Kinder; MarkenR 2002, 253, 256 – Festspielhaus; MarkenR 2001, 465, – Bit/Bud). In diesen Fällen kann deshalb auch im Hinblick auf eine klangliche Verwechslungsgefahr eine den Gesamtein-druck prägende und kollisionsbegründende Bedeutung des Wortbestandteils einer - 8 - Wort-/Bildmarke nicht angenommen werden. Es ist vielmehr von einer Prägung des Gesamteindrucks durch die Gesamtheit der Wort- und Bildbestandteile oder einer Prägung des Gesamteindrucks gar nur durch die Bildbestandteile auszuge-hen (vgl zu diesen Fällen Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn 594 mwN). Dies gilt auch dann, wenn sich die grafische Gestaltung ihrerseits als kennzeichnungsschwach erweist (vgl auch BGH aaO – Kinder; BPatG GRUR 2002, 68 – COMFORT HOTEL). Das zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörende Wort "play" be-deutet als Substantiv "Spiel, Zeitvertreib, Vorführung, Aufführung, Wiedergabe" und als Verb "spielen, abspielen, aufführen" (Eichborn, Die Sprache unserer Zeit, Englisch-Deutsch Band II S 273; Duden Oxford, Großwörterbuch Englisch 1999 1403f); es hat in gebräuchliche Fremdwörter wie "Playboy, Playgirl, Play-Back, CD-Player, DVD-Player" Eingang in die deutsche Sprache gefunden und wird bei zahlreichen technischen Geräten zur Bezeichnung der Wiedergabetaste verwen-det. Wie die Angaben in den genannten englischen Wörterbüchern zeigen, redu-ziert sich das Wort "play" entgegen der Auffassung der Widersprechenden nicht auf "Spiel" oder "spielen" im Sinne einer vergnüglichen Betätigung von Kindern, sondern wird in unterschiedlichsten Zusammenhängen verwendet (Gesellschafts-spiele, sportliche Wettkämpfe, künstlerische Darbietungen, Aufführungen, Vorfüh-rungen, musizieren, Radio spielen, eine Schallplatte spielen usw, vgl auch Col-lins/The Times English Dictionary & Thesaurus S 900). Nichts anderes gilt auch für die deutschen Wörter "Spiel, spielen" (vgl Duden, Deutsches Universalwörter-buch 4. Aufl S 1483f). Das englische Wort "zone" entspricht dem Deutschen "Zone" (Eichborn aaO S 1114). In der Bedeutung "Spielzone/-bereich, Abspielzone/-bereich, Vorführzone/-be-reich" ist das sprachüblich gebildete, ohne weiteres verständliche Wort "playzone" für die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke eine äußerst kenn-zeichnungsschwache, wenn nicht gar schutzunfähige Angabe, die uU nach § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen wäre; die Waren - 9 - der Klasse 9 können für einen Abspiel- oder Vorführbereich bestimmt sein; allge-mein ist auch zu berücksichtigen, dass vielfach speziell für Kinder bestimmte Spielbereiche (zB in der Fastfood-Gastronomie oder in Kaufhäusern) mit unter-schiedlichen technischen Geräten/Apparaten ausgestattet sind; die Dienstleistun-gen der Klassen 38, 41 und 42 können auf die genannten Bereiche bezogen sein; bei den Waren der Klasse 28 kann es um die Bestimmung für Kinderspielbereiche gehen. Soweit die Widersprechende auf eine eingetragene Marke 300 43 439 "PLAY-ZONE" für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 28, 41 und 42 (BPatG 27 W (pat) 18/02) verweist, kann hieraus nichts Gegenteiliges hergeleitet werden. Für einen breiten Bereich der auch hier maßgebenden Waren und Dienstleis-tungen ist auch in dieser Entscheidung die Schutzfähigkeit verneint worden, nämlich für die Waren und Dienstleistungen Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsau-tomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverar-beitungsgeräte und Computer; Peripheriegeräte für Datenverarbei-tungsgeräte und Computer; mit Programmen versehene maschi-nenlesbare Datenträger aller Art; Druckereierzeugnisse, Fotogra-fien; Spielkarten; Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 ent-halten; Nachrichtenwesen und Telekommunikation: alle Dienstlei-stungen, soweit in Klasse 38 enthalten, insbesondere Bereitstellen von Nachrichten, Daten und sonstigen Informationen in Compu-ternetzwerken, insbesondere im Internet, Übermittlung von Nach-richten aller Art in Ton, Schrift und Bild, Vermietung von Tele-kommunikationseinrichtungen, Betreiben eines Tele-Shopping-Ka-nals, Betreiben eines Internet-Shopping-Kanals, Dienstleistungen - 10 - für Online-Einkäufe, nämlich Betrieb von sich auf Verkauf von Wa-ren beziehenden Datenbanken einschließlich Produktinformation und Verbraucherberatung, Ausstrahlung von Rundfunk- und Fern-sehprogrammen, Ton- und Bildübertragung durch Satelliten. Freizeitunterhaltung; Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Sport-unterricht; Betrieb einer Sportanlage; Betrieb eines Vergnügungs-parks; Veranstaltung sportlicher Wettbewerbe; Volksbelustigun-gen. Soweit die Entscheidung bezüglich weiterer Waren und Dienstleistungen die Schutzfähigkeit bejaht hat, betreffen diese Waren- bzw. Dienstleistungsbereiche, bei denen der Begriff "playzone" vom Senat nur mit der Bedeutung im Sinn einer vergnüglichen Beschäftigung von Kindern überprüft worden. Die Eintragung der Marke 300 86 833 "PLAYZONE" betrifft andere Waren und Dienstleistungen. Vor-eintragungen begründen im Übrigen keinen Vertrauensschutz in die Wiederholung eines als unrichtig erkannten Verwaltungshandelns und können allenfalls als tat-sächliches Indiz herangezogen werden (vgl EuGH MarkenR 2004, 116, 122 Tz 65 - Waschmittelflasche), wobei insbesondere bereits sprachliche Entwicklungen in Bezug auf die abweichenden Entscheidungszeitpunkte eine abweichende Eintra-gungspraxis erklären können (vgl hierzu BPatG MarkenR 2004, 148, 152 – be-auty24.de mwN). Der Senat sieht in diesen Entscheidungen daher keine Anhalts-punkte dafür, dass der Begriff "playzone" für die hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen schutzfähig bzw nicht kennzeichnungsschwach ist. Der Wortbestandteil der Widerspruchsmarke ist demnach nicht geeignet, deren Gesamteindruck maßgeblich zu bestimmen und kann damit eine Verwechslungs-gefahr nicht begründen (vgl auch BGH GRUR 2000, 608, 610 - ARD-1; GRUR 2000, 888, 889 - MAG-LITE; MarkenR 2002, 253, 256 - Festspielhaus). Im Hin-blick auf die auffällige grafische Gestaltung der Widerspruchsmarke bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass vorliegend ausnahmsweise dennoch eine selbstständig kollisionsbegründende Bedeutung des Wortbestandteils in Betracht - 11 - kommen könnte (hierzu Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn 347 mwN). Der Gesamt-eindruck wird durch die gewählte Gesamtgestaltung geprägt; diese ist der Beur-teilung der Markenähnlichkeit zugrunde zu legen. In ihrer Gesamtheit weist die Widerspruchsmarke keine relevante Ähnlichkeit mit der angegriffenen Marke auf, wie oben bereits ausgeführt. Selbst wenn bei einigen Waren der Widerspruchs-marke der beschreibende Anklang von playzone zurücktritt (etwa Folienschweiß-geräte, Shampooniergeräte), so handelt es sich dabei um Waren, denen auf Seiten der angegriffenen Marke keine im engeren Ähnlichkeitsfeld liegende Waren gegenüberstehen). Andere Arten der Verwechslungsgefahr liegen nicht vor; auch die von der Wider-sprechenden geltend gemacht komplexe Verwechslungsgefahr ist zu verneinen. Zwar kann in Einzelfällen durch das Zusammenwirken von klanglichen, schriftbild-lichen und begrifflichen Gemeinsamkeiten, die jeweils für sich gesehen zur Beja-hung der Markenähnlichkeit nicht ausreichen, eine derartige Verwechslungsgefahr bejaht werden, wobei jedoch Zurückhaltung geboten ist (vgl Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn 230). Ungeachtet der Voraussetzungen im Einzelnen steht aber hier schon die oben dargelegte Kennzeichnungsschwäche des Wortes "playzone" der Annahme einer komplexen Verwechslungsgefahr entgegen (vgl Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn 230). Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen An-lass (§ 71 Abs 1 MarkenG). Dr. Buchetmann Winter Hartlieb Hu - 12 - Abb. 1

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