30 W (pat) 26/20  - 30. Senat (Marken/Design)

ECLI:DE:BPatG:2022:061022B30Wpat26.20.0
BUNDESPATENTGERICHT
30 W (pat) 26/20
_______________________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
06.10.2022
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Marke 30 2013 033 780
- 2 -
hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Oktober 2022 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des
Richters Merzbach
beschlossen:
Die Beschwerde des Markeninhabers wird zurückgewiesen.
Gründe
I.
Die am 25. Mai 2013 angemeldete Wortmarke
Advomed
ist am 23. September 2013 unter der Nummer 30 2013 033 780 u. a. für die
Dienstleistungen
„Klasse 35: organisatorische Vorbereitung von Gerichtsprozessen;
Vermittlung von Verträgen für Dritte über die Erbringung von juristischen und
gutachterlichen Dienstleistungen;
- 3 -
Klasse 45: Juristische Dienstleistungen eines Rechtsanwaltes;
Rechtsberatung; Dienstleistungen eines Juristen; Dienstleistungen in
Prozessangelegenheiten; Prüfung der Erfolgsaussichten von Ansprüchen,
gerichtlichen Klagen, Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen im Rahmen der
Tätigkeit eines Rechtsanwalts; gutachterliche Dienstleistungen“
in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen
worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 25. Oktober 2013.
Gegen die Eintragung ist am 4. Dezember 2013 Widerspruch erhoben worden von
der Inhaberin der am 22. Dezember 1999 angemeldeten und seit dem 4. April 2000
unter der Nr. 399 85 341 u. a. für die Dienstleistungen
„Dienstleistungen eines Wirtschaftsprüfers, Organisationsberatung,
betriebswirtschaftliche Beratung, Unternehmensberatung; Dienstleistungen
eines Steuerberaters; Dienstleistungen eines Rechtsanwaltes,
Steuerrechtsberatung“
registrierten Wortmarke
ADVIMED
wobei der Widerspruch allein auf die vorgenannten Dienstleistungen gestützt wird.
Die Widerspruchsmarke war ursprünglich für die A…
GmbH eingetragen und auf Antrag vom 4. November 2002 im Markenregister auf
die e… GmbH & Co. KG sowie auf Antrag vom 6. Mai 2013 auf die E1… AG
(Widersprechende) jeweils wegen Rechtsübergangs
umgeschrieben worden.
Mit Schriftsatz vom 5. Mai 2014 hat der Inhaber der angegriffenen Marke die
- 4 -
Benutzung der Widerspruchsmarke für die von ihr beanspruchten Dienstleistungen
nach § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. bestritten.
Mit Schriftsatz vom 21. November 2014 hat die Widersprechende zur
Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke
durch Lizenznehmer der Widersprechenden für die Zeit bis einschließlich 2013 u. a.
folgende Unterlagen eingereicht:
eidesstattliche Versicherungen
- des Vorstandsmitglieds der Widersprechenden Herr M… vom
24. September 2014,
- des Geschäftsführers der A1… gesellschaft mbH,
…straße, M…, Herrn G…,
- des Geschäftsführers der A2… gesellschaft,
…straße, M1…, Herrn R…,
- des Geschäftsführers der A1… gesellschaft mbH,
…, H…, Herrn M1…,
- des Geschäftsführers der A1… gesellschaft mbH,
…str., D…, Herrn H…,
sowie Kopien von Rechnungen, Broschüren und Informationsschriften.
Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 45
des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 7. Februar 2020
unter Zurückweisung des weitergehenden Widerspruchs die teilweise Löschung der
angegriffenen Marke für die o. g. Dienstleistungen angeordnet, da zwischen den
Vergleichszeichen insoweit eine Verwechslungsgefahr bestehe.
Auf die undifferenziert erhobene und daher beide Benutzungszeiträume nach
§ 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG umfassende und insoweit auch statthafte
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Einrede der Nichtbenutzung habe die Widersprechende eine rechtserhaltende
Benutzung zwar lediglich für „Dienstleistungen eines Steuerberaters“ glaubhaft
gemacht, so dass allein diese Dienstleistungen nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG
zu berücksichtigen seien.
Aber auch unter Zugrundelegung dieser Benutzungslage bestehe zu den von der
angegriffene Marken beanspruchten Dienstleistungen
„Klasse 35: organisatorische Vorbereitung von Gerichtsprozessen;
Vermittlung von Verträgen für Dritte über die Erbringung von juristischen und
gutachterlichen Dienstleistungen;
Klasse 45: Juristische Dienstleistungen eines Rechtsanwaltes;
Rechtsberatung; Dienstleistungen eines Juristen; Dienstleistungen in
Prozessangelegenheiten; Prüfung der Erfolgsaussichten von Ansprüchen,
gerichtlichen Klagen, Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen im Rahmen der
Tätigkeit eines Rechtsanwalts; gutachterliche Dienstleistungen“
eine zumindest durchschnittliche Ähnlichkeit.
Steuerberatung sei die geschäftsmäßige Hilfeleistung in steuerrechtlichen
Angelegenheiten und Teil der Rechtsberatung. Nach § 3 Steuerberatungsgesetz sei
die Hilfeleistung in Steuersachen nur Steuerberatern, Steuerbevollmächtigen,
Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und vereidigten Buchprüfern gestattet. Neben
der Deklarationsberatung bei der Erstellung von Steuererklärungen und der
Gestaltungsberatung hinsichtlich einer vorausschauenden Beratung für eine
optimale Steuergestaltung gehöre zum Tätigkeitsbereich eines Steuerberaters
regelmäßig auch die Vertretung des Steuerpflichtigen gegenüber der
Finanzverwaltung und den Finanzgerichten. Infolgedessen gebe es zahlreiche
Rechtsanwälte, welche die Ausbildung als Steuerberater absolviert hätten und
somit aus einer Hand sowohl steuerliche als auch juristische Beratung anböten.
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Ebenso sei es üblich, dass große Kanzleien oder Wirtschaftsberatungs-
unternehmen in den gleichen Häusern juristische wie auch steuerrechtliche
Beratung zur Verfügung stellten. Die Zusammenarbeit von Steuerberatern und
Rechtsanwälten sei somit gängige Praxis, so dass auch die „organisatorische
Vorbereitung von Gerichtsprozessen; Vermittlung von Verträgen für Dritte über die
Erbringung von juristischen und gutachterlichen Dienstleistungen“ als mindestens
durchschnittlich ähnlich zu den „Dienstleistungen eines Steuerberaters“ anzusehen
seien
Weiterhin sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke auszugehen.
Die Vergleichszeichen wiesen ferner jedenfalls in klanglicher Hinsicht eine hohe
Zeichenähnlichkeit auf.
Den Übereinstimmungen in Silbenzahl, Silbengliederung sowie in zwei von drei
Vokalen stehe nur eine Abweichung in den Vokalen „o“ bzw. „i“ in der Wortmitte
gegenüber. Diese Abweichung allein wirke jedoch angesichts der weitreichenden
Übereinstimmungen insbesondere am stärker beachteten Wortanfang „AD-/Ad-“,
am Wortende „-MED/-med“ sowie im Anlaut der jeweils zweiten Wortsilbe „V/v“ einer
hohen klanglichen Ähnlichkeit der Vergleichszeichen nicht entgegen.
Angesichts dessen könne unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr zwischen
den Vergleichsmarken jedenfalls insoweit nicht verneint werden, als sie sich auf
durchschnittlich ähnlichen Dienstleistungen begegnen könnten, was hinsichtlich der
von der Löschung betroffenen Dienstleistungen der Fall sei.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke, mit
der er im Wesentlichen geltend macht, dass entgegen der Auffassung der
Markenstelle nicht von einer durchschnittlichen Ähnlichkeit zwischen den
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„Dienstleistungen eines Steuerberaters“ und den von der Löschung betroffenen
Dienstleistungen der Klassen 35 und 45 der angegriffenen Marke ausgegangen
werden könne, da die Verkehrskreise mit den Dienstleistungen eines
Steuerberaters nicht die allgemeine Rechtsberatung und die Tätigkeit vor den
ordentlichen Gerichten in Verbindung brächten. Vielmehr umfasse Steuerberatung
aus Sicht der durchschnittlichen Beratungssuchenden vor allem buchhalterische
Tätigkeiten sowie steuerliche Jahresabschlüsse und damit nur einen kleinen und
sehr speziellen Teil des Rechtssystems.
Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ADVIMED sei
unterdurchschnittlich, da die dritte Silbe „MED“ auf den medizinischen Bereich
hinweise und „ADVI" bedeutungslos sei, so dass man mit den beiden Silben nichts
verbinden könne. Die Kombination ADVIMED sei zudem wenig einprägsam, lasse
keine Assoziation zu und erscheine phonetisch unbeholfen.
Es fehle ferner an einer (klanglichen) Ähnlichkeit der Zeichen. „Advo“ als Wortteil
von „Advocat“ sei ein Hinweis auf einen Rechtsanwalt bzw. einen Rechtsbeistand.
Die letzte Silbe „med“ weise auf den Zusammenhang mit dem medizinischen
Bereich hin. Für den durchschnittlichen Verkehr erschließe sich diese Marke daher
als Kombination aus dem Rechtsberatungs- und Medizinbereich. Sie sei damit
fernab von der Dienstleistung „Steuerberatung“.
Der zur mündlichen Verhandlung am 6. Oktober 2022 nicht erschiene Inhaber der
angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 6. März 2020 sinngemäß beantragt,
den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 7. Februar 2020 aufzuheben, soweit durch
diesen die angegriffene Marke 30 2013 033 780 aufgrund des Widerspruchs
aus der Marke 399 85 341 gelöscht worden ist und den Widerspruch aus der
vorgenannten Marke auch in Bezug auf die von der Löschungsanordnung
betroffenen Dienstleistungen zurückzuweisen.
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Die ebenfalls zur mündlichen Verhandlung nicht erschiene Widersprechende hat mit
Schriftsatz vom 4. Oktober 2022 beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie macht unter Vorlage einer weiteren eidesstattlichen Versicherung des
Geschäftsführers der A1… gesellschaft mbH,
…, B…, Herrn J… vom 4. Oktober 2022
nebst beigefügter Unterlagen in Form von Rechnungen und Schreiben an
Mandanten geltend, dass ausgehend von einer rechtserhaltenden Benutzung der
Widerspruchsmarke für die „Dienstleistungen eines Steuerberaters“ und einer sich
daraus ergebenden zumindest hochgradigen Ähnlichkeit zu den von der
angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen, einer durch Benutzung
erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie eines hohen Grades
an Zeichenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen
bestehe.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde des Markeninhabers bleibt in der
Sache ohne Erfolg.
Zwischen den Vergleichsmarken besteht in Bezug auf die von der
Löschungsanordnung betroffenen beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen
der angegriffenen Marke die Gefahr von Verwechslungen nach §§ 42 Abs. 2 Nr. 1,
9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, so dass die Markenstelle insoweit zu Recht die
(Teil-)Löschung der angegriffenen Marke angeordnet hat, § 43 Abs. 2
Satz 1 MarkenG.
- 9 -
A. Im Laufe des Widerspruchsverfahrens haben sich die Vorschriften des Mar-
kengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung
des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Da die
Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem
14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen diese Eintragung erhobe-
nen Widerspruch gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019
geltenden Fassung weiterhin § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Ja-
nuar 2019 geltenden Fassung anzuwenden.
B. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls
umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität
oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit
der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise
auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder
Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch
eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann
und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41-43 – Hansson
[Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM;
GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 –
Injekt/Injex; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 –
OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke;
GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA
DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Bei dieser umfassenden
Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Marken hervorgerufenen
Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen
und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 48 –
Hansson [Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. Rn. 25 – INJEKT/INJEX).
Nach diesen Grundsätzen ist zwischen den Vergleichsmarken im beschwerde-
gegenständlichen Umfang eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen.
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1. Die seitens des Inhabers der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom
5. Mai 2014 undifferenziert und sich daher auf beide nach §§ 43 Abs. 1 Satz 1
und 2 MarkenG (in der bis zum 13. Januar 2019, hier gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG
anzuwendenden Fassung), relevanten Benutzungszeiträume beziehende Einrede
ist auch hinsichtlich beider vorgenannten Benutzungszeiträume statthaft, da die am
4. April 2000 eingetragene Widerspruchsmarke 399 85 341 zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 25. Oktober 2013 bereits seit mehr
als fünf Jahren eingetragen war.
Der Widersprechenden oblag es demnach, eine rechtserhaltende Benutzung der
Widerspruchsmarke für den Zeitraum innerhalb der letzten fünf Jahre vor der
Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke hinsichtlich aller
maßgeblichen Umstände, insbesondere nach Art, Zeit, Ort und Umfang darzulegen
und glaubhaft zu machen, somit für den Zeitraum von September 2008 bis
September 2013, sowie für die Zeit innerhalb der letzten fünf Jahre vor der
Entscheidung über den Widerspruch, somit vom 6. Oktober 2017 bis
6. Oktober 2022.
Dem ist die Widersprechende für beide Zeiträume in Bezug auf die
„Dienstleistungen eines Steuerberaters“ nachgekommen.
Die seitens der Widersprechenden zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden
Benutzung der Widerspruchsmarke durch Lizenznehmer der Widersprechenden
eingereichten eidesstattlichen Versicherungen
- des Geschäftsführers der A1… gesellschaft mbH,
…straße, M…, Herrn G…, vom 16. Oktober 2014
- des Geschäftsführers der A2… gesellschaft,
…straße, M1…, Herrn R…, vom 12. August 2014,
- des Geschäftsführers der A1… gesellschaft mbH,
…, H…, Herrn M1…,
- des Geschäftsführers der A1… gesellschaft mbH,
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…str., D…, Herrn H…, vom
30. September 2014
weisen in Bezug auf den nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG relevanten Zeitraum
zwischen den Jahren 2008 und 2013 für den jeweils explizit genannten Bereich
„Steuerberatung“ Umsätze von jährlich … € bis … € aus und belegen
daher eine kontinuierlich über den gesamten Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1
Satz 1 MarkenG hinweg erfolgte und somit ernsthafte Benutzung der
Widerspruchsmarke im Inland i. S. von § 26 Abs. 1 MarkenG für „Dienstleistungen
eines Steuerberaters“.
Dies gilt auch für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen
Benutzungszeitraum vom 6. Oktober 2017 bis 6. Oktober 2022. Zwar können dazu
nicht die seitens der Widersprechenden mit ihren Schriftsätzen vom 25. Juli 2017
und vom 6. November 2017 als Anlagen A7 und A8 eingereichten eidesstattlichen
Versicherungen des Geschäftsführers der A1… gesellschaft
mbH, …, H…, Herrn M1… vom
17. Juli 2017 und des Geschäftsführers der A1… gesellschaft
mbH, …straße, M…, Herrn G… vom 30. Oktober 2017
herangezogen werden, da diese sich nur auf den Zeitraum bis 30. Juni 2017
beziehen und daher nicht mehr innerhalb des am Schluss der mündlichen
Verhandlung am 6. Oktober 2022 nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen
Zeitraums liegen
Jedoch ist für diesen Benutzungszeitraum eine ernsthafte Benutzung der
Widerspruchsmarke im Inland i. S. von § 26 Abs. 1 MarkenG für „Dienstleistungen
eines Steuerberaters“ mit der seitens der Widersprechenden mit Schriftsatz vom
4. Oktober 2022 eingereichten eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers
der A1… gesellschaft mbH, …,
B…, Herrn J… vom 4. Oktober 2022 belegt. Diese weist zwar einen
gegenüber den obengenannten eidesstattlichen Versicherungen deutlich
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geringeren, aber für eine ernsthafte Benutzung i. S. von § 26 Abs. 1 MarkenG ohne
weiteres hinreichenden Umsatz für die in der Versicherung genannte Gesellschaft
in den Jahren zwischen 2017 und 2022 aus.
Die verschiedenen A3… gesellschaften haben die
Widerspruchsmarke jeweils mit Zustimmung der Widersprechenden bzw. vor
Rechtsübergang in Lizenz und damit mit Zustimmung der früheren Rechtsinhaberin
benutzt, wie aus der eidesstattlichen Versicherung des Mitglieds des Vorstands der
E1… AG M… vom 24. September 2014
sowie den eidesstattlichen Versicherungen der Geschäftsführer der A3…
gesellschaften hervorgeht, so dass insoweit von einer Benutzung
mit Zustimmung der Widersprechenden als Markeninhaberin i. S. von § 26
Abs. 2 MarkenG auszugehen ist.
Aus den ergänzend zu den vorgenannten, den Benutzungszeitraum nach § 43
Abs. 1 Satz 1 MarkenG betreffenden eidesstattlichen Versicherungen eingereichten
Rechnungen, Screenshots von Internetauftritten, Informationsbroschüren und
Visitenkarten und dabei insbesondere den in den eidesstattlichen Versicherungen
des Geschäftsführers der A1… gesellschaft mbH,
…, H…, Herrn M1… sowie in der
eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der A1…
gesellschaft mbH, …str., D…, Herrn
H… vom 30. September 2014, jeweils in Bezug genommenen Rechnungen
gemäß Anlage 2 sowie den Visitenkarten nach Anlage 3 lässt sich dabei eine
Benutzung der Widerspruchsmarke ganz überwiegend in Form von
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oder
entnehmen.
Die letztgenannte Benutzungsform ist auch in den der eidesstattlichen Versicherung
des Geschäftsführers der A1… gesellschaft mbH,
…, B…, Herrn J… vom 4. Oktober 2022
beigefügten Rechnungen ausgewiesen.
Die Widerspruchsmarke wird danach nicht in Alleinstellung, sondern unter Hin-
zufügung weiterer Bestandteile verwendet. Dies stellt dann aber keine Benutzung
der Marke in der eingetragenen Form nach § 26 Abs. 1 MarkenG dar, sondern führt
zu der nach § 26 Abs. 3 MarkenG vorzunehmenden Prüfung, ob die von der
Eintragung abweichende Benutzung als rechtserhaltende Benutzung der Marke
angesehen werden kann (vgl. BGH GRUR 2017, 1043 Tz. 21 – Dorzo).
Danach stellt die verwendete, von der eingetragenen Form abweichende
Benutzungsform nur dann eine Benutzung der Widerspruchsmarke dar, wenn die
Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke nicht
verändern (§ 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG). Maßgeblich ist dabei, ob der Verkehr das
abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem
Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d. h. in der
benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2013, 840,
Nr. 20 – PROTI II; GRUR 2013, 68, Nr. 14 – Castell/VIN CASTEL; GRUR 2010,
729, Nr. 17 – MIXI; GRUR 2009, 766, Nr. 50 – Stofffähnchen I; GRUR 2005, 515 –
FERROSIL). Davon ist vorliegend auszugehen.
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So ist bei der Verwendungsform
die Wortfolge „Steuerberatung im Gesundheitswesen“ unterhalb der Widerspruchs-
marke bzw. der weiteren Angabe „ETL“ in viel kleinerer Schrift gehalten und damit
erkennbar abgesetzt. Zudem handelt es sich um eine glatt beschreibende und daher
hinsichtlich des kennzeichnenden Charakters der Widerspruchsmarke unschäd-
liche Angabe (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl.,
§ 26 Rdnr. 200).
Der vorangestellten, durch einen dünnen blauen Strich abgetrennten Buchstaben-
folge „ETL“ kommt dagegen Kennzeichnungskraft zu. Allerdings liegt insoweit eine
Mehrfachkennzeichnung mit „ETL“ als Dachmarke und „ADVIMED“ als
produktidentifizierender Zweitmarke vor. Denn bei der ETL-Gruppe handelt es sich
um ein bekanntes Unternehmen. Die Widersprechende ist nach ihren eigenen
Angaben Deutschlands führende Steuerberatungsgruppe; nach verschiedenen in
Fachmedien wiedergegebenen Ranglisten gehört sie zumindest zu den Top 20 der
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland. Nicht
zuletzt findet sich auf vielen der eingereichten Unterlagen, insbesondere auf allen
Rechnungen, jeweils der Hinweis „Ein Unternehmen der ETL-Gruppe“ bzw. „Ein
Mitglied der ETL-Gruppe“, was die Wahrnehmung als Mehrfachkennzeichnung aus
(bekanntem) Unternehmensnamen bzw. Dachmarke „ETL“ und einer
Zweitkennzeichnung „ADVMED“ stützt und bekräftigt. Eine Verklammerung durch
die Anordnung der unterschiedlichen Zusätze, die dazu führen würde, dass die
Widerspruchsmarke nicht mehr als eigenständiger betrieblicher Hinweis verstanden
würde, ist bei keiner der o.g. Verwendungsformen zu bejahen (vgl. dazu auch
BPatG 30 W (pat) 521/19 GRUR-RS 2020, 40355 Tz. 46 - ADVITAX/ ADWOTAX).
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Auch bei der weiteren Verwendungsform
ist die Wortfolge „wirtschaftliche und steuerliche Beratung für Heilberufler“ unterhalb
der Widerspruchsmarke eine glatt beschreibende und daher hinsichtlich des
kennzeichnenden Charakters der Widerspruchsmarke unschädliche Angabe.
Gleiches gilt für den vor „ADVIMED“ platzierten, nicht sonderlich auffälligen
Bildbestandteil. Hinsichtlich des von der Widerspruchsmarke deutlich abgesetzten
Wort-/Bildbestandteils „ETL“ wird der Verkehr ebenso eine weitere (Firmen-)Marke
erkennen, welche sich auf die Wahrnehmung von „ADVIMED“ als eigenständiges
(Produkt-)Kennzeichen nicht auswirkt.
Es ist daher auf Seiten der Widerspruchsmarke von einer rechtserhaltenden
Benutzung der Widerspruchsmarke für die in Klasse 35 registrierten
„Dienstleistungen eines Steuerberaters“ auszugehen. Da eine weitergehende
Benutzung seitens der Widersprechenden im Beschwerdeverfahren auch nicht
(mehr) geltend gemacht wird, ist auf Seiten der Widerspruchsmarke grundsätzlich
von dieser Dienstleistung nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG auszugehen.
2. Unter Zugrundelegung dieser bereits von der Markenstelle angenommenen und
im Übrigen auch von dem Inhaber der angegriffenen Marke in seiner
Beschwerdebegründung nicht in Zweifel gezogenen Benutzungslage können sich
beide Marken in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der
angegriffenen Marke überwiegend auf identischen und ansonsten jedenfalls
durchschnittlich ähnlichen Dienstleistungen begegnen.
Identität besteht danach zwischen den auf Seiten der Widerspruchsmarke zu
berücksichtigenden „Dienstleistungen eines Steuerberaters“ und den von der
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angegriffenen Marke zu den Klassen 35 und 45 beanspruchten Dienstleistungen
„organisatorische Vorbereitung von Gerichtsprozessen; Rechtsberatung;
Dienstleistungen eines Juristen; Dienstleistungen in Prozessangelegenheiten“.
Denn zu diesen Dienstleistungen zählen auch steuerrechtliche Beurteilungen durch
einen Steuerberater sowie die Vertretung in der Finanzgerichtsbarkeit (vgl. BPatG
30 W (pat) 521/19 GRUR-RS 2020, 40355 Tz. 45 - ADVITAX/ ADWOTAX)
Soweit der Inhaber der angegriffene Marke in seiner Beschwerdebegründung meint,
dass die Verkehrskreise mit den „Dienstleistungen eines Steuerberaters“ nicht die
allgemeine Rechtsberatung und die Tätigkeit vor den ordentlichen Gerichten in
Verbindung brächten, verkennt er, dass diese Dienstleistungen nicht auf
rechtsanwaltliche Dienstleistungen bzw. auf Prozesse vor den ordentlichen
Gerichten beschränkt sind, sondern oberbegrifflich auch steuerrechtliche
Beratungen und Beurteilungen und entsprechende Vertretungen in
finanzgerichtlichen Verfahren umfassen.
Vor dem Hintergrund, dass Rechtsanwälte auch Steuerberatung betreiben dürfen
(§ 3 Nr. 2 StBerG), besteht weiterhin Identität zu den weiteren von der Löschung
betroffenen Dienstleistungen „Juristische Dienstleistungen eines Rechtsanwaltes;
Prüfung der Erfolgsaussichten von Ansprüchen, gerichtlichen Klagen, Rechtsmitteln
und Rechtsbehelfen im Rahmen der Tätigkeit eines Rechtsanwalts“ (vgl. dazu
ebenfalls BPatG 30 W (pat) 521/19 GRUR-RS 2020, 40355 Tz. 45 - ADVITAX/
ADWOTAX).
Dies gilt auch in Bezug auf die von der angegriffenen Marke zu Klasse 45
beanspruchten „gutachterliche(n) Dienstleistungen“, da unter diesen Oberbegriff
auch Steuergutachten fallen, die zum typischen Betätigungsfeld eines
Steuerberaters gehören (vgl. BPatG 29 W (pat) 25/13 v. 3. Februar 2016 – ned Tax/
NeD Tax, BeckRS 2016, 7091)
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Eine jedenfalls durchschnittliche Ähnlichkeit besteht zwischen den
„Dienstleistungen eines Steuerberaters“ und den Dienstleistungen „Vermittlung von
Verträgen für Dritte über die Erbringung von juristischen und gutachterlichen
Dienstleistungen“, da die dienstleistungsgegenständlichen Verträge steuerrecht-
liche Fragen und Probleme zum Gegenstand haben können.
3. Weiterhin verfügt die Widerspruchsmarke ADVIMED von Haus aus über eine
durchschnittliche Kennzeichnungskraft.
Wenngleich es sich bei der in der Widerspruchsmarke enthaltenen Endsilbe „-MED“
um einen beschreibenden und daher schutzunfähigen Markenteil handelt, weil es
als geläufiges Wortbildungselement für „Medizin/medizinisch“ auf die Art und den
Inhalt der steuerrechtlichen Dienstleistungen hinweist, ist der Widerspruchsmarke
in ihrer Gesamtheit eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzubilligen. Denn
zum einen tritt „MED“ hier nicht als selbständiger Bestandteil hervor (vgl.
auch BPatG 30 W (pat) 521/19 v. 5. November 2020 - ADVITAX/ADWOTAX,
GRUR-RS 2020, 40355 Tz. 47; 29 W (pat) 184/10 v. 07. März 2012 SCANTAX./.
ANTAX). Zum anderen kommt dem vorangestellten Markenelement „ADVI“ keine
ohne weiteres erkennbare und erst recht keine beschreibende Bedeutung zu.
Weder ist das Element „ADVI“ eine übliche Abkürzung für „advice“ (englisch für
„Rat/Ratschlag/Beratung“) noch drängt sich ein entsprechender Anklang hieran
zwanglos auf. Vielmehr wird ADVIMED in der konkreten Verbindung als
Fantasiebegriff wahrgenommen.
Soweit der Inhaber der angegriffenen Marke eine unterdurchschnittliche
Kennzeichnungskraft damit begründen will, dass die dritte Silbe „MED“ auf den
medizinischen Bereich hinweise, „ADVI" hingegen bedeutungslos sei, so dass man
mit den beiden Silben nichts verbinden könne und die Kombination wenig
einprägsam sei, keine Assoziation zulasse und phonetisch unbeholfen erscheine,
verkennt er, dass diese von ihm zutreffend dargelegten Gesichtspunkte einem
beschreibenden und sachbezogenen Verständnis von ADVIMED entgegenwirken
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und daher zur Wahrnehmung der Widerspruchsmarke als Phantasiezeichen und
damit zu deren uneingeschränkter Eignung, zur Unterscheidung der
Waren/Dienstleistungen ihres Inhabers von solchen anderer Unternehmen zu
dienen, beitragen (vgl. Stöbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl. § 9 Rdnr.
138).
4. Weiterhin sind die Vergleichszeichen klanglich hochgradig ähnlich.
a. Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit
im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil
Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher
und begrifflicher Hinsicht wirken können (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 –
Aceites del Sur-Coosur [La Espagnola/Carbonelle]; BGH WRP 2020, 1453 Rn. 23
– YOOFOOD/YO; GRUR 2016, 382 Rn. 37 – BioGourmet). Dabei genügt für die
Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der
genannten Wahrnehmungsbereiche (EuGH GRUR 2007, 700 Rn. 35 – HABM/
Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH GRUR 2017, 1104 Rn. 27 – Medicon-
Apotheke/Medico Apotheke).
Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen
jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu
vergleichen (vgl. z. B. BGH GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria;
GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2012, 930 Rn. 22 – Bogner B/
Barbie B; GRUR 2012, 64 Rn. 15 – Maalox/Melox-GRY), da der Verkehr eine Marke
so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zerglie-
dernden Betrachtungsweise zu unterwerfen. Beschreibende Bestandteile sind
dabei nicht von vornherein und generell von der Beurteilung der Ähnlichkeit aus-
genommen (vgl. EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 49 – Hansson [Roslagspunsch/
ROSLAGSÖL]). Das schließt es allerdings nicht aus, dass ein oder mehrere
Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein
können, den das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise
- 19 -
hervorruft (vgl. EuGH GRUR 2007, 700 Rn. 41 – HABM/Shaker [Limoncello/
LIMONCHELO]; BGH, Beschluss vom 29. Mai 2008 – I ZB 54/05, GRUR 2008, 905
Rn. 26 = WRP 2008, 1349 – Pantohexal; BGH, GRUR 2019, 1058 Rn. 34 – KNEIPP,
mwN). Von diesen Maßstäben ist auch auszugehen, wenn es um die Beurteilung
eines aus mehreren Bestandteilen zu einem Wort zusammengesetzten Zeichens
geht (vgl. BGH a. a. O. Rn. 26 – YOOFOOD/YO; GRUR 2008, 905 Rn. 26
– Pantohexal).
b. Ausgehend davon weisen beide Marken bereits im Klangbild eine hochgradige
Zeichenähnlichkeit auf, und zwar auch dann, wenn man zugunsten des Inhabers
der angegriffenen Marke davon ausgeht, dass sich die vorliegend maßgeblichen
Dienstleistungen in erster Linie an Fachverkehrskreise wenden, so dass von einer
erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen ist.
aa. Für den Verkehr besteht entgegen der Auffassung des Inhabers der
angegriffenen Marke zunächst kein Anlass, beim (klanglichen) Zeichenvergleich
allein auf die Wortanfänge „Advo-“ und „ADVI-“ abzustellen. Von einer Prägung der
Marken jeweils nur durch diese beiden Anfangssilben der Kollisionszeichen kann
nämlich nicht ausgegangen werden. Vielmehr stehen sich die Markenwörter
Advomed und ADVIMED gegenüber. Daran ändert auch der beschreibende
Aussagehalt der jeweiligen Endsilbe „MED“ als Hinweis auf „medizinisch“ bzw. „den
medizinischen Bereich betreffend“ nichts. Denn auch wenn ein derartiger
kennzeichnungsschwacher bzw. schutzunfähiger Bestandteil eines Markenworts
allein nicht kollisionsbegründend wirken kann, kann er dennoch den jeweiligen
maßgeblichen Gesamteindruck der Markenwörter durchaus mitbestimmen und im
Zusammenhang mit weiteren Ähnlichkeiten beider Marken für die Bejahung der
Verwechslungsgefahr Bedeutung erlangen (vgl. EuGH GRUR Prax 2014, 77
– CLORALEX/CLOROX; BGH GRUR 2004, 783, 785 – NEURO-VIBOLEX/
NEURO-FIBRAFLEX).
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Es besteht für den Verkehr daher kein Anlass, die einheitlichen Markenwörter
ADVIMED und Advomed allein wegen eines beschreibenden Anklangs der
jeweiligen Endsilbe „MED“ zergliedernd zu betrachten und sich nur an einem der
Markenteile – hier nur „ADVO“ oder „ADVI“ – orientieren. Das Markenelement
„MED“ ist daher in den Zeichenvergleich mit einzubeziehen, wobei allerdings der
Verkehr sein Augenmerk mehr auf die anderen Markenteile legen wird.
bb. In klanglicher Hinsicht stehen sich damit die Vergleichswörter Advomed
– ausgesprochen wie „Ad-wo-med“ – und ADVIMED – ausgesprochen wie „Ad-wi-
med“ – gegenüber, die in ihrem klanglichen Gesamteindruck derart angenähert
sind, dass eine sichere Unterscheidung nicht mehr gewährleistet ist. Denn sie
stimmen nicht nur in den Endsilben, sondern auch in der Anfangssilbe „Ad-“ überein.
Diese Gemeinsamkeiten wie auch die Übereinstimmungen in Silbenanzahl,
Sprechrhythmus und Betonung erzeugen ein sehr ähnliches Gesamtklangbild. Die
einzige Abweichung durch den unterschiedlichen Mittelvokal „o“ statt „i“ stellt kein
ausreichendes Gegengewicht hierzu dar.
cc. Beide Marken weisen auch keinen sofort und ohne weiteres erfassbaren
Sinngehalt auf, welcher die Übereinstimmungen im Klangbild beider Marken „neu-
tralisieren“ oder zumindest reduzieren könnte. Zwar kann eine nach dem Bild
und/oder nach dem Klang zu bejahende Verwechslungsgefahr der sich gegenüber-
stehenden Zeichen ausnahmsweise zu verneinen sein, wenn zumindest einem der
Zeichen ein klar erkennbarer eindeutiger Sinngehalt zukommt (EuGH GRUR Int.
2009, 397 Rn. 98 – OBELIX/MOBILIX; GRUR 2010, 235 Rn. 19 – AIDA/AIDU). Dies
setzt jedoch einen die Zeichen unterscheidenden, ohne Weiteres erkennbaren kon-
kreten Begriffsinhalt voraus (BGH GRUR 2003, 1047 – Kellogg's/Kelly's). Ein Sinn-
gehalt, der sich erst nach analytischer Betrachtung ergibt, reicht nicht aus (BGH
a. a. O. Rn. 27 und 32 – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2004, 240,
241 – MIDAS/medAS).
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Zwar ist bei der angegriffenen Marke der Anfangsbestandteil „Advo“ keine
lexikalisch erfasste Abkürzung für den Begriff „Advokat“, der Begriffsanklang an
„Advokat“ ist jedoch erkennbar. Die angegriffene Marke mag daher eine Aussage
im Sinne von „Anwalt-Medizin“ vermitteln. Dies führt allerdings nicht zu einem die
Verwechslungsgefahr vermindernden oder gar ausschließenden abweichenden
Sinngehalt. Denn angesichts der identischen Anfangs- und Endsilben wird der
Verkehr diesen – unterschiedlichen – Begriffsanklang gar nicht bemerken.
dd. Insgesamt überwiegen damit die klanglichen Gemeinsamkeiten in beiden
Markenwörtern so deutlich, dass ein hoher Grad an klanglicher Markenähnlichkeit
vorliegt.
5. In der Gesamtabwägung kann angesichts der teilweisen Identität und
ansonsten durchschnittlichen Ähnlichkeit der obengenannten Dienstleistungen, der
durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie der
hochgradigen klanglichen Ähnlichkeit der Kollisionszeichen eine
Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken in Bezug auf die
verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der angegriffenen Marke nicht
verneint werden, so dass die angegriffene Marke hinsichtlich dieser
Dienstleistungen nach § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zu löschen ist.
C. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der ge-
setzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für eine
Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst
ersichtlich sind.
- 22 -
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich ein-
zulegen.
Hacker Weitzel Merzbach


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