30 W (pat) 31/16  - 30. Senat (Marken/Design)

ECLI:DE:BPatG:2017:100817B30Wpat31.16.0


BUNDESPATENTGERICHT




30 W (pat) 31/16
_______________________
(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…





betreffend die Markenanmeldung 30 2013 019 766.6

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts in der Sitzung am 10. August 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Rich-
ters Prof. Dr. Hacker, des Richters Merzbach sowie des Richters Dr. Meiser
- 2 -
beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschlüsse der
Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 22. Dezember 2014 und 12. August 2015 inso-
weit aufgehoben, als darin die Anmeldung für die Dienstleistungen

Klasse 35:
Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten

Klasse 36:
Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen

zurückgewiesen worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.


G r ü n d e

I.

Das am 28. Februar 2013 angemeldete Wort-/Bildzeichen


soll in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die
Dienstleistungen
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„Klasse 35:
Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroar-
beiten

Klasse 36:
Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilien-
wesen

Klasse 44:
Medizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheits-
pflege für Menschen“

eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 44 hat die Anmeldung mit Beschlüssen vom 22.
Dezember 2014 und 12. August 2015, von denen letzterer im Erinnerungsverfah-
ren ergangen ist, zurückgewiesen, weil es der angemeldeten Bezeichnung an der
erforderlichen Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Der Wortbestandteil der angemeldeten Marke sei für die verfahrens-gegenständli-
chen Dienstleistungen glatt beschreibend, da er lediglich auf deren Erbringungsort
in einem beliebigen „Institut“ und auf deren Art, Zweck und Ausrichtung hinsicht-
lich „medizinischer Gutachten“ verweise. Die angemeldete Marke sei auch unter
Mitberücksichtigung der graphischen Ausgestaltung nicht schutzfähig.

Soweit die Wortfolge „INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE GUTACHTEN“ dreizeilig in
weißer Schrift innerhalb eines blauen Hintergrundfeldes in einer rechteckigen
blauen Umrahmung angebracht sei, handele es sich um ein einfaches werbegrafi-
sches Blickfangmittel, an das der Verkehr gewöhnt sei. Der grafische Bestandteil
wirke mehr oder weniger nur als Hintergrund, Etikett, Umrahmung o.ä. für den
schutzunfähigen Wortbestandteil „INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE GUTACHTEN“.
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Auch die lupenartige Hervorhebung der linken unteren Ecke des Rechtecks mit
den eingeschlossenen Buchstaben „G" und „U" begründe keine Schutzfähigkeit.
Lupendarstellungen und lupenmäßige Hervorhebungen mit entsprechend vergrö-
ßerten Bildausschnitten seien insbesondere auf den Geschäftsfeldern der Be-
obachtung, Begutachtung und Gutachtenerstellung nicht ungewöhnlich, um in
bildlicher Form eine Sachaussage — hier: Jemand oder Etwas unter die Lupe
nehmen, also genau beobachten, kontrollieren, kritisch prüfen - zu transportieren
oder aber den Sinngehalt der Wortbestandteile zu verstärken, was auch für den
Dienstleistungssektor der medizinischen Begutachtungen belegbar sei. Infolge-
dessen erschöpfe sich der Lupeneffekt in einem bei dieser Art von Dienstleistun-
gen weit verbreiteten bildlichen Hinweis auf diese Art von Dienstleistungen ohne
irgendeinen betriebshinweisenden Effekt.

Ob darüber hinaus auch ein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
bestehe, könne dahingestellt bleiben.

Der Anmelder hat Beschwerde eingelegt. Er macht geltend, dass dem angemel-
deten Zeichen jedenfalls im Hinblick auf die geometrische Formsprache der grafi-
schen Bestandteile Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden könne. Der
besondere grafische Lupeneffekt ergebe sich dadurch, dass die kreisrund ausge-
staltete linke untere Ecke des Rechteckes mit einer lupenartigen Hervorhebung
der Buchstaben „G“ und „U“ des Wortes „GUTACHTEN“ aus dem Rechteck her-
ausgebrochen und nach unten sowie nach links versetzt sei, so dass insgesamt
die Linien des Rechtecks aufgehoben würden. Dabei werde die grundlegende
Form des Rechtecks durch den kreisrunden Ausschnitt deutlich kontrastiert. Inso-
weit sei zu beachten, dass das angemeldete Zeichen gerade nicht das Abbild ei-
ner Lupe enthalte. Der Lupeneffekt ergebe sich einzig aus der besonderen grafi-
schen Darstellung.

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Dadurch erreiche das angemeldete Zeichen jedenfalls in seiner für die Beurteilung
der Schutzfähigkeit allein maßgeblichen Gesamtheit eine charakteristische, zur
Erfüllung der Herkunftsfunktion geeignete Gestaltung.

Zudem könne ein beschreibender Charakter der Wortfolge „INSTITUT FÜR
MEDIZINISCHE GUTACHTEN" allenfalls für den medizinischen Bereich, nicht je-
doch für die zu den Klassen 35 und 36 beanspruchten Dienstleistungen ange-
nommen werden.

Der Anmelder und Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

die angefochtenen die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 44
des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Dezember 2014
und 12. August 2015 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist im aus dem Beschlusstenor ersichtlichen Umfang
begründet, da Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG
insoweit nicht bestehen. Im Übrigen ist die Beschwerde unbegründet, da es der
angemeldeten Marke in Bezug auf die weiteren Dienstleistungen bereits an
Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Die Markenstelle hat
die Anmeldung insoweit zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

a. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem
Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-
mittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder
Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeich-
net und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B.
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EuGH GRUR 2012, 610 (Nr. 42) - Freixenet; GRUR 2008, 608, 611
(Nr. 66) - EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you;
GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) - smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) - Kaleido;
GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion ei-
ner Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder
Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2010, 1008, 1009
(Nr. 38) - Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; GRUR 2006, 233,
235, Nr. 45 - Standbeutel; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you;
GRUR 2009, 949 (Nr. 10) - My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterschei-
dungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch
noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu über-
winden (vgl. BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2014, 565, 567
(Nr. 12) – smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8)
- Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die bean-
spruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der be-
teiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels
und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen
Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen
ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken bzw. die Wortbestandteile von Wort-/
Bildmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Ver-
kehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013,
1143, Nr. 15 - Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehen-
den beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678,
Nr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 - Link economy;
GRUR 2009, 952, 953, Nr. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854,
Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2001,
- 7 -
1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) oder wenn diese aus ge-
bräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläu-
figen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwen-
dung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Un-
terscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, 854,
Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice;
GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besit-
zen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände be-
ziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht un-
mittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen her-
gestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100, Nr. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850,
855, Nr. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

b. Nach diesen Grundsätzen fehlt dem angemeldeten Wort-Bildzeichen


in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen

Klasse 35:
Werbung;

Klasse 36:
Versicherungswesen;

Klasse 44:
Medizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheits-
pflege für Menschen
- 8 -
jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Die Wortfolge des angemeldeten Zeichens „INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE
GUTACHTEN“ wird vom Verkehr ohne weiteres i. S. einer Einrichtung, welche
sich inhaltlich bzw. ihrem Gegenstand nach mit der Erstellung medizinischer Gut-
achten befasst, verstanden, was auch der Anmelder nicht in Abrede stellt. Die
Wortbestandteile erschöpfen sich damit in Bezug auf die zu Klasse 44 bean-
spruchten Dienstleistungen „Medizinische Dienstleistungen“ in einem glatt be-
schreibenden Hinweis auf deren Erbringungsort („Institut“) sowie auf deren Art und
Inhalt („medizinische Gutachten"). Dies gilt auch hinsichtlich der zu dieser Klasse
weiterhin beanspruchten Dienstleistung „Gesundheits- und Schönheitspflege für
Menschen“. Denn diese Dienstleistung kann auch die Erstellung medizinischer
Gutachten umfassen, z. B um geeignete Behandlungen im Bereich der Gesund-
heits- und Schönheitspflege zu ermitteln oder auch evtl. vorhandene Risiken ab-
zuklären oder auszuschließen.

Was die zu Klasse 36 beanspruchte Dienstleistung „Versicherungswesen“ betrifft,
beschreibt die Wortfolge „INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE GUTACHTEN" zwar
nicht unmittelbar Gegenstand und Inhalt dieser Dienstleistung. Jedoch lassen z. B.
Kranken- und Unfallversicherer in Zusammenhang mit Versicherungsfällen regel-
mäßig medizinische Gutachten erstellen, häufig unter Inanspruchnahme eigener
medizinischer Dienste. Der Verkehr wird der Wortfolge „INSTITUT FÜR
MEDIZINISCHE GUTACHTEN“ in Zusammenhang mit der Dienstleistung „Versi-
cherungswesen“ daher lediglich einen Hinweis auf eine Einrichtung entnehmen,
welche medizinische Gutachten zur Verwendung im versicherungsrechtlichen Be-
reich erstellt, so dass diese Wortfolge insoweit einen die Unterscheidungskraft
ausschließenden engen beschreibenden Bezug zu dieser Dienstleistung aufweist.

Dies gilt auch in Bezug auf die zu Klasse 35 beanspruchte Dienstleistung „Wer-
bung“. Denn medizinische Gutachten können auch in Auftrag gegeben werden
und dementsprechend dazu dienen, medizinische Einrichtungen und/oder Be-
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handlungsmethoden bzw. Standorte für Kliniken oder vergleichbare Einrichtungen
mit einer entsprechenden fachlichen Stellungnahme werbemäßig herauszustellen,
so dass der Verkehr der Wortfolge „INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE
GUTACHTEN“ in Zusammenhang mit Werbedienstleistungen - wie sie die Anmel-
derin zu Klasse 35 beansprucht - lediglich den Hinweis entnehmen wird, dass
diese aus einer Einrichtung stammen, welche sich (auch) mit der Erstellung medi-
zinischer Gutachten zur Verwendung in der Werbung befasst. Die Wortfolge weist
dann aber auch in Bezug auf die zu Klasse 35 beanspruchte Dienstleistung „Wer-
bung“ einen das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG begründenden
engen beschreibenden Bezug auf.

c. An einem rein sachbezogenen Verständnis des angemeldeten Zeichens ver-
mag insoweit auch dessen bildliche Ausgestaltung nichts zu ändern.

Einer Marke kann zwar trotz des beschreibenden Wortbestandteils die Unter-
scheidungskraft dann nicht abgesprochen werden, wenn die bildliche Wiedergabe
von der üblichen Werbegrafik abweicht und so eigenartig und prägnant wirkt, dass
der Verkehr darin einen Herkunftshinweis sieht (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 - an-
tiKALK). Dies ist vorliegend indes aufgrund der sehr einfachen Grafikelemente zu
verneinen.

Die Wortfolge „INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE GUTACHTEN“ ist in dem ange-
meldeten Zeichen dreizeilig innerhalb eines blau unterlegten Rechtsecks ange-
ordnet, wobei die linke untere Ecke des Rechtsecks eine kreisförmig ausgestaltete
Hervorhebung in Form einer lupenmäßig vergrößerten Darstellung der Buchsta-
ben „G“ und „U“ sowie des entsprechenden Ausschnitts des Rechtecks aufweist.

Bei der dreizeiligen Anordnung der Wortfolge „INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE
GUTACHTEN" in weißer Schrift innerhalb eines blauen Hintergrundfeldes in einer
rechteckigen blauen Umrahmung handelt es sich - wie die Markenstelle zutreffend
festgestellt hat und auch von dem Anmelder letztlich nicht in Frage gestellt wird -
- 10 -
um eine einfache werbegraphische Gestaltung in Form eines Hintergrunds bzw.
einer Umrahmung, an die der Verkehr gewöhnt ist und in welcher er keinen be-
trieblichen Herkunftshinweis erkennen wird.

Ferner ist die Markenstelle im Beschluss vom 22. Dezember 2014 unter Bezug auf
von ihr ermittelte und dem Anmelder mit dem vorgenannten Beschluss übersandte
Verwendungsbeispiele zutreffend davon ausgegangen, dass es sich bei der Abbil-
dung/Darstellung einer Lupe bzw. einer lupenmäßigen Hervorhebung einzelner
Teile oder Abschnitte von Abbildungen und Bezeichnungen gerade in Zusammen-
hang mit der Erstellung von Gutachten um ein allgemein gebräuchliches graphi-
sches Gestaltungselement zur werbemäßigen Anpreisung von Dienstleistungen
aus diesem Fachbereich handelt, welches in bildlicher Form eine werblich-anprei-
sende Sachaussage - hier: Jemand oder Etwas (genau) unter die Lupe nehmen,
also genau beobachten, kontrollieren, kritisch prüfen - transportieren und/oder den
Sinngehalt der Wortbestandteile verstärken soll.

Daran ändert entgegen der Auffassung des Anmelders auch nichts, dass die vor-
liegende Grafik nicht die vollständige Abbildung einer Lupe, sondern lediglich eine
stilisierte Darstellung eines solchen Lupeneffekts enthält. Denn dieser Effekt wird
vom Verkehr aufgrund der für eine Lupe typischen kreisrunden Ausgestaltung und
der gegenüber dem übrigen (rechteckigen) Zeichen vorhandenen Hervorhebung
des innerhalb des Kreises angeordneten Ausschnitts mit den Buchstaben „G“ und
„U“ ohne weiteres erkannt, womit dieser kreisförmig ausgestaltete Ausschnitt dann
aber auch naheliegend als lupenförmige Vergrößerung wahrgenommen wird.

Die grafische Ausgestaltung des angemeldeten Zeichens reiht sich damit ihrer Art
und Aufmachung nach in die in seitens der Markenstelle recherchierten werbeübli-
chen Gebrauchsgrafiken mit Darstellung einer Lupe bzw. eines entsprechenden
Vergrößerungseffekts ein, wie sie zur werbemäßigen Anpreisung von Dienstleis-
tungen dieser Art verwendet werden. Die graphische Aufmachung des angemel-
deten Zeichens erschöpft sich in einer einfachen Kombination einer rechteckig
- 11 -
ausgestalteten Gebrauchsgrafik mit einem im vorliegend maßgeblichen Bereich
werbeüblichen Gestaltungsmittel in Form einer lupenmäßigen Hervorhebung eines
Teils dieser Grafik einschließlich des davon erfassten Wortbestandteils, so dass
der Verkehr keinen Anlass hat, darin mehr als einen werbeüblichen Hinweis auf
Gegenstand und Inhalt der entsprechenden Dienstleistungen zu erkennen.

d. In Bezug auf die von der Zurückweisung betroffenen Dienstleistungen

Klasse 35:
Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten

Klasse 36:
Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen

können Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG indes-
sen nicht festgestellt werden.

Weder gehört die Erstellung medizinischer Gutachten zum Tätigkeitsbereich der
Dienstleistungen „Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“
noch sind diese Dienstleistungen so eng mit diesem Produktbereich verbunden,
dass der Verkehr darin lediglich einen Sachhinweis auf den Gegenstand dieser
Dienstleistungen sehen würde. Diese Dienstleistungen mögen zwar auch gegen-
über Instituten, welche sich mit der Erstellung medizinischer Gutachten befassen,
erbracht werden; jedoch werden sie regelmäßig nicht im Hinblick auf einen be-
stimmten Produktbereich erbracht und werden regelmäßig auch nicht einem be-
stimmten Produktbereich angepasst, sondern sind davon losgelöst.

Ebenso wenig befassen sich die zu Klasse 36 beanspruchten Dienstleistungen
„Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen“ ihrem Gegenstand und Inhalt
nach mit der „Erstellung medizinischer Gutachten“ noch geht der Verkehr davon
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aus, dass ein „INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE GUTACHTEN" in diesem Dienst-
leistungsbereich tätig ist.

Der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht insoweit auch nicht das Schutz-
hindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG entgegen. Der Wortbestandteil
„INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE GUTACHTEN“ ist nicht geeignet, das Publikum
z. B. über Art und Beschaffenheit der vorgenannten Dienstleistungen zu täuschen,
da die Erstellung medizinischer Gutachten offensichtlich nicht Gegenstand der
vorgenannten Dienstleistungen sein kann. Die Wortfolge ist daher in Bezug auf
diese Dienstleistungen nicht täuschend, sondern vielmehr sinnfrei.

Kommt der Wortbestandteil „INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE GUTACHTEN“ als
Angabe über den Gegenstand dieser Dienstleistungen daher nicht in Betracht, ist
das angemeldete Zeichen ungeachtet seiner für sich gesehen nicht schutzbegrün-
denden graphischen Ausgestaltung bereits aus diesem Grunde geeignet, als
Marke für diese Dienstleistungen aufgefasst zu werden, so dass auch keine
Grundlage für die Annahme besteht, dass das Zeichen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und
Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist. Der angefochtene Be-
schluss ist daher insoweit aufzuheben.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht dem Anmelder das Rechtsmittel der Rechtsbe-
schwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie
nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
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4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen
beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schrift-
lich einzulegen.


Dr. Hacker Dr. Meiser Merzbach

Pr


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