30 W (pat) 40/20  - 30. Senat (Marken/Design)

ECLI:DE:BPatG:2022:250822B30Wpat40.20.0
BUNDESPATENTGERICHT
30 W (pat) 40/20
_______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
- 2 -
betreffend die Marke 30 2011 067 172
(hier: Löschungsverfahren S 200/17)
hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts in der Sitzung vom 25. August 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters
Merzbach
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss der
Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
20. August 2020 aufgehoben.
Der Antrag auf Löschung der Marke 30 2011 067 172 wird zurückgewiesen.
Gründe
I.
Die am 16. Dezember 2011 ursprünglich für die Waren
“Klasse 9:
Leitfähige Gehäuse für elektrische oder elektronische Bauteile;
Schaltgehäuse, vorgenannte Waren soweit in Klasse 9 enthalten;
Klasse 20:
Waren aus Kunststoff, soweit in Klasse 20 enthalten, insbesondere Behälter,
auch für Aufbewahrungszwecke; Paletten mit Vertiefungen zum Transport
empfindlicher Kleinteile; Aufbauschränke, Schachteln, Stapelschalen”
- 3 -
angemeldete Wortmarke
Mäuseklo
wurde nach teilweiser Aufhebung des die Anmeldung vollständig zurückweisenden
(Erstprüfer-)Beschlusses vom 15. Juli 2013 durch den im Erinnerungsverfahren
ergangenen Beschluss vom 5. September 2014 am 26. Februar 2015 für die Waren
„Klasse 09: Leitfähige Gehäuse für elektrische oder elektronische Bauteile;
Schaltgehäuse, vorgenannte Waren soweit in Klasse 9 enthalten
Klasse 20: Paletten mit Vertiefungen zum Transport empfindlicher Kleinteile;
Aufbauschränke, Schachteln“
unter der Nr. 30 2011 067 172 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt
geführte Markenregister eingetragen.
Mit einem am 4. Dezember 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt
eingegangenen Schriftsatz hat die Antragstellerin die Löschung der angegriffenen
Marke beantragt, da diese entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 – 10 MarkenG (a.F.)
eingetragen worden sei.
Die Markeninhaberin und Antragsgegnerin hat dem ihr am 13. März 2018
zugestellten Löschungsantrag mit Eingabe vom 27. April 2018, eingegangen beim
Deutschen Patent- und Markenamt am 30. April 2018, widersprochen.
Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss
vom 20. August 2020 die Eintragung der Wortmarke 30 2011 067 172 für nichtig
erklärt und deren Löschung angeordnet, da die angegriffene Marke entgegen § 8
Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG eingetragen worden sei und diese Schutzhindernisse
auch derzeit noch fortbestünden.
- 4 -
Die Verwendung der Bezeichnung Mäuseklo als beschreibende Sachangabe für
SMD-Boxen und damit für „Leitfähige Gehäuse für elektrische oder elektronische
Bauteile; Schaltgehäuse; Paletten mit Vertiefungen zum Transport empfindlicher
Kleinteile; Aufbauschränke, Schachteln“ lasse sich bis ins Jahr 2004
zurückverfolgen. Insbesondere in Forumsdiskussionen zu den hier einschlägigen
Waren sei die Begriffskombination Mäuseklo bereits lange vor dem Zeitpunkt der
Anmeldung von den angesprochenen Verkehrskreisen, bei denen es sich um
Fachverkehrskreise und Käufer der betreffenden Waren handele, als
beschreibende Angabe in vorgenanntem Sinne verwendet worden.
Aufgrund der belegbaren Verwendung der Bezeichnung Mäuseklo als
beschreibende Angabe für eine bestimmte Art und Beschaffenheit der von der
angegriffenen Marke beanspruchten Waren sei es unerheblich, ob es sich bei den
so bezeichneten Waren ausschließlich um Produkte der Markeninhaberin gehandelt
habe. Denn dies sei lediglich Folge einer jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt
bestehenden Monopol- oder zumindest Marktführerstellung der Markeninhaberin,
besage hingegen nichts darüber, ob eine dafür verwendete und aus sich heraus
nicht beschreibende, ungewöhnliche und „schräge“ Bezeichnung im allgemeinen
Sprachgebrauch als betrieblicher Herkunftshinweis und damit als Marke oder als
beschreibende Angabe für die betreffenden Waren verstanden wurde. Die
Ungewöhnlichkeit der Begriffsbildung Mäuseklo erlaube insoweit nicht den Schluss
auf ein markenmäßiges Verständnis, da auch andere für Waren aus sich heraus
ungewöhnliche und nicht beschreibende Begriffskombinationen als beschreibende
Angabe verwendet würden wie zB „Affenschaukel“ für bestimmte
Lampenkonstruktionen, „Rennsemmel“ für bestimmte Pkws oder „Fuchsschwanz“
für ein Werkzeug.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, mit der sie geltend
macht, dass der in Bezug auf die eingetragenen Waren originär
kennzeichnungskräftigen Begriffskombination Mäuseklo nur dann die
Schutzfähigkeit abgesprochen werden könne, wenn es sich dabei um einen zum
- 5 -
Zeitpunkt der Anmeldung bereits etablierten und aktuell noch gebräuchlichen
umgangssprachlichen Fachbegriff für SMD-Behälter/Boxen handele. Dies lasse
sich entgegen der Auffassung der Markenabteilung aber nicht feststellen.
Sämtliche von der Markenabteilung als Beleg für ein sachbegriffliches Verständnis
von Mäuseklo als Bezeichnung von SMD-Klappboxen benannten Fundstellen in
Form von Chatprotokollen und Angeboten von Händlern, in denen die Bezeichnung
Mäuseklo verwendet werde, bezögen sich auf Produkte der Markeninhaberin,
welche diese Bezeichnung bereits seit 1999 als satirische bzw. scherzhafte
Bezeichnung für die von ihr hergestellten SMD-Klappboxen verwende. Klappboxen
anderer Hersteller zur Aufbewahrung von SMD-Bauteilen seien jedoch weder in der
Zeit vor Anmeldung der Marke noch danach als Mäuseklo bezeichnet worden.
Bringe der Verkehr somit mit der Bezeichnung Mäuseklo allein Produkte der
Markeninhaberin und dabei insbesondere ganz konkret die von dieser hergestellten
SMD-Klappboxen in Verbindung, stehe dies einem rein beschreibenden bzw.
sachbezogenen Verständnis dieses Begriffs als fachumgangssprachliche
Bezeichnung für SMD-Klappboxen als solche, d.h. unabhängig vom Hersteller,
entgegen. Vielmehr werde der Verkehr die Bezeichnung Mäuseklo allein mit den
so bezeichneten Produkten der Markeninhaberin in Verbindung bringen.
Unabhängig davon reichten die ermittelten Belege auch in quantitativer Hinsicht
nicht zur Feststellung eines entsprechenden Verkehrsverständnisses der
Begriffskombination Mäuseklo in Verbindung mit den eingetragenen Waren aus.
Soweit die Markenabteilung eine fehlende Unterscheidungskraft bzw. eine
Beschreibungseignung weiterhin mit einer Gewöhnung des Verkehrs an „schräge“
Begriffsbildungen begründe, handele es sich lediglich um abstrakte Erwägungen,
die ein sachbegriffliches Verständnis der von Haus aus keinen beschreibenden
Aussagegehalt aufweisenden Begriffskombination Mäuseklo in dem
obengenannten Sinne nicht belegen könnten.
- 6 -
Angesichts dessen könne der Streitmarke weder zum Zeitpunkt der Anmeldung
noch aktuell die erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden noch
bestehe ein Bedürfnis der Allgemeinheit an einer Verwendung von Mäuseklo als
Bezeichnung für SMD-Klappboxen.
Die Markeninhaberin beantragt,
den Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 20. August 2020 aufzuheben und den Antrag auf Löschung
der Marke 30 2011 067 172 zurückzuweisen.
Die Antragstellerin hat im Beschwerdeverfahren weder einen Antrag gestellt noch
sich zur Sache geäußert.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist zulässig und auch in der Sache begründet.
Die Marke 30 2011 067 172 Mäuseklo ist nicht entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 10
MarkenG eingetragen worden. Die Markenabteilung hat auf den zulässigen Antrag
auf Löschung der Eintragung der Marke wegen Nichtigkeit deshalb zu Unrecht die
Löschung der Eintragung angeordnet (§§ 50 Abs. 1, Abs. 2, 54 MarkenG a.F.).
A. Im Laufe des Verfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit
Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls
maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht (BGH GRUR 2020, 411
– #darferdas? II). Das Eintragungshindernis der bösgläubigen Anmeldung aus
Art. 3 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 2008/95/EG (MarkenRL a. F.) findet sich nun
in Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2015/2436 (MarkenRL) und wird unverändert
- 7 -
umgesetzt durch § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG. Da der Löschungsantrag vor dem
14. Januar 2019 gestellt worden ist, ist § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG i. V. m. § 8
Abs. 2 Nr. 10 MarkenG in seiner bisher geltenden Fassung (im Folgenden
MarkenG) anzuwenden (§ 158 Abs. 8 MarkenG n. F.).
Ebenfalls weiter anzuwenden ist die verfahrensrechtliche Vorschrift des § 54
MarkenG in der bis zum 30. April 2020 geltenden Fassung (vgl. Art. 5 Abs. 3
MarkenrechtsmodernisierungsG).
B. Der Löschungsantrag ist zulässig, ihm ist zudem rechtzeitig widersprochen
worden.
1. Der formal auf die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 – 10 MarkenG
(a.F.) gestützte Antrag auf Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse kann von
jeder Person gestellt werden (§ 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Die Antragsgegnerin
hat dem ihr am 13. März 2018 zugestellten Löschungsantrag mit am 30. April 2018
beim Patentamt eingegangenem Schriftsatz fristgerecht widersprochen. Somit war
das Löschungsverfahren mit Sachprüfung durchzuführen, § 54 Abs. 2 Satz 3
MarkenG.
2. Für die absoluten Löschungsgründe nach § 50 Abs. 1 MarkenG gilt, dass
eine Löschung nur erfolgen kann, wenn das Vorliegen von Schutzhindernissen zu
den jeweils maßgeblichen Zeitpunkten zweifelsfrei feststeht. Wird geltend gemacht,
die Eintragung habe gegen einen oder mehrere Tatbestände des § 8 Abs. 2
MarkenG verstoßen, kann eine Löschung nur erfolgen, wenn das
Eintragungshindernis sowohl im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke (BGH GRUR
2014, 565 (Nr. 10) – smartbook; GRUR 2014, 483 (Nr. 22) – test; GRUR 2013, 1143
(Nr. 15) – Aus Akten werden Fakten) bestanden hat als auch – soweit es um die
Tatbestände nach § 8 Abs. 2 Nr. 1-9 MarkenG geht – im Zeitpunkt der Entscheidung
über den Löschungsantrag noch besteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG i.V.m. § 158
Abs. 8 MarkenG). Ist eine solche Feststellung, auch unter Berücksichtigung der von
- 8 -
den Beteiligten vorgelegten und von Amts wegen zusätzlich ermittelten Unterlagen,
nicht möglich, muss es – gerade in Grenz- oder Zweifelsfällen – bei der Eintragung
der angegriffenen Marke sein Bewenden haben (BPatG GRUR 2006, 155
– Salatfix).
3. Unter Beachtung dieser Grundsätze kann nicht festgestellt werden, dass die
Eintragung der angegriffenen Marke unter Verstoß gegen einen oder mehrere der
geltend gemachten Tatbestände des § 8 Abs. 2 MarkenG erfolgt ist. Die Löschung
der angegriffenen Marke ist daher zu Unrecht erfolgt, so dass der Beschluss der
Markenabteilung aufzuheben und der Löschungsantrag zurückzuweisen war.
C. Dass der geltend gemachte Löschungsgrund der fehlenden Unterscheidungs-
kraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG im Anmeldezeitpunkt vorlag, kann nicht fest-
gestellt werden.
1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem
Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel
aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung bzw. Eintragung erfassten Waren
oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kenn-
zeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet.
Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der
gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. z. B. EuGH
GRUR 2015, 1198, Nr. 59 – Kit Kat; GRUR 2012, 610, Nr. 42 – Freixenet;
GRUR 2008, 608, Nr. 66 – EUROHYPO; BGH GRUR 2018, 932, Nr. 7
– #darferdas?; GRUR 2018, 301, Nr. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016,
1167, Nr. 13 – Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 173, Nr. 15 – for you; GRUR 2014,
565, Nr. 12 – smartbook). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein
Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch
so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden
(vgl. BGH GRUR 2018, 301, Nr. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2017, 186,
- 9 -
Nr. 29 – Stadtwerke Bremen; GRUR 2015, 173, Nr. 15 – for you; GRUR 2014, 565,
567, Nr. 12 – smartbook).
Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die bean-
spruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der betei-
ligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung des
normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnitts-
verbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH
GRUR 2006, 411, Nr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376,
Nr. 11 – grill meister).
Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungs-
kraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im maßgeblichen Zeitpunkt
lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen
oder wenn es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten
Fremdsprache handelt, das vom Verkehr – etwa wegen seiner Verwendung in der
Werbung – stets nur als solches, aber nicht als Unterscheidungsmittel verstanden
wird. Darüber hinaus kommt auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu,
die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleis-
tungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender
Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2018, 932, Nr. 8 – #darferdas?;
GRUR 2018, 301, Nr. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2017, 186, Nr. 32
– Stadtwerke Bremen; GRUR 2014, 1204, Nr. 12 – DüsseldorfCongress; GRUR
2012, 1143, Nr. 9 – Starsat; GRUR 2010, 1100, Nr. 23 – TOOOR!; GRUR 2006,
850, Nr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 419 – Berlin Card).
2. Der eingetragenen Bezeichnung Mäuseklo kann unter Zugrundelegung ihrer
wortsinngemäßen Bedeutung „Toilette für Mäuse“ kein sinnvoller beschreibender
oder sachbezogener Aussagegehalt in Bezug auf die für die angegriffene Marke
eingetragenen Waren beigemessen werden. Ebenso bedarf es erheblicher
interpretatorischer Überlegungen, um Mäuseklo aus sich heraus als satirisch-
- 10 -
scherzhafte Bezeichnung von speziellen Behältern für oft weniger als 1 mm große
sog. SMD-Bauteile, womit in der Elektronik oberflächenmontierte Bauelemente
(engl.: surface-mounted device = SMD) bezeichnet werden, zu verstehen.
3. Entgegen der Auffassung der Markenabteilung fehlt es der angegriffenen Marke
auch nicht deshalb an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, weil
es sich bei der Bezeichnung Mäuseklo bereits zum Anmeldezeitpunkt um eine
Fachbezeichnung bzw. um ein Schlagwort für aus Kunststoff gefertigte spezielle
Behälter für SMD-Bauteile und damit um eine Angabe für eine bestimmte Art von
Behältern und Behältnissen gehandelt hat.
a. In Bezug auf die zu Klasse 09 beanspruchten Waren „Leitfähige Gehäuse für
elektrische oder elektronische Bauteile; Schaltgehäuse, vorgenannte Waren soweit
in Klasse 9 enthalten“ scheidet dies bereits deshalb aus, weil dem Begriff Mäuseklo
hinsichtlich dieser Waren selbst mit einem solchen – zugunsten der Antragstellerin
insoweit unterstellten – Bedeutungs- und Sinngehalt kein beschreibender
Aussagehalt oder zumindest ein die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG ausschließender enger beschreibender Bezug zukommt.
Denn bei aus Kunststoff gefertigten SMD-Klappboxen handelt es sich nicht um
„Leitfähige Gehäuse für elektrische oder elektronische Bauteile; Schaltgehäuse“.
„Gehäuse“ bezeichnen eine „feste, schützende Umhüllung um etwas“ (vgl. DUDEN-
online zu „Gehäuse“). Allein der Aufbewahrung von Gegenständen dienende
Behälter bzw. Klappboxen können danach nicht als „Gehäuse“ betrachtet werden.
b. Allerdings lassen sich solche speziellen SMD-Behälter unter den zu Klasse 20
beanspruchten Warenbegriff „Schachteln“ subsumieren, da die Warenklasse 20 nur
Schachteln aus Metall nicht umfasst; hingegen werden aus Kunststoff gefertigte
SMD-Klappboxen von diesem Warenoberbegriff umfasst. Weiterhin kommt in
Bezug auf „Paletten mit Vertiefungen zum Transport empfindlicher Kleinteile;
Aufbauschränke“ jedenfalls ein enger beschreibender Bezug in Betracht, da es
- 11 -
spezielle Schränke zur Aufnahme einer Vielzahl von SMD-Behältern gibt bzw. für
die Verarbeitung solcher winzigen Bauteile spezielle „Paletten“ verwendet werden.
In Bezug auf die zu Klasse 20 eingetragenen Waren „Paletten mit Vertiefungen zum
Transport empfindlicher Kleinteile; Aufbauschränke, Schachteln“ kommt es daher
streitentscheidend darauf an, ob sich das originär unterscheidungskräftige Zeichen
Mäuseklo schon vor dem Anmeldezeitpunkt zu einer zumindest
fachumgangssprachlichen Bezeichnung bzw. zu einem (satirisch-scherzhaften)
Schlagwort für SMD-Behälter bzw. Klappboxen und damit zu einer
Beschaffenheitsangabe für eine bestimmte Art von Behältern und Behältnissen
entwickelt und etabliert hatte, so dass sich Mäuseklo in Bezug auf diese Waren in
einer beschreibenden Angabe zu deren Art, Bestimmung und Beschaffenheit
erschöpft. Maßgeblich ist auch insoweit die Verkehrsauffassung (vgl. BGH GRUR
2019, 1058, Rn. 22 – KNEIPP).
Die maßgebenden Verkehrskreise für die Beurteilung des Verlusts der (von Haus
aus gegebenen) Unterscheidungskraft umfassen im vorliegenden
Warenzusammenhang vor allem Fachverkehrskreise aus dem Bereich der
Elektronik sowie fachlich interessierte Verbraucher und Endabnehmer.
Was den Prüfungsmaßstab anbetrifft, unterliegt die Feststellung, dass sich eine
originär unterscheidungskräftige Wortkombination wie hier Mäuseklo zu einem
gebräuchlichen beschreibenden Begriff entwickelt hat, einem strengen Maßstab
(vgl. BGH GRUR 2019, 1058, Nr. 22 – KNEIPP). Die vergangenheitsbezogene
Feststellung des absoluten Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
kann demnach nur dann erfolgen, wenn die Bezeichnung Mäuseklo schon im
Anmeldezeitpunkt aufgrund einer beschreibenden Verwendung im Inland den
maßgeblichen (Fach-)Verkehrskrisen als feststehende Begrifflichkeit im Sinne eines
Fachbegriffs bzw. Schlagworts für Behälter von SMD-Bauteilen bekannt war. Dies
setzt voraus, dass nachgewiesen werden kann, dass das Markenzeichen für
einschlägige Waren bereits vor dem Anmeldezeitpunkt vom Verkehr in einem (vor
- 12 -
allem beschreibenden) Sinne verwendet worden ist, der einer Eintragung entgegen-
gestanden hätte. Dass der Anmeldezeitpunkt zwischenzeitlich knapp elf Jahre
zurückliegt, rechtfertigt keinen anderen Maßstab. Auch bei lange zurückliegenden
Eintragungsverfahren, bei denen wegen des Zeitablaufs und/oder sich schnell wan-
delnder Verkehrsvorstellungen eine sichere Beurteilung besonders schwierig sein
kann, muss im Löschungsverfahren das Vorliegen eines Schutzhindernisses zum
Zeitpunkt der Markenanmeldung zuverlässig festgestellt werden; in Zweifelsfällen
darf eine Löschung der Marke nicht erfolgen (BGH GRUR 2014, 565, Nr. 18
– smartbook).
c. Ausgehend davon kann von einer Umwandlung der originär schutzfähigen
Begriffskombination Mäuseklo zu einer prägnanten, fachumgangssprachlichen
Beschaffenheitsangabe für SMD-Klappboxen/Behälter zum Zeitpunkt der
Anmeldung nicht bereits deshalb ausgegangen werden, weil die Markeninhaberin
selbst die Bezeichnung Mäuseklo ihrem eigenen Vorbringen nach bereits seit 1999
für die von ihr hergestellten SMD-Klappboxen verwendet hat.
Denn solange der Verkehr diese Bezeichnung mit einem bestimmten Produkt der
Markeninhaberin in Verbindung gebracht hat bzw. darunter ein bestimmtes Produkt
der Markeninhaberin verstanden hat, kann sich daraus kein beschreibendes
Verständnis als Beschaffenheitsangabe für eine bestimmte Art von Produkten
(verschiedener Hersteller) entwickelt haben, und zwar auch dann nicht, wenn die
Markeninhaberin die Bezeichnung nicht markenmäßig, sondern nach Art eines
Wortspiels zur werbemäßigen Anpreisung verwendet hat.
Unerheblich ist dabei auch, ob es sich um eine „schräge“ Begriffsbildung handelt,
wie die Markenabteilung es formuliert hat. Denn auch solche aus sich heraus keinen
Bezug zu den jeweiligen Produkten aufweisende und aus sich heraus auch keinen
sinnvollen Begriffsinhalt vermittelnde Begriffsbildungen wie die seitens der
Markenabteilung erwähnten Beispiele „Rennsemmel“, „Affenschaukel“ sind von
- 13 -
Haus aus für Waren und Dienstleistungen ebenso markenfähig und
unterscheidungskräftig wie die Begriffskombination Mäuseklo.
d. Andererseits steht einem Verständnis der Bezeichnung Mäuseklo als
Beschaffenheitsangabe für SMD-Behälter (verschiedener Hersteller) zum Zeitpunkt
der Anmeldung nicht bereits entgegen, dass die Bezeichnung Mäuseklo seit
1999/2000 – wie die Markeninhaberin unwidersprochen vorgetragen hat – allein
durch sie und ihre Vertriebspartner bzw. Kunden für ihre SMD-Behälter, nicht jedoch
für entsprechende Produkte von Mitbewerbern verwendet worden ist.
Denn dies allein schließt nicht aus, dass sich diese ungewöhnliche Begriffsbildung
aufgrund ihres prägnanten Aussagegehalts in Fachverkehrskreisen und fachlich
interessierten Kreisen nach Art eines Wortspiels als satirisch-humorvolle
Umschreibung solcher Behältnisse etabliert hat, falls sich hinreichende Belege und
Nachweise für einen solchen Sprachgebrauch zum Zeitpunkt der Anmeldung finden
lassen. Dies ist jedoch nicht der Fall.
e. Weder die von der Markenstelle im Eintragungsverfahren ermittelten Fundstellen
noch die seitens der Antragstellerin im Löschungsverfahren vor dem Amt
eingereichten Unterlagen wie vor allem die Auszüge aus Chatprotokollen und
(Online- und/oder Katalog)Angeboten zu SMD-Bauteilen lassen den zuverlässigen
Schluss zu, dass der Verkehr die Bezeichnung Mäuseklo schon im
Anmeldezeitpunkt (am 16. Dezember 2011) in Bezug auf die zu Klasse 20
eingetragenen Waren „Paletten mit Vertiefungen zum Transport empfindlicher
Kleinteile; Aufbauschränke, Schachteln“ nicht (mehr) einem bestimmten Produkt
eines bestimmten Herstellers zugeordnet hat, sondern darin lediglich eine
allgemeine Beschaffenheitsangabe für eine spezielle Art/Sorte von Behältnissen zur
Aufbewahrung von SMD-Bauteilen gesehen und daher bereits zu diesem Zeitpunkt
in Zusammenhang mit den vorliegend relevanten Waren keine individuelle
Herkunftsvorstellung mehr verbunden hat.
- 14 -
aa. Soweit diese Fundstellen zeitlich nicht zuzuordnen sind oder sich auf Zeiträume
nach dem Anmeldezeitpunkt beziehen, erlauben sie bereits aus diesem Grunde
keinen zuverlässigen Rückschluss auf das Verkehrsverständnis im maßgeblichen
Zeitpunkt der Anmeldung. Dies gilt für die zeitlich nicht näher bestimmbaren
Angebote auf der Internetplattform www.mercateo.com; www. Onpira-sales.de;
www.web.cylex.de und www.esd-onlien.de Bl. 29 – 32 d. Amtsakte wie auch für den
nach dem Anmeldezeitpunkt veröffentlichten Forumsbeitrag auf der Internetseite
www.mikrocontroller.net mit Datum 24. Juli 2012 mit der Überschrift „Unterschied
L… & Wetec Mäuseklo“ (Bl. 33 d. Amtsakte) sowie weiterhin für die keinen
Veröffentlichungszeitpunkt ausweisenden Rechercheergebnisse gemäß den
Anlagen 4 bis 8 und 13 zum Schriftsatz der Antragstellerin vom 12. September 2018
einschließlich des darin enthaltenen Katalogangebots.
bb. Aber auch die von der Markenstelle bereits im Eintragungsverfahren aus der
Zeit bis zur Anmeldung der Marke am 16. Dezember 2011 ermittelten Fundstellen
und dabei insbesondere die Chatprotokolle erlauben nicht die Feststellung, dass
Mäuseklo zu diesem Zeitpunkt allgemein als Beschaffenheitsangabe für SMD-
Behälter (verschiedener Hersteller) verwendet und dementsprechend verstanden
wurde.
bb.1. Zwar weisen diese Fundstellen eine Verwendung von Mäuseklo in
Zusammenhang mit SMD-Behältern aus.
So findet sich auf der Internetseite www.edaboard.de in einer – von der
Antragstellerin nochmals als Anlage 3 zum Schriftsatz vom 12. September 2018
auszugsweise eingereichten – Forumsdiskussion zu „SMD Sortimentkästen“ (Bl. 34
der Amtsakte) in einem am 10. Dezember 2003 eingestellten Beitrag die
Formulierung:
„schau mal bei www.mira-electronic.de, die haben mehrere verschiedene
Arten von SMD-Behältern. U.a. auch die bekannten „Mäuseklos“.“
- 15 -
Weiterhin heißt es in einem ebenfalls auf dieser Website erreichbaren Forum
„Magazinkästen für SMD-Bauteile?“ (Bl. 37 d. Amtsakte) in einem am
17. Januar 2005 eingestellten Beitrag auf Bl. 39 oben;
„Die schon genannten „Mäuseklos“ gibt es auch im Zubehörhandel für
Elektronikfertigung.“
sowie in einem Forum auf der Internetseite www.qrpforum.de zum Thema „SMD-
Bauteile ordnen“ (Bl. 44 d. Amtsakte) in einem Beitrag vom 21. September 2005:
„Die Firma Mira vertreibt die gelegentlich als „Mäuseklos“ bezeichneten SMD-
Container“
sowie nochmals auf der Internetseite www.edaboard.de in einem Forum zum
Thema „Aufbewahrung für elektronische Bauteile“ (Bl. 49 d. Amtsakte) in einem
Beitrag vom 31. Oktober 2011:
„An die Bequemlichkeit beim Schließen der Mäuseklos mit einem
Fingerschnippen kommen sie nicht ran.“
Verwendung findet Mäuseklo vor dem Anmeldezeitpunkt auch in einer auf der
– von der Antragstellerin als Anlagen 1 und 2 zu ihrem Schriftsatz vom
12. September 2018 auszugsweise vorgelegten – Internetseite
www.mikrocontroller.net unter dem Titel „Bunte Mäuseklos“ am 19. Juni 2009
gestellten Frage „Wo kann ich bunte Mäuseklos kaufen“ sowie in einem auf der
vorgenannten Internetseite geführten Forum „Wie SMD-Teile sicher aufbewahren“,
wo es in einem Beitrag vom 16. November 2005 u.a. heißt: „Eben wie die
Mäuseklos, leider sind die aber sehr teuer.“
bb.2. Wenngleich danach bereits vor dem Anmeldezeitpunkt der Begriff Mäuseklo
in Zusammenhang mit der Frage einer sicheren und handhabbaren Aufbewahrung
- 16 -
von SMD-Bauteilen in Behältern in diesen Chatprotokollen erwähnt wird, so handelt
es sich dennoch nur um vereinzelte Nennungen in den insgesamt doch
umfangreichen Protokollen. So wird in den meisten Diskussionen der Begriff
Mäuseklo grundsätzlich nur einmal verwendet; ansonsten spricht man in den
weiteren zahlreichen Wortbeiträgen eher von „SMD-Behältern“, „SMD-Containern“
o.ä.
bb.3. Vor allem jedoch enthalten die vorgenannten Chat-Beiträge weder
ausdrückliche Benennungen noch anderweitige Hinweise auf Produkte von
Mitbewerbern der Markeninhaberin, wie es zB in der Zeit danach in Bezug auf
Produkte der Firma „ELV“ der Fall (vgl. dazu den als Anlage 8 zum Schriftsatz vom
12. September 2018 eingereichten Beitrag aus einem Internetforum vom
13. April 2015, wo es u.a. heißt: „Entschieden habe ich mich für die „Mäuseklos“
von ELV.“)
Vielmehr lässt sich nicht ausschließen, dass in sämtlichen vorgenannten
Fundstellen mit Mäuseklo allein die von der Markeninhaberin bereits seit 1999 so
bezeichneten Produkte bezeichnet werden, mit diesem Begriff daher jedenfalls zu
diesem Zeitpunkt ein ganz bestimmtes Produkt eines bestimmten Herstellers (der
Markeninhaberin) verbunden wurde.
So deutet der Hinweis in dem Beitrag zu „SMD Sortimentkästen“ vom
10. Dezember 2003 (Bl. 34 der Amtsakte) „schau mal bei www.mira-electronic.de,
die haben mehrere verschiedene Arten von SMD-Behältern. U.a. auch auf die
bekannten „Mäuseklos““ eher darauf hin, dass mit dem in Anführungszeichen
gesetzten Begriff Mäuseklo entgegen der Auffassung der Antragstellerin ein ganz
bestimmtes Produkt eines bestimmten Herstellers unter den genannten „mehreren
verschiedenen Arten von SMD-Behältern“ gemeint ist.
Ebenso sprechen die Äußerungen in dem auf dieser Internetseite eingerichteten
Forum „Magazinkästen für SMD-Bauteile?“ vom 17. Januar 2005 auf Bl. 39 oben
- 17 -
„Die schon genannten „Mäuseklos“ gibt es auch im Zubehörhandel für
Elektronikfertigung.“ (Bl. 37 d. Amtsakte) sowie in dem auf der Internetseite
www.qrpforum.de zum Thema „SMD-Bauteile ordnen“ unter dem Datum
21. September 2005 recherchierbare Äußerung „Die Firma Mira vertreibt die
gelegentlich als „Mäuseklos“ bezeichneten SMD-Container“ (Bl. 44 d. Amtsakte)
eher dafür, dass sich Mäuseklo auf SMD-Behälter eines bestimmten Herstellers
(der Antragsgegnerin) bezieht, da deren technische und preisliche Vor- und
Nachteile benannt werden; jedenfalls kann dies nicht ausgeschlossen werden. Dies
gilt gleichermaßen für die auf der Internetseite www.edaboard.de in einem Forum
zum Thema „Aufbewahrung für elektronische Bauteile“ (Bl. 49 d. Amtsakte)
getätigte Äußerung „An die Bequemlichkeit beim Schließen der Mäuseklos mit
einem Fingerschnippen kommen sie nicht ran.“.
Auch die auf der Internetseite www.mikrocontroller.net unter dem Titel „Bunte
Mäuseklos“ unter dem 19. Juni 2009 gestellte Frage „Wo kann ich bunte Mäuseklos
kaufen“ sowie die in einem auf der vorgenannten Internetseite geführten Forum
„Wie SMD-Teile sicher aufbewahren“ in einem Beitrag vom 16. November 2005
dokumentierte Äußerung „Eben wie die Mäuseklos, leider sind die aber sehr teuer.“
lässt nicht hinreichend deutlich erkennen, dass mit dem Begriff Mäuseklo
unabhängig vom Hersteller allgemein SMD-Behälter bezeichnet werden und der
Fachverkehr bzw. fachlich interessierte Verkehr daher darunter nur eine
fachumgangssprachliche Beschaffenheitsangabe für solche Behälter versteht, darin
aber keinen betrieblichen Hinweis auf Produkte der Markeninhaberin erkennt.
Dies gilt gleichermaßen für den in der Amtsakte vorhandenen Auszug „ELEKTRO
ELEKTRONIKEINKAUFSFÜHRER für das Jahr 2004“ mit dem darin
ausgewiesenen Suchwort „Mäuseklos (Behältnisse)“, da sich aufgrund der
vorgenannten Umstände auch insoweit nicht ausschließen lässt, dass damit
ebenfalls nur Produkte der Markeninhaberin gemeint sind, zumal weitere
Erkenntnisse zu den dort unter der Bezugsziffer 6910.16 ausgewiesenen Produkten
nicht recherchierbar sind.
- 18 -
f. Anders als für die Zeit nach Anmeldung der Marke, bei der erhebliche
Anhaltspunkte für ein beschreibendes Verständnis von Mäuseklo als
Beschaffenheitsangabe für SMD-Klappboxen vorliegen, lässt sich daher für die Zeit
vor Anmeldung der Marke auf Grundlage der seitens der Markenabteilung im
Anmeldeverfahren recherchierten Belege wie auch der seitens der Antragstellerin
vorgelegten Unterlagen in der Gesamtschau nicht mit der erforderlichen Sicherheit
feststellen, dass relevante Teile des Fachverkehrs und/oder der fachlich
interessierten Kreise darin nur noch eine scherzhaft-satirische Bezeichnung kleiner
Behälter für SMD-Bauteile gesehen haben und die originär schutzfähige
Begriffskombination Mäuseklo sich daher bereits zu diesem Zeitpunkt zu einer
prägnanten, fachumgangssprachlichen Beschaffenheitsangabe für SMD-
Klappboxen/Behältern gewandelt bzw. als (satirisch-scherzhafte) wortspielhafte
Bezeichnung bzw. Schlagwort für Behälter von SMD-Bauteilen durchgesetzt und
insoweit ihre von Hause aus gegebene Unterscheidungskraft verloren hat. Vielmehr
lässt sich nicht ausschließen, dass mit Mäuseklo allein die von der Markeninhaberin
bereits seit 1999 so bezeichneten Produkte bezeichnet werden, mit diesem Begriff
daher jedenfalls zu diesem Zeitpunkt ein ganz bestimmtes Produkt eines
bestimmten Herstellers (der Markeninhaberin) verbunden wurde.
Die Antragstellerin selbst hat auch über die vorgenannten Fundstellen gemäß den
Anlagen 1 und 2 zum Schriftsatz vom 12. September 2018 hinaus keine weiteren
Nachweise für eine Verwendung und ein sich daraus ergebendes Verständnis von
Mäuseklo als Beschaffenheitsangabe für eine bestimmte Art von Produkten
(verschiedener Hersteller) zum Zeitpunkt der Anmeldung vorgelegt. Vielmehr
wurden die weiteren dazu eingereichten Unterlagen entweder bereits von der
Markenstelle selbst ermittelt (vgl. Anlage 3 zum Schriftsatz vom
12. September 2018) oder betrafen – wie bereits dargelegt – den Zeitraum nach
Eintragung der Marke bzw. erlauben keine zeitliche Zuordnung. Auch seitens des
Senats konnten keine weiteren Belege für ein entsprechendes Verkehrsverständnis
zum Zeitpunkt der Anmeldung ermittelt werden.
- 19 -
D. Aus den vorgenannten Gründen scheidet auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aus, insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt eines
zukünftigen Freihaltebedürfnisses.
Ein zukünftiges Freihaltebedürfnis, d.h. die zukünftige Eignung eines Zeichens als
beschreibende Angabe ist zunächst dann anzunehmen, wenn ein Zeichen seinem
im Anmeldezeitpunkt feststellbaren Sinngehalt nach zwar ein Merkmal von Waren
oder Dienstleistungen beschreibt, es solche Waren oder Dienstleistungen aber
noch nicht gibt (vgl. BGH GRUR 2014, 565, Nr. 33 – smartbook; BPatG GRUR
2013, 72, 76 – smartbook; Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 8 Rn. 382). Ein
solcher Fall ist vorliegend nicht gegeben.
Da sich eine Verwendung von Mäuseklo als Beschaffenheitsangabe für Behälter
von SMD-Bauteilen in der Zeit vor Anmeldung der Marke aus den zu C.3.a.-d.
genannten Gründen nicht zuverlässig belegen lässt, vielmehr (möglicherweise
mangels vorhandener Konkurrenzprodukte) eine Verwendung nur für Produkte oder
zumindest in Zusammenhang mit Produkten der Markeninhaberin stattgefunden
hat, kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass im Anmeldezeitpunkt
vernünftigerweise zu erwarten war, dass sich die Bezeichnung Mäuseklo als
Schlagwort für SMD-Klappboxen etablieren würde.
E. Für die weiteren seitens der Antragstellerin geltend gemachten
Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 – 10 MarkenG bestehen keine
Anhaltspunkte. Diese wurden bis auf das Schutzhindernis der Bösgläubigkeit nach
§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG nicht näher begründet. Für dieses Schutzhindernis
besteht aber vor dem Hintergrund, dass es sich bei Mäuseklo um eine seitens der
Markeninhaberin kreierte und offenbar bis zur Anmeldung nur in Zusammenhang
mit ihren Produkten verwendete Bezeichnung handelte, keine Grundlage.
F. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der
gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die
- 20 -
Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst
ersichtlich sind.
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch
eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.
Hacker Weitzel Merzbach


Full & Egal Universal Law Academy