ECLI:DE:BPatG:2022:030222B30Wpat4.20.0
BUNDESPATENTGERICHT
30 W (pat) 4/20
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(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Marke 30 2013 035 863
hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des
Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. Februar 2022 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des
Richters Merzbach
beschlossen:
Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
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Gründe
I.
Die am 14. Juni 2013 angemeldete Wort-/Bildmarke
ist am 14. August 2013 unter der Nummer 30 2013 035 863 für die Waren und
Dienstleistungen
„Klasse 29: Käse und Käseprodukte; Sahnekäse; Milch- und
Molkereiprodukte,
Klasse 35: Import und Export von Käse und Käseprodukten,
Klasse 39: Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Käse“
in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen
worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 13. September 2013.
Gegen die Eintragung ist Widerspruch erhoben worden aus der am 11. März 2013
angemeldeten und am 15. April 2013 für die Waren
„Klasse 29: Käse; Frischkäse; Käsezubereitungen insbesondere
Frischkäsezubereitungen und Schmelzkäsezubereitungen; Milch;
Milchprodukte; Milchgetränke mit überwiegendem Milchanteil;
Joghurtgetränke mit überwiegendem Joghurtanteil; Quark- und
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Sauermilcherzeugnisse; Fruchtsalat; Gemüsesalat; Obstsalat; Brotaufstrich
[fetthaltig],
Klasse 30: Saucen [Würzen]; Salatsaucen; Gewürze in flüssiger Form“
unter der Nummer 30 2013 021 549 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt
geführte Register eingetragen Wortmarke
HEKS’NKAAS
Die Markenstelle für Klasse 29 hat mit zwei Beschlüssen vom 18. August 2014 und
vom 23. Januar 2019, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist,
eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken verneint und den Widerspruch
zurückgewiesen.
Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, die Vergleichszeichen begegneten
sich nach der vorliegend maßgeblichen Registerlage zwar auf teilweise identischen
oder hochgradig ähnlichen Waren bzw. Dienstleistungen. Der Widerspruchsmarke
komme jedoch lediglich eine geringe Kennzeichnungskraft zu, so dass ihr
Schutzbereich auf die eintragungsbegründende Eigenprägung beschränkt sei.
Bedenke man, dass Waren und Dienstleistungen in der heutigen Zeit
typischerweise auf Sicht und in zunehmendem Maße auch am Bildschirm per
Mausklick gekauft würden, seien die sich gegenüberstehenden Zeichen
und HEKS’NKAAS ihrem Gesamteindruck nach unähnlich. Aber
selbst wenn man die Zeichen Millingse HeXXenkaas und HEKS’NKAAS auf ihre
mündliche Wiedergabe reduziere, führe das in der angegriffenen Marke enthaltene
Element „Millingse“ zur Unähnlichkeit. Der Verkehr werde diesen wie ein
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Phantasiebegriff wirkenden Begriff bei der Benennung der angegriffenen Marke
nicht vernachlässigen.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.
Zur Begründung trägt sie im Wesentlichen vor, die gegenüberstehenden Waren und
Dienstleistungen seien hochgradig ähnlich bzw. identisch. Die Widerspruchsmarke
sei durchschnittlich kennzeichnungskräftig, da der Begriff HEKS‘NKAAS für die
beanspruchten Waren nicht beschreibend sei. Im Hinblick auf die
Zeichenähnlichkeit bestehe bereits eine unmittelbare Verwechslungsgefahr, da die
Anmeldemarke durch den Bestandteil HeXXenkaas geprägt werde, der mit der
Widerspruchsmarke HEKS’ENKAAS nahezu übereinstimme.
Der Verkehr verstehe „Millingse“ als Ortsbezeichnung für „Millingen“. Es gebe
schutzwürdige Verkehrskreise, die Niederländisch sprächen. Außerdem liege
Millingen am Rhein im Grenzgebiet zu Deutschland und Deutsche, die am
Niederrhein wohnen, kennten den Ort. Insbesondere dürften Händler in
Deutschland wissen, dass die Beschwerdegegnerin ihren Sitz in Millingen habe.
Die Widersprechende beantragt sinngemäß,
die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 18. August 2014 und vom 23. Januar 2019
aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Marke 30 2013 021
549 die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
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Sie hat mit Schriftsatz vom 13. September 2021 zur Beschwerde der
Widersprechenden Stellung genommen und ferner die Benutzung der
Widerspruchsmarke bestritten.
Sie macht im Wesentlichen geltend, zwischen den Vergleichsmarken bestehe im
Hinblick auf die nur in der angegriffenen Wort-/Bildmarke enthaltenen Elemente
keine Übereinstimmung. Dabei seien sowohl das Bildelement der fliegenden Hexe
als auch der weitere Bestandteil „Millingse“ prägende Elemente des
Gesamtzeichens und dürften beim Zeichenvergleich nicht außer Betracht bleiben.
Überdies werde der Wortbestandteil „Millingse“ als Phantasiebegriff
wahrgenommen. Relevante Verkehrskreise würden in dem Zeichen
keinen Hinweis auf den Ort Millingen erkennen. Auch werde bestritten, dass Händler
in Deutschland wüssten, dass die Markeninhaberin ihren Sitz in Millingen habe. Wie
die Markenstelle zu Recht ausgeführt habe, sei der mit der Widerspruchsmarke
übereinstimmende Begriff „HEKS’NKAAS“ das niederländische Wort für
„Hexenkäse“, bei dem es sich in Deutschland um die Bezeichnung einer Käseart
handele. Die Widerspruchsmarke sei somit kennzeichnungsschwach. Im Übrigen
wiesen die Vergleichswaren und -dienstleistungen teilweise deutliche Unterschiede
auf.
Der Widersprechenden ist der Schriftsatz der Markeninhaberin vom 13. September
2021 gegen Empfangsbekenntnis am 17. September 2021 zugestellt worden. Die
Widersprechende hat sich zu dem Schriftsatz der Gegenseite nicht geäußert,
insbesondere hat sie weder etwas zu einer rechtserhaltenden Benutzung der
Widerspruchsmarke vorgetragen noch hierzu Unterlagen vorgelegt.
Auf die Ladung zur mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende mit
Schriftsatz vom 20. Januar 2022 mitgeteilt, dass sie an ihrem Antrag auf
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Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht festhalte und um Aufhebung des
für den 3. Februar 2022 angesetzten Termins bitte.
Die Mitteilung des Senats, dass die mündliche Verhandlung antragsgemäß
aufgehoben und nunmehr im schriftlichen Verfahren entschieden werde, ist der
Widersprechenden gegen Empfangsbekenntnis am 26. Januar 2022 zugestellt
worden. Die Widersprechende hat sich dazu nicht geäußert, keine Unterlagen
eingereicht und nicht um Fristsetzung gebeten.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Widersprechende
hat auf die am 13. September 2021 erstmals im Beschwerdeverfahren
zulässigerweise erhobene Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen
Marke eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs.
1 S. 2 MarkenG a.F. nicht glaubhaft gemacht.
A. Im Laufe des Widerspruchsverfahrens haben sich die Vorschriften des
Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Im Hinblick auf die
bestrittene Benutzung sind die Vorschriften des § 43 Abs. 1 MarkenG und § 26
MarkenG in ihrer bis vor dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden,
weil der Widerspruch am 13. Dezember 2013 und damit vor dem 14. Januar 2019
erhoben wurde (§ 158 Abs. 5 MarkenG). Dass die Nichtbenutzungseinrede unter
der Geltung des neuen Rechts erhoben worden ist, ist demgegenüber irrelevant.
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1. Die seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke undifferenziert erhobene
Einrede der mangelnden Benutzung bezieht sich auf beide nach § 43 Abs. 1 Satz 1
und 2 MarkenG relevanten Benutzungszeiträume.
a) Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am
13. September 2013 befand sich die am 15. April 2013 eingetragene
Widerspruchsmarke noch in der fünfjährigen Benutzungsschonfrist. Die Einrede der
mangelnden Benutzung gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG a.F. ist deshalb nicht
zulässig.
b) Allerdings war die Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede
der Nichtbenutzung am 13. September 2021 ohne Widerspruch bereits über fünf
Jahre im Register eingetragen (seit 15. April 2013), so dass die Einrede gemäß §
43 Abs. 1 S. 2 MarkenG a.F. zulässig ist.
Damit oblag es der Widersprechenden, die wesentlichen Umstände der Benutzung
der Marke in dem nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen „wandernden“
Benutzungszeitraum, nämlich den letzten fünf Jahren vor der Entscheidung über
den Widerspruch - mithin für den Zeitraum von Februar 2017 bis Februar 2022 -
nach Art, Zeit, Ort und Umfang glaubhaft zu machen.
c) Dieser Obliegenheit zur Glaubhaftmachung ist die Widersprechende nicht
nachgekommen. Weder hat sie etwas zur Benutzung der Widerspruchsmarke
vorgetragen oder Unterlagen zur Glaubhaftmachung vorgelegt, noch hat sie eine
Glaubhaftmachung angekündigt und/oder hierfür eine Frist beantragt.
Für den notwendigen Sachvortrag zur rechtserhaltenden Benutzung und die
Einreichung von Glaubhaftmachungsunterlagen bedurfte es im vorliegenden Fall
auch keines besonderen Hinweises durch den Senat nach § 139 ZPO. Die
Widersprechende hat nach Übermittlung der Einrede von sich aus die erforderlichen
Unterlagen vorzulegen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13.
Aufl., § 43 Rn. 6). Der im Rahmen des Benutzungszwangs herrschende
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Beibringungsgrundsatz verbietet es dem DPMA wie auch dem BPatG grundsätzlich,
den Widersprechenden zur notwendigen Glaubhaftmachung einer bestrittenen
Markenbenutzung anzuhalten. Der Widersprechende darf daher auch nicht darauf
vertrauen, dass ihm mit oder nach der Übermittlung des die
Nichtbenutzungseinrede enthaltenden Schriftsatzes eine ausdrückliche
Aufforderung zur Glaubhaftmachung zugeht und ihm entsprechende
Äußerungsfristen gesetzt werden (vgl. Ströbele a. a. O., § 43 Rn. 70 unter Hinweis
auf BGH GRUR 1997, 223, 224 – Ceco, BPatG 30 W (pat) 69/16 VIGILA/VUBILA,
BPatG 30 W (pat) 503/18 Vita Natura/NATUR VITAL).
Die Widersprechende hat vorliegend auch ausreichend Gelegenheit gehabt, sich
zur Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke zu äußern. Der
Schriftsatz der Markeninhaberin vom 13. September 2021, in dem diese erstmalig
die Einrede der Nichtbenutzung erhebt, ist der Widersprechenden gegen
Empfangsbekenntnis am 17. September 2021 zugestellt worden. Die
Widersprechende hat sich zu diesem Schriftsatz weder geäußert noch eine
Äußerung bzw. die Vorlage von Benutzungsunterlagen angekündigt.
Das tat sie auch nicht, als sie die Ladung zur - von ihr ursprünglich beantragten -
mündlichen Verhandlung am 3. Februar 2022 erhielt. Sie hat dem Gericht lediglich
mitgeteilt, dass sie an ihrem Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung
nicht festhalte und um Aufhebung des Termins bitte. Auch auf die der
Widersprechenden gegen Empfangsbekenntnis am 26. Januar 2022 zugestellte
Mitteilung des Gerichts, dass die mündliche Verhandlung aufgehoben und nunmehr
im schriftlichen Verfahren entschieden werde, hat sich die Widersprechende nicht
geäußert und auch in keiner Weise kundgetan, dass sie dies noch beabsichtigt.
2. Mangels berücksichtigungsfähiger Widerspruchswaren kommt es auf die
weiteren Fragen der Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Vergleichsmarken
nicht mehr an.
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B. Die Beschwerde der Widersprechenden ist daher zurückzuweisen.
C. Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlass,
§ 71 Abs. 1 MarkenG. Zwar hat die Widersprechende keinen Versuch
unternommen, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft
zu machen. Andererseits hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die
Nichtbenutzungseinrede erst im Beschwerdeverfahren erhoben, obwohl ihr dies
bereits im Amtsverfahren möglich gewesen wäre, da die Markenstelle im
Erinnerungsverfahren erst am 23. Januar 2019 und damit nach Ablauf der
Benutzungsschonfrist am 15. April 2018 entschieden hat. Dass nach Erhebung der
Einrede weitere nennenswerte und z.B. durch Rücknahme des Widerspruchs
vermeidbare Verfahrenskosten entstanden sind, ist ebenfalls nicht ersichtlich.
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,
ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,
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5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt
worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
einzulegen.
Hacker Merzbach Weitzel
Schw
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