ECLI:DE:BPatG:2022:230622B30Wpat503.21.0
BUNDESPATENTGERICHT
30 W (pat) 503/21
_______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Markenanmeldung 30 2017 020 498.1
hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des
Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. Juni 2022 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des
Richters Merzbach
beschlossen:
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Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
Gründe
I.
Die am 17. August 2017 angemeldete Bezeichnung
Swag
soll als Marke u.a. für die Waren und Dienstleistungen
„Klasse 03: Desodorierungsmittel für den persönlichen Gebrauch, insbesondere
Deodorants für die Körperpflege; Körperdeodorants [Parfümeriewaren]; Roll-on
Deodorants [Körperpflegemittel]; Parfümeriewaren und Duftstoffe; Parfüm,
insbesondere Eau de Parfum, Eau de Toilette, Rasierwässer; synthetische
Parfümeriewaren; natürliche Parfümeriewaren; Feste Parfüms; flüssige Parfums;
Blumenextrakte [Parfümeriewaren]; Extrakte aus Blüten [Parfümeriewaren];
Körperreinigungs- und Körperpflegepräparate; Körperpflegemittel; Toilettemittel
[Körperpflege]; Parfümiertes Toilettewasser; Mittel zur Körper- und
Schönheitspflege, insbesondere parfümierte Seifen, Parfümseifen, Seifen für die
Körperpflege, Seifenersatz; Gesichtsmasken [Körperpflegemittel];
Gesichtspackungen [Körperpflegemittel]; Mittel zur Reinigung, Pflege und
Verschönerung der Haare; Haarpflegespülungen, kosmetische Haarpflegemittel,
Shampoos, Gele, Schaum und Balsame sowie Mittel in Aerosolform zum
Frisieren und zur Haarpflege, Haarlacke, Färbe- und Entfärbungsmittel für Haare;
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Ondulier- und Dauerwellpräparate; Lotionen für die Haarpflege; Badeöle für die
Haarpflege; Körperpflegemittel und Kosmetika, insbesondere Cremes, Milch,
Lotionen, Gele und Puder für Gesicht, Körper und Hände; parfümierte Lotionen
[Toilettenpräparate]; Hautöle; parfümierte Cremes; Milch, Gele und Öle zur
Hautbräunung und zum Auftragen nach dem Sonnenbaden; Dusch- und
Badegel; schäumende Badegele zur Körperpflege; kosmetische Schaum- und
Duschbäder; Badezusätze; parfümierte Körpersprays; kosmetische Mittel im
Bereich der dekorativen Kosmetik, insbesondere Lippenstifte, Lidschatten,
Schminke, Wimperntusche, Nagellack, Eyeliner; parfümierte Tücher;
parfümierter Puder; parfümierter Talkumpuder; Kissen gefüllt mit parfümierten
Substanzen; parfümierte Beutelchen; Duftsprays; parfümierte Säckchen;
Grundierungen für die Haut; Grundierungen [Schminke]; Grundierungen für
Schminkmittel; Grundierungen zu Schminkzwecken; Make-up; Make-up-Puder;
Gesichts-Make-up; Grundierungen [Make-up]; flüssige Make-up-Grundierung;
Make-up- Unterlage in der Form von Pasten; Make-up für das Gesicht; Make-up
für die Haut; Flüssig-Make-Up; Make-up für die Augen; Make-up zur optischen
Augenlidvergrößerung; Make-up-Entfernungsmilch; Cremes zur Make-up-
Entfernung; Gele zum Entfernen von Make-up; Schminkmittel; Mittel zur Körper-
und Schönheitspflege in Form von Rouge; Rouge; Rouge für kosmetische
Zwecke; Wangenrot [Rouge]; Rouge für das Gesicht; flüssiges Rouge;
Rougestifte; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege in Form von Lidschatten;
Lidschatten [Kosmetika]; Schminkmittel für die Augen [Lidschatten]; Mascara;
Wimperntusche [Mascara]; Eyeliner; Eyeliner [Kosmetika]; Eyelinerstifte; flüssige
Eyeliner; kosmetische Erzeugnisse zum Auftragen auf die Lippen; Lippenglanz;
Lippenbalsam, nicht für medizinische Zwecke; Lippencremes; kosmetische
Lippenschutzmittel; Conditioner für die Lippen; Lippenpomaden für kosmetische
Zwecke; Sonnenschutzmittel für die Lippen [Kosmetika]; Lippenstifte;
Konturenstifte für die Lippen; Stifte zum Nachziehen der Lippenkonturen;
Lippengrundierungsmittel; Lippenstifteetuis; Grundierungen für Finger- und
Zehennägel [Kosmetika]; Nagelgel; Nagellack; Nagelhärter; Nagelcremes;
Nagelspitzen; Nagelhautöle; Nagelglitter; Nagelaufheller; Nagelhautcremes;
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Nagelconditioner; Nagelpflegemittel; Nagelpoliermittel; Nagelpolierstifte;
kosmetische Präparate zum Trocknen der Nägel; Entfernungspräparate für
Nagellack; Entfernungsmittel für Nagellack; Mittel zur Nagelreparatur; Klebstoffe
zum Befestigen künstlicher Nägel; Klebemittel für künstliche Wimpern, Haarteile
und Nägel; alle vorgenannten Waren ausschließlich für kosmetische Zwecke und
ausgenommen Mund- und Zahnpflegemittel; mit Kosmetika gefüllte Etuis; alle
vorgenannten Waren nicht zum Vertrieb in Apotheken bestimmt
Klasse 21: Puderquasten; Kosmetikschwämme; Kosmetikpinsel; Make-up-
Pinsel; Gesichtsschwämmchen zum Auftragen von Make-up;
Applikationsstäbchen zum Auftragen von Make-up; Applikatoren für Augen-
Make-up; Mascara-Bürste; Schablonen zur Verwendung beim Auftragen von
Make-up; Apparate, nicht elektrisch, für die Entfernung von Make-up;
Lippenbürsten; Kämme und Bürsten [mit Ausnahme von Pinseln]; Nagelbürsten;
Parfümflaschen; Parfümzerstäuber; Parfümzerstäuber [leer]; Parfümzerstäuber
[ohne Inhalt]; Zerstäuber für Parfüm
Klasse 35: Betrieb von Einzelhandelsgeschäften und Onlineshops, nämlich
Vermittlung und Abschluss von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren
sowie über die Inanspruchnahme von Dienstleistungen [für Dritte]; Betrieb eines
Onlineshops und E-Mail-Dienste, nämlich Bestellannahme, Lieferauftragsservice
und Rechnungsabwicklung; Bestelldienste; Einzelhandelsdienstleistungen,
insbesondere über das Internet, mit folgenden Waren: Desodorierungsmittel für
den persönlichen Gebrauch, insbesondere Deodorants für die Körperpflege,
Körperdeodorants [Parfümeriewaren], Roll-on Deodorants [Körperpflegemittel],
Parfümeriewaren und Duftstoffe, Parfüm, insbesondere Eau de Parfum, Eau de
Toilette, Rasierwässer, Parfümerieöle, Parfümöle, Parfümöle zur Herstellung von
kosmetischen Präparaten, ätherische Öle, natürliche Öle für Parfums,
synthetische Parfümeriewaren, natürliche Parfümeriewaren, Parfümextrakte,
aromatische Extrakte, Aromastoffe für Parfüms, feste Parfüms, flüssige Parfums,
Blumenextrakte [Parfümeriewaren], Extrakte aus Blüten [Parfümeriewaren],
Körperreinigungs- und Körperpflegepräparate, Körperpflegemittel, Toilettemittel
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[Körperpflege], parfümiertes Toilettewasser, Mittel zur Körper- und
Schönheitspflege, insbesondere parfümierte Seifen, Parfümseifen, Seifen für die
Körperpflege, Seifenersatz, Gesichtsmasken [Körperpflegemittel],
Gesichtspackungen [Körperpflegemittel], Mittel zur Reinigung, Pflege und
Verschönerung der Haare, Haarpflegespülungen, kosmetische Haarpflegemittel,
Shampoos, Gele, Schaum und Balsame sowie Mittel in Aerosolform zum
Frisieren und zur Haarpflege, Haarlacke, Färbe- und Entfärbungsmittel für Haare,
Ondulier- und Dauerwellpräparate, Lotionen für die Haarpflege, Badeöle für die
Haarpflege, Körperpflegemittel und Kosmetika, insbesondere Cremes, Milch,
Lotionen, Gele und Puder für Gesicht, Körper und Hände, parfümierte Lotionen
[Toilettenpräparate], Hautöle, parfümierte Cremes, Milch, Gele und Öle zur
Hautbräunung und zum Auftragen nach dem Sonnenbaden, Dusch- und
Badegel, schäumende Badegele zur Körperpflege, kosmetische Schaum- und
Duschbäder, Badezusätze, parfümierte Körpersprays, kosmetische Mittel im
Bereich der dekorativen Kosmetik, insbesondere Lippenstifte, Lidschatten,
Schminke, Wimperntusche, Nagellack, Eyeliner, parfümierte Tücher,
parfümierter Puder, parfümierter Talkumpuder, Kissen gefüllt mit parfümierten
Substanzen, parfümierte Beutelchen, Duftsprays, parfümierte Säckchen,
Grundierungen für die Haut, Grundierungen [Schminke], Grundierungen für
Schminkmittel, Grundierungen zu Schminkzwecken, Make-up, Make-up-Puder,
Gesichts-Make-up, Grundierungen [Make-up], flüssige Make-up-Grundierung,
Make-up-Unterlage in der Form von Pasten, Make-up für das Gesicht, Make-up
für die Haut, Flüssig-Make-Up, Make-up für die Augen, Make-up zur optischen
Augenlidvergrößerung, Make-up-Entfernungsmilch, Cremes zur Make-up-
Entfernung, Gele zum Entfernen von Make-up, Schminkmittel, Mittel zur Körper-
und Schönheitspflege in Form von Rouge, Rouge, Rouge für kosmetische
Zwecke, Wangenrot [Rouge], Rouge für das Gesicht, flüssiges Rouge,
Rougestifte, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege in Form von Lidschatten,
Lidschatten [Kosmetika], Schminkmittel für die Augen [Lidschatten], Mascara,
Wimperntusche [Mascara], Eyeliner, Eyeliner [Kosmetika], Eyelinerstifte, flüssige
Eyeliner, kosmetische Erzeugnisse zum Auftragen auf die Lippen, Lippenglanz,
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Lippenbalsam, nicht für medizinische Zwecke, Lippencremes, kosmetische
Lippenschutzmittel, Conditioner für die Lippen, Lippenpomaden für kosmetische
Zwecke, Sonnenschutzmittel für die Lippen [Kosmetika], Lippenstifte,
Konturenstifte für die Lippen, Stifte zum Nachziehen der Lippenkonturen,
Lippengrundierungsmittel, Lippenstifteetuis, Grundierungen für Finger- und
Zehennägel [Kosmetika], Nagelgel, Nagellack, Nagelhärter, Na- gelcremes,
Nagelspitzen, Nagelhautöle, Nagelglitter, Nagelaufheller, Nagelhautcremes,
Nagelconditioner, Nagelpflegemittel, Nagelpoliermittel, Nagelpolierstifte,
kosmetische Präparate zum Trocknen der Nägel, Entfernungspräparate für
Nagellack, Entfernungsmittel für Nagellack, Mittel zur Nagelreparatur, Klebstoffe
zum Befestigen künstlicher Nägel, Klebemittel für künstliche Wimpern, Haarteile
und Nägel, alle vorgenannten Waren ausschließlich für kosmetische Zwecke und
ausgenommen Mund- und Zahnpflegemittel, mit Kosmetika gefüllte Etuis, alle
vorgenannten Waren nicht zum Vertrieb in Apotheken bestimmt, Puderquasten,
Kosmetikschwämme, Kosmetikpinsel, Make-up-Pinsel, Gesichtsschwämmchen
zum Auftragen von Make-up, Applikationsstäbchen zum Auftragen von Make-up,
Applikatoren für Augen-Make-up, Mascara-Bürste, Schablonen zur Verwendung
beim Auftragen von Make-up, Apparate, nicht elektrisch, für die Entfernung von
Make-up, Lippenbürsten, Kämme und Bürsten [mit Ausnahme von Pinseln], Na-
gelbürsten, Parfümflaschen, Parfümzerstäuber, Parfümzerstäuber [leer],
Parfümzerstäuber [ohne Inhalt], Zerstäuber für Parfüm
Klasse 41: Veröffentlichungen von Druckereierzeugnissen zu Mitteln zur Körper-
und Schönheitspflege; Veröffentlichungen von Druckereierzeugnissen Kosmetik;
Veröffentlichungen von Druckereierzeugnissen zum Thema
Desodorierungsmittel und Parfümeriewaren; Organisation und Durchführung von
Informationsveranstaltungen [Ausbildung, Erziehung], insbesondere zu Mitteln
zur Körper- und Schönheitspflege, Kosmetik, Parfümeriewaren und
Desodorierungsmitteln
Klasse 44: Beratungsdienstleistungen im Bereich des Make-ups; Make-up-
Beratungsdienste, online oder persönlich erbracht; Make-up-Beratungsdienste
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und Auftragen von Make-up; Online-Make-up-Beratung; kosmetische Make-up
Behandlungen“
in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen
werden.
Mit Beschluss vom 25. Mai 2018 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes
besetzte Markenstelle für Klasse 03 des Deutschen Patent- und Markenamts die
Anmeldung vollständig zurückgewiesen, da es der angemeldeten Bezeichnung
Swag in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen an der
erforderlichen Unterscheidungskraft fehle.
Auf die Beschwerde der Anmelderin hat das Bundespatentgericht mit Beschluss
vom 26. Mai 2020 (26 W (pat) 513/20) den vorgenannten Beschluss der
Markenstelle aufgehoben und die Sache zur erneuten Prüfung und Entscheidung
an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen mit der Begründung,
dass die Markenstelle die in Frage stehenden Schutzhindernisse nicht konkret in
Bezug auf die jeweiligen Waren und Dienstleistungen geprüft und es daher
versäumt habe, den verfahrensgegenständlichen Zurückweisungsbeschluss zu
begründen , so dass das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt an
einem wesentlichen Mangel leide (§ 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG.
Nach Fortsetzung des Anmeldeverfahrens und erneuter Stellungnahme der
Anmelderin mit Schriftsatz vom 21. September 2020 hat die Markenstelle die
Anmeldung mit Beschluss vom 21. Oktober 2020 teilweise, nämlich für die o.g.
Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen, da es der angemeldeten
Bezeichnung in Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen an
Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) fehle.
Bei der angemeldeten Bezeichnung handele es sich um einen der Jugendsprache
zuzuordnenden, in sozialen Netzwerken und auch in der Werbung verwendeten und
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2011 zum Jugendwort des Jahres gewählten Begriff, welcher eine Person oder
Sache als besonders hip, trendy oder cool bezeichne, ohne dass diesbezüglich im
Einzelfall damit verbundene konkrete Eigenschaften klar abgrenzbar wären. So
werde der Begriff vor allem in sozialen Netzwerken und in der Werbung verwendet,
um einen besonders lässigen, „coolen“ Mode – und Lebensstil bzw. eine „coole“ und
lässige Ausstrahlung zu vermitteln. Das Anmeldezeichen Swag werde mit dieser
Bedeutung jedenfalls von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ohne weiteres
verstanden. Darüber könne angesichts der medialen Verwendung dieses Begriffs
sowie der zahlreichen Kontakte zwischen Jugendlichen und den übrigen
Verkehrskreisen (z.B. Kinder/Eltern, Schüler/Lehrer usw.) davon ausgegangen
werden, dass auch einem erheblichen Teil der nichtjugendlichen Verkehrskreise die
Bedeutung dieses Begriffs bekannt sei.
In Bezug auf die zurückgewiesenen Waren der Klasse 03, welche speziell für ein
jugendliches Publikum bestimmt sein könnten, beschreibe die Bezeichnung mit
dieser Bedeutung zwar nicht unmittelbar deren Bestimmung und Beschaffenheit;
sie beschränke sich jedoch auf eine werbliche Anpreisung der potenziellen Wirkung
und des Zwecks dieser Waren dahingehend, dass diese dazu bestimmt und
geeignet seien, einen bestimmten Stil zu verfolgen bzw. ein lässig-cooles
Erscheinungsbild zu erzeugen.
Sämtliche zu Klasse 21 beanspruchten Waren könnten in unmittelbarem
Zusammenhang mit Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege angeboten werden
und bei der Anwendung der letzteren zum Einsatz kommen. Auch zwischen
Kosmetik- und Toilettenutensilien und einer lässig-coolen Ausstrahlung bestehe
eine starke Verbindung, da die vornehmliche Aufgabe dieser Waren darin bestehe,
Schönheit (hier im Sinne einer lässig-coolen Ausstrahlung) zu schaffen oder zu
unterstreichen bzw. durch die Benutzung dieser Artikel zu einer lässig-coolen
Ausstrahlung zu gelangen, so dass Swag auch insoweit einen beschreibenden und
anpreisenden Charakter aufweise.
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Hinsichtlich der sich sowohl an den Handel als auch an Endverbraucher richtenden
zurückgewiesenen Dienstleistungen der Klasse 35 werde Swag ohne Weiteres als
anpreisend und sachbeschreibend dahingehend verstanden, dass diese Produkte
zum Gegenstand hätten, die man für die Herstellung oder Aufrechterhaltung einer
lässig-coolen Ausstrahlung gebrauchen könnte oder haben sollte.
In Zusammenhang mit den zurückgewiesenen Dienstleistungen der Klasse 41
werde Swag als thematischer Sachhinweis auf einen mit diesem Begriff
bezeichneten Trend im Bereich Körper- und Schönheitspflege verstanden. Auch
hinsichtlich der zu Klasse 44 beanspruchten Dienstleistungen beschränke sich
Swag auf einen beschreibenden Hinweis zu Gegenstand und Inhalt der
Dienstleistungen.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie zunächst geltend
macht, dass es sich bei Swag um einen im Inland lexikalisch nicht nachweisbaren
englischen Begriff handele, dem zudem mehrere Bedeutungen zukämen. In der von
der Markenstelle angenommenen Bedeutung sei er als „Insider-Wort“ allenfalls
einem Teil der Jugendlichen im Inland bekannt, welche für sich gesehen jedoch
nicht für die Beurteilung des Verständnisses der angesprochenen allgemeinen
Verkehrskreise maßgeblich sein könnten, zumal sie – soweit minderjährig – ohnehin
als Konsumenten der betreffenden Waren und Dienstleistungen nicht in Betracht
kämen.
Vielmehr seien bei der Definition des maßgeblichen Verkehrskreises neben dem
aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher auch Personen des
Parfümerie-Fachhandels, der unternehmerischen Führungsebene und der Logistik
zu berücksichtigen. Diesen sei jedoch die Bedeutung des Wortes Swag nicht
geläufig. Daran ändere auch die von der Markenstelle als Beleg benannte mediale
Berichterstattung über Swag als „Jugendwort des Jahres 2011“ nichts, da diese
mehrere Jahre vor Anmeldung erfolgt sei und daher ebenso wie die übrigen von der
Markenstelle benannten Fundstellen aus der Zeit vor Anmeldung der Marke
angesichts des Umstands, dass es sich bei Wörtern der Jugendsprache regelmäßig
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um Modewörter und „Eintagsfliegen“ handele, welche nicht lange verwendet würden
und daher nur eine geringe „Halbwertzeit“ hätten, keinen Nachweis für ein
Verständnis von Swag zum Zeitpunkt der Anmeldung erbringen könnten.
Jedenfalls handele es sich bei Swag nicht um ein reines Werbeschlagwort,
welchem die Unterscheidungskraft für alle erdenklichen Waren abgesprochen
werden könne. Selbst der ohnehin äußerst geringe Teil des Verkehrs, welcher
Swag die Bedeutung „cool, lässig“ beimesse, werde in Bezug auf die
beanspruchten Waren und Dienstleistungen allenfalls nach weiteren gedanklichen
Zwischenschritten zu dem von der Markenstelle angenommenen Verständnis als
werbliche Anpreisung oder Sachangabe kommen. Dies umso weniger, als es sich
zB bei den zu Klasse 03 beanspruchten Waren nicht um solche handele, die einen
bestimmten Stil verfolgten oder ein lässig-cooles Erscheinungsbild erzeugten,
sondern um Produkte der täglichen Körperpflege. Entsprechendes gelte für weitere
zu den Klassen 21, 35, 39, 40 und 41 beanspruchte Waren und Dienstleistungen.
Dem Anmeldezeichen Swag fehle es daher weder an Unterscheidungskraft nach §
8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch bestehe an ihr ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG.
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Die Anmelderin beantragt,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 03 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 21. Oktober 2020 insoweit aufzuheben, als die Anmeldung
zurückgewiesen worden ist.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Denn der angemeldeten
Marke fehlt es in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren und
Dienstleistungen an Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die
Markenstelle hat die Anmeldung daher insoweit zu Recht (teilweise)
zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1, 5 MarkenG).
1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen aus,
denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen
jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen
zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten Waren bzw.
Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu
kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer
Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart
Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010,
228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2018, 932
Rn. 7 – #darferdas? I; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR
2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11
– Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion einer Marke
besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder
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Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2008, 608 Rn. 66 Eurohypo
AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 229 Rn. 27 – BioID AG/HABM [BioID]; BGH
GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 565 Rn. 12 – smartbook).
Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis be-
gründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe
Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR
2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI).
Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmelde-
zeitpunkt (BGH GRUR 2013,1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einer-
seits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffas-
sung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des
Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und ver-
ständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen
abzustellen ist (EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 20 – AS/DPMA [#darferdas?]; GRUR
2008, 608 Rn. 67 – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 411 Rn. 24
– Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH GRUR 2014,
376 Rn. 11 – grill meister).
Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen
beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren
oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird
(EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-
Merkenbureau [Postkantoor]; BGH GRUR 2018, 932 Rn. 8 – #darferdas? I). Auch
Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung
selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die
Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder
Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass
der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne
Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die
Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2018,
- 14 -
301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR
2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard).
2. Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen weist die angemeldete Marke
Swag in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen keine
Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf.
a. Die Markenstelle hat in dem angefochtenen Beschluss mit eingehender, auf den
Anmeldezeitpunkt bezogener Recherche belegt, dass das der englischen Sprache
entstammende Anmeldezeichen Swag im Inland vor allem von Jugendlichen in
Zusammenhang mit Themen zB aus der Welt der Mode oder des Sports verwendet
wird, um eine Person oder Sache als besonders hip, trendy oder cool zu
bezeichnen. Mit dieser Bedeutung war es bereits lange vor Anmeldung der Marke
im Inland bekannt und gebräuchlich. Insoweit kann zur Vermeidung von
Wiederholungen auf die umfangreiche Recherche der Markenstelle und die in dem
angefochtenen Beschluss genannten Belegstellen Bezug genommen werden.
Darüber hinaus kommt Swag auch im englischen Sprachraum neben seiner
ursprünglichen Bedeutung wie zB „Beute“ die adjektivische Bedeutung „cool“ zu
(vgl. https://de.pons.com/übersetzung /englisch-deutsch/swag und
https://www.dict.cc/englisch-deutsch/swag.html jeweils zu „swag“).
Die dagegen seitens der Anmelderin mit der Beschwerdebegründung erhobenen
Einwendungen greifen nicht durch.
aa. So sind die die seitens der Markenstelle ermittelten Belege und Fundstellen
entgegen der Auffassung der Anmelderin inhaltlich ohne weiteres geeignet, ein
Verständnis von Swag in obengenanntem Sinne zu belegen. Das Vorbringen der
Anmelderin dazu ist bereits insoweit widersprüchlich, als sie ihre Auffassung
einerseits damit begründet, dass Swag zB in dem Artikel der Zeitschrift „Focus“ vom
28. Dezember 2015 erst definiert und damit erklärt werde, andererseits aber unter
Hinweis auf den Artikel aus der Zeitschrift Focus vom 27. Oktober 2016 geltend
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macht, dass dieser Artikel keine Definition des in dem Artikel verwendeten Wortes
Swag enthalte. Richtigerweise sind sowohl die den Begriff Swag inhaltlich
erläuternden wie auch die den Begriff ohne weitere Erklärung verwendenden
Fundstellen zum Nachweis eines begrifflichen Verständnisses der Bezeichnung im
Sinne von „cool-lässige Ausstrahlung“ geeignet, da sie entweder einen bereits
vorhandenen Sprachgebrauch wiedergeben oder aber ein Verständnis von Swag
in diesem Sinne voraussetzen.
bb. Fehl geht weiterhin der Einwand der Anmelderin, die aus der Zeit vor
Anmeldung stammenden Fundstellen und Belege könnten angesichts der geringen
„Halbwertzeit“ von Modewörtern der Jugendsprache keinen Nachweis für ein
Verständnis zum Zeitpunkt der Anmeldung erbringen.
Dazu ist zunächst anzumerken, dass der Nachweis eines sachbegrifflichen
Verständnisses einer angemeldeten Bezeichnung zum Zeitpunkt der Anmeldung
nicht taggenaue Belege erfordert. Vielmehr sind gerade Nachweise und
Fundstellen, die – wie vorliegend – einen mehrjährigen Zeitraum vor Anmeldung der
Marke abdecken, geeignet, einen entsprechenden Sprachgebrauch und ein daraus
resultierendes Verständnis zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke zu belegen.
Vor allem jedoch kommt es für die Beurteilung der Unterscheidungskraft nicht auf
den Umfang der Verwendung dieses Begriffs und seine Aktualität im
Sprachgebrauch zum Zeitpunkt der Anmeldung an, sondern darauf, ob der Begriff
von den maßgeblichen Verkehrskreisen zum Zeitpunkt der Anmeldung in dem von
der Markenstelle dargelegten Sinn verstanden wurde. Davon ist aber aufgrund der
von der Markenstelle zitierten Belegstellen ohne weiteres auszugehen. Ob Swag
zu diesem Zeitpunkt als Jugendwort noch „in“ war, ist hingegen unerheblich, da sich
nicht auf das vor Anmeldung begründete Verständnis auswirkt. Zudem hat die
Markenstelle in dem angefochtenen Beschluss noch Fundstellen aus der Zeit nach
Anmeldung der Marke zitiert, die eine Verwendung und ein Verständnis dieses
Begriffs auch zum aktuellen Zeitpunkt nachweisen.
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cc. Soweit das Wort Swag hauptsächlich in die deutsche Jugendsprache Eingang
gefunden hat, ergibt sich daraus entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht,
dass es vom Durchschnittsverbraucher nicht ausschließlich in dem obengenannten
Sinn verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2010, 640 Rn. 13 -hey!). So dürfte dieser
Begriff vor allem auch denen geläufig sein, die mit Jugendlichen zu tun haben wie
zB Eltern, Erzieher und Lehrer, aber auch viele andere Erwachsene, da diese mit
deren Sprache konfrontiert werden (vgl. BPatG BeckRS 2014, 20864 – Hakuna
Matata; BeckOK MarkenR/Eichelberger MarkenG § 8 Rn. 284-284a.1). Auch wenn
diese Begriffe der Jugendsprache selbst nicht verwenden, so sind ihnen dennoch
regelmäßig solche Begriffe ihrem Sinn- und Bedeutungsgehalt nach bekannt.
dd. Auch wenn es sich daher bei Swag nicht um einen im Deutschen lexikalisch
nachweisbaren Begriff handelt, ist angesichts der durch die Recherche der
Markenstelle belegten Verwendung des Anmeldezeichens auch bereits zum
Zeitpunkt der Anmeldung als schlagwortartige Umschreibung einer „cool-lässigen“
Wirkung, Ausstrahlung etc. davon auszugehen, dass Swag jedenfalls von einem
rechtserheblichen Teil der allgemeinen Verkehrskreise in diesem Sinne verstanden
wurde und wird.
Darüber hinaus spricht auch die Lebenserfahrung dafür, dass man einen
Markenbegriff wie den vorliegenden nicht wählt, um nicht verstanden zu werden.
b. Ob es sich bei Swag mit dieser Bedeutung um ein gebräuchliches Wort handelt,
welches vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der
Werbung – stets und damit unabhängig von den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden
wird (BGH, GRUR 2010, 640 Rn. 13 – hey!; GRUR 2014, 569 Rn. 26 –
HOT; GRUR 2014, 872 Rn. 21 – Gute Laune Drops; GRUR 2016, 934 Rn. 12 –
OUI), kann vorliegend offenbleiben.
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Denn in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren wird Swag lediglich als allgemeine
anpreisende Werbeaussage dahingehend verstanden, dass die so bezeichneten
Waren zu einer lässig-coolen Ausstrahlung beitragen können oder selbst über eine
solche verfügen. Dies trifft auf sämtliche zurückgewiesenen Waren zu, welche
entweder – wie insbesondere die zu Klasse 03 beanspruchten Waren aus dem
Bereich der Kosmetik und Körperpflege – zu einer „lässig-coolen Ausstrahlung“
beitragen können oder aber selbst ein cool-lässiges Erscheinungsbild aufweisen
können, was zB auf die zu Klasse 21 zurückgewiesenen Waren „Parfümflaschen,
Parfümzerstäuber, Parfümzerstäuber [leer], Parfümzerstäuber [ohne Inhalt],
Zerstäuber für Parfüm“ zutrifft, so dass sich Swag in Bezug auf die
zurückgewiesenen Waren in einer anpreisenden Angabe zu deren
Bestimmungszweck bzw. Beschaffenheit erschöpft. Insoweit nimmt der Senat zur
Vermeidung von Wiederholungen vollumfänglich auf die ausführliche und
zutreffende Begründung der Markenstelle in dem angefochtenen Beschluss Bezug.
Dies gilt auch hinsichtlich der zurückgewiesenen (Einzelhandels-)Dienstleistungen
der Klasse 35, welche zu einer „lässig-coolen Ausstrahlung“ beitragende Produkte
zum Gegenstand haben können, sowie die zurückgewiesenen Dienstleistungen der
Klassen 41 und 44 , die sich inhaltlich/thematisch damit beschäftigen und/oder
darauf ausgerichtet sein können, so dass sich Swag auch insoweit aus den von der
Markenstelle eingehend dargelegten Gründen lediglich in einer zumindest einen
engen beschreibenden Bezug begründenden anpreisenden Angabe zu
Gegenstand, Inhalt und Thematik der betreffenden Dienstleistungen erschöpft.
Soweit die Anmelderin beanstandet, dass die Markenstelle nicht- wie in der
Entscheidung des BPatG 26 W (pat) 513/20 gefordert - neben dem aufmerksamen
und verständigen Durchschnittsverbraucher auch Personen des Parfümerie-
Fachhandels, der unternehmerischen Führungsebene und der Logistik zu
berücksichtigt habe, ist dies unzutreffend. Die Markenstelle hat dem in dem
angefochtenen Beschluss vielmehr Rechnung getragen, indem sie Waren und
Dienstleistungen, die sich ihrer Auffassung nach ausschließlich an den Fachverkehr
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richten, von der Zurückweisung ausgenommen hat. Dies betrifft insbesondere die
von ihr in der Beschwerdebegründung benannten Dienstleistungen der Klasse 35
„Marketing, Werbung, Markenentwicklung, Vertrieb, Präsentation von Waren und
Dienstleistungen sowie der Klasse 39 „Lagerung von Mitteln zur Körper- und
Schönheitspflege, insbesondere von Kosmetik; Beratung und Information in Bezug
auf vorgenannte Dienstleistungen“.
Sämtliche zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen richten sich jedoch aus
den von der Markenstelle dargelegten und seitens der Anmelderin auch nicht in
Frage gestellten Gründen zumindest auch an den Endverbraucher, so dass für die
Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt – wie
bereits dargelegt - auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal
informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen
Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen
ist.
Entgegen der Auffassung der Anmelderin ist dabei auch ohne weiteres das
Verständnis von Jugendlichen und jungen Menschen einzubeziehen, da diese als
Zielgruppe und damit als Konsumenten der betreffenden Waren und
Dienstleistungen in Betracht kommen. Soweit die Anmelderin dies im Hinblick auf
die fehlende und/oder beschränkte Geschäftsfähigkeit von Minderjährigen
ausschließen möchte, ist lediglich anzumerken, dass die betreffenden Waren und
Dienstleistungen sich nicht allein an minderjährige junge Menschen richten und
Minderjährige zudem auf verschiedene Art und Weise die betreffenden Waren
erwerben bzw. die Dienstleistungen in Anspruch nehmen können, zB durch (ggf.
ausdrücklich und/oder stillschweigend genehmigten) Kauf/Dienstvertrag,
Schenkung o.ä..
Weiterhin hat die Markenstelle entgegen der Behauptung der Anmelderin die
Unterscheidungskraft der angemeldeten Bezeichnung auch konkret in Bezug auf
die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beurteilt, was sich nicht zuletzt
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daran zeigt, dass sie im Hinblick auf eine Reihe von Waren und Dienstleistungen
mangels eines hinreichenden beschreibenden und/oder sachbezogenen
Aussagegehalts von Swag Schutzhindernisse verneint hat.
Soweit die Markenstelle in ihrer Begründung dabei jeweils ohne Differenzierung
eine Vielzahl von Waren zB der Klasse 03 zusammengefasst hat, ist dies nicht
beanstanden. Zwar ist Unterscheidungskraft im Hinblick auf jede der Waren oder
Dienstleistungen, für die die Marke Schutz beansprucht, gesondert zu beurteilen
(vgl. BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 13 – smartbook, GRUR 2015, 173 – for you).
Vorliegend betreffen alle zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen jedoch
den Bereich der Körper- und Schönheitspflege, bei denen Swag ein einheitlicher
werblich-anpreisender Aussagegehalt zukommt, so dass insoweit auch dieselbe
tatsächliche und rechtliche Bewertung gilt, so dass es demnach auch keiner sich
auf bloße Wiederholungen beschränkenden Prüfung für jede einzelne der
zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen bedarf (vgl.
Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 8 Rdnr. 134).
c. Swag kommt mit seiner Bedeutung auch nicht deshalb das erforderliche
(Mindest)Maß an Unterscheidungskraft zu, weil es mit seiner Bedeutung „hip, trendy
oder cool“ nicht unmittelbar Merkmale und Eigenschaften der betreffenden Waren
beschreibt, sondern nur einen damit verbundenen Effekt oder ein sich daraus
ergebendes „Image“ benennt. Denn auch einer nicht unmittelbar beschreibenden
Bezeichnung fehlt die Unterscheidungskraft, wenn es sich um eine ausschließlich
werbewirksame Anpreisung handelt, welche keinen über ihre Werbefunktion
hinausreichenden Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren/Dienstleistungen
vermittelt. Eine solche bloße Werbeaussage kann nicht nur bei aus mehreren
Wörtern bestehenden Slogans vorliegen, sondern auch bei einem prägnanten
Einzelwort wie Swag, soweit sich dessen Bedeutung erkennbar nur auf eine
anpreisende Wirkung bezüglich der einschlägigen Waren/Dienstleistungen
beschränkt (vgl. BGH GRUR 2014, 569 Nr. 26 – HOT; GRUR 2016, 934 Nr. 20 –
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OUI; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 8 Rdnr. 284). Davon ist vorliegend aus den
oben genannten Gründen auszugehen.
d. Soweit Swag auch weitere Bedeutungen aufweisen kann, führt dies nicht zu einer
schutzbegründenden Mehrdeutigkeit. Denn bei allen absoluten Schutzhindernissen
hat die Prüfung der Schutzfähigkeit eines Zeichens konkret in Bezug auf die mit der
Anmeldung gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG beanspruchten
Waren/Dienstleistungen zu erfolgen. In Kombination mit den vorliegend
maßgeblichen Waren und Dienstleistungen drängt sich für den Verkehr jedoch allein
ein Verständnis von Swag in dem dargelegten Sinne als bloße Werbeaussage auf.
3. Die Marke Swag kann im Umfang der versagten Waren und Dienstleistungen
damit ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der
mit der Marke gekennzeichneten Waren zu garantieren, nicht erfüllen. Sie ist
deshalb nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.
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III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,
ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt
worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
einzulegen.
Dr. Hacker Merzbach Dr. Weitzel
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