30 W (pat) 511/20  - 30. Senat (Marken/Design)

BUNDESPATENTGERICHT




Leitsatz


Aktenzeichen: 30 W (pat) 511/20

Entscheidungsdatum: 3. Februar 2022

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: MarkenG § 26 Abs. 3, § 106a


EM blond/EM

Wird eine Individualmarke mit einem Zusatz (hier: „QUALITY CERTIFIED“) verwendet,
der unter Berücksichtigung der gesamten Produktaufmachung den Eindruck erweckt, es
handle sich um eine Zweitkennzeichnung mit der Gewährleistungsmarke eines Zertifizie-
rers des betreffenden Produkts, so stellt dies eine Veränderung des kennzeichnenden
Charakters der Marke dar.


ECLI:DE:BPatG:2022:030222B30Wpat511.20.0
BUNDESPATENTGERICHT
30 W (pat) 511/20
_______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Marke 30 2008 080 014
hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des
Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. Februar 2022 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des
Richters Merzbach
beschlossen:
Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
- 2 -
Gründe

I.

Gegen die am 19. Dezember 2008 angemeldete und seit dem 7. Mai 2009 für die
Waren

„Klasse 01: Kulturen von Mikroorganismen außer für medizinische oder
tierärztliche Zwecke; Düngemittel; biochemische Zusätze für die
Bodenverbesserung, biochemische Zusätze für die Kompostierung,
biochemische Zusätze für die Gärfutterbereitung, biochemische Zusätze für
die Gülleaufbereitung, Mittel zur Regulierung des Pflanzenwachstums,
Mittel zur Teich- und Abwasserbehandlung, Mittel zur Behandlung von
Fischgewässer, biochemische Zusatzmittel für die Kunststoffherstellung;
Kulturerde

Klasse 03: Reinigungsmittel; mit einem Reinigungsmittel imprägnierte
Putztücher

Klasse 05: Kulturen von Mikroorganismen für medizinische oder
tierärztliche Zwecke; Pestizide; Herbizide; Insektenvertilgungsmittel;
Insektenvertreibungsmittel; Insektizide“

eingetragene Wortmarke 30 2008 080 014

EM blond

ist aus vier Marken Widerspruch erhoben worden. Dabei handelt es sich neben
Widersprüchen aus den eingetragenen Wort-Bildmarken UM 000 497 537
und UM 002 175 255 um Widersprüche aus:
- 3 -

der am 11. April 1997 angemeldeten und seit dem 26. Januar 1999 für die Waren

„Klasse 01: Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche,
photographische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze
im Rohzustand, Kunststoffe im Rohzustand; Düngemittel; Feuerlöschmittel;
Mittel zum Härten und Löten von Metallen; chemische Substanzen zum
Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln; Gerbmittel; Klebstoffe
für gewerbliche Zwecke; Bodenverbesserungsmittel und Wirkstoffe für die
Pflanzenzucht

Klasse 31: Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie
Samenkörner, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; lebende
Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen und
natürliche Blumen; Futtermittel, Malz; Fischmehl, synthetisches Tierfutter,
Reiskleie, gemischter Sojasoßenkuchen, gemahlener Ölkuchen aus
Sojabohnen, Stärkebrei, Fleischmehl und Fertigfuttermittel“

registrierten Wort-/Bildmarke UM 000 514 174




sowie der am 5. Februar 2004 angemeldeten und seit dem 16. Juni 2006 für die
Waren

„Klasse 03: Seifen; Kosmetika; Zahnputzmittel

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Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes,
getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees),
Konfitüren, Fruchtmuse; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und –fette

Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“

registrierten Wort-/Bildmarke UM 003 649 993



Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 16. April 2010 die
rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke UM 000 514 174 und mit
Schriftsatz vom 17. Juni 2011 die rechtserhaltende Benutzung der
Widerspruchsmarke 003 649 993 bestritten.

Die Widersprechende hat vor der Markenstelle zur Glaubhaftmachung der
Benutzung der Widerspruchsmarken zahlreiche Unterlagen eingereicht, u.a.
- zum Schriftsatz vom 21. Februar 2011:
o die (die eidesstattliche Versicherung vom 28. Juli 2010 ergänzende)
eidesstattliche Versicherung des Herrn A… vom 18. Februar 2011

o die Anlage I 1 bis 70 mit Abbildungen der Widerspruchmarken auf
Produktverpackungen und in der Werbung;




- 5 -
- zum Schriftsatz vom 7. März 2018:

o die eidesstattliche Versicherung des Herrn B… vom 27. Februar 2018
o die Anlage LP1 für Produkte, die mit dem Zeichen gekennzeichnet sind.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 01
des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche mit Beschluss vom
17. September 2019 zurückgewiesen.

Auch wenn man die Benutzungslage unbeachtet lasse und von der Registerlage
ausgehe, wonach sich die Marken auf identischen Warengebieten begegnen
könnten, scheide eine Verwechslungsgefahr bei Annahme einer durchschnittlichen
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke mangels hinreichender Ähnlichkeit
der Vergleichszeichen aus.

In ihrer Gesamtheit unterschieden sich die Vergleichsmarken durch den
zusätzlichen Wortbestandteil „blond“ der angegriffenen Marke in klanglicher,
schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht deutlich voneinander. Auch eine Prägung
der angegriffenen Marke durch den übereinstimmenden Wortbestandteil „EM“
komme nicht in Betracht, weil es sich bei „EM blond“ um eine gesamtbegriffliche
Einheit handele. Der Markenbestandteil „blond“ habe bezüglich der geschützten
Waren keinen beschreibenden Bezug. „Blond“ bezeichne lediglich eine Haarfarbe
und werde umgangssprachlich für Bier benutzt. Es sei nicht feststellbar, dass
„blond“ im einschlägigen Warenbereich als Synonym für „hell“, und damit als
Farbangabe, benutzt werde.

Insofern scheide auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr aus, weil der
gemeinsame Bestandteil „EM“ innerhalb des angegriffenen Zeichens nicht
selbständig in Erscheinung trete, sondern sich mit dem weiteren Wortbestandteil
„blond“ zu einer gesamtbegrifflichen Einheit verbinde. Aus diesem Grund fehle „EM“
- 6 -
innerhalb der jüngeren Marke auch jegliche selbständig kennzeichnende Stellung,
so dass auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der
Markenusurpation ausscheide.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde
betreffend die Widerspruchsmarken UM 000 514 174 und UM 003 649 993.

Die Widerspruchsmarken, insbesondere deren Wortbestandteile „EM“, verfügten für
die beanspruchten Waren über originär überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft.
Dies habe die Markenstelle in dem angefochtenen Beschluss festgestellt und das
ergebe sich auch aus der mit Schriftsatz vom 10. Mai 2017 vorgelegten
Verkehrsbefragung, wonach lediglich 3 % (betreffend Düngemittel für Pflanzen)
bzw. 1 % (betreffend Gesichtscremes) der Befragten „EM“ als Hinweis auf „Effektive
Mikroorganismen“ und damit als beschreibende Angabe auffassten.
Die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken für die registrierten
Waren sei nachgewiesen. Bei der benutzten Form handele es sich insbesondere
nicht um eine Gewährleistungsmarke, die der Verkehr nicht als Hinweis auf die
Herkunft der betreffenden Produkte verstehe. Dem stehe bereits entgegen, dass die
Widerspruchsmarken in der benutzten Form vollständig enthalten seien, und ihnen
der eindeutig auf eine Marke hinweisende Bestandteil „®“ hinzugefügt worden sei.
Im Hinblick auf die Warenähnlichkeit seien die von der angegriffenen Marke und die
von der Widerspruchsmarke EM 000 514 174 im Bereich der Klasse 01
beanspruchten Waren identisch. Die Waren der Klasse 01 der Widerspruchsmarke
UM 000 514 174 seien hochgradig ähnlich zu den von der angegriffenen Marke in
Klasse 05 und in mittlerem Grad ähnlich zu den in der Klasse 03 beanspruchten
Waren. Die „Seifen“ der Widerspruchsmarke UM 003 649 993 seien identisch zu
den „Reinigungsmitteln“ und zumindest hochgradig ähnlich zu „imprägnierte
Reinigungstücher“ in der Klasse 03 der angegriffenen Marke.
- 7 -
Entgegen der Auffassung der Markenstelle seien die Zeichen auch ähnlich. Die
Beschwerdekammer des EUIPO habe dies in mehreren Entscheidungen in
identischen oder gleichgelagerten Konstellationen festgestellt. Danach werde
„blond“ als eine Farbangabe verstanden, die auf eine helle, eher gelbliche Farbe
einer chemischen Zusammensetzung anspiele. Dem Bestandteil „blond“ der
angegriffenen Marke komme insofern eine beschreibende Bedeutung zu. Auch auf
der Website der Inhaberin der angegriffenen Marke werde die „helle Farbe“ der
Flüssigkeit EM-blond beschrieben. Der Begriff „blond“ könne bei allen Produkten
der angegriffenen Marke die Farbgebung im Sinne von „hell“ bezeichnen. Entgegen
der Auffassung der Markenstelle bilde „EM“ mit dem Bestandteil „blond“ deshalb
keine gesamtbegriffliche Einheit. Aufgrund der Silbentrennung und der
Kennzeichnungsschwäche des Bestandteils „blond“ trete „EM“ innerhalb der
angegriffenen Marke vielmehr selbständig in Erscheinung. Die Vergleichsmarken
seien deshalb klanglich, schriftbildlich und begrifflich ähnlich. Verwechslungsgefahr
sei daher gegeben.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,
den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 01 des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. September 2019
aufzuheben und die angegriffene Marke aufgrund der Widersprüche
aus den Unionsmarken 000 514 174 und 003 649 993 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

- 8 -
Die Markeninhaberin führt aus, die Entscheidung der Markenstelle sei zu Recht und
mit zutreffenden Erwägungen ergangen, da es für eine Verwechslungsgefahr
jedenfalls an der hierfür erforderlichen Markenähnlichkeit fehle.

In diesem Zusammenhang verweist sie auf die am 25. September 2019 ergangene
Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union …. Danach sei die Unions-
Wortmarke „EM“ … der Beschwerdeführerin für die Waren der Klassen 01 und 31
wegen Schutzunfähigkeit zu Recht vom EUIPO gelöscht worden. Aus der
Entscheidung, die auch auf deutschsprachige Verbraucher abstelle, ergebe sich,
dass der Begriff „EM“ als Abkürzung für „Effektive Mikroorganismen“ für Waren, die
diese Mikroorganismen enthielten oder die mit Hilfe dieser Mikroorganismen
hergestellt würden, als beschreibende Angabe, d.h. als schutzunfähig zu beurteilen
sei. Alle Waren der Unions-Widerspruchsmarken 000 514 174 und 003 649 993
könnten unter die vorgenannten Kriterien fallen, weshalb der Wortbestandteil „EM“
der Widerspruchsmarken für die geltend gemachten Waren beschreibend und nicht
schutzfähig sei. Daraus folge, dass aus dem Wortbestandteil „EM“ keine Rechte
geltend gemacht werden könnten. Vielmehr seien die Widerspruchsmarken in ihrer
Gesamtheit, nämlich mit dem schutzbegründenden Bildbestandteil, dem
Zeichenvergleich zugrunde zu legen. Sowohl eine unmittelbare als auch eine
mittelbare Verwechslungsgefahr scheide deshalb aus, weil der angegriffenen Marke
der Bildbestandteil fehle und sie zudem den Begriff „blond“ enthalte, der den
Gesamteindruck zumindest mitpräge.

Zudem bestehe ein gewisser Warenabstand zwischen den Vergleichsmarken, so
müssten beispielsweise die von der jüngeren Marke beanspruchten
„Reinigungsmittel; mit einem Reinigungsmittel imprägnierte Putztücher“ nicht
notwendigerweise unter die Waren der Klasse 03 „Seifen; Kosmetika;
Zahnputzmittel“ fallen, weil Reinigungsmittel nicht für die Anwendung bei Menschen
bestimmt seien.

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Die Widerspruchsmarken seien unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftig.
Hieran ändere auch die von der Widersprechenden als Anlage LP 4 vorgelegte
Verkehrsbefragung nichts, weil diese selbst zum Ergebnis habe, dass ein Teil der
angesprochenen Verbraucher den Begriff „EM“ als beschreibende Angabe
auffasse. Überdies sei die Markenstelle – entgegen der Behauptung der
Widersprechenden – nicht von einer überdurchschnittlichen, sondern von einer
durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen.

Zudem werde die Benutzungseinrede gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 und S. 2 MarkenG
(a.F.) aufrechterhalten. Die von der Beschwerdeführerin vorgetragenen Argumente
und vorgelegten Unterlagen genügten nicht den Anforderungen für den Nachweis
einer rechtserhaltenden Benutzung. Die Umsatzzahlen können nicht den einzelnen
durch die Marken geschützten Waren zugeordnet werden. Auch sei nicht deutlich,
welches Unternehmen jeweils welche Marke in welchem Umfang für welche Waren
in welchem Gebiet genutzt habe. Überdies seien die Widerspruchsmarken in einer
Art verwendet worden, die nicht der Benutzung in ihrer eingetragenen Form
entspreche. Vielmehr wirke das benutzte Zeichen auf die Verbraucher wie eine
Zertifizierungsmarke, was jedoch die rechtserhaltende Benutzung der vorliegenden
Individualmarken nicht rechtfertigen könne.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.















- 10 -
II.


Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i.V.m. § 66 MarkenG statthafte und auch im Übrigen
zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.
Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Gefahr von Verwechslungen
(§§ 125b Nr. 1, 43 Abs. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG a.F.), so dass
die Markenstelle den Widerspruch aus den Unionsmarken 000 514 174 und 003
649 993 zu Recht zurückgewiesen hat (§ 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG).

A. Im Laufe des Widerspruchsverfahrens haben sich die Vorschriften des
Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die
Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht
(BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 11 – KNEIPP). Da die Anmeldung der angegriffenen
Marke vor dem 1. Oktober 2009 eingereicht worden ist, ist für den gegen diese
Eintragung erhobenen Widerspruch gemäß § 158 Abs. 2 MarkenG in der seit dem
14. Januar 2019 geltenden Fassung weiterhin die Vorschrift des § 42 Abs. 1 und 2
MarkenG in der bis zum 1. Oktober 2009 geltenden Fassung (MarkenG)
anzuwenden.
B. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls
umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität
oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit
der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise
auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder
Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch
eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann
und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41-43 – Hansson
[Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM;
GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 –
Injekt/Injex; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 –
- 11 -
OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke;
GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA
DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Bei dieser umfassenden
Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Marken hervorgerufenen
Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen
und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 48 –
Hansson [Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. Rn. 25 – INJEKT/INJEX).
Nach diesen Grundsätzen ist keine markenrechtlich relevante unmittelbare Gefahr
von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken zu besorgen.
1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Widerspruchsverfahren vor dem
Deutschen Patent- und Markenamt mit Schriftsatz vom 16. April 2010 die Benutzung
der Unions-Widerspruchsmarke 000 514 174 und mit Schriftsatz vom 17. Juni 2011
die Benutzung der Unions-Widerspruchsmarke 003 649 993 bestritten. Auf die
Einrede mangelnder Benutzung findet gemäß § 125b Nr. 4 MarkenG die
Bestimmung des § 43 Abs. 1 MarkenG Anwendung mit der Maßgabe, dass an die
Stelle der Benutzung der Marke mit älterem Zeitrang gemäß § 26 MarkenG die
Benutzung der Unionsmarke gemäß Art. 18 UMV tritt.
Maßgebend ist dabei vorliegend § 43 Abs. 1 MarkenG in seiner bis zum 14. Januar
2019 geltenden Fassung mit den beiden nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG
(a.F.) maßgeblichen Benutzungszeiträumen, weil der Widerspruch vor dem 14.
Januar 2019 erhoben wurde (§ 158 Abs. 5 MarkenG).
Die Nichtbenutzungseinreden sind wirksam erhoben worden, da die am 26. Januar
1999 (UM 000 514 174) bzw. am 16. Juni 2006 (UM 003 649 993) eingetragenen
Widerspruchsmarken jeweils zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede bereits
länger als fünf Jahre eingetragen waren. Auf Seiten der Widerspruchsmarken sind
daher gemäß § 43 Abs. 1 S. 3 i. V. m. § 125b Nr. 4 MarkenG nur die Waren zu
berücksichtigen, für die eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken
glaubhaft gemacht worden ist.
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a) Unions-Widerspruchsmarke 000 514 174
Die undifferenziert und sich daher auf beide nach §§ 43 Abs. 1 Satz 1 und 2, 125 b
Nr. 4 MarkenG i. V. m. Art. 18 GMV relevanten Benutzungszeiträume beziehende
Einrede ist hinsichtlich beider Benutzungszeiträume statthaft, da die am 26. Januar
1999 eingetragene Unions-Widerspruchsmarke 000 514 174 zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 12. Juni 2009 bereits seit mehr als
fünf Jahren eingetragen war.
Maßgeblich für die Frage der Benutzung in zeitlicher Hinsicht sind nach § 43 Abs. 1
Satz 1 MarkenG der Fünfjahreszeitraum vor Veröffentlichung der Eintragung der
angegriffenen Marke am 12. Juni 2009 (Juni 2004 bis Juni 2009) und nach § 43
Abs. 1 Satz 2 MarkenG der weitere Fünfjahreszeitraum vor der Entscheidung über
den Widerspruch (3. Februar 2022) also dem Zeitraum von Februar 2017 bis
Februar 2022.
b) Unions-Widerspruchsmarke 003 649 993
Da die am 16. Juni 2006 eingetragene Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke am 12. Juni 2009 noch nicht
fünf Jahre im Markenregister eingetragen war, erstreckt sich die Einrede der
Nichtbenutzung nur auf den nach §§ 43 Abs. 1 Satz 2, 125b Nr. 4 MarkenG
maßgeblichen Zeitraum. Maßgeblich für die Frage der Benutzung in zeitlicher
Hinsicht waren somit die letzten fünf Jahren vor der Entscheidung über den
Widerspruch, also der Zeitraum von Februar 2017 bis Februar 2022.
c) Deshalb oblag es der Widersprechenden, die Benutzung der
Widerspruchsmarken gemäß § 125 b Nr. 4 MarkenG i.V.m. Art. 18 UMV hinsichtlich
aller maßgeblichen Umstände für die vorgenannten Zeiträume darzulegen und
glaubhaft zu machen. Dem ist die Widersprechende jedoch nicht nachgekommen.
aa) Zwar sprechen die in der eidesstattlichen Versicherung des Herrn A…
vom 18. Februar 2011 genannten Umsatzzahlen dafür, dass die
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Widerspruchsmarke UM 000 514 174 in dem sie betreffenden ersten
Benutzungszeitraum von Juni 2004 bis Juni 2009 in ausreichendem Umfang benutzt
wurde. Dies bedarf jedoch keiner abschließenden Erörterung.
bb) Die Widersprechende hat die rechterhaltende Benutzung nämlich in dem für
beide Widerspruchsmarken maßgeblichen zweiten Benutzungszeitraum (Februar
2017 bis Februar 2022) nicht glaubhaft gemacht.
Nach der eidesstattlichen Versicherung des Herrn B… vom 27. Februar 2018 und
ausweislich der dazu vorgelegten Anlage 1 sind die Widerspruchsmarken

in folgender Form verwendet worden:


Gemäß der Anlage LP 1 zur eidesstattlichen Versicherung vom 27. Februar 2018
wurden die Widerspruchsmarken in den Jahren 2016 und 2017 ausschließlich in
der vorgenannten Form verwendet, z.B. auf Produktpackungen wie folgt:
- 14 -

Dafür, dass die Widerspruchsmarken darüber hinaus in anderen Formen
funktionsgerecht zur Kennzeichnung der relevanten Waren benutzt wurden,
bestehen keine Anhaltspunkte.
(1) Die auf den Verpackungen verwendeten, von der eingetragenen Form i.S.v.
§ 125b Abs. 4 MarkenG, Art. 18 Abs. 1 UA a UMV abweichenden
Benutzungsformen stellen nur dann eine Benutzung der Widerspruchsmarken dar,
wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarken
nicht verändern (§ 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG). Dabei ist maßgeblich, ob der Verkehr
das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem
Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d. h. in der
benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2013, 840,
Rn. 20 – PROTI II; GRUR 2013, 68, Rn. 14 – Castell/VIN CASTEL; GRUR 2010,
729, Rn. 17 – MIXI; GRUR 2009, 766, Rn. 50 – Stofffähnchen I; GRUR 2005, 515
– FERROSIL).
(2) In Anwendung dieser Grundsätze ist der kennzeichnende Charakter der
Widerspruchsmarken durch die benutzte Form so verändert, dass
der Verkehr die Zeichen dem Gesamteindruck nach nicht gleichstellt..
- 15 -
Die benutzte Form zeigt die eingetragene Marke ausnahmslos mit grün gestalteten
Punkten mit einer grünen Umrandung. Zusätzlich sind ein ® und die Worte
„QUALITY CERTIFIED“ enthalten. Durch letztere entsteht der Eindruck, es handele
sich um eine Gewährleistungsmarke, bei der ein unabhängiges
Zertifizierungsunternehmen die Qualität der Produkte Dritter zertifiziert. Entgegen
dem Vortrag der Widersprechenden führt auch das ® nicht von diesem Eindruck
weg. Anders als die Widersprechende meint, ist das ® in dem benutzten Zeichen
nämlich nicht, jedenfalls nicht eindeutig, dem Wortelement „EM“ zugeordnet.
Dafür spricht zum einen, dass das ® wie die nachfolgende Wortkombination
„QUALITY CERTIFIED“ in schwarzer Farbe gehalten ist und deshalb vom
Betrachter eher dieser zugerechnet wird als dem grünen Bildbestandteil mit dem
Wortelement „EM“. Überdies ist die Positionierung unterhalb des Bildbestandteils
ungewöhnlich, so dass sich das ® ohne weiteres auch auf die nachfolgenden Worte
„QUALITY CERTIFIED“ beziehen und so auf eine vermeintlich eingetragene
Gewährleistungsmarke hinweisen kann.
Der Eindruck einer Gewährleistungsmarke wird dadurch verstärkt, dass bei den
eingereichten Verwendungsbeispielen, wie die zuvor eingeblendeten
Produktverpackungen zeigen, regelmäßig die Bezeichnung
vorhanden ist, die wie die eigentliche Produktmarke wirkt.
Eine Benutzung, des Zeichens in Art einer Gewährleistungsmarke ist aber
keine rechtserhaltende Benutzung der als Individualmarken eingetragenen
Widerspruchsmarken , weil die beiden Markenkategorien unterschiedliche
Hauptfunktionen haben. Individualmarken dienen dazu, auf die Herkunft der
Waren/Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen hinzuweisen. Die
Herkunftsfunktion ist damit die Hauptfunktion bzw. originäre Funktion der
- 16 -
Individualmarke (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., Einl. Rn.
47). Der Hinweis auf die Qualität der Ware zählt hingegen zu den Nebenfunktionen
einer Individual- bzw. Kollektivmarke (vgl. Hacker, aaO. Einl. Rn. 47).

Bei Gewährleistungsmarken steht hingegen die Garantiefunktion im Vordergrund.
Sie unterscheiden gemäß § 106a Abs. 1 Satz 2 MarkenG Produkte einer
bestimmten vom Markeninhaber gewährleisteten Qualität von anderen Produkten
ohne solche Gewährleistung. Zwar ist die Herkunftsfunktion nicht bedeutungslos.
Allerdings weist die Gewährleistungsmarke nicht auf die betriebliche Herkunft der
Waren und Dienstleistungen hin, auf denen die Marke angebracht ist. Sie verweist
lediglich mittelbar auf das (Zertifizierungs-)Unternehmen, das die betreffende
Gewähr bietet (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 106a Rn.
5).


Nach alldem weicht die benutzte Form von der eingetragenen Form
in dem Maß ab, dass die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der
Marke verändert. Durch die Benutzung nach Art einer Gewährleistungsmarke
werden die Widerspruchsmarken nicht entsprechend ihrer Hauptfunktion genutzt.
Der Verkehr wird der Anbringung des Zeichens auf den Waren nur einen
Hinweis auf deren zertifizierte Qualität entnehmen, nicht aber, wie bei den
Widerspruchsmarken , einen Hinweis auf die Herkunft dieser Waren aus
einem bestimmten Unternehmen (vgl. für Gütezeichen EuGH, Urteil vom 8. Juni
2017, C-689/15, Rn. 45 – Baumwollblüte).

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Die Widersprechende hat die rechtserhaltende Benutzung der
Widerspruchsmarken daher nicht glaubhaft gemacht und der Widerspruch war
bereits aus diesem Grund zurückzuweisen.
2. Der Widerspruch war überdies wegen fehlender Verwechslungsgefahr
zurückzuweisen, selbst wenn man zugunsten der Widersprechenden von teilweiser
Warenidentität ausginge.
a) Wie die Markenstelle zu Recht angenommen hat, verfügen die
Widerspruchsmarken jedenfalls in ihrer Gesamtheit über eine durchschnittliche
Kennzeichnungskraft und damit einen normalen Schutzumfang.
Allerdings handelt es sich bei dem Wortbestandteil „EM“ um eine gängige
Abkürzung für „Effektive Mikroorganismen“ (vgl. BPatG 25 W (pat) 10/08 – EM-
Technologie), so dass er für alle Waren der Widerspruchsmarken eine
eigenschaftsbeschreibende Angabe (Bestandteile, Inhaltsstoffe bzw.
Zusammensetzung der Waren) darstellt. Dieser beschreibende Charakter lag, wie
sich aus der vorgenannten Entscheidung des Bundespatentgerichts und aus der
von der Beschwerdegegnerin vorgelegten Entscheidung des EuGH vom 25.
September 2019 … zur Schutzunfähigkeit der Wortmarke „EM“ … der
Beschwerdeführerin ergibt, bereits zum Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke
(19. Dezember 2008) vor und besteht weiterhin fort (zu den maßgeblichen
Zeitpunkten vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rn.
225).
Keine Kennzeichnungsschwäche kann für den Bildbestandteil, bestehend aus
einem schwarzen Punkt, in dem sich die weißen Buchstaben EM befinden und
sechs bogenförmig angeordneten, von rechts nach links kleiner werdenden
schwarzen Punkten, angenommen werden. Die Grafik verleiht dem bildlichen
Gesamteindruck eine dreidimensionale Wirkung, bei dem der größte und mittlere
Punkt mit den Buchstaben „EM“ in den Vordergrund zu rücken scheint. Dieser
Eindruck wird dadurch verstärkt, dass dieser Punkt den rechts folgenden Punkt
- 18 -
etwas überlappt. Die Grafik besitzt durch ihre besondere Bildwirkung eine originär
durchschnittliche Kennzeichnungskraft.
Dies führt zu einer normalen Kennzeichnungskraft des Gesamtzeichens. Denn die
Kennzeichnungskraft zusammengesetzter Zeichen bestimmt sich nach deren
Gesamteindruck. Dabei ist es in der Regel so, dass das kennzeichnungsstärkste
Element zugleich die Kennzeichnungskraft der Gesamtmarke bestimmt (Hacker in
Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rn. 137).
b) Die Vergleichszeichen und „EM blond“ weisen jedoch nur eine sehr
geringe Zeichenähnlichkeit auf.
aa) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen
Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z.B.
BGH GRUR 2013, 833, Nr. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 25
– pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 15
– Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Nr. 23 – MIXI). Dabei ist von dem
allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so
aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden
Betrachtungsweise zu unterwerfen. Die Frage der Ähnlichkeit sich
gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und
Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen
Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH
GRUR 2006, 413, Nr. 19 – ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Nr. 28 – THOMSON LIFE;
GRUR Int. 2004, 843, Nr. 29 – MATRATZEN; BGH GRUR 2015, 1009 Nr. 24 –
BMW-Emblem; GRUR 2010, 235, Nr. 15 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Nr. 32 –
METROBUS; GRUR 2006, 60, Nr. 17 – coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 –
Zwilling/Zweibrüder). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr
regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr.
vgl. z. B. BGH GRUR 2015, 1009, Nr. 24 – BMW-Emblem; GRUR 2015, 1114, Nr.
23 – Springender Pudel; GRUR 2010, 235, Nr. 18 – AIDA/ AIDU m. w. N.; vgl.
- 19 -
Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdn. 270 m. w. N.). Abzustellen ist dabei auf die
Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke
regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten
achtet (vgl. BGH in GRUR 2016, 283 Rn. 37 – BioGourmet m. w. N.).
bb) Ausgehend davon weisen die Vergleichsmarken sowohl in klanglicher wie auch
in schriftbildlicher Hinsicht nur eine sehr geringe Ähnlichkeit auf.
In der Gesamtheit besteht zwischen den Vergleichszeichen
und EM blond
ein ausreichender Abstand, um die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen.
Beide Zeichen unterscheiden sich durch den zusätzlichen Wortbestandteil „blond"
der jüngeren Marke sowie die grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarken in
klanglicher und bildlicher Hinsicht. Diese Unterschiede werden weder überhört noch
überlesen.
Eine Verwechslungsgefahr kann auch nicht aufgrund der Übereinstimmung der
Vergleichsmarken in dem Wortbestandteil "EM" bejaht werden. Diesem kommt
entgegen der Auffassung der Widersprechenden keine kollisionsbegründende
Bedeutung zu. Es handelt sich – wie dargelegt – um eine Abkürzung für „Effektive
Mikroorganismen“. Das Vorbringen der Widersprechenden, nach der
Verkehrsbefragung von August 2016 (Anlage LP4) fassten in Zusammenhang mit
Düngemitteln lediglich 3 % und in Zusammenhang mit Gesichtscremes lediglich 1 %
der Befragten die Buchstaben „EM“ als Abkürzung für „Effektive Mikroorganismen“
auf, ist in diesem Zusammenhang irrelevant.
Auf ein entsprechendes allgemeines Verkehrsverständnis kommt es nämlich
vorliegend nicht an. Maßgeblich ist allein, dass „EM“ als entsprechende Abkürzung
zur Beschreibung der Beschaffenheit der beanspruchten Waren dienen kann (§ 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Das ist vorliegend zumindest im Hinblick auf den (auch)
- 20 -
angesprochenen Fachverkehr der Fall. Alle ähnlichkeitsrelevanten Waren der
beiden Widerspruchsmarken können „Effektive Mikroorganismen“ enthalten oder
die Mikroorganismen können bei der Herstellung zur Anwendung kommen. Das
Wortelement „EM“ ist deshalb zur Beschreibung der Beschaffenheit der
beanspruchten Waren geeignet und somit schutzunfähig nach § 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG. Entsprechend hat der EuGH in der von der Inhaberin der angegriffenen
Marke zitierten Entscheidung die Abkürzung „EM“ als „beschreibend im Sinne des
Art. 7 (1) (c) der Verordnung 207/2009“ und damit als schutzunfähig erachtet (EuGH
C-728/18 P, Rn. 25).
Der Wortbestandteil „EM“ der Widerspruchsmarken ist deshalb nicht geeignet, den
Gesamteindruck dieser Marken zu prägen. Es gilt im Übrigen der Grundsatz, dass
ein Bestandteil der älteren Marke, dessen Schutzunfähigkeit bei der nachträglichen
Prüfung im Kollisionsverfahren festgestellt wird, eine Verwechslungsgefahr im
Rechtssinne nicht begründen kann (BGH GRUR 2004, 778, 779 – URLAUB
DIREKT; GRUR 2003, 1040, 1043 – Kinder; BPatG 30 W (pat) 551/10 –
SPACE/INTERSPACE).
Darüber hinaus hat die Markenstelle zu Recht ausgeführt, dass der in der
angegriffenen Marke enthaltene weitere Wortbestandteil „blond“ nicht
vernachlässigt wird. Entgegen dem Vorbringen der Widersprechenden besitzt
„blond“ keine Eignung zur Farbbeschreibung der beanspruchten Waren. Der Begriff
stellt in Bezug auf diese Waren kein Synonym für das Wort „hell“ dar. Zwar besitzt
das Wort „blond“ neben der Beschreibung einer Haarfarbe umgangssprachlich auch
die Bedeutung „helle, goldgelbe Farbe“ und kann insoweit auch außerhalb des
Bereichs der Haare eine Farbangabe darstellen. Allerdings handelt es sich, wie
Markenabteilung 3.4 in dem Beschluss vom 8. August 2012 zur Marke EM blond
zu Recht festgestellt und belegt hat, nur um eine umgangssprachliche Bezeichnung,
die lediglich für Biere und nicht für die hier relevanten Waren als Farbangabe
gebräuchlich ist.
- 21 -
Soweit die Widersprechende vorträgt, die Inhaberin der angegriffenen Marke
beschreibe auf ihrer Website … selbst die helle Farbe der Flüssigkeit „EM-blond“,
und zwar wie folgt:


führt dies zu keinem anderen Ergebnis. Zwar mag der werbliche Hinweis auf die
„besonders angenehm(e)“ „helle Farbe“ den Verkehr zu einem beschreibenden
Verständnis des Markenbestandteils „blond“ verleiten. Auf derartige werbliche
Begleitumstände kommt es jedoch im vorliegenden registerrechtlichen
Widerspruchsverfahren nicht an. Maßgeblich ist lediglich, wie die angegriffene
Marke in ihrer eingetragenen Form auf den Verkehr wirkt (vgl. BPatG 24 W (pat)
82/08 – pn printnet/PRINECT). Wie bereits festgestellt, hat der Verkehr im Hinblick
auf die allgemeinen Verwendungsgewohnheiten des Begriffs „blond“ keinen Anlass,
den Bestandteil „blond“ im Zusammenhang mit den hier relevanten Waren aus sich
heraus als Farbangabe aufzufassen.
- 22 -
cc) Eine begriffliche Ähnlichkeit scheidet aus, weil die Vergleichsmarken lediglich in
der beschreibenden Angabe "EM" übereinstimmen (vgl. BGH GRUR 2012, 1040
Rn. 43 – pjur/pure; BPatG 25 W (pat) 501/16 – moringa/MORINGA EUROPA).
3. Es besteht auch keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn unter dem
Gesichtspunkt einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Wortbestandteils
"EM" der Widerspruchsmarke in dem angegriffenen Zeichen.
Bei der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn erkennt der Verkehr zwar die
Unterschiede zwischen den Marken; er geht aber von organisatorischen oder
wirtschaftlichen Verbindungen zwischen den Markeninhabern aus (vgl. BGH GRUR
2004, 779, 783 - Zwilling/Zweibrüder; GRUR 2008, 903 Rn. 31 - SIERRA ANTIGUO;
GRUR 2013, 1239 Rn. 45 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion).
Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegt insbesondere dann vor, wenn eine
ältere Marke oder das prägende Bestandteil einer älteren Marke identisch oder
ähnlich als Bestandteil in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er eine
selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der
Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den
angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die
fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen
Unternehmen stammen. Es reicht aber nicht aus, dass allein aufgrund der
Übernahme eines Zeichenbestandteils die angegriffene Marke geeignet sein
könnte, Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen (vgl. BGH GRUR
2009, 772, 777 – Augsburger Puppenkiste). Es müssen vielmehr besondere
Umstände vorliegen, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen
einzelne oder mehrere Bestandteile als selbständig kennzeichnend anzusehen
(BGH GRUR 2018, 79 Rn. 43 – OXFORD/OXFORD CLUB). Daran fehlt es
vorliegend.
Da die Abkürzung „EM“ - wie ausgeführt – für die relevanten Waren schutzunfähig
nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist, kann sie weder den Gesamteindruck der
- 23 -
Widerspruchsmarken prägen noch in der angegriffenen Marke eine selbständig
kennzeichnende Stellung einnehmen.

C. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der
gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die
Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst
ersichtlich sind.
III.


Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,
ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt
worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

- 24 -

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
einzulegen.



Hacker



Merzbach




Weitzel






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