30 W (pat) 515/21  - 30. Senat (Marken/Design)

ECLI:DE:BPatG:2022:290922B30Wpat515.21.0
BUNDESPATENTGERICHT
30 W (pat) 515/21
_______________________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
29.09.2022
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Marke 30 2017 033 534
- 2 -
hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des
Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. September 2022
unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker und der Richterin
Dr. Weitzel sowie des Richters Merzbach
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für
Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Januar 2021
aufgehoben, soweit darin der Widerspruch aus der Marke 395 15 170 in Bezug auf
die Waren und Dienstleistungen
„Klasse 09: Herunterladbare elektronische Broschüren; Bespielte Medien;
Aufgezeichnete Daten; Herunterladbare Veröffentlichungen;
Herunterladbare elektronische Veröffentlichungen; (…); Herunterladbare
Software; Herunterladbare Druckschriften; Herunterladbare Podcasts;
Herunterladbare Computergrafiken; Herunterladbare Videoaufnahmen;
Herunterladbare elektronische Publikationen; Herunterladbare elektronische
Fotos; Herunterladbare elektronische Newsletter; Herunterladbare
elektronische Berichte; (…); Herunterladbare Videoaufnahmen mit Musik;
Aus dem Internet herunterladbare digitale Bücher
Klasse 36: (…); Von Rechtsanwälten bereitgestellte Finanzdienstleistungen;
Inkassogeschäfte; Erstellen von Steuergutachten; (…)
Klasse 41: Organisation und Durchführung von Seminaren und Workshops
[Ausbildung]; Organisation und Veranstaltung von
Fortbildungsveranstaltungen, insbesondere von Vorträgen, Konferenzen,
- 3 -
Kongressen und Symposien; Fortbildung; Sämtliche vorgenannte
Dienstleistungen zu wirtschaftlichen, juristischen und weltlichen Themen;
Organisation und Durchführung von Konferenzen und Seminaren,
Information und Beratung jeweils zu Aus-, Fort- und Weiterbildungszwecken;
Online-Fernkurse; (…); Online-Bereitstellung elektronischer
Veröffentlichungen; Bereitstellen von Online-Veröffentlichungen;
Veröffentlichung von Online-Zeitschriften; Zurverfügungstellen von Online-
Tutorien; Zurverfügungstellen von Online-Ausbildung; Herausgabe von
Online-Veröffentlichungen; Veröffentlichung von Multimedia-Materialien
online; (…); Bereitstellung von Online-Publikationen [nicht herunterladbar];
Online Publikation von Büchern und Zeitschriften; Auskünfte in Bezug auf
Online-Schulungen; Bereitstellung von Online-Videos, nicht herunterladbar;
Bereitstellen von elektronischen Online-Veröffentlichungen [nicht
herunterladbar]; Online-Ausbildung mittels einer Computerdatenbank oder
über das Internet; (…); Bereitstellung von Online-Informationen in Bezug auf
Audio- und visuelle Medien; Ausbildungsberatung, die online über eine
Computerdatenbank oder dem Internet bereitgestellt wird; Publizieren von
Zeitschriften; Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften;
Multimediaveröffentlichung von Zeitschriften, Journalen und Zeitungen;
Multimedia-Veröffentlichungen; Organisation und Führung von
Diskussionsgruppen im Rahmen der Ausbildung, nicht online; Bereitstellen
von Online-Informationen und Neuigkeiten im Bereich der beruflichen
Ausbildung; Verfassen von Texten für Blogs; (…); Juristische Ausbildung;
Durchführung von juristischen Schulungen; Veranstaltung von juristischen
Fortbildungskursen; Bereitstellung von nicht herunterladbaren Online-
Videos; Bereitstellung von nicht herunterladbaren audiovisueller
Präsentationen
Klasse 42: Erstellen von wissenschaftlichen Gutachten; (…)
- 4 -
Klasse 45: Dienstleistungen eines Rechtsanwalts; Rechtsvertretung Dritter in
gerichtlichen und außergerichtlichen Auseinandersetzungen;
Dienstleistungen in Prozessangelegenheiten; Dienstleistungen eines
Juristen; (…); Rechtsanwaltsdienste; Erstellen von rechtswissenschaftlichen
Gutachten, insbesondere von Projektstudien im Bereich des geistigen
Eigentums; Dienstleistungen von Rechtsanwälten; Rechtsanwaltsdienste
[juristische Dienstleistung]; Dienstleistungen von Rechtsanwaltsgehilfen;
Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten; Verwertung durch
Lizenzvergabe sowie Verwaltung von Markenrechten und anderen geistigen
Eigentumsrechten für Dritte; Lizenzierung von Computersoftware und -
firmware und -hardware [juristische Dienstleistungen]; Nachforschungen zu
rechtlichen und steuerrechtlichen Fragen in allen Bereichen des nationalen
und internationalen allgemeinen und Steuerrechts; Beratung in Fragen
gewerblicher Schutzrechte; Rechtsberatung zu geistigen Eigentumsrechten;
Registrierung von Domainnamen [juristische Dienstleistung]; (…);
Juristische Mediationsdienste; Juristische Dienstleistungen "pro bono";
Juristische Schlichtungsdienste; Juristische
Nachforschungsdienstleistungen; Juristische Nachforschungen; Juristische
Beratungsleistungen; Markenüberwachung [juristische Dienstleistungen];
Durchführung juristischer Recherchen; Erteilung von juristischen Auskünften;
Rechtsberatung; Erstellen von juristischen Gutachten; Zurverfügungstellung
von juristischen Gutachten; Juristische Dienstleistungen bezüglich geistigen
Eigentumsrechten; Lizenzierung von Urheberrechten [juristische
Dienstleistungen]; Lizenzierung geistiger Eigentumsrechte; Lizenzierung von
gewerblichen Schutzrechten; Beratungsdienste hinsichtlich der Lizenzierung
geistigen Eigentums; Lizenzierung von musikalischen Werken [juristische
Dienstleistung]; Juristische Dienstleistungen bezüglich Lizenzierung von
Urheberrechten; Lizenzierung von Franchising-Konzepten [juristische
- 5 -
Dienstleistungen]; Lizenzierung geistigen Eigentums; Fachliche Beratung
bezüglich der Lizenzierung von Urheberrechten; Lizenzierung von geistigem
Eigentum im Bereich Marken [juristische Dienstleistungen]; Lizenzierung von
Datenbanken [juristische Dienstleistungen]; Lizenzierungsdienste bezüglich
Aufführungsrechten [juristische Dienstleistungen]; Lizenzierung von Marken
[juristische Dienstleistungen]; Organisation der Erbringung juristischer
Dienstleistungen; Abfassung juristischer Dokumente für Dritte; Erteilung von
Auskünften über juristische Dienstleistungen; Juristische Dienstleistungen
bezüglich des Erwerbs geistigen Eigentums; Juristische Dienstleistungen
den Schutz von Urheberrechten betreffend; Juristische Dienstleistungen die
Anmeldung von Geschmacksmustern, Designrechte betreffend;
Lizenzierung von Rundfunk- und Fernsehsendungen [juristische
Dienstleistungen]; Lizenzierung von Forschung und Entwicklung [juristische
Dienstleistungen]; Vergabe von Lizenzrechten bezüglich Videoproduktionen
[juristische Dienstleistungen]; Vergabe von Lizenzrechten bezüglich Filmen
[juristische Dienstleistungen]; Juristische Dienstleistungen bezüglich der
Verwertung von Übertragungsrechten; Vergabe von Lizenzrechten bezüglich
Audioproduktionen [juristische Dienstleistungen]; Juristische
Dienstleistungen bezüglich der Registrierung von Marken; Vergabe von
Lizenzrechten bezüglich Fernsehproduktionen [juristische Dienstleistungen];
Juristische Dienstleistungen das Gebiet des geistigen Eigentums betreffend;
Dienstleistungen zur alternativen Beilegung von Rechtsstreitigkeiten
[juristische Dienstleistungen]; Juristische Dienstleistungen betreffend den
Schutz des geistigen Eigentums; Lizenzierung von Filmen, Fernsehen und
Videos [juristische Dienstleistungen]; Lizenzierung von gewerblichen
Schutzrechten und Urheberrechten [juristische Dienstleistungen];
Lizenzierungsdienste bezüglich der Herstellung von Waren [juristische
Dienstleistungen]; Dienstleistungen auf dem Gebiet der nicht-juristischen
Streitregelung; Juristische Dienstleistungen auf dem Gebiet der
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Durchsetzung von Markenrechten; Juristische Dienstleistungen für Verfahren
in Zusammenhang mit gewerblichen Schutzrechten; Juristische
Dienstleistungen in Bezug auf die Verwertung von Übertragungsrechten;
Juristische und gerichtliche Nachforschungen im Bereich des geistigen
Eigentums; Lizenzierung von geistigem Eigentum im Bereich Urheberrechte
[juristische Dienstleistungen]; Beratungsdienste in Bezug auf die juristischen
Aspekte von Franchising; Vergabe von Lizenzrechten an Film-, Fernseh- und
Videoproduktionen [juristische Dienstleistungen]; Juristische
Dienstleistungen in Bezug auf die Verwertung von geistigen
Eigentumsrechten; Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und
Urheberrechten durch Lizenzvergabe [juristische Dienstleistungen];
Juristische Dienstleistungen bezüglich der Verwaltung, Überwachung und
Vergabe von Lizenzrechten; Vergabe von Lizenzrechten bezüglich der
Verwendung von Fotografien [juristische Dienstleistungen]; Juristische
Dienstleistungen in Bezug auf die Verwertung von Urheberrechten an
Filmen; Juristische Dienstleistungen bezüglich der Verwaltung und
Verwertung von Urheberrechten und Nebenrechten; Juristische
Dienstleistungen in Bezug auf die Nutzung von Urheberrechten und
gewerblichen Schutzrechten; Registrierung von Domainnamen zur
Identifizierung von Benutzern in einem weltweiten Computernetzwerk
[juristische Dienstleistung]; Juristische Dienstleistungen bezüglich
Urheberrechtsschutz und -verwertung von Filmen, Fernsehen, Theater,
Theater- und Musikproduktionen; Vergabe von Lizenzrechten bezüglich
Fernseh-, Video- und Radioprogrammen, -produktionen und -formaten
[juristische Dienstleistungen]; Verwaltung und Verwertung von
Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten durch Lizenzvergabe an
Dritte [juristische Dienstleistungen]; Juristische Dienstleistungen in Bezug auf
die Aushandlung und die Ausgestaltung von Verträgen bezüglich geistigen
Eigentumsrechten; Juristische Dienstleistungen in Bezug auf die Verwertung
- 7 -
von Nebenrechten bezüglich Film-, Fernseh-, Video- und Musikproduktionen“
zurückgewiesen worden ist.
In dem genannten Umfang wird die Löschung der Marke 30 2017 033 534
angeordnet.
Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
Gründe
I.
Gegen die am 22. Dezember 2017 angemeldete und seit dem 25. April 2018 für
die Waren und Dienstleistungen
„Klasse 09: Herunterladbare elektronische Broschüren; Bespielte
Medien; Aufgezeichnete Daten; Herunterladbare Veröffentlichungen;
Herunterladbare elektronische Veröffentlichungen; Herunterladbare
Musikaufzeichnungen; Herunterladbare Software; Herunterladbare
Druckschriften; Herunterladbare Podcasts; Herunterladbare
Computergrafiken; Herunterladbare Videoaufnahmen; Herunterladbare
elektronische Publikationen; Herunterladbare elektronische Fotos;
Herunterladbare elektronische Newsletter; Herunterladbare
elektronische Berichte; Herunterladbare elektronische Karten;
Herunterladbare digitale Musik; Herunterladbare Videoaufnahmen mit
Musik; Aus dem Internet herunterladbare digitale Bücher
Klasse 35: Werbung; Online-Werbung; Internetwerbung; Werbung im
Internet für Dritte; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung;
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Unternehmensberatung; Beratung bei der Geschäftsführung, auch per
Internet; Branchenübergreifende betriebswirtschaftlich/organisatorische
Beratung; Unternehmensberatung für den Mittelstand, soweit in Klasse 35
enthalten; Erstellung von Abrechnungen; Beratung bei der Organisation und
Führung von Unternehmen; Verbesserung in der Unternehmensführung
durch Unternehmensberatung; Vermietung von Online-Werbefläche; Online-
Werbung in computergestützten Kommunikationsnetzen; Online-Werbung in
einem Computernetzwerk; Online-Werbung über ein computergestütztes
Kommunikationsnetz; Online-Werbung für Computernetze und Websites;
Verkaufsförderung, Werbung und Marketing durch Online-Websites; Online-
Werbung für Dienstleistungen und Waren auf Websites; Werbung in
Zeitschriften, Broschüren und Zeitungen; Verteilung von Werbematerial,
nämlich Flyern, Prospekten, Broschüren und Warenproben für den
Versandhandel [grenzüberschreitend oder nicht]; Beratung und Information
für Verbraucher über Kundendienstleistungen, Produktmanagement und
Preise auf Internetseiten bei Onlineeinkäufen; Über Blogs bereitgestellte
Werbe- und Marketingdienstleistungen; Unternehmensberatung via Internet;
Zusammenstellung von Werbeanzeigen für das Internet; Präsentation von
Firmen im Internet und andere Medien
Klasse 36: Finanzberatung für mittelständische Unternehmen; von
Rechtsanwälten bereitgestellte Finanzdienstleistungen;
Inkassogeschäfte; Erstellen von Steuergutachten; Finanzberatung;
Erteilung von Finanzauskünften; Recherchen auf dem Gebiet des
Finanzwesens; finanzielle Insolvenzberatung; Immobilienvermittlung und
Immobilienverwaltung sowie Vermittlung, Vermietung und Verpachtung von
Immobilien [Facility management]; Vermietung von Büros [Immobilien];
Schätzung von Immobilien; Factoring; Online-Ausführung von
Finanzgeschäften; Online-Banking; Online-Geschäftsbanking;
Vermögensverwaltung via Internet
- 9 -
Klasse 38: Kommunikation mittels Online-Blogs; Kommunikationsdienste
mittels Internet; Online-Nachrichtenübermittlungsdienste; Bereitstellung von
Online-Foren; Online-Informationen in Bezug auf Telekommunikation;
Bereitstellung des Zugriffs auf Online-Computerdatenbanken; Bereitstellung
des Zugriffs auf Online-Multimedia-Inhalte; Informations- und
Datenübermittlung über Onlinedienste und das Internet; Bereitstellung von
Internetzugängen; Datenübertragung über das Internet; Bereitstellung von
interaktiven Internetforen; Ausstrahlung von Rundfunksendungen im
Internet; Streaming von Videomaterial im Internet; Fernseh-Streaming über
das Internet; Drahtloser Datentransfer über das Internet; Weiterleitung von
Nutzern zu Internetseiten; Ausstrahlung von Programmen über das Internet;
Übertragung von Multimediainhalten über das Internet;
Telekommunikationsdienste über Internet, Intranet und Extranet;
Übertragung von Audiodaten über das Internet; Ausstrahlung von
Fernsehsendungen über das Internet; Ausstrahlung von Spielfilmen über das
Internet; Bereitstellung eines Benutzerzugangs zu Internet-Plattformen;
Übertragung von Daten, Audio-, Video- und Multimediadateien,
einschließlich herunterladbarer Dateien und von über ein globales
Computernetzwerk gestreamten Dateien; Übertragung von Videodaten über
das Internet; Bereitstellung von Sprachkommunikationsleistungen über das
Internet; Übertragung von Video- und Audioprogrammen über das Internet
Klasse 41: Organisation und Durchführung von Seminaren und
Workshops [Ausbildung]; Organisation und Veranstaltung von
Fortbildungsveranstaltungen, insbesondere von Vorträgen,
Konferenzen, Kongressen und Symposien; Fortbildung; Sämtliche
vorgenannte Dienstleistungen zu wirtschaftlichen, juristischen und
weltlichen Themen; Organisation und Durchführung von Konferenzen
und Seminaren, Information und Beratung jeweils zu Aus-, Fort- und
Weiterbildungszwecken, Online-Fernkurse; Interaktive Online-
- 10 -
Unterhaltung; Online-Bereitstellung elektronischer Veröffentlichungen;
Bereitstellen von Online-Veröffentlichungen; Veröffentlichung von
Online-Zeitschriften; Zurverfügungstellen von Online-Tutorien;
Zurverfügungstellen von Online-Ausbildung; Herausgabe von Online-
Veröffentlichungen; Veröffentlichung von Multimedia-Materialien
online; Bereitstellung von Online-Musik, nicht herunterladbar;
Bereitstellung von Online-Publikationen [nicht herunterladbar]; Online
Publikation von Büchern und Zeitschriften; Auskünfte in Bezug auf
Online-Schulungen; Bereitstellung von Online-Videos, nicht
herunterladbar; Bereitstellen von elektronischen Online-
Veröffentlichungen [nicht herunterladbar]; Online-Ausbildung mittels
einer Computerdatenbank oder über das Internet; Zurverfügungstellen
von Unterhaltungsinformationen mittels Fernsehen, Breitband-, kabellose
und Onlinedienste; Zurverfügungstellen von nicht herunterladbaren
elektronischen Onlineveröffentlichungen im Bereich Musik; Bereitstellung
von Online-Informationen in Bezug auf Audio- und visuelle Medien;
Ausbildungsberatung, die online über eine Computerdatenbank oder
dem Internet bereitgestellt wird; Publizieren von Zeitschriften;
Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften;
Multimediaveröffentlichung von Zeitschriften, Journalen und
Zeitungen; Multimedia-Veröffentlichungen; Organisation und Führung
von Diskussionsgruppen im Rahmen der Ausbildung, nicht online;
Bereitstellen von Online-Informationen und Neuigkeiten im Bereich der
beruflichen Ausbildung; Verfassen von Texten für Blogs; Über das
Internet zur Verfügung gestellte Beratungsleistungen im Bereich
Unterhaltung; Juristische Ausbildung; Durchführung von juristischen
Schulungen; Veranstaltung von juristischen Fortbildungskursen;
Bereitstellung von nicht herunterladbaren Online-Videos und Online-
Musik; Bereitstellung von nicht herunterladbaren audiovisueller
Präsentationen
- 11 -
Klasse 42: Erstellen von wissenschaftlichen Gutachten; Technische
Beratung in Bezug auf die Beurteilung, Auswahl und lmplementierung von
Computersoftware, -firmware, -hardware und von
Datenverarbeitungssystemen; Vermietung von Computersoftware, -firmware
und -hardware; Online-Computerdienste; Überwachung von
Computersystemen zur Erkennung von unberechtigten Zugriffen und
Datenschutzverletzungen; Online-Hostfunktionen für interaktive
Diskussionen; Hosting von digitalen Inhalten, nämlich von Online-
Tagebüchern und Blogs; Aktualisieren von Internetseiten; Website-Hosting
im Internet; Erstellung von Internet-Websites; Gestaltung von Internet-
Websites; Hosting digitaler Inhalte im Internet; Erstellung und Wartung von
Internetseiten; Beratung zur Erstellung von Homepages und Internetseiten;
Beratungsleistungen im Bereich Gestaltung von Homepages und
Internetseiten
Klasse 45: Dienstleistungen eines Rechtsanwalts; Rechtsvertretung
Dritter in gerichtlichen und außergerichtlichen Auseinandersetzungen;
Dienstleistungen in Prozessangelegenheiten; Dienstleistungen eines
Juristen; Online-Dienstleistungen zum Knüpfen sozialer Kontakte;
Rechtsanwaltsdienste; Erstellen von rechtswissenschaftlichen
Gutachten, insbesondere von Projektstudien im Bereich des geistigen
Eigentums; Dienstleistungen von Rechtsanwälten;
Rechtsanwaltsdienste [juristische Dienstleistung]; Dienstleistungen
von Rechtsanwaltsgehilfen; Nachforschungen in
Rechtsangelegenheiten; Verwertung durch Lizenzvergabe sowie
Verwaltung von Markenrechten und anderen geistigen
Eigentumsrechten für Dritte; Lizenzierung von Computersoftware und -
firmware und -hardware [juristische Dienstleistungen];
Nachforschungen zu rechtlichen und steuerrechtlichen Fragen in allen
Bereichen des nationalen und internationalen allgemeinen und
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Steuerrechts; Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte;
Rechtsberatung zu geistigen Eigentumsrechten; Registrierung von
Domainnamen [juristische Dienstleistung]; Internetbasierte
Dienstleistungen zur persönlichen ersten Kontaktaufnahme; Juristische
Mediationsdienste; Juristische Dienstleistungen "pro bono";
Juristische Schlichtungsdienste; Juristische
Nachforschungsdienstleistungen; Juristische Nachforschungen;
Juristische Beratungsleistungen; Markenüberwachung [juristische
Dienstleistungen]; Durchführung juristischer Recherchen; Erteilung
von juristischen Auskünften; Rechtsberatung; Erstellen von
juristischen Gutachten; Zurverfügungstellung von juristischen
Gutachten; Juristische Dienstleistungen bezüglich geistigen
Eigentumsrechten; Lizenzierung von Urheberrechten [juristische
Dienstleistungen]; Lizenzierung geistiger Eigentumsrechte;
Lizenzierung von gewerblichen Schutzrechten; Beratungsdienste
hinsichtlich der Lizenzierung geistigen Eigentums; Lizenzierung von
musikalischen Werken [juristische Dienstleistung]; Juristische
Dienstleistungen bezüglich Lizenzierung von Urheberrechten;
Lizenzierung von Franchising-Konzepten [juristische
Dienstleistungen]; Lizenzierung geistigen Eigentums; Fachliche
Beratung bezüglich der Lizenzierung von Urheberrechten; Lizenzierung
von geistigem Eigentum im Bereich Marken [juristische
Dienstleistungen]; Lizenzierung von Datenbanken [juristische
Dienstleistungen]; Lizenzierungsdienste bezüglich
Aufführungsrechten [juristische Dienstleistungen]; Lizenzierung von
Marken [juristische Dienstleistungen]; Organisation der Erbringung
juristischer Dienstleistungen; Abfassung juristischer Dokumente für
Dritte; Erteilung von Auskünften über juristische Dienstleistungen;
Juristische Dienstleistungen bezüglich des Erwerbs geistigen
- 13 -
Eigentums; Juristische Dienstleistungen den Schutz von
Urheberrechten betreffend; Juristische Dienstleistungen die
Anmeldung von Geschmacksmustern, Designrechte betreffend;
Lizenzierung von Rundfunk- und Fernsehsendungen [juristische
Dienstleistungen]; Lizenzierung von Forschung und Entwicklung
[juristische Dienstleistungen]; Vergabe von Lizenzrechten bezüglich
Videoproduktionen [juristische Dienstleistungen]; Vergabe von
Lizenzrechten bezüglich Filmen [juristische Dienstleistungen];
Juristische Dienstleistungen bezüglich der Verwertung von
Übertragungsrechten; Vergabe von Lizenzrechten bezüglich
Audioproduktionen [juristische Dienstleistungen]; Juristische
Dienstleistungen bezüglich der Registrierung von Marken; Vergabe von
Lizenzrechten bezüglich Fernsehproduktionen [juristische
Dienstleistungen]; Juristische Dienstleistungen das Gebiet des
geistigen Eigentums betreffend; Dienstleistungen zur alternativen
Beilegung von Rechtsstreitigkeiten [juristische Dienstleistungen];
Juristische Dienstleistungen betreffend den Schutz des geistigen
Eigentums; Lizenzierung von Filmen, Fernsehen und Videos
[juristische Dienstleistungen]; Lizenzierung von gewerblichen
Schutzrechten und Urheberrechten [juristische Dienstleistungen];
Lizenzierungsdienste bezüglich der Herstellung von Waren [juristische
Dienstleistungen]; Dienstleistungen auf dem Gebiet der nicht-
juristischen Streitregelung; Juristische Dienstleistungen auf dem
Gebiet der Durchsetzung von Markenrechten; Juristische
Dienstleistungen für Verfahren in Zusammenhang mit gewerblichen
Schutzrechten; Juristische Dienstleistungen in Bezug auf die
Verwertung von Übertragungsrechten; Juristische und gerichtliche
Nachforschungen im Bereich des geistigen Eigentums; Lizenzierung
von geistigem Eigentum im Bereich Urheberrechte [juristische
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Dienstleistungen]; Beratungsdienste in Bezug auf die juristischen
Aspekte von Franchising; Vergabe von Lizenzrechten an Film-,
Fernseh- und Videoproduktionen [juristische Dienstleistungen];
Juristische Dienstleistungen in Bezug auf die Verwertung von geistigen
Eigentumsrechten; Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und
Urheberrechten durch Lizenzvergabe [juristische Dienstleistungen];
Juristische Dienstleistungen bezüglich der Verwaltung, Überwachung
und Vergabe von Lizenzrechten; Vergabe von Lizenzrechten bezüglich
der Verwendung von Fotografien [juristische Dienstleistungen];
Juristische Dienstleistungen in Bezug auf die Verwertung von
Urheberrechten an Filmen; Juristische Dienstleistungen bezüglich der
Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten und Nebenrechten;
Juristische Dienstleistungen in Bezug auf die Nutzung von
Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten; Registrierung von
Domainnamen zur Identifizierung von Benutzern in einem weltweiten
Computernetzwerk [juristische Dienstleistung]; Juristische
Dienstleistungen bezüglich Urheberrechtsschutz und -verwertung von
Filmen, Fernsehen, Theater, Theater- und Musikproduktionen; Vergabe
von Lizenzrechten bezüglich Fernseh-, Video- und Radioprogrammen,
-produktionen und -formaten [juristische Dienstleistungen]; Verwaltung
und Verwertung von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten
durch Lizenzvergabe an Dritte [juristische Dienstleistungen];
Juristische Dienstleistungen in Bezug auf die Aushandlung und die
Ausgestaltung von Verträgen bezüglich geistigen Eigentumsrechten;
Juristische Dienstleistungen in Bezug auf die Verwertung von
Nebenrechten bezüglich Film-, Fernseh-, Video- und
Musikproduktionen“
eingetragene und am 25. Mai 2018 veröffentlichte Wortmarke 30 2017 033 534
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BTK BELTLE THEADO KANZLEI
ist Widerspruch erhoben worden aus der am 6. April 1995 angemeldeten und seit
dem 26. Februar 1996 für die Dienstleistungen
„Klasse 45: Dienstleistungen eines Patentanwaltsbüros“
eingetragenen Wortmarke 395 15 170
TBK
Der Inhaber der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 17. Januar 2019 die
rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.
Die Widersprechende hat zur Glaubhaftmachung der Benutzung der
Widerspruchsmarke zum Schriftsatz vom 5. März 2020 u.a. folgende Unterlagen
eingereicht:
· Anlagenkonvolut TBK 1 an jeweils „geschwärzte“ Empfänger u.a. bestehend
aus:
o Rechnung vom 1. Dezember 1999 mit der Rechnungsnummer 52650
o Rechnung vom 26. Januar 2018 mit der Rechnungsnummer 581.396 und
den Buchstaben am rechten oberen Seitenrand.
· Anlagenkonvolut TBK 2: Gebührenordnungen der Widersprechenden mit
unterschiedlicher grafischer Ausgestaltung der Buchstaben „TBK“ auf der
jeweils ersten Seite aus den Jahren 2001, 2013, 2014 und 2016.
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· Anlagenkonvolut TBK 3: zwei Flyer der Widersprechenden mit dem Kopf
· Anlage TBK 5: Auszüge von Google Analytics Abfragen zu Aufrufen der Website
der Widersprechenden.
Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 45
des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom
7. Januar 2021 zurückgewiesen.
Zur Begründung ist ausgeführt: Auch wenn man von einer rechtserhaltenden
Benutzung der Widerspruchsmarke ausgehe, fehle es an einer
kollisionsbegründenden Ähnlichkeit der Vergleichszeichen. Eine
Verwechslungsgefahr scheide bei der anzunehmenden durchschnittlichen
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke selbst hinsichtlich der teilweise
hochgradig ähnlichen Dienstleistungen in Klasse 45 aus.
TBK sei eine Abkürzung ohne sachbezogenen Bedeutungsgehalt. Entgegen der
Ansicht des Inhabers der jüngeren Marke könne nicht von einer Schwächung der
Kennzeichnungskraft wegen anderer Marken mit dem Bestandteil „TBK“
ausgegangen werden. Im Register gebe es nur vier entsprechende Marken, die
Dienstleistungen der Klasse 45 beanspruchten; drei davon gehörten der
Widersprechenden.
Entgegen der Ansicht der Widersprechenden sei auch nicht von einer gesteigerten
Kennzeichnungskraft auszugehen. Die in diesem und in Zusammenhang mit dem
Nachweis der Benutzung eingereichten Unterlagen reichten dazu nicht aus. Das
gelte auch für das Vorbringen der Widersprechenden, dass ihre Kanzlei über 100
Mitarbeiter beschäftige und ihre – nicht näher belegte - Behauptung,
deutschlandweit zu den 10 wichtigsten Kanzleien im Bereich des gewerblichen
Rechtsschutzes zu gehören. Auch die Abfragen zu den Aufrufen der Homepage der
- 17 -
Widersprechenden ließen nicht auf eine erhöhte Bekanntheit in den beteiligten
Verkehrskreisen schließen.
Im Hinblick auf die Zeichenähnlichkeit seien die jüngere Wortmarke BTK BELTLE
THEADO KANZLEI und die ältere Wortmarke TBK allenfalls gering ähnlich bis
unähnlich.
In ihrem klanglichen Gesamteindruck stünden sich die Buchstabenkombinationen
„BTK“ und TBK gegenüber, die klanglich nur sehr gering ähnlich seien. Die
Wortaneinanderreihung „BELTLE THEADO KANZLEI“ trete im klanglichen
Gesamteindruck zurück. Die Vergleichszeichen würden entsprechend ihrer
Buchstabenkombinationen „Be-Te-Ka“ und „Te-Be-Ka“ ausgesprochen. Die
Betonung liege jeweils auf der ersten unterschiedlichen Silbe „Be“ bzw. „Te“. Der
Konsonant „B“ werde stimmhaft weich gesprochen, der Konsonant „T“ hingegen
stimmlos (hart). Dieser Unterschied in der Aussprache werde bei der jeweils
betonten ersten Silbe deutlich hörbar und führe von einer klanglichen Ähnlichkeit
weg.
Hinzu komme, dass Rechtsanwalts- und Patentanwaltskanzleien häufig
Abkürzungen als Firmierung verwendeten. Oftmals existierten mehrere Kanzleien,
die die gleiche Abkürzung verwendeten. Eine Unterscheidung sei dann nur durch
einen entsprechenden Zusatz möglich. Dies sei den Verkehrskreisen bekannt und
sie achteten bei den Kurzformen auf geringste Abweichungen. Eine entsprechende
Praxis ergebe sich auch aus der Entscheidung BPatG 24 W (pat) 539/10 – MB ≠
MBP. Überdies sei aufgrund der wirtschaftlichen und finanziellen Bedeutung der
Inanspruchnahme von Patentanwalts- oder Rechtsanwaltsdienstleistungen die
Aufmerksamkeit des Verkehrs bei deren Auswahl erhöht.
Die Vergleichsmarken seien auch schriftbildlich unähnlich. Auffällig seien die stark
unterschiedlichen Längen der aus vier Worten bestehenden jüngeren Wortmarke
BTK BELTLE THEADO KANZLEI und der älteren Einwortmarke TBK. Auch unter
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der eher unwahrscheinlichen Annahme, dass die jüngere Wortmarke auf
schriftbildlicher Ebene auch von der Abkürzung „BTK“ geprägt würde, ergebe sich
keine Ähnlichkeit im Schriftbild für die registrierten und anderen möglichen
verkehrsüblichen Schreibweisen „BTK“ – „TBK“, „btk“ – „tbk“ oder „Btk“ – „Tbk“.
Zudem wiesen die Vergleichsmarken keine begriffliche Ähnlichkeit auf. Überdies
fehlten Anhaltspunkte für sonstige Fälle der unmittelbaren oder mittelbaren Gefahr
von Verwechslungen.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit
der sie geltend macht, die Markenstelle habe den Widerspruch zu Unrecht
zurückgewiesen. Es sei davon auszugehen, dass die angegriffene Marke von dem
Bestandteil „BTK“ geprägt werde. Es stünden sich also die Zeichen TBK und „BTK“
gegenüber. Die Vergleichsmarken seien zunächst klanglich ähnlich. Das ergebe
sich unter anderem aus der Entscheidung „IPS/ISP“ (BGH, I ZR 161/13), wonach
Zeichen, die aus denselben, jedoch in unterschiedlicher Reihenfolge angeordneten
Buchstaben gebildet seien, regelmäßig einen klanglich ähnlichen Gesamteindruck
erweckten, wenn sie bei der Aussprache dieselbe Vokalfolge aufwiesen. Das sei
vorliegend der Fall („Te-Be-Ka“ und „Be-Te-Ka“), nämlich „e-e-a“. Die Markenstelle
habe die vorliegende Klangrotation und ihre Folgen für die klangliche Ähnlichkeit zu
Unrecht nicht berücksichtigt.
Eine klangliche Ähnlichkeit ergebe sich zudem aus dem Beschluss des BPatG 33
W (pat) 269/02 – KTS/TKS. Danach werde eine klangliche Ähnlichkeit dadurch
begründet, dass die Markenwörter in Silbenzahl und Gliederung sowie im Sprech-
und Betonungsrhythmus übereinstimmen und darüber hinaus einen identischen
Lautbestand aufwiesen. Gegenüber diesen weitreichenden Annäherungen stelle
die Abweichung zwischen den Marken, die allein darin bestehe, dass die ersten
beiden Silben vertauscht seien, kein ausreichendes Gegengewicht dar. Die bloße
Umstellung („Klangrotation“) identischer Laute schaffe einen relativ geringen
Abstand und wirke der Verwechslungsgefahr nicht ausreichend entgegen. Diese
Feststellungen träfen auch auf die Vergleichsmarken TBK und „BTK“ zu.
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Zudem erfolgten Empfehlungen im Bereich juristischer Dienstleistungen häufig über
sog. Mundpropaganda. Die Klangrotation der ersten beiden Buchstaben führe
deshalb leicht zu Verwechslungen.
Auch die schriftbildliche Markenähnlichkeit sei zu bejahen. Die Markenstelle habe
nicht berücksichtigt, dass sich der Verkehr an die Buchstaben, nicht aber an ihre
genaue Anordnung erinnern werde.
Darüber hinaus seien jedenfalls die Dienstleistungen in Klasse 45 im juristischen
Bereich hochgradig ähnlich und teilweise sogar identisch. Dienstleistungen eines
Patentanwaltsbüros umfassten u.a. Anmeldung, Schutzgewährung, Verteidigung
und Durchsetzung von gewerblichen Schutzrechten. Diese juristischen
Dienstleistungen wiesen zu sämtlichen in Klasse 45 beanspruchten
Dienstleistungen der angegriffenen Marke ganz erhebliche Berührungspunkte auf.
Für die von der Widerspruchsmarke umfassten „Dienstleistungen eines
Patentanwaltsbüros“ sei die rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht. Es sei
amtsbekannt, dass die Widersprechende das Zeichen TBK spätestens seit 1999 für
die beanspruchten Dienstleistungen benutze. Eine Abfrage in der Datenbank beim
Deutschen Patent- und Markenamt werde ergeben, dass TBK seit 1999 mehrere
tausend Schutzrechte für in- und ausländische Mandanten angemeldet habe.
Die rechtserhaltende Benutzung ergebe sich ferner aus den vorgelegten
Anlagenkonvoluten TBK 1 bis 5 und aus dem Schriftsatz vom 5. März 2019, wo der
unterzeichnende Anwalt den Umfang des Tätigkeitsgebiets der Widersprechenden
anhand eigener Erfahrungen erläutere.
Im Hinblick auf die Kennzeichnungskraft sei von einer Steigerung auszugehen. Das
ergebe sich aus der nachgewiesenen und im Übrigen amtsbekannten äußerst
umfangreichen Tätigkeit der Beschwerdeführerin auf dem hochspezialisierten Markt
des Rechts des geistigen Eigentums. Die von der Markenstelle geforderten
Umsatzzahlen oder Verkehrsbefragungen zur Bekanntheit seien für eine
- 20 -
Dienstleistungsmarke ungeeignet. Vorliegend komme es auf die Frequenz und
geografische Verbreitung der Rechtsberatung und –vertretung an. Hinsichtlich der
Bekanntheit einer Kanzlei ließen sich Rückschlüsse aus den bei Patent- und
Markenämtern einsehbaren Anmeldezahlen ziehen. Nach einer Abfrage bei Patent
Information Service for Experts – EP Bulletin Search beim EPA habe es von 2013
bis 2017 zwischen 910 und 1302 EP-Patentanmeldungsveröffentlichungen
gegeben. Nach einer Abfrage beim Register des DPMA habe es für den gleichen
Zeitraum zwischen 443 und 735 DE-Patentanmeldungsveröffentlichungen
gegeben. Zudem verwende die Widersprechende für ihre Rechnungen fortlaufende
Nummern. Die Rechnung im Anlagenkonvolut TBK 1 vom 1. Dezember 1999 habe
die Nummer 52.650, die Rechnung vom 26. Januar 2018 habe die Nummer
581.396. Das bedeute, dass die Widersprechende in den letzten 19 Jahren für ihre
Dienstleistungen im gewerblichen Rechtsschutz insgesamt mehr als 528.000
Rechnungen gestellt habe.
Nach alldem könne unter Zugrundelegung einer überdurchschnittlichen
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Anbetracht der Identität bzw.
hochgradigen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen der
Klasse 45 sowie der hohen klanglichen wie auch schriftbildlichen Ähnlichkeit der
sich lediglich durch die Rotation der beiden ersten Buchstaben „T“ und „B“
unterscheidenden Vergleichsmarken (in dem die jüngere Marke prägenden
Bestandteil „BTK“) eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden.
Die Widersprechende beantragt,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 7. Januar 2021 aufzuheben und die Löschung der
angegriffenen Marke 30 2017 033 534 anzuordnen.
Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,
die Beschwerde zurückzuweisen.
- 21 -
Er macht geltend, dass die Widersprechende die Benutzung nicht nachgewiesen
habe und hält den Nichtbenutzungseinwand ausdrücklich aufrecht.
Hinsichtlich der von der Widersprechenden angeführten Vielzahl von
Schutzrechtsstreitigkeiten von in- und ausländischen Mandanten gelte, dass
Tätigkeiten für ausländische Mandanten im vorliegenden Verfahren zweier
kollidierender deutscher Marken nicht zu berücksichtigen seien. Darüber hinaus
zeige der Internetauftritt der Widersprechenden, dass lediglich eine lokale
Ausrichtung auf den Standort M… bestehe und keine bundesweite Benutzung
erfolge. Die Nachweise der Widersprechenden reichten insofern nicht aus, eine
rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke im Inland für die umfassten
„Dienstleistungen eines Patentanwaltsbüros“ zu belegen. Selbst wenn man
letzteres unterstelle, bezöge sich der Markenschutz allenfalls auf Dienstleistungen
eines Patentanwaltsbüros, nicht aber auf sonstige juristischen Dienstleistungen,
insbesondere nicht auf solche von Rechtsanwälten, da die Tätigkeit von
Patentanwälten und Rechtsanwälten andere Zielrichtungen aufwiesen und daher
nicht vergleichbar seien.
Die Ausführungen des bei der Widersprechenden tätigen Unterzeichners des
Schriftsatzes vom 5. März 2019 würden bestritten, insbesondere zur behaupteten
Vielzahl von Schutzrechtsstreitigkeiten, die er für die Widersprechende betreut
habe.
Überdies könne mit der vereinzelten Vorlage zweier (teilgeschwärzter) Rechnungen
im Anlagenkonvolut TBK 1 nicht glaubhaft gemacht werden, dass die Rechnungen
tatsächlich fortlaufend geführt wurden und dass diese überhaupt inländische
Mandanten und Dienstleistungen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes
betroffen hätten.
Gegen die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke im gesamten
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland spreche auch, dass eine
Sichtbarkeitsanalyse der Internetseiten www.t….de sowie www.t….com
(Anlagenkonvolut BTK 1) ergeben habe, dass die Sichtbarkeit dieser Domains bei
- 22 -
Faktor „Null“ liege. Zudem bleibe unklar, inwieweit die Aufrufe von den relevanten
inländischen Verkehrskreisen erfolgten.
Zudem benutze die Widersprechende die Widerspruchsmarke TBK in der
Praxis häufig in abweichender Form, beispielsweise , oder
. Durch die unterschiedliche Ausgestaltung könne der Verkehr glauben, bei
den Zeichen handele es sich um unterschiedliche Marken bzw. unterschiedliche
unter den Zeichen tätige Unternehmen/Dienstleister.
Überdies scheide selbst bei einer unterstellten rechtserhaltenden Benutzung der
Widerspruchsmarke eine unmittelbare, mittelbare oder assoziative
Verwechslungsgefahr aus.
Im Hinblick auf die Ähnlichkeit der gegenüberstehenden Dienstleistungen
beschränke sich die Widersprechende ganz bewusst auf „Dienstleistungen eines
Patentanwaltsbüros“ und habe den Markenschutz gerade nicht auf den Bereich des
gewerblichen Rechtsschutzes oder Rechtsanwaltstätigkeiten erstreckt. Es liege
weder eine Identität noch eine hochgradige Ähnlichkeit zu den Dienstleistungen der
angegriffenen Marke vor, weil „Dienstleistungen eines Patentanwaltsbüros“ im
Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der angegriffenen Marke nicht enthalten
seien. Außerdem seien die Tätigkeitsbereiche von Patentanwälten und
Rechtsanwälten völlig unterschiedlich. Wenn überhaupt bestünden marginale
Berührungspunkte in Bezug auf Dienstleistungen innerhalb des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses der jüngeren Marke, in denen der Begriff „Patent“
enthalten sei, keinesfalls jedoch hinsichtlich aller von der jüngeren Marke in
Klasse 45 umfassten Dienstleistungen.
Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei wegen der Vielzahl ähnlicher
Drittmarken verringert. Bei der Eingabe des Begriffs „TBK“ bei einer Recherche im
Markenregister des DPMA würden mehrere eingetragene Zeichen aufgelistet.
Überdies ergebe die von dem Markeninhaber durchgeführte Sichtbarkeitsanalyse,
- 23 -
dass die Sichtbarkeit der Internetseiten www.t….de und www.t….com seit 2011
gegen „null“ gehe. In diesem Zusammenhang werde auch die von der
Widersprechenden behauptete amtsbekannte umfangreiche Tätigkeit auf dem
„Markt des geistigen Eigentums“ bestritten. Im Übrigen komme es nicht auf eine
vorgebliche Bekanntheit bei relevanten Ämtern, sondern auf die Wahrnehmung
beim angesprochenen Verkehr an.
Beim Zeichenvergleich werde nach zutreffender Auffassung der Markenstelle der
erforderliche Abstand eingehalten. Dazu führt der Inhaber der jüngeren Marke in
seinem Schriftsatz vom 17. Januar 2019 aus, das der angegriffenen Marke BTK
BELTLE THEADO KANZLEI vorangestellte Akronym „BTK“ habe eine „prägende
Stellung“, welches „durch die nachfolgenden Begriffe „Beltle Theado Kanzlei“
„ergänzend erläutert“ werde. Allerdings sei die angegriffene Marke nicht per se auf
den prägenden Bestandteil „BTK“ zu reduzieren, vielmehr sei bei dem
anzustellenden Vergleich der beiden Marken auf den Gesamteindruck abzustellen.
Die Bezeichnung BTK BELTLE THEADO KANZEI sei nicht so lang, dass die
Annahme gerechtfertigt sei, der Verkehr verkürze diese auf „BTK“.
Aber selbst wenn eine Verkürzung erfolge, seien die Buchstabenkombinationen
„BTK“ und TBK unähnlich. Dabei gelte, dass Wortanfänge im Allgemeinen stärker
beachtet werden als die übrigen Markenteile. Zudem sei bei Kurzwörtern in der
Regel davon auszugehen, dass sie durch einzelne Abweichungen im Verhältnis
stärker beeinflusst würden. Durch die unterschiedliche Klangfolge des prägenden
Bestandteils „BTK“ der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke TBK
werde daher ein ausreichender Abstand in klanglicher Hinsicht gewahrt. Eine
Firmierung unter Kurzbezeichnungen sei den beteiligten Verkehrskreisen bei
Rechtsanwaltskanzleien, Steuerberatern oder Patentanwälten bekannt, so dass der
Verkehr gerade in diesem Bereich besonders aufmerksam sei und auf geringste
Abweichungen achte. Entsprechendes ergebe sich aus der Entscheidung des
Bundespatentgerichts 24 W (pat) 539/01 – MB/MBP.
- 24 -
Etwas Anderes folge auch nicht aus der von der Beschwerdeführerin zitierten
Entscheidung „IPS/ISP“ (BGH, I ZR 161/13), weil diese bereits wegen
abweichender Branchengepflogenheiten (Software- und Hardwarebereich) nicht
herangezogen werden könne. Auch sei der Beschluss des Bundespatentgerichts
zur Klangrotation bei „KTS“ und „TKS“ (BPatG 33 W (pat) 269/02) nicht übertragbar,
weil vorliegend ein anderer Sprechrhythmus sowie andere Buchstaben vorlägen.
Die Vergleichsmarken seien auch schriftbildlich unähnlich. Die Übereinstimmungen
zwischen der jüngeren Marke BTK BELTLE THEADO KANZLEI seien bereits
wegen der unterschiedlichen Länge allenfalls gering. Dies gelte auch für die
Gegenüberstellung des prägenden Bestandteils „BTK“ der jüngeren Marke und der
älteren Marke TBK. Zwar sei anerkannt, dass sich der Durchschnittsabnehmer bei
flüchtiger Wahrnehmung eines Wortes wohl dessen einzelne Elemente merke, sich
aber später häufig nicht mehr an deren genaue Reihenfolge erinnern könne.
Vorliegend handele es sich jedoch nicht um einen Durchschnittsabnehmer, sondern
um einen besonders aufmerksamen Verkehrskreis, der die Marken nicht flüchtig
wahrnehme, sondern sich diese aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung genauer
einpräge.
Die Unterschiede fielen umso stärker auf, weil das Schriftbild eine genauere
Wahrnehmung gestatte als das schnell verklingende gesprochene Wort.
Insbesondere würden durch die gesteigerte Aufmerksamkeit der angesprochenen
Verkehrskreise die konkreten Unterschiede der Vergleichsmarken besonders
wahrgenommen.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
- 25 -
II.
Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 MarkenG statthafte und auch im Übrigen
zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat im tenorierten Umfang Erfolg, da
zwischen den Vergleichsmarken insoweit Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. In Bezug auf die übrigen angegriffenen
Dienstleistungen ist die Beschwerde unbegründet, da für diese Dienstleistungen
keine Verwechslungsgefahr besteht und die Markenstelle den Widerspruch insoweit
zu Recht zurückgewiesen hat.
A. Im Laufe des Widerspruchsverfahrens haben sich die Vorschriften des
Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die
Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht
(BGH GRUR 2019, 1058, Rn. 11 – KNEIPP). Da die Anmeldung der angegriffenen
Marke am 22. Dezember 2017 und damit zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem
14. Januar 2019 eingereicht wurde, sind bei hiergegen erhobenen Widersprüchen
weiterhin die Vorschriften nach § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar
2019 geltenden Fassung anzuwenden (§ 158 Abs. 3 MarkenG).
B. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls
umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität
oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit
der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise
auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder
Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch
eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann
und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR 2020, 52, Rn. 41-43 – Hansson
[Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098, Rn. 44 – Calvin Klein/HABM;
GRUR 2010, 933, Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870, Rn. 25 –
- 26 -
INJEX/INJECT; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 –
OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke;
GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA
DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Bei dieser umfassenden
Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Marken hervorgerufenen
Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen
und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 48 –
Hansson [Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. Rn. 25 – INJEKT/INJEX).
C. Nach diesen Grundsätzen ist zwischen den Vergleichsmarken im tenorierten
Umfang eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr zu bejahen.
1. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat im Amtsverfahren mit Schriftsatz vom
17. Januar 2019 in zulässiger Weise die Einrede der Nichtbenutzung erhoben, so
dass auf Seiten der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nur die
Dienstleistungen zu berücksichtigen sind, für die eine rechtserhaltende Benutzung
glaubhaft gemacht worden ist. Gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG n. F. sind
diesbezüglich die Vorschriften des § 43 Abs. 1 MarkenG und § 26 MarkenG
ebenfalls in ihrer bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden.
a) Die seitens des Inhabers der angegriffenen Marke undifferenziert erhobene und
sich daher auf beide nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG relevanten
Benutzungszeiträume beziehende Einrede ist auch hinsichtlich beider
Benutzungszeiträume zulässig. Denn zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der
Eintragung der angegriffenen Marke am 25. Mai 2018 und damit auch zum Zeitpunkt
der Erhebung der Einrede am 17. Januar 2019 war die Widerspruchsmarke bereits
über fünf Jahre im Register eingetragen (Eintragung: 26. Februar 1996). Damit
oblag es der Widersprechenden, die wesentlichen Umstände der Benutzung der
Marke nach § 26 MarkenG, insbesondere nach Art, Zeit, Ort und Umfang für den
nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG relevanten Zeitraum 25. Mai 2013 bis 24. Mai
2018 und für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum der
- 27 -
letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch – hier der 29.
September 2022 - darzutun und glaubhaft zu machen.
Die Verpflichtung zum Nachweis bzw. zur Glaubhaftmachung besteht nur insoweit,
als die betreffenden Tatsachen beweisbedürftig sind. Diese Voraussetzung ist
entsprechend § 291 ZPO zu verneinen, soweit die Benutzung der Marke für die
betroffenen Dienstleistungen amts- bzw. gerichtsbekannt ist.
b) Entsprechend dem – von dem Inhaber der jüngeren Marke bestrittenen – Vortrag
der Widersprechenden ist für den zweiten Benutzungszeitraum (§ 43 Abs. 1 Satz 2
MarkenG) von einer amts- bzw. gerichtsbekannten Benutzung der
Widerspruchsmarke auszugehen. Dem Senat ist bekannt, dass die
Widersprechende mit ihren rund 20 Patentanwälten und Rechtsanwälten (im
Briefkopf der Rechnung vom 26. Januar 2018 aus dem Anlagenkonvolut 1 sind 26
Patent- und zwei Rechtsanwälte angegeben) unter Verwendung der Marke im
Rahmen der Erbringung der beanspruchten „Dienstleistungen eines
Patentanwaltsbüros“ in den letzten fünf Jahren vor der Entscheidung umfangreich
auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes tätig war. Das wird bestätigt
durch die zum Nachweis der Benutzung eingereichten Unterlagen und auch durch
die vorliegende Verfahrensakte selbst.
c) Im Hinblick auf den ersten Benutzungszeitraum von Mai 2013 bis Mai 2018 ist
hingegen nicht davon auszugehen, dass die Benutzung der Widerspruchsmarke
amts- bzw. gerichtsbekannt ist. Der relevante Zeitraum liegt zu lang zurück, um die
für eine amts- bzw. gerichtsbekannte Benutzung erforderlichen Umstände noch
zuverlässig feststellen zu können. Im Hinblick auf den Benutzungszeitraum von Mai
2013 bis Mai 2018 hatte die Widersprechende daher die Umstände der Benutzung
darzutun und glaubhaft zu machen.
Dem ist die Widersprechende in der Gesamtschau nachgekommen. Sie hat für den
relevanten Zeitraum eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für
„Dienstleistungen eines Patentanwaltsbüros“ glaubhaft gemacht.
- 28 -
(1) Benutzung für bestimmte Dienstleistungen
Aus der Gesamtschau der eingereichten Unterlagen, u.a. der Gebührentabellen von
2013, 2014 und 2016 (Anlagenkonvolut 2) und den Prospekten (Anlagenkonvolut 3)
der Widersprechenden, wonach diese seit 1972 Dienstleistungen einer
Patentanwaltskanzlei anbietet, ergibt sich, dass die Widersprechende auf
verschiedenen Gebieten des gewerblichen Rechtsschutzes tätig ist. Daran ändert
sich nichts dadurch, dass der Inhaber der angegriffenen Marke die Ausführungen
des bei der Widersprechenden tätigen Unterzeichners des Schriftsatzes vom 5.
März 2019 zur von ihm betreuten Vielzahl von Schutzrechtsstreitigkeiten bestritten
hat.
Entgegen der Ansicht des Inhabers der angegriffenen Marke sind die von der
Widersprechenden erbrachten Dienstleistungen den von der Widerspruchsmarke
umfassten „Dienstleistungen eines Patentanwaltsbüros“ zuzuordnen. Das
Vorbringen des Inhabers der angegriffenen Marke, die Widersprechende habe sich
bewusst auf „Dienstleistungen eines Patentanwaltsbüros“ beschränkt und den
Markenschutz gerade nicht auf den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes oder
Rechtsanwaltstätigkeiten erstreckt, führt zu keinem anderen Ergebnis. In diesem
Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass sich die Begriffe der Nizzaer
Klassifikation nicht gegenseitig ausschließen. Das bedeutet, dass z.B. Tätigkeiten
auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes sowohl unter „Dienstleistungen
eines Patentanwaltsbüros“ subsumiert werden können als auch z.B. unter
„Dienstleistungen eines Rechtsanwalts“.
(2) Umfang der Benutzung
In erster Linie kommt es für die Beurteilung eines ausreichenden Umfangs der
Benutzung auf die Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen an (Ströbele in
Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, aaO., § 26 Rn. 117). Dabei dürfen die
Anforderungen an die mengenmäßige Benutzung nicht zu hoch angesetzt werden,
da es letztlich um eine Abgrenzung zur Scheinbenutzung geht. Auch kann der
- 29 -
Umfang der Benutzung nicht allein durch die Vorlage von Umsatzzahlen belegt
werden, vielmehr muss sich die Dienstleistungserbringung als wirtschaftlich sinnvoll
darstellen (Ströbele, aaO., § 26 Rn. 115).
Umsatzzahlen hat die Widersprechende nicht vorgelegt, aber im Schriftsatz vom 5.
März 2019 ausgeführt, sie gehöre zu den anmeldestärksten Kanzleien in
Deutschland. Dies zeigten Abfragen beim EPA, wonach sie in den Jahren 2013-
2017 jährlich zwischen 910 und 1302 veröffentlichte Patentanmeldungen getätigt
habe, und beim DPMA, wonach sie im gleichen Zeitraum zwischen 443 und 735
veröffentlichte Patentanmeldungen vorgenommen habe.
Zwar ergibt sich aus den vorgenannten Zahlen nicht, für wie viele Mandanten die
Anmeldungen erfolgt sind. Im Dienstleistungsbereich von Patentanwaltskanzleien
ist es aber üblich, einen gewissen Mandantenstamm zu haben, der die
Dienstleistungen im Wesentlichen nachfragt. Insofern sprechen die vorgelegten
Anmeldezahlen – unabhängig von der Anzahl unterschiedlicher Mandanten - für
eine wirtschaftlich sinnvolle Benutzung.
Dazu trägt auch der Vortrag der Widersprechenden bei, dass in den letzten 19
Jahren für Dienstleistungen im gewerblichen Rechtsschutz mehr als 528.000
Rechnungen gestellt worden seien. Auch wenn der Inhaber der angegriffenen
Marke bestreitet, dass die im Anlagekonvolut TBK 1 vorgelegten Rechnungen mit
der Nummer 52650 vom 1. Dezember 1999 und der Nummer 581.396 vom 26.
Januar 2018 fortlaufend nummeriert seien, ist allein in der Zusammenschau mit der
Anzahl der unstreitig in den Jahren 2013 bis 2017 erfolgten Patentanmeldungen
beim EPA und beim DPMA von einer im Hinblick auf die Benutzung relevanten
Anzahl gestellter Rechnungen auszugehen.
Hinzu kommt, dass die Widersprechende unbestritten seit 1972 auf dem Gebiet des
gewerblichen Rechtsschutzes tätig ist und laut dem Prospekt in Anlagenkonvolut
TBK 3 aktuell mehr als 20 Patentanwälte beschäftigt.
- 30 -
In der Zusammenschau hat die Widersprechende glaubhaft gemacht, dass die
Benutzungshandlungen im relevanten Zeitraum vom Mai 2013 bis Mai 2018 einen
Umfang erreicht hatten, der eine ernsthafte Benutzung belegt. Auf die Frage, ob die
vorgelegten Google-Analytics-Abfragen Aussagen zum Umfang der Benutzung
machen können - was zweifelhaft ist - kam es im Ergebnis insofern nicht an.
(3) Maßgeblicher Zeitraum
Die zum Umfang der Benutzung vorgetragenen Umstände müssen die
maßgeblichen Zeiträume, nämlich 25. Mai 2013 bis 24. Mai 2018 umfassen. Sie
müssen aber nicht kontinuierlich den gesamten Zeitraum ausfüllen (Ströbele in
Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, § 26 Rn. 107).
Die von der Widersprechenden im Schriftsatz vom 5. März 2019 genannten Zahlen
der von ihr getätigten Patentanmeldungen betreffen den Zeitraum 2013 bis 2017,
die vorgelegten Gebührenordnungen betreffen die Jahre 2013, 2014 und 2017, und
die im Anlagenkonvolut TBK 1 enthaltene jüngste Rechnung stammt vom 26.
Januar 2018. Damit sind die Ausführungen und die vorgelegten Belege geeignet,
die Benutzung für den relevanten Zeitraum nachzuweisen.
(4) Benutzung im Inland
Die Widersprechende hat auch die Benutzung im Inland dargelegt und glaubhaft
gemacht. Das ergibt sich aus der Gesamtschau der Umstände wie der Tatsache,
dass die Widersprechende ihre Kanzlei in M… hat, auch wenn sie die
getätigten Patentanmeldungen nach eigener Aussage für „in- und ausländische
Mandanten“ erbracht hat. Letzteres ergibt sich auch aus den mit dem Schriftsatz
vom 5. März 2019 vorgelegten Broschüren in Anlagenkonvolut 3.
So ist es branchenüblich, dass Dienstleistungen eines inländischen
Patentanwaltsbüros auch von ausländischen Mandanten nachgefragt werden.
Vorliegend werden die Dienstleistungen am inländischen Sitz der Kanzlei, nämlich
- 31 -
in M…, erbracht. Insofern liegt der erforderliche Inlandsbezug auch bei
ausländischen Mandanten oder internationalen Anmeldungen vor.
Auch dem Vorbringen des Inhabers der angegriffenen Marke, die
Widerspruchsmarke werde nur lokal begrenzt im Großraum M… benutzt und
dies sei deshalb keine rechtserhaltende Benutzung, kann nicht gefolgt werden, weil
eine Benutzung nicht im ganzen Bundesgebiet stattfinden muss (Ströbele in
Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 26 Rn. 267).
(5) Art der Benutzung
Die Widersprechende hat eine funktionsgemäße Benutzung der
Widerspruchsmarke dahingehend dargelegt, dass die Marke TBK in der fraglichen
Verwendung zur (kennzeichnungsmäßigen) Unterscheidung ihrer Dienstleistungen
von den Dienstleistungen anderer Anbieter dient (vgl. Ströbele in
Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 26 Rn. 25). Insbesondere stellt der
Gebrauch der Widerspruchsmarke TBK nicht nur eine firmenmäßige, sondern
gleichzeitig eine markenmäßige Benutzung dar (vgl. OLG Karlsruhe, 6 U 127/07,
wonach eine für Patentanwälte eingetragene Marke regelmäßig nicht ausschließlich
als Unternehmenskennzeichen, sondern auch als Dienstleistungsmarke benutzt
wird). Unter anderem die in Anlagenkonvolut TBK 2 vorgelegten
Gebührenordnungen der Widersprechenden aus den Jahren 2001, 2013, 2014 und
2016 zeigen großflächig das TBK-Logo, ebenso die im Anlagenkonvolut TBK 3
vorgelegten Prospekte. Auch die in Anlagenkonvolut TBK 1 eingereichten
Rechnungen vom 6. April 2011 und vom 26. Januar 2018 weisen in der rechten
oberen Ecke die Buchstabenkombination TBK auf. Dabei ist es auf dem Gebiet der
Patent- und Rechtsanwaltskanzleien üblich, dass die z.B. auf Schriftsätzen,
Rechnungen, Gebührenordnungen und Broschüren verwendete
Kanzleibezeichnung gerade der Zurechnung der angebotenen Dienstleistungen zu
dem konkreten Anbieter dient.
(6) Veränderte Form der Benutzung
- 32 -
Nach eigener Aussage verwendet die Widersprechende seit 2011 das Zeichen TBK
in Alleinstellung als Hinweis auf die Herkunft ihrer Dienstleistungen. Da der
relevante Benutzungszeitraum 2013 beginnt, war also nicht zu entscheiden, ob die
zuvor verwendeten Bezeichnungen „TBK T…“ bzw.
„TBK P…“ als rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke zu werten
sind. Aus dem Anlagenkonvolut 2 eingereichten Gebührenordnungen aus den
Jahren 2013, 2014 und 2016 sowie der in Anlagenkonvolut TBK 1 eingereichten
Rechnung von 2018 und den in Anlagenkonvolut TBK 3 vorgelegten Prospekten
ergibt sich eine Verwendung der Buchstabenfolge TBK in Alleinstellung.
Entgegen dem Vorbringen des Inhabers der angegriffenen Marke führt die
Benutzung in leicht veränderter Form, beispielsweise , oder
nicht zu einer Veränderung des kennzeichnenden Charakters der
Wortmarke TBK i.S.v. § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG. Im Hinblick auf die geringfügigen
Veränderungen des Schriftbildes ist vielmehr davon auszugehen, dass die
beteiligten Verkehrskreise die benutzte Form gerade bei Wahrnehmung der
jeweiligen Unterschiede noch als dieselbe Marke ansehen (vgl. Ströbele in
Ströbele/Hacker/Thiering, § 26 Rn. 173).
d) Im Ergebnis ist daher in der Gesamtschau von einer rechtserhaltenden
Benutzung der Widerspruchsmarke für "Dienstleistungen eines
Patentanwaltsbüros" auszugehen, so dass diese bei der Entscheidung über den
Widerspruch zu berücksichtigen sind (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Das Wort „-
büro“ ist dabei wegen der Einordnung in Klasse 45 im Sinne von „Kanzlei“ zu
verstehen und umfasst somit nicht nur klassische Büroarbeiten der Klasse 35. Zu
den „Dienstleistungen eines Patentanwaltsbüros“ gehören, entgegen der Ansicht
des Markeninhabers, auch „Juristische Dienstleistungen“. So ist ein (in einem
Patentanwaltsbüro arbeitender) Patentanwalt gemäß § 1 Patentanwaltsordnung
(PAO) in dem ihm zugewiesenen Aufgabenbereich ein unabhängiges Organ der
Rechtspflege und kann insofern juristische Dienstleistungen erbringen. Überdies ist
es im Rahmen einer umfassenden Beratung durchaus üblich, in einem
- 33 -
Patentanwaltsbüro auch Rechtsanwälte zu beschäftigen, die über die PAO
hinausgehende rechtliche Tätigkeiten insbesondere in Verletzungssachen
anbieten.
2. Ausgehend von dieser Benutzungslage können sich beide Marken im Umfang
der Löschungsanordnung in Zusammenhang mit teilweise identischen, im Übrigen
hochgradig oder zumindest durchschnittlich ähnlichen Waren und Dienstleistungen
begegnen.
Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden
Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der
Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit,
ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und
Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen
Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander
ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass
die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus
demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH
GRUR-RR 2009,356 Rn.65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH
GRUR 2014, 488 Rn. 12 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2015,176 Rn.16
– ZOOM). Unähnlichkeit liegt demgegenüber vor, wenn es trotz (unterstellter)
Identität der Marken wegen des Abstands der Waren oder Dienstleistungen
ausgeschlossen erscheint, dass das Publikum glauben könnte, dass die
betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben oder zumindest
wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (vgl. BGH, GRUR 2001, 507
[508] – EVIAN/REVIAN; GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd; GRUR 2006, 941
Rn. 13 – TOSCA BLU; GRUR 2012, 1145 Rn. 34 – Pelikan, BGH GRUR 2014, 488
Rn. 12 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2015,176 Rn.16 – ZOOM).
a) Nach diesen Grundsätzen sind zunächst die von der angegriffenen Marke in
Klasse 45 beanspruchten Dienstleistungen
- 34 -
„Dienstleistungen eines Rechtsanwalts; Rechtsvertretung Dritter in
gerichtlichen und außergerichtlichen Auseinandersetzungen;
Dienstleistungen in Prozessangelegenheiten; Dienstleistungen eines
Juristen; Rechtsanwaltsdienste; Erstellen von rechtswissenschaftlichen
Gutachten, insbesondere von Projektstudien im Bereich des geistigen
Eigentums; Dienstleistungen von Rechtsanwälten; Rechtsanwaltsdienste
[juristische Dienstleistung]; Dienstleistungen von Rechtsanwaltsgehilfen;
Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten; Verwertung durch
Lizenzvergabe sowie Verwaltung von Markenrechten und anderen geistigen
Eigentumsrechten für Dritte; Beratung In Fragen gewerblicher Schutzrechte;
Rechtsberatung zu geistigen Eigentumsrechten; Juristische
Mediationsdienste; Juristische Dienstleistungen "pro bono"; Juristische
Schlichtungsdienste; Juristische Nachforschungsdienstleistungen;
Juristische Nachforschungen; juristische Beratungsleistungen;
Markenüberwachung [Juristische Dienstleistungen]; Durchführung
juristischer Recherchen; Erteilung von juristischen Auskünften;
Rechtsberatung; Erstellen von juristischen Gutachten; Zurverfügungstellen
von juristischen Gutachten; Juristische Dienstleistungen bezüglich geistigen
Eigentumsrechten; Organisation der Erbringung juristischer
Dienstleistungen; Abfassung juristischer Dokumente für Dritte; Erteilung von
Auskünften über juristische Dienstleistungen; Juristische Dienstleistungen
bezüglich des Erwerbs geistigen Eigentums; Juristische Dienstleistungen
den Schutz von Urheberrechten betreffend; Juristische Dienstleistungen die
Anmeldung von Geschmacksmustern, Designrechte betreffend; Juristische
Dienstleistungen bezüglich der Registrierung von Marken; Juristische
Dienstleistungen bezüglich der Verwertung von Übertragungsrechten;
Vergabe von Lizenzrechten bezüglich Audioproduktionen [juristische
Dienstleistungen]; Juristische Dienstleistungen das Gebiet des geistigen
Eigentums betreffend; Dienstleistungen zur alternativen Beilegung von
Rechtsstreitigkeiten [juristische Dienstleistungen]; Juristische
Dienstleistungen betreffend den Schutz des geistigen Eigentums;
- 35 -
Dienstleistungen auf dem Gebiet der nicht-juristischen Streitregelung;
Juristische Dienstleistungen auf dem Gebiet der Durchsetzung von
Markenrechten; Juristische Dienstleistungen für Verfahren in
Zusammenhang mit gewerblichen Schutzrechten; Juristische
Dienstleistungen in Bezug auf die Verwertung von Übertragungsrechten;
Juristische und gerichtliche Nachforschungen im Bereich des geistigen
Eigentums; Lizenzierung von geistigem Eigentum im Bereich Urheberrechte
[juristische Dienstleistungen]; Beratungsdienste in Bezug auf die juristischen
Aspekte von Franchising; Juristische Dienstleistungen in Bezug auf die
Verwertung von geistigen Eigentumsrechten; Verwertung von gewerblichen
Schutzrechten und Urheberrechten durch Lizenzvergabe [juristische
Dienstleistungen]; Juristische Dienstleistungen bezüglich der Verwaltung,
Überwachung und Vergabe von Lizenzrechten; Juristische Dienstleistungen
in Bezug auf die Verwertung von Urheberrechten an Filmen; Juristische
Dienstleistungen bezüglich der Verwaltung und Verwertung von
Urheberrechten und Nebenrechten; Juristische Dienstleistungen in Bezug
auf die Nutzung von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten;
Registrierung von Domainnamen zur Identifizierung von Benutzern in einem
weltweiten Computernetzwerk [juristische Dienstleistung]; Juristische
Dienstleistungen bezüglich Urheberrechtsschutz und -verwertung von
Filmen, Fernsehen, Theater, Theater- und Musikproduktionen; Verwaltung
und Verwertung von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten durch
Lizenzvergabe an Dritte [juristische Dienstleistungen]; Juristische
Dienstleistungen in Bezug auf die Aushandlung und die Ausgestaltung von
Verträgen bezüglich geistigen Eigentumsrechten; Juristische
Dienstleistungen in Bezug auf die Verwertung von Nebenrechten bezüglich
Film-, Fernseh-, Video- und Musikproduktionen“.
im Wesentlichen identisch mit den „Dienstleistungen eines Patentanwaltsbüros“,
weil sie auch von einem solchen Büro erbracht werden können.
- 36 -
Soweit die Lizenzierung betroffen ist, ist wegen des jeweiligen Klammerzusatzes
„juristische Dienstleistungen“ davon auszugehen, dass es um die rechtliche
Beratung bei Lizenzierungen für Dritte geht. Insofern besteht jedenfalls eine
hochgradige Ähnlichkeit zu:
„Lizenzierung von Computersoftware und -firmware und -hardware
[juristische Dienstleistungen]; ]; Lizenzierung geistiger Eigentumsrechte;
Lizenzierung von gewerblichen Schutzrechten; Beratungsdienste hinsichtlich
der Lizenzierung geistigen Eigentums; Lizenzierung von musikalischen
Werken [juristische Dienstleistung]; Lizenzierung von Franchising-Konzepten
[juristische Dienstleistungen]; Lizenzierung geistigen Eigentums; Fachliche
Beratung bezüglich der Lizenzierung von Urheberrechten; Lizenzierung von
geistigem Eigentum im Bereich Marken [juristische Dienstleistungen];
Lizenzierung von Datenbanken [juristische Dienstleistungen];
Lizenzierungsdienste bezüglich Aufführungsrechten [juristische
Dienstleistungen]; Lizenzierung von Marken [juristische Dienstleistungen];
Lizenzierung von Rundfunk- und Fernsehsendungen [juristische
Dienstleistungen]; Lizenzierung von Forschung und Entwicklung [juristische
Dienstleistungen]; Vergabe von Lizenzrechten bezüglich Videoproduktionen
[juristische Dienstleistungen]; Vergabe von Lizenzrechten bezüglich Filmen
[juristische Dienstleistungen]; Vergabe von Lizenzrechten bezüglich
Audioproduktionen [juristische Dienstleistungen]; Vergabe von
Lizenzrechten bezüglich Fernsehproduktionen [Juristische
Dienstleistungen]; Lizenzierung von Filmen, Fernsehen und Videos
[juristische Dienstleistungen]; Lizenzierung von gewerblichen Schutzrechten
und Urheberrechten [juristische Dienstleistungen]; Lizenzierung von
geistigem Eigentum im Bereich Urheberrechte [juristische Dienstleistungen];
Vergabe von Lizenzrechten an Film-, Fernseh- und Videoproduktionen
[juristische Dienstleistungen]; Vergabe von Lizenzrechten bezüglich der
Verwendung von Fotografien [juristische Dienstleistungen]; Vergabe von
- 37 -
Lizenzrechten bezüglich Fernseh-, Video- und Radioprogrammen, -
produktionen und -formaten [juristische Dienstleistungen]“.
Gleiches gilt für
„Nachforschungen zu rechtlichen und steuerrechtlichen Fragen in allen
Bereichen des nationalen und internationalen allgemeinen und Steuerrechts;
Registrierung von Domainnamen [Juristische Dienstleistung]; Juristische
Dienstleistungen den Schutz von Urheberrechten betreffend; Juristische
Dienstleistungen bezüglich der Verwertung von Übertragungsrechten;
Beratungsdienste in Bezug auf die juristischen Aspekte von Franchising;
Juristische Dienstleistungen in Bezug auf die Verwertung von
Urheberrechten an Filmen; Juristische Dienstleistungen bezüglich der
Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten und Nebenrechten;
Registrierung von Domainnamen zur Identifizierung von Benutzern in einem
weltweiten Computernetzwerk [juristische Dienstleistung]; Juristische
Dienstleistungen bezüglich Urheberrechtsschutz und -verwertung von
Filmen, Fernsehen, Theater, Theater- und Musikproduktionen; Juristische
Dienstleistungen in Bezug auf die Verwertung von Nebenrechten bezüglich
Film-, Fernseh-, Video- und Musikproduktionen; Lizenzierungsdienste
bezüglich der Herstellung von Waren [Juristische Dienstleistungen];
Lizenzierungsdienste bezüglich Aufführungsrechten [juristische
Dienstleistungen]“.
b) Die „Dienstleistungen eines Patentanwaltsbüros“ (Klasse 45) der
Widerspruchsmarke und die im Tenor genannten Waren der Klasse 09 der
angegriffenen Marke sind durchschnittlich ähnlich. Zwar unterscheiden sich beide
in ihrer (unkörperlichen/körperlichen) Beschaffenheit. Es liegen aber Umstände vor,
die bei den beteiligten Verkehrskreisen den Eindruck aufkommen lassen, die Waren
und Dienstleistungen unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens. So
werden die in Klasse 09 beanspruchten Waren wie „Herunterladbare elektronische
- 38 -
Broschüren; Bespielte Medien; Aufgezeichnete Daten; Herunterladbare
Veröffentlichungen; Herunterladbare elektronische Veröffentlichungen; (…)“ von
Patentanwaltskanzleien regelmäßig und in nennenswertem Umfang angeboten, um
Mandanten z.B. rund um gewerbliche Schutzrechte oder über aktuelle
Gerichtsentscheidungen und deren Auswirkungen zu informieren.
c) Nicht anders zu beurteilen sind die von der angegriffenen Marke beanspruchten,
korrespondierenden Dienstleistungen der Klasse 41, nämlich:
„Online-Bereitstellung elektronischer Veröffentlichungen; Bereitstellen von
Online-Veröffentlichungen; Veröffentlichung von Online-Zeitschriften;
Herausgabe von Online-Veröffentlichungen; Veröffentlichung von
Multimedia-Materialien online; Online-Bereitstellung elektronischer
Veröffentlichungen; Bereitstellen von Online-Veröffentlichungen;
Veröffentlichung von Online-Zeitschriften; Herausgabe von Online-
Veröffentlichungen; Veröffentlichung von Multimedia-Materialien online;
Bereitstellung von Online-Publikationen [nicht herunterladbar]; Online
Publikation von Büchern und Zeitschriften; Bereitstellung von Online-Videos,
nicht herunterladbar; Bereitstellen von elektronischen Online-
Veröffentlichungen [nicht herunterladbar]; Bereitstellung von Online-
Informationen in Bezug auf Audio- und visuelle Medien; Publizieren von
Zeitschriften; Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften;
Multimediaveröffentlichung von Zeitschriften, Journalen und Zeitungen;
Multimedia-Veröffentlichungen; Verfassen von Texten für Blogs;
Bereitstellung von nicht herunterladbaren Online-Videos; Bereitstellung von
nicht herunterladbaren audiovisueller Präsentationen“
Enge Ähnlichkeit liegt darüber hinaus vor im Hinblick auf
„Organisation und Durchführung von Seminaren; Organisation und
Durchführung von Workshops [Ausbildung]; Organisation und Veranstaltung
von Fortbildungsveranstaltungen, insbesondere von Vorträgen,
- 39 -
Konferenzen, Kongressen und Symposien; Fortbildung; sämtliche
vorgenannte Dienstleistungen zu wirtschaftlichen, juristischen und weltlichen
Themen; Organisation und Durchführung von Konferenzen und Seminaren
oder Vermittlung von Informationen und Beratung jeweils zu Aus-, Fort- und
Weiterbildungszwecken; Online-Fernkurse; Zurverfügungstellen von Online-
Tutorien; Zurverfügungstellen von Online-Ausbildung; Auskünfte in Bezug
auf Online-Schulungen; Bereitstellung von Online-Videos, nicht
herunterladbar; Online-Ausbildung mittels einer Computerdatenbank oder
über das Internet; Ausbildungsberatung, die online über eine
Computerdatenbank oder dem Internet bereitgestellt wird; Organisation und
Führung von Diskussionsgruppen im Rahmen der Ausbildung, nicht online;
Bereitstellen von Online-Informationen und Neuigkeiten im Bereich der
beruflichen Ausbildung; Juristische Ausbildung; Durchführung von
juristischen Schulungen; Veranstaltung von juristischen Fortbildungskursen“,
weil Patentanwaltsbüros regelmäßig angehende Patentanwälte ausbilden sowie mit
der Konzeption und Durchführung von Seminaren befasst sein können (vgl. OLG
Karlsruhe, 6 U 127/07, Rn. 93).
d) Die Dienstleistungen der Klasse 36
„Von Rechtsanwälten bereitgestellte Finanzdienstleistungen;
Inkassogeschäfte; Erstellen von Steuergutachten“
sind mit den „Dienstleistungen eines Patentanwaltsbüros“ teils identisch
(Inkassogeschäfte, z.B. die Einziehung von Geldern für Mandanten; Erstellen von
Steuergutachten, z.B. zur Besteuerung von Lizenzgebühren, steuerbilanzielle
Bewertung von gewerblichen Schutzrechten), im Übrigen ähnlich.
e) Als zumindest hochgradig ähnlich zu den „Dienstleistungen eines
Patentanwaltsbüros“ ist schließlich auch die in Klasse 42 beanspruchte
„Erstellung von wissenschaftlichen Gutachten“
- 40 -
einzustufen; im Hinblick auf die Klassenzuordnung fallen hierunter insbesondere
technische Gutachten, wie sie auch von Patentanwälten erbracht werden können.
f) Alle weiteren von der angegriffenen Marke erfassten Waren und Dienstleistungen
weisen dagegen keine Ähnlichkeit zu den „Dienstleistungen eines
Patentanwaltsbüros“ auf.
So geht es den Empfängern der Dienstleistungen der Klasse 35 im Wesentlichen
um die Schaffung von Kaufanreizen für Waren (Bereich „Werbung“,
„Produktmanagement“, „Verkaufsförderung“), um betriebswirtschaftliche Beratung
(Bereich der „Unternehmensberatung“) bzw. Verbraucherinformationen (Bereich
der „Beratung und Information für Verbraucher über Kundendienstleistungen“). Die
Dienstleistungen der Klasse 38 unterscheiden sich bereits ihrer Art nach von dem
„Dienstleistungen eines Patentanwaltsbüros“ weil es bei ersteren primär um die
Bereitstellung der technischen Voraussetzungen (z.B. „Kommunikation mittels
Online-Blogs“, „Fernsehstreaming über das Internet“) geht. Auch die
Dienstleistungen der Klasse 42 wie „Beratung zur Erstellung von Homepages und
Internetseiten“ unterscheiden sich in ihrer Ausrichtung inhaltlich völlig von den
Dienstleistungen eines Patentanwaltsbüros.
Keine Berührungspunkte zu einem Patentanwaltsbüro bestehen auch hinsichtlich
folgender Dienstleistungen der Klasse 36:
„Finanzberatung für mittelständische Unternehmen; Finanzberatung;
Erteilung von Finanzauskünften; Recherchen auf dem Gebiet des
Finanzwesens; finanzielle Insolvenzberatung; Immobilienvermittlung und
Immobilienverwaltung sowie Vermittlung, Vermietung und Verpachtung von
Immobilien [Facility management]; Vermietung von Büros [Immobilien];
Schätzung von Immobilien; Factoring; Online-Ausführung von
Finanzgeschäften; Online-Banking; Online-Geschäftsbanking;
Vermögensverwaltung via Internet“;
- 41 -
der Klasse 41:
„Interaktive Online-Unterhaltung; Bereitstellung von Online-Musik, nicht
herunterladbar; Zurverfügungstellen von Unterhaltungsinformationen mittels
Fernsehen, Breitband-, kabellose und Onlinedienste; Zurverfügungstellen
von nicht herunterladbaren elektronischen Onlineveröffentlichungen im
Bereich Musik; Über das Internet zur Verfügung gestellte
Beratungsleistungen im Bereich Unterhaltung; Bereitstellung von nicht
herunterladbaren Online-Musik“;
und der Klasse 45:
„Online-Dienstleistungen zum Knüpfen sozialer Kontakte; Internetbasierte
Dienstleistungen zur persönlichen ersten Kontaktaufnahme“.
Auch im Hinblick auf die in Klasse 9 beanspruchten Waren
„Herunterladbare Musikaufzeichnungen; (…); Herunterladbare elektronische
Karten; Herunterladbare digitale Musik“
besteht keine Ähnlichkeit.
3. Mit der Markenstelle ist davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke TBK
über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt.
a) Entgegen der Auffassung der Widersprechenden liegen für die Annahme einer
erhöhten Kennzeichnungskraft infolge gesteigerter Verkehrsbekanntheit keine
hinreichenden Anhaltspunkte vor. Hierfür bedürfte es vielmehr, sofern die Sachlage
– wie vorliegend – nicht offenkundig ist, hinreichend konkreter Angaben zum
Marktanteil, zu Intensität, geografischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der
Marke, zum Werbeaufwand des Unternehmens inklusive des Investitionsumfangs
zur Förderung der Marke sowie gegebenenfalls zu demoskopischen Befragungen
zwecks Ermittlung des Anteils der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder
Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen
- 42 -
stammend erkennen (vgl. BGH GRUR 2017, 75, Nr. 29 – Wunderbaum II; GRUR
2013, 833, Nr. 41 – Culinaria/VillaCulinaria), wobei diese Voraussetzungen bereits
im Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke (22. Dezember 2017) vorgelegen haben
(vgl. BGH GRUR 2008, 903, Rn. 13 f. – SIERRA ANTIGUO) und bis zum
Entscheidungszeitpunkt fortbestehen müssen (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering,
MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rn. 225).
Vorliegend hat die Widersprechende im Amtsverfahren zwar vortragen, dass die
Widerspruchsmarke spätestens seit dem Jahr 1999 bis heute für die
Dienstleistungen eines Patentanwaltsbüros benutzt werde, wobei die
Widersprechende zu den anmeldestärksten Kanzleien in ganz Deutschland gehöre,
was der Markeninhaber vorsorglich bestritten hat. Es fehlt jedoch an jeglichem
konkreten Vortrag zu Umsatzahlen, Marktanteilen, Werbeaufwendungen etc. im
Inland und zu den maßgeblichen Zeitpunkten der Anmeldung (2017) und
Entscheidung (2022). Soweit die Widersprechende Abfrageergebnisse vorlegt,
wonach sie beim EPA von 2013 bis 2017 zwischen 910 und 1302 veröffentlichte
Patentanmeldungen und im gleichen Zeitraum beim DPMA zwischen 443 und 735
veröffentlichte Patentanmeldungen vorgenommen habe und daher von einer
gesteigerten Kennzeichnungskraft „der Widerspruchsmarke TBK im Bereich
juristischer Dienstleistungen betreffend gewerbliche Schutzrechte“ auszugehen sei,
ersetzt dieses pauschale Vorbringen nicht den nach der Rechtsprechung
erforderlichen konkreten Vortrag zur Verkehrsbekanntheit. Das gilt auch für die
Ausführungen der Widersprechenden, die gesteigerte Verkehrsbekanntheit ergebe
sich daraus, dass die Widersprechende in den letzten 19 Jahren für ihre
Dienstleistungen im gewerblichen Rechtsschutz insgesamt mehr als 528.000
Rechnungen gestellt habe. Zum einen hat der Inhaber der angegriffenen Marke die
Anzahl bestritten. Zum andern gibt die bloße Zahl der Rechnungen keine
Anhaltspunkte zum Marktanteil und zur Intensität der Benutzung, zumal nicht
deutlich wird, wofür und für wie viele Personen die Rechnungen erstellt wurden.
Entgegen der Ansicht der Widersprechenden können die erforderlichen Angaben
z.B. zum Marktanteil und zum Werbeaufwand, die zu einer gesteigerten Bekanntheit
- 43 -
bei den beteiligten Verkehrskreisen führen können, nicht durch die pauschale
Behauptung ersetzt werden, die Widerspruchsmarke sei bei den „relevanten
Anmeldeämtern“ bekannt. Selbst wenn man zugunsten der Widersprechenden von
einer gewissen Bekanntheit der Widerspruchsmarke im M… Raum ausginge,
reichte diese regional begrenzte Verkehrsbekannt für die Annahme einer
gesteigerten Kennzeichnungskraft nicht aus. Es gelten insoweit die gleichen
Grundsätze wie für den Bekanntheitsschutz nach §§ 9 Abs. 1 Nr. 3, 14 Abs. 2 S. 1
Nr. 3 MarkenG (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rn.
171). Danach muss die Kennzeichnungskraft zumindest in einem wesentlichen Teil
der Bundesrepublik gesteigert sein, wovon vorliegend nicht ausgegangen werden
kann.
Auch die von der Widersprechenden vorgelegten Ergebnisse der Google-
Recherche (Anlagenkonvolut TBK 5) tragen die Annahme einer
Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke nicht. Mit dem Inhaber der
angegriffenen Marke ist davon auszugehen, dass die im Rahmen einer Internet-
Recherche erzielten Treffer regelmäßig keinen Aufschluss über eine gesteigerte
Kennzeichnungskraft geben, da die Trefferquote von der Platzierung und
Verlinkung der Bezeichnung abhängen kann. Zudem ist nicht gewährleistet, dass
die Abfragen von jeweils unterschiedlichen Nutzern erfolgten, so dass aus einer
großen Trefferquote nicht auf eine große Bekanntheit und eine umfangreiche
Benutzung der Bezeichnung geschlossen werden kann (st. Rspr.; vgl. Hacker,
a.a.O., § 9 Rn. 164 m.w.N.).
b) Andererseits sind, anders als der Markeninhaber meint, aber auch keine
Anhaltspunkte für eine Schwächung der Kennzeichnungskraft erkennbar.
Zunächst leidet die nicht als Wort aussprechbare Buchstabenzusammenstellung
TBK nicht schon deshalb an einer originären Kennzeichnungsschwäche, weil
Buchstabenfolgen und Abkürzungen auf dem Kanzleisektor weit verbreitet
verwendet werden und der Verkehr an sie gewöhnt ist (vgl. dazu insbesondere BGH
- 44 -
I ZB 4/00 – DKV/OKV). Insofern kann der Auffassung des Markeninhabers, die
„sinnentleerte Buchstabenfolge“ TBK verfüge als „gängige Abkürzung“ nur über
eine geschwächte Kennzeichnungskraft, nicht gefolgt werden.
Es besteht auch kein Anhaltspunkt dafür, dass die Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke durch Drittmarken geschwächt ist. Dazu müsste die Benutzung
der Drittmarken unstreitig oder amtsbekannt oder zumindest vom Inhaber der
angegriffenen Marke glaubhaft gemacht worden sein (vgl. Hacker, a.a.O., § 9 Rn.
189), woran es vorliegend fehlt.
Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ergibt sich
auch nicht aus der von dem Inhaber der angegriffenen Marke durchgeführten
Sichtbarkeitsanalyse, wonach die Sichtbarkeit der Internetseiten www.t….de und
www.t….com seit 2011 gegen „null“ gehe. Eine Sichtbarkeitsanalyse gibt nur
bedingt Aufschluss zur Verkehrsbekanntheit eines Zeichens, weil die
Verkehrskreise auch auf andere Weise als über den Aufruf von Internetseiten
Kenntnis von der Marke bekommen können. Überdies ist die Widersprechende
nach unbestrittener Aussage Inhaberin der weiteren Domains www.t….eu und
www.t….de, so dass die Sichtbarkeitsanalyse nur einen Teil des
Internetauftritts der Widersprechenden betrifft und sich auch insofern keine
zuverlässigen Rückschlüsse auf die Sichtbarkeit der Widersprechenden im Internet
ziehen lassen.
c) Nach alldem ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke auszugehen.
4. Was die Zeichenähnlichkeit betrifft, weisen beide Marken entgegen der
Auffassung der Markenstelle in klanglicher Hinsicht eine zumindest
durchschnittliche Ähnlichkeit auf.
Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich der jeweilige
Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen maßgeblich (vgl. z. B.
BGH GRUR 2013, 833, Nr. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 25
- 45 -
– pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 15
– Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Nr. 23 – MIXI). Dabei ist von dem
allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so
aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden
Betrachtungsweise zu unterwerfen. Die Frage der Ähnlichkeit sich
gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und
Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen
Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH
GRUR 2006, 413, Nr. 19 – ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Nr. 28 – THOMSON LIFE;
GRUR Int. 2004, 843, Nr. 29 – MATRATZEN; BGH GRUR 2015, 1009 Nr. 24 –
BMW-Emblem; GRUR 2010, 235, Nr. 15 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Nr. 32 –
METROBUS; GRUR 2006, 60, Nr. 17 – coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 –
Zwilling/Zweibrüder). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr
regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr.
vgl. z. B. BGH GRUR 2015, 1009, Nr. 24 – BMW-Emblem; GRUR 2015, 1114, Nr.
23 – Springender Pudel; GRUR 2010, 235, Nr. 18 – AIDA/AIDU m. w. N.; vgl.
Ströbele/Hacker/ Thiering, a. a. O., § 9 Rdn. 268 m. w. N.). Abzustellen ist dabei auf
die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine
Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen
Einzelheiten achtet (vgl. BGH in GRUR 2016, 283 Rn. 37 – BioGourmet m. w. N.).
a) In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich die Vergleichsmarken aufgrund des weder
zu übersehenden noch zu überhörenden zusätzlichen Zeichenbestandteils
„BELTKE THEADO KANZLEI“ der angegriffenen Marke sowohl im Klang- als auch
im Schriftbild deutlich. Eine die Gefahr von Verwechslungen begründende
Zeichenähnlichkeit kommt deshalb nur dann in Betracht, wenn auf Seiten der
angegriffenen Marke allein auf die Buchstabenkombination „BTK“ abgestellt werden
kann.
Dies wäre dann der Fall, wenn der Bestandteil „BTK“ entweder den Gesamteindruck
der angegriffenen Marke prägt oder in dem angegriffenen Zeichen zumindest eine
selbständig kennzeichnende Stellung behält, die den Verkehr zu der Annahme
- 46 -
veranlasst, dass die fraglichen Waren und Dienstleistungen zumindest aus
wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (vgl. BGH GRUR 2019, 1058
Nr. 38 - KNEIPP).
b) Vorliegend ist von einer Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke
BTK BELTKE THEADO KANZLEI durch die Buchstabenfolge „BTK“ auszugehen.
Es entspricht einem allgemeinen Erfahrungssatz, dass der Verkehr dazu neigt,
längere Gesamtkennzeichnungen in einer die Aussprechbarkeit und Merkbarkeit
erleichternden Weise zu verkürzen (vgl. Hacker, a.a.O., § 9 Rn. 434 m.w.N.). Die
angegriffene Gesamtbezeichnung wirkt sperrig und ist schwer zu merken. Es liegt
auf der Hand, dass der angesprochene Verkehr zu der vorangestellten und ihm
quasi als Merkhilfe angebotenen Kurzbezeichnung „BTK“ greift.
Von einer Prägung der angegriffenen Marke durch die Buchstabenfolge „BTK“ geht
im Übrigen auch der Markeninhaber aus. In seinem Schriftsatz vom 17. Januar 2019
führt er aus: „(…). Vielmehr hat das vorangestellte Akronym „BTK“ eine prägende
Stellung, welches durch die nachfolgenden Begriffe „Beltle Theado Kanzlei“
ergänzend erläutert wird.“ Dieser - rechtlich korrekte - Vortrag enthält noch ein
weiteres Argument dafür, dass der Verkehr die Marke im Hinblick auf die
Aussprechbarkeit und Merkbarkeit auf „BTK“ verkürzen wird, nämlich, dass die
Begriffskombination „BELTKE THEADO KANZLEI“ wie eine rein ergänzende
Erläuterung der vorangestellten Buchstabenfolge „BTK“ wirkt. Dieser erkennbare
Umstand verstärkt zusätzlich die Tendenz des Verkehrs, die angegriffene Marke auf
die Buchstabenfolge „BTK“ zu verkürzen.
Im Ergebnis ist daher von einer Prägung der angegriffenen Marke durch die
Buchstabenfolge „BTK“ auszugehen (vgl. BPatG 30 W (pat) 57/12 – GERA AWS
ALARM-, WACH- UND SICHERHEITSSERVICE/AWS).
c) Ausgehend davon kommen sich die Vergleichsmarken in klanglicher Hinsicht so
nahe, dass eine zumindest durchschnittliche Zeichenähnlichkeit nicht in Abrede
gestellt werden kann.
- 47 -
Die aus – übereinstimmenden - Einzelbuchstaben bestehenden
Buchstabenkombinationen BTK bei der angegriffenen Marke bzw. TBK bei der
Widerspruchsmarke sind als Abfolge von Konsonanten nicht als Wort aussprechbar.
Die Vergleichszeichen werden daher übereinstimmend vornehmlich als
Einzelbuchstaben mit deren Lautwerten wiedergegeben. Klanglich stehen sich
damit die Zeichen „Be-Te-Ka“ und „Te-Be-Ka“ gegenüber. Im klanglichen
Gesamteindruck treten die übereinstimmende Vokalfolge „E-E-A“, ihre identische
lautliche Einbindung, der übereinstimmende Sprechrhythmus und die deutschen
Ausspracheregeln entsprechende gleichmäßige Betonung aller drei Silben hervor.
Zwar unterscheiden sich die vom Verkehr üblicherweise eher stärker beachteten
Zeichenanfänge voneinander. Gleichwohl hat die Abweichung lediglich in der
Anordnung der Konsonanten „T“ und „B“ ein zu geringes Gewicht auf den
Gesamteindruck, um unter den gegebenen Ausgangsvoraussetzungen bei
mündlicher Übermittlung eine Verwechslung der Zeichen ausreichend
auszuschließen. Die Ähnlichkeit der Buchstabenfolgen ist vielmehr als hoch
einzustufen.
Das gilt umso mehr, als der Verkehr die Vergleichszeichen regelmäßig nicht
gleichzeitig wahrnimmt und unmittelbar miteinander vergleichen kann. Maßgeblich
ist die eher undeutliche Erinnerung. Deshalb kann die Veränderung der Abfolge von
Markenbestandteilen die Verwechslungsgefahr meist nicht ausschließen,
insbesondere wenn es sich wie vorliegend lediglich um eine Klangrotation handelt
(vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 9 Rn. 263).
Der Senat sieht sich in seiner Beurteilung in Einklang mit der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs (vgl. BGH GRUR 2015, 1004 – IPS/ISP), weil die
Ausgangslage betreffend Buchstabenkombinationen und Klangrotation
übereinstimmt. Dem steht nicht entgegen, dass die BGH-Entscheidung in einem
Verletzungsprozess zu § 14 MarkenG erging, da der Begriff der Zeichenähnlichkeit
in den §§ 9 und 14 MarkenG inhaltsgleich ist. Es spielt auch keine Rolle, dass der
vom Bundesgerichtshof zu entscheidende Fall eine Zeichenkollision im IT-Bereich
betraf. Dieser Umstand hat für die hier maßgebliche Ähnlichkeit von
- 48 -
Buchstabenzeichen keine Rolle gespielt. Unerheblich ist schließlich, dass der
Bundesgerichtshof in jenem Fall nicht abschließend entschieden hat. Zwar hat er
offen gelassen, welcher Grad an Zeichenähnlichkeit anzunehmen sei (a.a.O.
Rn. 58); das ändert aber nichts daran, dass seine Ausführungen zur
Zeichenähnlichkeit für das Berufungsgericht bindend waren (§ 563 Abs. 2 ZPO).
Erst recht ist der Senat dadurch nicht gehindert, von einer hohen Ähnlichkeit
auszugehen.
Die weiteren Einwendungen des Inhabers der angegriffenen Marke verfangen
ebenfalls allesamt nicht.
(1) Zwar handelt es sich bei den Vergleichszeichen TBK und BTK um kurze
Buchstabenkombinationen. Kurzzeichen werden durch einzelne Abweichungen im
Verhältnis stärker beeinflusst. Allerdings spielt die undeutliche Erinnerung an die
genaue Reihenfolge gerade bei Buchstabenkombinationen ohne erkennbaren
Bedeutungsgehalt eine entscheidende Rolle, wodurch – wie ausgeführt – rotierte
Buchstaben bei identischem Vokalklangbild keine klangliche Unähnlichkeit
begründen.
(2) Entgegen der Ansicht des Inhabers der jüngeren Marke führt auch die
Entscheidung des BPatG 24 W (pat) 539/10 – MB/MBP – zu keinem anderen
Ergebnis. Dort standen sich ein zwei- und ein dreisilbig gesprochenes Zeichen
gegenüber.
(3) Dass beim Vergleich von Buchstabenfolgen für (juristische) Dienstleistungen von
Kanzleien im Hinblick auf die Aufmerksamkeit des Verkehrs strengere Maßstäbe für
die Zeichenähnlichkeit gelten sollen als im allgemeinen Markenrecht, erscheint
zweifelhaft. Selbst wenn man aber von einer erhöhten Aufmerksamkeit ausginge,
muss im Rahmen der klanglichen Verwechslungsgefahr dennoch berücksichtigt
werden, dass auch Verkehrskreise, die sorgfältig zu prüfen und zu unterscheiden
gewohnt sind, einer Klangtäuschung leichter und häufiger unterliegen als einer
Täuschung durch ein visuell wahrnehmbares Kennzeichen oder durch den
ähnlichen Sinngehalt zweier Kennzeichnungen, weil die Klangwirkung besonders
- 49 -
flüchtig ist und vom Hörer meist nicht beliebig oft aufgenommen und vertieft werden
kann (vgl. BGH, I ZR 58/80 - BBC/DDC; I ZR 110/90 - ac-pharma).
(4) Auch das Vorbringen, wegen der fortschreitenden Digitalisierung bestehe die
Möglichkeit, sich schnell und einfach über die von Rechtsanwälten, Steuerberatern
oder Patentanwälten verwendeten Kurzbezeichnungen zu informieren, kann eine
Verwechslungsgefahr nicht ausschließen. Gerade bei der klanglichen
Verwechselbarkeit würde eine Internetrecherche nach den Kanzlei-
Kurzbezeichnungen auch nichts nutzen, weil die Verwechslung mit dem „Verhören“
bereits erfolgt wäre.
(5) Da sich die Ähnlichkeit der Vergleichsmarken nach ihrer eingetragenen
Darstellung bemisst, steht auch der Vortrag des Inhabers der angegriffenen Marke,
die Vergleichsmarken seien Teil von Firmenbezeichnungen, die sich der Verkehr
insgesamt einpräge, weil nur so das Verständnis und die begriffliche Erfassung der
Buchstabenfolge möglich sei, einer klanglichen Ähnlichkeit nicht entgegen.
d) Ist nach alledem die Ähnlichkeit zwischen dem prägenden Element „BTK“ der
angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke TBK hoch, so muss die
Ähnlichkeit zwischen dem Gesamtzeichen BTK BELTLE THEADO KANZLEI und
der Widerspruchsmarke als zumindest durchschnittlich eingestuft werden (vgl. BGH
GRUR 2018, 417, Rn. 35 – Resistograph).
5. Bei dieser Sachlage kann in der Gesamtabwägung angesichts der
durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der zumindest
durchschnittlichen klanglichen Ähnlichkeit der Kollisionszeichen eine
Verwechslungsgefahr nicht verneint werden, soweit sich die Marken bei identischen
oder zumindest durchschnittlich ähnlichen Waren und Dienstleistungen begegnen
können. Unter teilweiser Aufhebung des angefochtenen Beschlusses war daher die
Löschung der angegriffenen Marke im tenorierten Umfang anzuordnen. Die
- 50 -
weitergehende Beschwerde konnte dagegen mangels jeglicher Waren- bzw.
Dienstleistungsähnlichkeit keinen Erfolg haben.
D. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der
gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die
Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst
ersichtlich sind.
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,
ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt
worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
- 51 -
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
einzulegen.
Hacker Merzbach Weitzel


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