30 W (pat) 524/19  - 30. Senat (Marken/Design)

ECLI:DE:BPatG:2022:210422B30Wpat524.19.0
BUNDESPATENTGERICHT
30 W (pat) 524/19
_______________________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
21. April 2022
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
- 2 -
betreffend die Marke 30 2015 201 048
hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des
Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. April 2022 unter
Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin
Dr. Weitzel und des Richters Merzbach
beschlossen:
Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
Gründe
I.
Die am 3. März 2015 angemeldete Wortmarke
NEST
ist am 1. September 2015 unter der Nummer 30 2015 201 048 für die Waren und
Dienstleistungen
„Klasse 09: Elektronische Tonsignalprozessoren zur Kompensierung von
Tonverzerrungen bei Lautsprechern; Gehäuse für Lautsprecher; Gestelle für
Lautsprecher; Lautsprecher; Lautsprecher [Tongeräte]; Lautsprecher für
Computer; Lautsprecher für Kraftfahrzeuge; Lautsprecher für Plattenspieler;
Lautsprecher mit eingebauten Verstärkern; Lautsprecheranlage;
Lautsprecheranlagen; Lautsprecherboxen; Lautsprechergehäuse;
- 3 -
Lautsprecherständer [angepasst]; Schalltrichter für Lautsprecher;
Signalprozessoren für Lautsprecher;
Klasse 20: Lautsprecherständer [Möbel];
Klasse 41: Vermietung von Lautsprecheranlagen“
in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen
worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 2. Oktober 2015.
Gegen die Eintragung hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus vier
für sie registrierten Marken, nämlich
1. der international mit Wirkung für die Europäische Union unter der Nummer IR
1 111 166 am 1. November 2011 registrierten Marke (im Folgenden
Widerspruchsmarke 1)
NEST
der Schutz u.a. für Waren der
„Klasse 09: Klimaanlage bestehend aus einem digitalen Thermostat mit
automatischer Einstellung der Klimabedingungen basierend auf
vorhergehenden und historischen Klimamustern, die von Benutzern gewählt
wurden; Klimaanlage bestehend aus einem digitalen Thermostat mit
drahtloser Regulierung / Einstellung von einem entfernten Standort aus; (…)“
beansprucht;
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2. der unter der Nummer IR 1 201 816 am 20. Dezember 2013 international mit
Wirkung für die Europäische Union registrierten Marke (im Folgenden
Widerspruchsmarke 2)
NEST
der Schutz u.a. für Waren der
„Klasse 09: Elektronische Geräte zur Umweltüberwachung, -kontrolle und -
automation; (…); elektronische Geräte und Computersoftware für Nutzer zur
Ferninteraktion mit Umweltüberwachungs-, -kontroll- und
– automationssystemen; elektronische Geräte und Computersoftware zum
Teilen und Übertragen von Daten und Informationen zwischen Geräten zum
Zwecke der Umweltüberwachung, -kontrolle und –automation; (…)“
beansprucht;
3. der unter der Nummer IR 1 125 632 am 14. Februar 2012 international mit
Wirkung für die Europäische Union registrierten Marke (im Folgenden
Widerspruchsmarke 3)
die u. a. für Waren der
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„Klasse 09: Thermostate; Klimaanlage bestehend aus einem digitalen Thermostat
mit drahtloser Regulierung/Einstellung von einem entfernten Standort aus; (…)“
eingetragen ist, sowie
4. aus der u.a. für die Waren der
„Klasse 09: Elektronische Geräte für die Umweltüberwachung und -kontrolle,
nämlich Rauchmelder, Kohlenmonoxidmelder, (…)“
seit dem 1. Mai 2014 registrierten Unionsmarke 012 203 014 (im Folgenden
Widerspruchsmarke 4)
NEST PROTECT
Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 09
des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 6. September 2019
eine Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und den jeweiligen
Widerspruchsmarken verneint und die Widersprüche zurückgewiesen.
Zwischen den Widerspruchsmarken 1 und 2 NEST und der angegriffenen Marke
NEST bestehe Identität in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht. Die
Widerspruchsmarke 3 und die angegriffene Marke NEST seien klanglich und
begrifflich identisch, schriftbildlich hochgradig ähnlich bis identisch. Die
Widerspruchsmarke 4 NEST PROTECT unterscheide sich in ihrer Gesamtheit
wegen des Bestandteils „PROTECT“ in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher
Hinsicht von der angegriffenen Marke NEST. Die Widerspruchsmarke werde nicht
durch den Bestandteil „NEST“ geprägt, da „NEST“ und „PROTECT“ als ein
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Gesamtbegriff im Sinne von „Nest verteidigen/Lagerstätte schützen“ verstanden
werde.
Im Hinblick auf die Widerspruchsmarken 1, 2 NEST und 3 seien aufgrund der
durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken und der
Identität/hochgradigen Ähnlichkeit in Bedeutung, Klang und im Schriftbild an den
Abstand zur angegriffenen Marke NEST strenge Anforderungen bezüglich einer
möglichen Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen zu stellen. Dieser Abstand
werde eingehalten.
Wegen der im Wesentlichen übereinstimmenden Waren- und Dienstleistungs-
verzeichnisse könnten die Widerspruchsmarken 1 und 3 bei der Ermittlung der
Ähnlichkeit zu den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke
zusammen betrachtet werden. Eine Ähnlichkeit sei zu verneinen. Die angegriffene
Marke beanspruche Schutz rund um Lautsprecher. Lautsprecher seien Wandler, die
ein (meist elektronisches) Eingangssignal in mechanische Schwingungen, als
Schall wahrnehmbar, umwandelten. Die Widerspruchsmarken beanspruchten u.a.
Schutz für Klimaanlagen, die aus digitalen Thermostaten bestünden und
ferngesteuert würden, sowie für entsprechende Anwendungssoftware. Zwar
könnten mittlerweile verschiedene Haushaltsgeräte, auch Heizungen und
Musikanlagen, über ein Smartphone oder Tablet gesteuert werden. Es könne aber
nicht von einer Ähnlichkeit verschiedenster Waren ausgegangen werden, weil diese
über eine entsprechende Soft- und Hardware z.B. in Bezug auf „smartes Wohnen“
gesteuert werden könnten. Der Verkehr werde deshalb weder davon ausgehen,
dass Lautsprecher und Klimaanlagen im gleichen Unternehmen hergestellt würden,
noch, dass diese über dieselben Vertriebswege angeboten würden.
Es bestehe auch keine Ähnlichkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen der
angegriffenen Marke und den Waren und Dienstleistungen der
Widerspruchsmarke 2. Diese beanspruche u.a. Schutz für elektronische Gerate und
Computersoftware für die Umweltüberwachung. Dass es sich dabei, wie von der
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Widersprechenden behauptet, um Geräte und Software im Bereich des intelligenten
Wohnens handele, liege fern, da mit dem Begriff „environment“ bzw. „Umwelt“ für
gewöhnlich nicht der Wohnbereich gemeint sei. Es bestehe keine Ähnlichkeit
zwischen den vorgenannten elektronischen Geräten und den von der angegriffenen
Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen „Lautsprecher“,
„Lautsprecherständer“, „Vermietung von Lautsprecheranlagen“.
Ebenso bestehe keine Ähnlichkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen der
angegriffenen Marke und denen der Widerspruchsmarke 4 NEST PROTECT. Die
„Lautsprecher“ der angegriffenen Marke seien weitaus komplexere Geräte als die
Rauchmelder, Feuermelder etc. der Widerspruchsmarke 4. Deshalb liege die
Vermutung fern, dass eine Firma, die Lautsprecher herstelle, auch Rauchmelder
etc. im Sortiment habe. Auch wenn bei Letzteren mit akustischen Signalen
gearbeitet werde, sei der technische Vorgang im Vergleich zum Lautsprecher
anders.
Dagegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie geltend
macht, dass zwischen den vier Widerspruchsmarken und der jüngeren Marke
aufgrund der Zeichenidentität bzw. hochgradigen Zeichenähnlichkeit, der
durchschnittlichen Kennzeichnungskraft sowie der Waren- und Dienstleistungs-
ähnlichkeit Verwechslungsgefahr i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe.
Die Markenstelle habe zwar zu Recht eine Identität der Zeichen NEST und eine
klangliche bzw. begriffliche Identität von und NEST bejaht, habe aber
hinsichtlich der Widerspruchsmarke NEST PROTECT nicht berücksichtigt, dass
diese durch den Bestandteil „NEST“ geprägt werde und damit hochgradig ähnlich
zu der jüngeren Marke sei.
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Die unter der der Widerspruchsmarke NEST PROTECT in Klasse 09 u.a.
geschützten Waren „Feuermelder“ seien überdies hochgradig ähnlich zu den von
der jüngeren Marke beanspruchten Lautsprechern und Lautsprecherzubehör. Es
gebe zahlreiche Unternehmen, die sowohl Lautsprecher als auch
Alarmanlagensysteme oder mit Lautsprechern ausgestattete Alarmsysteme
anböten, z.B. die Firma Enera GmbH („RAPID REACH“) oder die Firma AMG
Sicherheitstechnik GmbH, oder traditionelle Unternehmen aus dem
Lautsprecherbereich, die auch entsprechende Alarmanlagen anböten.
Lautsprecher seien in heutiger Zeit nicht mehr nur Lautsprecher, sondern hätten im
Bereich des vernetzten und überwachten Zuhauses zahlreiche Funktionen, wie z.B.
die Steuerung oder Kombination mit Alarmanlagen, Rauchmeldern etc.
Auch zwischen den für die Widerspruchsmarken 1, 2 NEST bzw. die
Widerspruchsmarke 3 registrierten Waren und den Lautsprechern der jüngeren
Marke bestehe Ähnlichkeit. Die Widerspruchsmarken NEST seien in Klasse 09 für
sog. „electronic devices for environmental monitoring, control and automation“
geschützt. Statt der Übersetzung mit „Umweltüberwachungssystemen“ sei die
Übersetzung „Umgebungsüberwachungssystem“ treffender. „Environmental
control systems“ würden definiert als „Geräte zur Ermöglichung der Fernsteuerung
und –bedienung von elektronischen und elektrischen Geräten innerhalb der
Wohnumgebung, (…)“. Das bedeute, dass beispielsweise die unter der
Widerspruchsmarke 2 NEST geschützten „electronic devices for environmental
monitoring, control and automation“ sämtliche Geräte umfassten, die im Bereich der
Umgebungsüberwachung eingesetzt würden, was nach der vorgenannten
Definition nicht nur Geräte der Klimaüberwachung wie z.B. Thermostate seien,
sondern ganz allgemein Geräte zur Steuerung von Licht und Sicherheit im
Gebäude, zu denen auch Alarmanlagen sowie Feuer- und Brandmelder gehörten.
Diese Geräte könnten, wie sich aus den Ausführungen zu der Widerspruchsmarke
NEST PROTECT ergebe, auch mit entsprechenden Lautsprechern ausgestattet
sein, über die sowohl Feuerwarnsignale als auch aufgezeichnete oder LIVE-
Nachrichten übermittelt werden könnten. Beispielhaft werde auf Produkte wie den
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„Amazon Echo“ verwiesen, bei dem es sich um ein sprachgesteuertes Gerät
handele, das nicht nur Musik wiedergeben könne, sondern mit dem auch Smart-
Home-Geräte wie Sicherheitsanlagen, Rauch- und Feuermelder und andere
Alarmanlagen gesteuert werden könnten.
Im Ergebnis sei festzuhalten, dass sämtliche Waren der jüngeren Marke in
Klasse 09 hochgradig ähnlich zu den unter den Widerspruchsmarken geschützten
Waren seien.
Ergänzend hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 12. April 2022 auf die im
Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 13. Januar 2022 gegen die vier
Widerspruchsmarken erhobene Nichtbenutzungseinrede des Markeninhabers u.a.
Ausdrucke des (deutschen) Online Shops der Widersprechenden (Anlagen 6
und 7), Werbeanzeigen (Anlage 8), eine Produktübersicht (Anlage 9) sowie einen
Abdruck einer eidesstattlichen Versicherung der bei der Widersprechenden als
Senior Trademark Counsel tätigen Frau Emily Burns vom 8. April 2022 (Anlage 11)
eingereicht.
In der mündlichen Verhandlung vom 21. April 2022 hat die Widersprechende
Registerauszüge zur Verlängerung der Widerspruchsmarken 1 (IR 1 111 166) und 3
(IR 1 125 632) sowie das Original der eidesstattlichen Versicherung überreicht.
Die Widersprechende beantragt sinngemäß,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 6. September 2019 aufzuheben und wegen der
Widersprüche aus den Marken IR 1 111 166, IR 1 201 816, IR 1 125 632 und
UM 012 203 014 die Löschung der angegriffenen Marke 30 2015 201 048
anzuordnen.
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Der Markeninhaber beantragt,
1. die Beschwerde zurückzuweisen,
2. hilfsweise, das Beschwerdeverfahren bis zur rechtskräftigen
Entscheidung in den EUIPO-Verfallsverfahren (Az. 000052509C,
000052508C, 000052507C, 000052546C) auszusetzen.
Er macht geltend, eine Verwechslungsgefahr sei schon mangels Waren- und
Dienstleistungsähnlichkeit nicht gegeben. Das gelte vorliegend umso mehr, als der
maßgebliche Zeitpunkt für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr der Anmelde-
bzw. Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke sei, hier der 3. März 2015.
Mit der Markenstelle sei davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarken
durchschnittlich kennzeichnungskräftig seien. Im Hinblick auf die Zeichenähnlichkeit
bestehe Identität zwischen der angegriffenen Marke NEST und den
Widerspruchsmarken 1 und 2 NEST sowie klangliche und begriffliche Identität bzw.
schriftbildliche Ähnlichkeit zur Widerspruchsmarke . Die Widerspruchsmarke
NEST PROTECT hingegen werde nicht durch den Bestandteil „NEST“ geprägt, da
sich die gesamtbegriffliche Bedeutung von „Nestschutz“ ergebe.
Eine Ähnlichkeit zwischen den Vergleichswaren und –dienstleistungen sei zu
verneinen.
Die von der Widerspruchsmarke NEST PROTECT geschützten „Rauchmelder,
Kohlenmonoxidmelder“ seien unähnlich zu „Lautsprecher“ der angegriffenen Marke
und damit auch zu dem geschützten Lautsprecherzubehör und „Vermietung von
Lautsprecheranlagen“. Die Markenstelle habe im Beschluss vom
6. September 2019 den Verwendungszweck der Vergleichswaren herausgearbeitet
und sei zu dem richtigen Schluss gekommen, dass die Vergleichswaren über
keinerlei funktionelle Zusammenhänge verfügten, die die Annahme nahelegten, die
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Waren und Dienstleistungen kämen aus denselben bzw. wirtschaftlich miteinander
verbundenen Unternehmen. Es könne keine Branchenübung dahingehend
festgestellt werden, dass Unternehmen Lautsprecher mit der Funktion des
Brandschutzes oder in Kombination mit einer Alarmanlage auf dem deutschen
Markt anböten. Das gelte insbesondere für den Anmeldezeitpunkt im Jahr 2015. Die
Annahme einer fehlenden Ähnlichkeit zwischen Lautsprechern der Klasse 09 und
Waren wie Alarmanlagen oder Feuermeldern der Klasse 09 decke sich im Übrigen
mit der Entscheidungspraxis des EUIPO.
Es besteht auch keine Ähnlichkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen der
Widerspruchsmarke 1 NEST bzw. der Widerspruchsmarke 3 und den Waren
und Dienstleistungen der angegriffenen Marke. Soweit die Widersprechende
bemüht sei, die beiden Widerspruchsmarken mit der Widerspruchsmarke 2
argumentativ zusammenzufassen und eine Ähnlichkeit zwischen „Lautsprechern“
und „environmental control systems“ und „electronic devices for environmental
monitoring, control and automation“ zu begründen, könne dem nicht gefolgt werden.
Die Widerspruchsmarken 1 (IR 1 111 166) NEST und 3 (IR 112 5 632)
beanspruchten keinen Schutz für die genannten Waren, sondern für Thermostate,
Klimaanalgen und entsprechende Anwendungssoftware. Diese konkreten Waren
seien mit den Lautsprechern der angegriffenen Marke zu vergleichen. Wegen der
Unterschiede im Verwendungszweck, der betrieblichen Herkunft und den
angesprochenen Verkehrskreisen bestehe keine Ähnlichkeit.
Auch die im Hinblick auf die Widerspruchsmarke 2 (IR 1 201 816) NEST
vorgebrachte Behauptung, dass die schützten „Elektronische Geräte zur
Umweltüberwachung (…)“ ganz allgemein Geräte zur Steuerung von Licht und
Sicherheit im Gebäude erfassten, zu denen auch Alarmanlagen sowie Feuer- und
Rauchmelder gehörten, greife nicht durch. Aus den Ausführungen der
Beschwerdeführerin zur Bedeutung der „electronic devices for environmental
monitoring, control and automation“ ergebe sich lediglich, dass durch „electronic
devices“ zur Steuerung von elektronischen und elektrischen Geräten innerhalb der
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Wohnungsumgebung im Allgemeinen Zugang auch zum Funktionsbereich der
Sicherheit gewährleistet werden könne. Alarmanlagen und/oder Feuer- und
Brandmelder würden in den angegebenen Quellen jedoch nicht erwähnt. Die
letztgenannten Waren würden lediglich durch die Widerspruchsmarke 4 NEST
PROTECT geschützt. Auch hier versuche die Widersprechende den von der
Widerspruchsmarke 2 NEST klar umgrenzten Waren- und Dienstleistungskreis um
nicht von der Eintragung geschützte Waren zu erweitern. Überdies versuche sie,
ihre unzutreffende Argumentation bezüglich der Widerspruchsmarke NEST
PROTECT zur angeblich hochgradigen Ähnlichkeit von Lautsprechern auf der einen
und Sicherheitsalarmanlagen und Feuer- und Brandmeldern auf der anderen Seite
auf ihre weiteren Widerspruchsmarken zu übertragen. Diese Ausführungen griffen
jedoch aus den bereits genannten Gründen nicht durch. Auch die Waren und
Dienstleistungen der Widerspruchsmarke 2 seien deshalb unähnlich zu denen der
angegriffenen Marke.
Im Ergebnis scheide eine Verwechslungsgefahr in Bezug auf alle
Widerspruchsmarken wegen fehlender Warenähnlichkeit aus.
Den mit Schriftsatz vom 13. Januar 2022 gestellten weiteren Antrag, der
Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, hat der Markeninhaber
in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 MarkenG statthafte und auch im Übrigen
zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da zwischen den
Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2
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MarkenG besteht. Daher hat die Markenstelle die Widersprüche zu Recht
zurückgewiesen (§ 107 bzw. § 119 Nr. 1 i.V.m. § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).
A. Im Laufe des Widerspruchsverfahrens haben sich die Vorschriften des
Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die
Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht
(BGH WRP 2019, 1316 Rn. 11 – KNEIPP). Da die Anmeldung der angegriffenen
Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht wurde,
sind bei hiergegen erhobenen Widersprüchen gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG
weiterhin die Vorschriften nach § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum
14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden.
B. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG
vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls
umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität
oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit
der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise
auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder
Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch
eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann
und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41-43 – Hansson
[Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM;
GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25
– Injekt/Injex; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7
– OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. – Medicon-Apotheke/Medico
Apotheke; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7
– BSA/DAS DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE).
Fehlt es an jeglicher Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, kommt eine
Verwechslungsgefahr (auch bei identischen Zeichen) nicht in Betracht (EuGH
GRUR 2019, 621 Rn. 35 – ÖKO-Test Verlag/Dr. Liebe; GRUR Int. 2009, 911 Rn. 34
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– WATERFORD STELLENBOSCH; BGH GRUR 2015, 176 Rn. 10
– ZOOM/ZOOM).
1. Die seitens des Inhabers der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom
13. Januar 2022 erhobene Einrede mangelnder Benutzung ist im Hinblick auf die
IR-Widerspruchsmarken 1-3 nach §§ 107, 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG (in der bis zum
13. Januar 2019 geltenden, hier gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG anzuwendenden
Fassung) und im Hinblick auf die UM-Widerspruchsmarke 4 nach §§ 43 Abs. 1 S. 2
(a.F.), 119 Nr. 4 MarkenG i.V.m. Art. 18 UMV statthaft.
2. Der Widersprechenden oblag es demnach, die rechtserhaltende Benutzung der
Widerspruchsmarken für den nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG (a.F.) maßgeblichen
Zeitraum der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über die Widersprüche,
welcher vorliegend dem Tag der mündlichen Verhandlung am 21. April 2022
entspricht (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 43
Rn. 21), hinsichtlich aller maßgeblichen Umstände, insbesondere nach Art, Zeit, Ort
und Umfang darzulegen und glaubhaft zu machen. Gemäß § 43 Abs. 1 S. 3 i.V.m.
§ 107 Abs. 1 bzw. § 119 Nr. 4 MarkenG sind nur die Waren und Dienstleistungen
zu berücksichtigen, für die eine rechtserhaltende Benutzung der
Widerspruchsmarken glaubhaft gemacht worden ist.
a. Nach der eidesstattliche Versicherung der Senior Trademark Counsel der
Widersprechenden, Frau Emily Burns, vom 8. April 2022 wurden unter der Marke
NEST PROTECT in den Jahren 2017 bis 2021 EU-weit mindestens zwischen
150.000 bis 280.000 Rauch- und Kohlenmonoxidmelder verkauft, davon in den
Jahren 2019 bis 2021 mindestens zwischen 17.000 und 20.000 Stück in
Deutschland. Die erzielten Bruttoumsätze in der EU lagen dabei zwischen 17 und
24 Millionen US-Dollar.
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Betreffend Thermostate der Marke NEST seien im gleichen Zeitraum EU-weit
mindestens zwischen 150.000 und 280.000 Stück mit Bruttoumsätzen von jährlich
mehr als 30 Millionen US-Dollar in der EU verkauft worden.
Im Hinblick auf „Smart Displays“ der Marke NEST nennt die eidesstattliche
Versicherung für die Jahre 2019 und 2020 mehr als 40.000 und für das Jahr 2021
mehr als 800.000 verkaufte Stückzahlen. Die Bruttoumsätze mit Smart Displays
unter der Marke NEST bewegten sich im einstelligen Millionendollarbereich.
b. Die in der eidesstattlichen Versicherung aufgeführten „Rauch- und
Kohlenmonoxidmelder“ werden von der Widerspruchsmarke 4 NEST PROTECT
(EU 012 203 014) geschützt, wo im Warenverzeichnis „Elektronische Geräte für die
Umweltüberwachung und -kontrolle, nämlich Rauchmelder, Kohlenmonoxidmelder,
(…)“ genannt sind. Die „Thermostate“ sind im Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke 3 (IR 1 125 632) und als
„Klimaanlage bestehend aus einem digitalen Thermostat (…) der
Widerspruchsmarke 1 NEST (IR 1 111 116) aufgeführt. Überdies zeigt z.B. die
Anlage 8 die Benutzung der Widerspruchsmarke NEST ROTECT in der Werbung
und auf Produktverpackungen von Rauch- und Kohlenmonoxidmeldern. Anlage 9
zeigt die Anbringung der Marke auf Thermostaten bzw. Anlage 6
Produktbezeichnungen mit „Nest“.
Dies sowie die Verkaufszahlen und Umsatzangaben für den Großteil des hier nach
§ 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG relevanten Zeitraums, sprechen für eine rechtserhaltende
Benutzung der von der Widerspruchsmarke 4 NEST PROTECT geschützten
„Rauchmelder, Kohlenmonoxidmelder“ sowie der jedenfalls von der
Widerspruchsmarke 3 geschützten „Thermostate“.
c. Die in der eidesstattlichen Versicherung aufgeführten „Smart Displays“ der Marke
NEST sind hingegen in keinem der Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse der
Widerspruchsmarken explizit genannt. Allenfalls lassen sie sich unter die mehrfach
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aufgeführten und allesamt der Umweltüberwachung dienenden „elektronische
Geräte (…)“ in Klasse 09 der Widerspruchsmarke 2 NEST (IR 1 201 816)
subsumieren. Im Ergebnis kann dies jedoch offenbleiben, denn auch wenn man
eine rechtserhaltende Benutzung der vorgenannten Marke für elektronische Geräte
zur Umwelt- bzw. Umgebungsüberwachung unterstellt, ist eine markenrechtlich
relevante Verwechslungsgefahr zu verneinen.
3. Zwar besteht Zeichenidentität/begriffliche und klangliche Identität zwischen den
durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarken 1, 2 und 3 NEST/
und der angegriffenen Marke. Zudem wird der Gesamteindruck der
Widerspruchsmarke 4 NEST PROTECT entgegen der Ansicht des
Beschwerdegegners durch den Bestandteil „NEST“ geprägt, da „PROTECT“ im
Hinblick auf die relevanten Waren eine beschreibende Bedeutung zukommt und
eine gesamtbegriffliche Bedeutung i.S.v. „Nestschutz“ – anders als beispielsweise
bei der Bezeichnung „Home protect“ – fernliegt.
4. Allerdings scheidet eine markenrechtliche relevante Verwechslungsgefahr
zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken mangels
Ähnlichkeit der Vergleichswaren und -dienstleistungen aus.
a. Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich
gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung
aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblichen Faktoren wie insbesondere
ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen
Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer
wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende
oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte
aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie
stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen
Unternehmen (EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rn. 65 – Edition Albert René
- 17 -
[OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2014, 488 Rn. 12
– DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2015,176 Rn. 16– ZOOM).
Umgekehrt kann von Warenunähnlichkeit nur dann ausgegangen werden, wenn
trotz (gegebener oder unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer
Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren von vornherein
ausgeschlossen ist (vgl. BGH, GRUR 2001, 507 [508] – EVIAN/REVIAN;
GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd; GRUR 2006, 941 Rn. 13 – TOSCA BLU;
GRUR 2012, 1145 Rn. 34 – Pelikan, BGH GRUR 2014, 488 Rn. 12
– DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2015,176 Rn.16 – ZOOM/ZOOM).
b. Hiervon ist vorliegend auszugehen, da zwischen den miteinander zu
vergleichenden Waren und Dienstleistungen nach den für eine Ähnlichkeit
maßgeblichen Kriterien keine wirtschaftlichen Berührungspunkte zu erkennen sind,
die dem Verkehr Anlass zur Annahme einer gemeinsamen betrieblichen
Herkunftsverantwortung bieten.
aa. Die Vergleichswaren unterscheiden sich bereits grundlegend in ihrem
Verwendungszweck und ihrer Funktionsweise. So sind „Lautsprecher“, wie die
Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, Wandler, die ein (meist elektronisches)
Eingangssignal in mechanische Schwingung, als Schall wahrnehmbar, umwandeln
und regelmäßig der Schallerzeugung zur Wiedergabe von Sprache und Musik
dienen. „Thermostate“ dienen hingegen der Temperaturregelung und somit einem
gänzlich anderen Verwendungszweck. „Rauch- und Kohlenmonoxidmelder“ sind
elektrische Geräte, die meist ein akustisches Signal in Gefahrensituationen
abgeben. Die von der angegriffenen Marke geschützten „Lautsprecher“ geben
hingegen selbst keine akustischen Signale ab, sondern wandeln lediglich
elektrische Signale in Schallwellen um.
bb. Soweit die Beschwerdeführerin vorträgt, es gebe zahlreiche Unternehmen, die
sowohl Lautsprecher als auch Alarmanlagensysteme oder mit Lautsprechern
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ausgestattete Alarmsysteme anbieten, sowie traditionelle Unternehmen aus dem
Lautsprecherbereich, die auch Alarmanlagen produzieren, ließ sich eine
entsprechende, dem Verkehr bekannte Praxis nicht ermitteln. Vereinzelte Fälle wie
die von der Widersprechenden genannten beiden Unternehmen (Enera GmbH,
AMG Sicherheitstechnik GmbH) lassen nicht den Schluss zu, der Verkehr gehe
generell von einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft oder einem funktionellen
Zusammenhang zwischen den Vergleichswaren aus. Das gilt umso mehr, als es für
den Zeitpunkt der Verkehrsauffassung auf den Anmeldetag der angegriffenen
Marke (3. März 2015) ankommt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl.,
§ 9 Rn. 81 m.w.N.), wofür eine entsprechende Praxis und eine damit einhergehende
Verkehrsauffassung weder von der Widersprechenden dargelegt wurde noch vom
Senat ermittelt werden konnte. Auch das Gerät „Amazon Echo“, das der
Sprachsteuerung im Bereich des intelligenten Wohnens dient, aber auch einen
Lautsprecher zur Wiedergabe von Musik und Sprache enthält und somit der
Argumentation der Widersprechenden am nächsten kommt, wurde nach Aktenlage
(Wikipedia-Artikel zu „Amazon Echo“, in der DPMA-Akte befindlich) erst im
Juni 2015 in den USA und ab Ende Oktober 2016 in Deutschland vertrieben, konnte
somit keinen Einfluss auf die Verkehrsauffassung im März 2015 nehmen.
cc. Eine Ähnlichkeit zwischen „Rauch- und Kohlenmonoxidmeldern“ und
„Thermostaten“ einerseits und „Lautsprechern“ andererseits wird auch nicht
dadurch begründet, dass diese Produkte im sogenannten Smart-Home-Bereich
über eine gemeinsame Steuerung miteinander vernetzt sein können. Der
Beschwerdegegner führt insoweit zu Recht aus, dass die durch die nach den
Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen durch die Widerspruchsmarken 1, 3
und 4 geschützten „Thermostate“ sowie „Rauch- und Kohlenmonoxidmelder“ als
solche mit den Lautsprechern der angegriffenen Marke zu vergleichen sind. Eine
Ähnlichkeit kann deshalb nicht dadurch erreicht werden, dass statt der genannten
Waren die „electronic devices for environmental monitoring, control and
automation“, die (nur) von der Widerspruchsmarke 2 NEST (IR 1 201 816)
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beansprucht werden, für den Warenvergleich bezüglich der anderen
Widerspruchsmarken herangezogen werden.
dd. Entgegen der Ansicht der Widersprechenden besteht auch zwischen den
vorgenannten Waren der Widerspruchsmarke 2 NEST (IR 1 201 816) und den
Lautsprechern der jüngeren Marke keine Ähnlichkeit. Dem Vorbringen der
Beschwerdeführerin, „electronic devices for environmental monitoring, control and
automation“ umfassten neben Geräten zur Klimaüberwachung auch ganz allgemein
Geräte der Steuerung von Licht und Sicherheit im Gebäude, zu denen auch
Alarmanlagen sowie Feuer- und Brandmelder gehörten, kann nicht gefolgt werden.
So dienen die vorgenannten elektronischen Geräte der Steuerung und Bedienung
von elektronischen und elektrischen Geräten zur Umgebungsüberwachung und
sind als Steuerungsgeräte nicht mit (angesteuerten) „Rauch- und
Kohlenmonoxidmeldern“ gleichzusetzen. Überdies besteht, wie bereits ausgeführt,
keine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit zwischen letzteren und den
Lautsprechern der angegriffenen Marke.
ee. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin führt auch die Möglichkeit, dass
„Lautsprecher“ in „Rauch- und Kohlenmonoxidmeldern“ oder „elektronischen
Geräten“ als Komponenten verbaut sind, nicht zu einer funktionellen Ähnlichkeit.
Zutreffend führt der Beschwerdegegner aus, dass die bloße Kombination zweier
unterschiedlicher Waren mit unterschiedlichen Verwendungszwecken keine
Warenähnlichkeit begründet. Dem Verkehr ist überdies bekannt, dass in komplexen
Geräten eines Herstellers gegebenenfalls zugekaufte Einzelkomponenten anderer
Hersteller verbaut sind. Zudem darf der Gesichtspunkt einer funktionellen
Ergänzung nicht zur Vernachlässigung der weiteren Faktoren führen, die im
Rahmen der Prüfung der Produktähnlichkeit relevant sein können (vgl. EuGH,
GRUR Int. 2009, 911, Rn.45 – WATERFORD STELLENBOSCH; BGH, GRUR
2002, 626, 628 – IMS; GRUR 2014, 488 Rn. 16 – DESPERADOS/DESPERADO).
Für eine Ähnlichkeit kommt es daher auf eine gegenseitige Ergänzung in dem Sinne
an, dass dadurch die Annahme gemeinsamer oder doch miteinander verbundener
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Herstellungsstätten nahegelegt wird, was aber vorliegend angesichts der
aufgezeigten Unterschiede in der Beschaffenheit und dem Verwendungszweck
ausgeschlossen ist.
ff. Die Beschaffenheit, der spezielle Verwendungszweck und die Anwendungsweise
der von der angegriffenen Marke zu den Klassen 09, 20 und 41 beanspruchten
Waren bzw. Dienstleistungen und der auf Seiten der Widerspruchsmarken bei
unterstellter rechtserhaltender Benutzung zu berücksichtigenden „Rauch- und
Kohlenmonoxidmelder“, „Thermostate“, „elektronische Geräte zur
Umweltüberwachung (…)“ sind daher so unterschiedlich, dass für den Verkehr,
insbesondere zum relevanten Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke am
3. März 2015, kein Grund zur Annahme einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft
dieser Waren und Dienstleistungen bestand, so dass eine Verwechslungsgefahr
i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ausscheidet.
C. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der
gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die
Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst
ersichtlich sind.
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,
ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
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1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt
worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch
einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten
schriftlich einzulegen.
Hacker Merzbach Weitzel


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