30 W (pat) 59/11  - 30. Senat (Marken)

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 30 W (pat) 59/11 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend die Marke 300 54 654 (hier: Löschungsverfahren S 110/10, Antrag auf Kostenauferlegung) hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. Oktober 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterinnen Winter und Uhlmann beschlossen: Der Antrag der Beschwerdegegnerin, der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen. G r ü n d e I. Die am 22. Juli 2000 als Wortmarke angemeldete Bezeichnung IRAP ist am 21. Februar 2001 unter der Nummer 300 54 654 für zahlreiche Waren und Dienst-leistungen der Klassen 1, 5, 10, 42 und 44 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden, nämlich für „pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse und Präparate, ins-besondere für die Gesundheitspflege; Cytokine und Cytokin-haltige Zubereitun-gen, insbesondere für Behandlungen von Erkrankungen des Bewegungsappa-rates und des Nervensystems; Naturheilstoffe, insbesondere zur Behandlung von Erkrankungen des Bewegungsapparates und des Nervensystems; Medika-mente und Kits zur Behandlung und Diagnose von Krankheiten, insbesondere des Bewegungsapparates und des Nervensystems, insbesondere Osteoporo-segentests, Rheumagentests; DNA-gestützte Diagnostika für rheumatoide Er-krankungen und Erkrankungen des Bewegungsapparates und Nervensystems; Affinitätsreinigungs-Kits, Kits zur Durchführung von Gentherapien, Immunocyto-logie-Kits, PCR-Kits; Mikroorganismen, Plasmide, Kulturen von Mikroorganis-men; DNA-Sequenzen, Clonierungsvektoren, monoclonale und polyclonale An-- 3 - tikörper; Zellkultursysteme zu diagnostischen und therapeutischen Zwecken; In-vitro-gezüchtete Zellen, insbesondere Knorpelzellen, zur Behandlung von De-fekten; chemische Erzeugnisse zur Verwendung im Labor und bei der In-vitro-Analyse; gereinigte Enzyme, teilweise gereinigte Enzyme und biochemische Reagenzien; gereinigte rekominante und natürliche Proteine, Zellwachstumszu-sätze; orthopädische Artikel, insbesondere Orthesen, die gegebenenfalls mit therapeutischen Substanzen beladen beziehungsweise befüllt werden können; Geräte zur Auswertung in-vitro und in-vivo diagnostischer Tests für medizini-sche Zwecke auf der Grundlage von Blutproben; Prothesen und Endoprothe-sen; Spritzen, Laborbehälter; wissenschaftliche und industrielle Forschung, ins-besondere Entwicklung von PCR-Tests, immunologischen Tests von Knochen-stoffwechselparametern und von Zellkultursystemen zu diagnostischen und the-rapeutischen Zwecken; Auftragsforschung hinsichtlich Stoffwechselerkrankun-gen des Bewegungsapparates; Entwicklung von DNA-gestützten Diagnostika für rheumatoide Erkrankungen und Erkrankungen des Bewegungsapparates, insbesondere Arthorose, Multiple Sklerose und Erkrankungen des Knochen-stoffwechsels sowie des Nervensystems; Clonierung und Expression von Ge-nen, Untersuchung der Wirkung von Substanzen, auch Naturstoffen, auf erkran-kungsrelevante Parameter bei Erkrankungen des Bewegungsapparates und des Nervensystems; Entwicklung von Gentherapien gegen Rheuma, Autoim-munerkrankungen, Arthrose, Nervenerkrankungen, Knochenerkrankungen und Nervensystemerkrankungen; Entwicklung von Cytokinen und cytokinhaltigen Zubereitungen für die Behandlung von Erkrankungen des Bewegungsapparates und des Nervensystems; Züchtung von Zellen in vitro, insbesondere zur Be-handlung von Defekten und zur Zubereitung autologer Cytokin-haltiger Präpara-te; ärztliche Versorgung und Gesundheitspflege, nämlich im Bereich der Be-handlung von Erkrankungen des Bewegungsapparates, des Nervensystems und des Immunsystems“. Die Antragstellerin beantragte am 31. März 2010 die Löschung der Marke, da sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG eingetragen worden sei. „IRAP“ sei eine allgemein gängige Abkürzung für ein bestimmtes Protein, nämlich das „Interleukin-1 Receptor Antagonist Protein“. Es handele sich um ein Protein, dem bei medizinischen/veterinärmedizinischen Behandlungsverfahren, nämlich der „IRAP-Methode“ bzw. der „IRAP-Therapie“ eine maßgebliche Rolle zukomme. Alle Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke stünden mit dieser Be-- 4 - handlungsmethode im Zusammenhang. Das Akronym „IRAP“ werde neben der weiteren Abkürzung „IL1-Ra“ im Fachverkehr als Sachangabe verwendet, was sich insbesondere auch aus den Patentschriften der Antragsgegnerin ergebe. Dem am 26. April 2010 zugestellten Löschungsantrag hat die Antragsgegnerin am 22. Juni 2010 widersprochen und ist dem Löschungsbegehren auch inhaltlich mit näheren Ausführungen, unter anderem zur Schutzfähigkeit der Marke und zu einer nachträglichen Verkehrsdurchsetzung, entgegengetreten. Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Be-schluss vom 30. März 2011 die Marke 300 54 654 gelöscht, da sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingetragen worden sei. Eine Überwindung des Schutzhin-dernisses durch eine nachträgliche Verkehrsdurchsetzung hat die Markenabtei-lung verneint. Kosten sind weder auferlegt noch erstattet worden. Gegen diesen Beschluss hat die Antragsgegnerin Beschwerde eingelegt. Sie hat nach Schluss der mündlichen Verhandlung in einem zur Stellungnahme nachge-lassenen Schriftsatz vom 19. Dezember 2013 auf die Marke 300 54 654 IRAP ver-zichtet. Die Antragstellerin/Beschwerdegegnerin meint, dass der Rechtsstreit als erledigt zu behandeln sei, was zur Folge habe, dass gemäß § 91a Abs. 1 Satz 1 ZPO un-ter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes und des zu erwarten-den Verfahrensausgangs die Kosten des Verfahrens wegen fehlender Aussicht auf Erfolg der Beschwerde der Antragsgegnerin/Beschwerdeführerin aufzuerlegen seien. Die Antragstellerin und Beschwerdegegnerin beantragt, der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. - 5 - Die Antragsgegnerin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß, den Kostenantrag zurückzuweisen. Sie meint, dass § 91a ZPO im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentge-richt nicht anwendbar sei. Auch unter Billigkeitsgesichtspunkten nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bestehe keine Veranlassung, ihr die Kosten des Verfahrens auf-zuerlegen. Der mutmaßliche Verfahrensausgang allein rechtfertige dies nach dem Maßstab von § 71 MarkenG nicht. Besondere Umstände, die eine Kostentragung veranlassen könnten, lägen nicht vor. Sie habe lediglich von ihrem Recht Ge-brauch gemacht, mit guten Gründen eine eingetragene Marke zu verteidigen. Es handele sich, wie die intensive Erörterung der Parteien und des Gerichts gezeigt habe, auch nicht um einen Fall des Festhaltens an einer offensichtlich schutzunfä-higen Marke. Die Löschungsantragstellerin erwidert, auch im Rahmen von § 71 MarkenG führe der Verfahrensverlauf dazu, dass die Beschwerdeführerin die Kosten des Verfah-rens zu tragen habe, da der Rechtsgedanke von § 91a ZPO im Rahmen der Billig-keitsentscheidung nach § 71 MarkenG umzusetzen sei. Die Beschwerdeführerin habe das Verfahren bis kurz vor dem Ende betrieben und erst aufgrund offenkun-diger Erfolglosigkeit aufgegeben. Hinzu komme, dass die Beschwerdeführerin von Anfang an um das Vorliegen offenkundig bestehender absoluter Schutzhindernis-se gewusst habe. Dies würden die Patentschriften der Beschwerdeführerin bele-gen, in denen sie selbst das Zeichen IRAP rein beschreibend verwendet habe. Da sie ihre Marke trotz offenkundig bestehender absoluter Schutzhindernisse vertei-digt habe, entspreche es der Billigkeit, ihr die Verfahrenskosten aufzuerlegen (vgl. BPatG 27 W (pat) 78/01 – Token & Medaillen Manager). Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen. - 6 - II. 1. Nachdem die Eintragung der angegriffenen Marke im Register wegen Verzichts gelöscht worden ist und die Beschwerdegegnerin/Antragstellerin an weiteren An-trägen nicht festgehalten hat, ist nur noch über ihren Kostenantrag zu entschei-den. 2. Die Vorschriften über die Kosten nach §§ 91 ff. ZPO sind nicht entsprechend anwendbar, denn § 71 MarkenG enthält hierzu eine abschließende Regelung für die Kosten des Beschwerdeverfahrens (vgl. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG; Ströbele/Hacker, 11. Aufl., § 71 Rdn. 1). 3. Nach § 71 Abs. 1 und Abs. 4 MarkenG sind die Absätze 1 bis 3 auch anzuwen-den, wenn die Eintragung der Marke wegen Verzichts im Register gelöscht wird. a) Nach § 71 Abs. 1 MarkenG kann das Bundespatentgericht die Kosten des Ver-fahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Das Gesetz geht im Grundsatz davon aus, dass jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst trägt und eine Kostenauferlegung nur in Ausnahme-fällen aus Billigkeitsgründen in Betracht kommt (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Für ein Abweichen von dem Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt, bedarf es stets besonderer Umstände (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rdn. 12; GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur). Solche Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessua-len Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrens-beteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rdn. 12). Im Löschungsverfahren kann es der Bil-ligkeit entsprechen, einem Markeninhaber die Kosten des Löschungsverfahrens - 7 - aufzuerlegen, wenn er trotz einer ersichtlich begründeten Löschungsaufforderung an einer gemäß § 8 MarkenG schutzunfähigen Marke festhält und damit den Lö-schungsantrag provoziert. Ein solcher Fall ist nicht gegeben, wenn sich dazu zahl-reiche erörterungswürdige Fragen im Zusammenhang mit einer möglichen Ver-kehrsdurchsetzung stellen. Zwar wird im Regelfall bei einer Löschung einer Mar-kenanmeldung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG vom eingangs genannten Grundsatz abgewichen; dieser Löschungsgrund war aber nicht Gegenstand des hier vorliegenden Löschungsverfahrens, das auf Eintragung entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG gestützt war. b) Derartige besondere Umstände, die eine vom Grundsatz des § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG abweichende Kostenentscheidung erlauben würden, liegen hier nicht vor. Der Beschwerdeführerin ist weder vorzuwerfen, an einer von vorn herein aussichtlosen Rechtsposition festgehalten zu haben, noch hat sie auf sonstige Weise gegen ihre Prozessförderungspflicht verstoßen. Zwar sprachen die von der Antragstellerin vorgelegten Nachweise dafür, dass IRAP im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 483, Nr. 22 – test) die gebräuch-liche Abkürzung für „Interleukin-1 Receptor Antagonist Protein“ war. Das allein reicht aber nicht aus, um von einem Festhalten an einer von vornherein aussicht-losen Rechtsposition ausgehen zu können. Denn die Frage war sodann, in Bezug auf welche Waren und Dienstleistungen in der Angabe des mit „IRAP“ bezeichne-ten Proteins die geltend gemachten Schutzhindernisse vorlagen. Zwar hat der Se-nat in der Verhandlung nach vorläufiger Meinung für einen großen Teil der Waren und Dienstleistungen das Vorliegen der Voraussetzungen von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für möglich gehalten. Bei Schluss der mündlichen Verhandlung stand aber keineswegs fest, dass für sämtliche registrierten Waren und Dienstleistungen die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe durchgreifen könnten. Vielmehr waren in Bezug auf Schutzhindernisse erörterungswürdige Fragen zu Waren und Dienst-leistungen aufgeworfen; der Antragstellerin ist Gelegenheit zur Stellungnahme ge-- 8 - geben worden. Ferner hatte die Markeninhaberin den Wegfall von (etwaigen) Schutzhindernissen durch nachträgliche Verkehrsdurchsetzung geltend gemacht, was im Anschluss an die Feststellung von Schutzhindernissen im Zeitpunkt der Anmeldung zu prüfen gewesen wäre. Angesichts der komplexen Fragestellungen kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Beschwerdeführerin an einer von vorn herein aussichtlosen Rechtsposition an einer schutzunfähigen Marke festgehalten hat. Auch sonst ist kein Verstoß gegen prozessuale Sorgfaltspflichten feststellbar. Dass die Markeninhaberin in einer Patentschrift ihre Marke IRAP beschreibend verwendet hat, begründet keinen Verstoß gegen prozessuale Sorgfaltspflichten im Löschungsverfahren. Vielmehr kommt es häufig vor, dass Markenanmelder bzw. Markeninhaber ihre Zeichen beschreibend verwenden, ohne dass dies etwas über die Kenntnis der Schutzunfähigkeit oder die Verletzung prozessualer Sorgfalts-pflichten aussagen könnte. Auch ein sonstiger Verstoß gegen die Prozessförderungspflicht ist nicht erkenn-bar. Die Vermutung der Beschwerdegegnerin, die Beschwerdeführerin hätte mit dem Verzicht auf die Marke gewartet, um erheblichen Aufwand und erhebliche Kosten für alle Beteiligten zu produzieren, findet im Verfahrensablauf keine Stütze. Die Beschwerdeführerin durfte angesichts der komplexen Fragestellungen die Ent-scheidung der Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts zur Über-prüfung durch den Senat stellen, ohne dass darin ein Verstoß gegen ihre prozes-sualen Sorgfaltspflichten gesehen werden kann. Sie durfte damit eine für sie seit dem 21. Februar 2001 eingetragene, bis kurz vor Ablauf der 10-Jahresfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG unbeanstandet gebliebene, wirtschaftlich wichtige Marke gegen den Löschungsantrag der Antragstellerin verteidigen. Die Beschwer-deführerin hatte Gelegenheit, zum Schriftsatz der Beschwerdegegnerin (vom 28. November 2013) bis zum 19. Dezember 2013 Stellung zu nehmen. Es kann ihr nicht zum Nachteil gereichen, dass sie diese Zeit benötigte, um über das weitere prozessuale Vorgehen im Anschluss an die Erörterungen in der mündlichen Ver-- 9 - handlung zu entscheiden. Mit der Eingabe vom 19. Dezember 2013 hat sie, ohne Stellung zu nehmen, auf die Marke verzichtet. Aus dem Verzicht nach Schluss der mündlichen Verhandlung ergeben sich damit keine Billigkeitsgründe i. S. d. § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, die eine Kostenauferlegung rechtfertigen könnten. c) Abgesehen davon, dass, wie obigen Ausführungen zu entnehmen, der Verfah-rensausgang im Zeitpunkt des Verzichts (zumindest teilweise) offen war, stellt der mutmaßliche Verfahrensausgang – entgegen der Auffassung der Beschwerdegeg-nerin - keine Vermutung für die Billigkeit einer Kostenauferlegung dar (vgl. BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rdn. 11). We-gen des hier zumindest teilweise offenen Verfahrensausgangs kommt es auch nicht darauf an, ob - wie von der Beschwerdegegnerin vertreten - der Rechtsge-danke von § 91a ZPO im Rahmen der Billigkeitsentscheidung nach § 71 MarkenG umzusetzen oder der in § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO verankerte Grundsatz der „Unter-liegenshaftung“ zu berücksichtigen ist (vgl. BPatG GRUR 2012, 529, 331 – Foto-grafierter Schuh; BPatG 27 W (pat) 78/01 – Token & Medaillen Manager), oder ob dies im Widerspruch zur gesetzlichen Regelung im Markengesetz steht. d) Andere Tatsachen, die eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfah-rens auf die Beschwerdeführerin rechtfertigen könnten, sind weder von der An-tragstellerin vorgetragen worden noch sonst ersichtlich. 4. Für eine Auferlegung der im Verfahren vor der Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts entstandenen Kosten auf die Beschwerdeführerin ist schon deshalb kein Raum, weil die Beschwerdegegnerin gegen die im Beschluss der Markenabteilung vom 30. März 2011 enthaltene Entscheidung, mit der Kosten weder auferlegt noch erstattet worden sind, kein Rechtsmittel eingelegt hat und diese Kostenentscheidung folglich in Rechtskraft erwachsen ist. - 10 - 5. Es bleibt damit bei dem Grundsatz, dass jede Beteiligte die ihr erwachsenen Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG selbst trägt. 6. Der Kostenantrag der Beschwerdegegnerin ist deshalb zurückzuweisen. Hacker Winter Uhlmann Pü

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