30 W (pat) 6/19  - 30. Senat (Marken/Design)

ECLI:DE:BPatG:2022:170322B30Wpat6.19.0
BUNDESPATENTGERICHT
30 W (pat) 6/19
_______________________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
17.03.2022
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Marke 30 2014 041 123
(hier: Löschungsverfahren S 208/17 Lösch)
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hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des
Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. März 2022 unter
Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach
und Posselt
beschlossen:
Die Kosten des gesamten Verfahrens werden der Antragsgegnerin
auferlegt.
G r ü n d e
I.
Die Wort-/Bildmarke 30 2014 041 123
trackimo
you are there.▼
wurde am 8. Oktober 2014 angemeldet und am 14. Januar 2015 in das beim
Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen für die Waren und
Dienstleistungen
„Klasse 9: GPS-Geräte
Klasse 39; GPS-Navigationsdienstleistungen
Klasse 42: Erstellung von GPS-Karten“.
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Mit Eingabe vom 15. Dezember 2017 hat die Antragstellerin die vollständige
Löschung dieser Marke beantragt, da die Antragsgegnerin bei der Anmeldung der
angegriffenen Marke bösgläubig gewesen sei.
Der Löschungsantrag wurde der Antragsgegnerin mit Schreiben vom 17. Januar
2018, das sie am 26. Januar 2018 erhalten hat, zugestellt. Sie hat ihm mit Schreiben
vom 19. März 2018, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 20.
März 2018, widersprochen.
Bei der Antragstellerin handelt es sich um eine im Herbst 2013 gegründete Firma,
die u.a. ein von ihrem Geschäftsführer, Herrn B…, und einem Partner
entwickeltes „Trackimo“-Gerät“ (GPS-Tracker) zur Standortermittlung von Sachen,
Tieren oder Personen nebst zugehöriger Spezial-Software vertreibt. In Vorbereitung
dieser Geschäftstätigkeit wurde bereits Ende 2012 die Internet-Domain
„www.trackimo.com“ angemeldet, welche heute die gesamte Systemtechnologie
enthält, um den Standort des einzelnen Tracking-Geräts zu ermitteln und einem auf
„www.trackimo.com“ angemeldeten Nutzer für sein Gerät mitzuteilen.
Weiterhin wurde in diesem Zusammenhang am 26. August 2013 die - zum
angegriffenen Zeichen identische - US-Wort-/Bildmarke für
die internationale Markenklasse 09 und die US Markenklassen 21, 23, 26, 36 und
38, dabei u.a. für „GPS-tracking devices“, in den USA angemeldet. Die Anmeldung
der US-Marke wurde am 9. September 2014 veröffentlicht, die Eintragung erfolgte
unter der Registration Number 4643443 am 25. November 2014.
Ferner hat die Antragstellerin am 30. Juli 2015 die zwischenzeitlich wieder gelöschte
Unions-Wortmarke 014426159 TRACKIMO ALWAYS THERE unter anderem für
GPS-Verfolgungsgeräte angemeldet.
Am 15. Dezember 2017 hat die Antragstellerin den verfahrensgegenständlichen
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Löschungsantrag gestellt. Zur Begründung hat sie vorgetragen, dass sie bereits vor
Anmeldung auf dem deutschen Markt mit den GPS-Geräten aktiv gewesen sei.
Dabei habe der heutige Geschäftsführer der Antragsgegnerin schon Mitte des
Jahres 2014 Kontakt zu dem für Deutschland zuständigen Distributor
(Vertriebsunternehmen) der Antragstellerin gehabt. Er habe angefragt, ob er
Vertriebspartner des Distributors werden könne. In diesem Zusammenhang sei er
sodann auf Vermittlung des Distributors am 19. August 2014 mit dem
Geschäftsführer der Antragstellerin zusammengetroffen. Als sich hieraus nichts
ergeben habe, habe die Antragsgegnerin nur wenige Wochen später am 8. Oktober
2014 mit der angegriffenen Wort-Bildmarke ein Zeichen angemeldet, das bis ins
Detail identisch zu der US-amerikanischen Marke der Antragstellerin sei. Weiterhin
habe Sie auch für ihren am 14. September 2014 angemeldeten Internetauftritt
„www.trackimo.info“ (bzw. „www.trackimo.de“) die Internetseite
„www.trackimo.com“ der Antragsgegnerin bis ins Detail nachgeahmt und mehrere
„ihrer“ Internetseiten de facto mit den Internetseiten der Beschwerdeführerin auf
„www.trackimo.com“ verlinkt.
Mit Anmeldung der Marke habe die Antragsgegnerin daher bösgläubig den durch
die geschäftlichen Aktivitäten begründeten schutzwürdigen Besitzstand der
Antragstellerin gestört. Ferner sei die Anmeldung der Antragsgegnerin offensichtlich
als Reaktion darauf erfolgt, dass ihr Vorhaben, selbst Vertriebspartnerin der
Antragstellerin zu werden, gescheitert sei, verbunden mit der Absicht, den Vertrieb
der Trackimo-Geräte der Antragstellerin speziell im deutschen Markt zu stören. Die
Anmeldung der angegriffenen Marke sei daher offensichtlich in
Behinderungsabsicht geschehen.
Die Antragsgegnerin ist dem Löschungsantrag entgegengetreten und hat im
Verfahren vor der Markenabteilung geltend gemacht, dass die Antragstellerin in
Deutschland keinen schutzwürdigen Besitzstand an der Kennzeichnung erworben
habe, da sie hier nie aktiv geworden sei.
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Die Antragsgegnerin habe im Anmeldezeitpunkt auch nicht darum gewusst oder
wissen müssen, dass die Antragstellerin die Absicht hatte, in absehbarer Zeit ihre
Marke auch im Inland einzusetzen. Den Vertriebsvertrag vom 20. September 2013
habe sie nicht gekannt.
Der Vortrag der Antragstellerin zu angeblichen Geschäftskontakten zur
Antragsgegnerin stütze sich auf Unterstellungen. Die Antragsgegnerin habe noch
nie, und zwar weder durch ihren heutigen noch durch den damaligen
Geschäftsführer, Veranlassung gehabt, sich der Antragstellerin als Distributorin
anzudienen. Dies sei schon deshalb nicht nötig gewesen, weil die Antragsgegnerin
GPS-Tracker mit proprietärer Software selbst erfolgreich vermarktet habe.
Diesbezügliche Geschäftskontakte würden daher klar bestritten und seien auch von
der Antragstellerin nicht belegbar.
Erst lange nach Anmeldung der angegriffenen Marke seien von der Antragstellerin
Distributoren für den Vertrieb ihrer Tracker in Europa angesprochen worden.
Mit Beschluss vom 19. November 2018 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen
Patent- und Markenamts den Antrag auf Löschung der angegriffenen Wort-
/Bildmarke zurückgewiesen, da die Antragsgegnerin bei der Markenanmeldung
nicht bösgläubig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gewesen sei. Es sei zwar
davon auszugehen, dass die Antragsgegnerin, vertreten durch ihren
Geschäftsführer, bei Markenanmeldung darum gewusst habe, dass sie eine zu der
US-amerikanischen Marke der Antragstellerin identische Marke anmeldete. Zum
einen habe ihr Geschäftsführer unmittelbar vor der Markenanmeldung direkten
Kontakt mit der Antragstellerin gehabt. Zum anderen stimme die angegriffene Marke
in ihrer Ausgestaltung bis ins Detail mit der zumindest für die USA genutzten US-
Marke der Antragstellerin überein. Die Antragsgegnerin habe die Kenntnis von der
Marke der Antragstellerin auch nicht in Abrede gestellt.
Es sei jedoch nicht ausreichend dargetan und belegt, dass die Antragsgegnerin mit
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der Anmeldung der Marke einen schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin im
Inland verletzt habe. Eine einen solchen Besitzstand begründende Benutzung der
Marke vor der Markenanmeldung im Inland habe sie nicht belegt.
Es lägen ferner keine Anhaltspunkte für die Annahme vor, dass mit der Anmeldung
der Marke eine Sperrwirkung zu Lasten der Antragstellerin beabsichtigt gewesen
sei. Die Antragsgegnerin habe glaubwürdig dargelegt, dass sie mit der
angegriffenen Marke in erheblichem Maß eigene Waren gekennzeichnet habe.
Zumindest in den ersten Jahren nach der Anmeldung der Marke sei sie aus dieser
Marke auch nicht gegen die Antragstellerin vorgegangen. Dies spreche dafür, dass
die Antragsgegnerin mit der Markenanmeldung im Wesentlichen eigene
schutzwürdige Interessen habe sichern wollen und dass eine Beeinträchtigung der
Antragstellerin nicht beabsichtigt gewesen sei.
Gegen diesen Beschluss hat die Antragsgegnerin Beschwerde eingelegt, mit der
sie u.a. geltend gemacht hat, dass die Antragsgegnerin bei Anmeldung der Marke
entgegen der Auffassung der Markenabteilung offensichtlich in
Behinderungsabsicht gehandelt habe.
Denn die kurz nach dem Gesprächstermin mit dem Geschäftsführer der
Antragstellerin erfolgte Markenanmeldung sowie die Domain-Anmeldungen seien
vor dem Hintergrund, dass die Antragsgegnerin aufgrund des Treffens vom 19.
August 2014 nicht nur die US-Marke, sondern auch das Produkt der
Antragsgegnerin gekannt und darum gewusst habe, dass es für den Vertrieb der
Produkte der Antragstellerin in Deutschland bereits einen Distributor gegeben habe,
offensichtlich zu dem Zweck erfolgt, sich Vorteile zu sichern und später „Kasse zu
machen“. Der in solchen Dingen erfahrene Geschäftsführer der Antragsgegnerin
habe aus Berechnung zunächst zugewartet. Erst als die Antragstellerin 2017 ihren
Europavertrieb in die Hände neuer Vertriebspartner gelegt hatte, sei er „aus der
Deckung gekommen“. Denn damit seien offensichtlich die Bezugsquellen für die
Antragsgegnerin versiegt, der es bis dahin möglich gewesen sei, immer mal wieder
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einige Trackimo-Geräte von Trackimo-Vertriebspartnern zu kaufen und weiter zu
verkaufen. An die Trackimo-Geräte der neueren Generation sei die Antragstellerin
aber nach Umstellung des Europavertriebes 2017 nicht mehr herangekommen.
In der Folge habe die Antragstellerin in 2017 zunächst dem neuen europäischen
Vertriebspartner der Antragstellerin die Marke und die Domains für eine Summe von
mindestens …€ angeboten. In einem weiteren Gesprächskontakt zur neuen
europäischen Vertriebspartnerorganisation sei die Forderung dann auf einen - völlig
abwegigen - Betrag in Höhe von … € erhöht worden.
Ein eigener Benutzungswille der Markeninhaberin habe entgegen den
Feststellungen der Markenabteilung nicht bestanden. Die Mutmaßung der
Markenabteilung, die Beschwerdegegnerin habe „in erheblichem Maße eigene
Ware“ gekennzeichnet, sei deplatziert.
Die Antragsgegnerin hat den angefochtenen Beschluss verteidigt und weiterhin
geltend gemacht, dass weder ein die Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin
begründender schutzwürdiger Besitzstand der Antragstellerin vor Anmeldung der
Marke im Inland dargetan sei noch aufgrund der umfangreichen geschäftlichen
Aktivitäten der Antragsgegnerin nach Anmeldung der Marke, unter der sie von ihr
regelmäßig im Ausland erworbene und mit spezieller Software weiterentwickelte
und verbesserte GPS-Tracker vertrieben habe, von einer Behinderungsabsicht
ausgegangen werden könne.
Die Antragstellerin hat nach Hinweis des Senats, dass entgegen der Auffassung der
Markenabteilung nicht unstreitig sei, dass es auf Vermittlung des Distributors der
Antragstellerin am 19. August 2014 zu einem Treffen mit dem Geschäftsführer der
Antragstellerin gekommen sei, und ferner nicht ganz klar sei, welche Funktion der
bei diesem Treffen für die Antragsgegnerin aufgetretene, zu diesem Zeitpunkt
jedoch noch nicht als Geschäftsführer berufene, Herr K… gehabt
habe, eine von Herrn K… verfasste und u.a. an den Geschäftsführer
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der Antragstellerin, Herrn S… , gerichtete E-Mail vom 21. August 2014, in
welcher es u.a. heißt:
…
sowie eine weitere an den Geschäftsführer der Antragstellerin, Herrn …,
gerichtete E-Mail des Geschäftsführers der Antragsgegnerin vom 21. Oktober 2014,
in welcher dieser u.a. schreibt:
…
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vorgelegt.
Der Geschäftsführer der Antragsgegnerin hat dazu im Termin zur mündlichen
Verhandlung am 17. März 2022 erklärt, dass er die E-Mail vom 21. August 2014 bei
sich nicht habe auffinden können; auch eine Nachforschung bei dem Provider habe
insoweit nichts ergeben.
Die Antragsgegnerin hat in vorgenanntem Termin zur mündlichen Verhandlung auf
die streitgegenständliche Marke verzichtet.
Die Antragstellerin beantragt,
der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
Die Antragsgegnerin beantragt,
den Kostenantrag zurückzuweisen.
Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.
II.
A. Nachdem die Antragsgegnerin auf die angegriffene Marke verzichtet hat und die
Antragstellerin bis auf ihren Antrag in der mündlichen Verhandlung, „der
Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen“, keine weiteren Anträge
gestellt hat, ist über die beim Deutschen Patent- und Markenamt form- und
fristgerecht (uneingeschränkt) eingelegte Beschwerde der Antragstellerin noch
insoweit zu entscheiden, als sie sich gegen die seitens der Antragstellerin im
patentamtlichen Löschungsverfahren beantragte, jedoch in dem angefochtenen
Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 19. November 2018 unterbliebene
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Auferlegung der Kosten des patentamtlichen Verfahrens auf die Antragsgegnerin
richtet.
Die Antragstellerin hat mit ihrem Kostenantrag in der mündlichen Verhandlung auch
hinreichend deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie weiterhin eine Aufhebung
des angefochtenen Beschlusses in Bezug auf die Kostenentscheidung nach § 63
Abs. 1 Satz 1 MarkenG begehrt und demnach ihre Beschwerde in zulässiger Weise
auf die Abänderung der Kostenentscheidung beschränkt.
Mit dem Antrag der Antragstellerin, die Kosten des Verfahrens der Antragsgegnerin
aufzuerlegen, ist ferner nicht nur ein Antrag auf Abänderung der
Kostenentscheidung des angefochtenen Beschlusses und Auferlegung der Kosten
des patentamtlichen Verfahrens auf die Antragsgegnerin, sondern auch ein
Kostenantrag zu Lasten der Antragsgegnerin nach § 71 Abs. 1 MarkenG betreffend
die Kosten des Beschwerdeverfahrens verbunden.
B. Die Beschwerde der Antragstellerin, soweit sie sich noch gegen die
patentamtliche Kostenentscheidung richtet, hat in der Sache Erfolg, da die Kosten
des Verfahrens vor dem Patentamt der Antragsgegnerin nach § 63 Abs. 1 MarkenG
aufzuerlegen sind. Weiterhin hat die Antragsgegnerin die Kosten des
Beschwerdeverfahrens nach § 71 Abs. 1 MarkenG zu tragen
1. Maßgebliche Rechtsgrundlagen für die Kostenentscheidung hinsichtlich des
Verfahrens vor der Markenabteilung und des Beschwerdeverfahrens sind § 63 Abs.
1 Satz 1 MarkenG und § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, wonach das Patentamt bzw.
das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder
teilweise auferlegen kann, wenn dies der Billigkeit entspricht. Eine patentamtliche
Kostenentscheidung unterliegt dabei in vollem Umfang der Nachprüfung im
Rechtsmittelverfahren (Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG,
13. Aufl., § 71 Rdn. 10). Nach § 63 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, § 71 Abs. 4 MarkenG
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kann die Bestimmung (über die Kostenauferlegung) auch getroffen werden bzw.
sind bei § 71 MarkenG die Absätze 1 bis 3 auch anzuwenden, wenn die Marke
wegen Verzichts im Register gelöscht ist. Was die Kosten des
Beschwerdeverfahrens betrifft, sind ferner die Vorschriften über die Kosten nach
§§ 91 ff. ZPO nicht entsprechend anwendbar, da § 71 MarkenG eine abschließende
Regelung für die Kosten des Beschwerdeverfahrens enthält (vgl. § 82 Abs. 1 Satz 1
MarkenG; Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O. § 71 Rdn. 1).
Das Gesetz geht, was auch durch § 63 Abs. 1 Satz 2 MarkenG und § 71 Abs. 1
Satz 3 MarkenG deutlich wird, im Grundsatz davon aus, dass im markenrechtlichen
Verfahren jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von diesem
Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände (Ströbele/Hacker/Thiering, a. a.
O., § 71 Rdn. 13; BGH GRUR 1972, 600, 601 - Lewapur). Solche Umstände sind
insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen
Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein
Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten
aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation
sein Interesse am Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen
versucht (Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rdn. 13), wobei allerdings der
Verfahrensausgang ebenso wenig wie ein Verzicht auf die angegriffene Marke eine
Vermutung für die Billigkeit einer Kostenauferlegung darstellt, was im Falle eines
Verzichts bereits aus § 63 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bzw. § 71 Abs. 4 MarkenG folgt.
Im Löschungsverfahren entspricht es bei einer bösgläubigen Markenanmeldung
jedoch im Regelfall der Billigkeit, dem Markeninhaber im Fall der Löschung die
Kosten des Löschungsverfahrens aufzuerlegen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering,
a. a. O., § 63 Rdn. 7, § 71 Rdn. 19 m. w. N.).
Ausgehend von diesen Grundsätzen entspricht es vorliegend der Billigkeit, die
gesamten Kosten des Verfahrens der Antragsgegnerin nach §§ 63 Abs.1, 71 Abs. 1
MarkenG aufzuerlegen, da die Streitmarke nach dem Sach- und Streitstand zum
Zeitpunkt des Verzichts entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG in seiner bis zum
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13. Januar 2019 geltenden und vorliegend nach § 158 Abs. 8 MarkenG
maßgebenden Fassung eingetragen wurde, so dass der zulässige
Löschungsantrag der Antragstellerin in der Sache Erfolg gehabt hätte.
1. Bösgläubigkeit eines Anmelders i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a.F. liegt vor,
wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig – insbesondere im
Sinne wettbewerbsrechtlicher Unlauterkeit – erfolgt ist (BGH GRUR 2004, 510, 511
– S 100; BPatG 30 W (pat) 61/09 – Cali Nails. Der Schutzversagungsgrund soll
Anmeldungen von Marken erfassen, die von vornherein nicht dazu bestimmt sind,
im Interesse eines lauteren Wettbewerbs Waren und Dienstleistungen als solche
eines bestimmten Unternehmens zu individualisieren, sondern Dritte im
Wettbewerb zu behindern (Hacker, Markenrecht, 5. Aufl. 2020, Rn. 184).
Auszugehen ist davon, dass ein Anmelder nicht allein deshalb unlauter handelt, weil
er weiß, dass ein anderer dasselbe Zeichen für dieselben Waren benutzt, ohne
hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben (vgl. EuGH GRUR
Int. 2013, 792, Rn. 37 – Malaysia Dairy Industries). Es müssen vielmehr besondere
Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig
erscheinen lassen.
Danach kann ein bösgläubiger Markenerwerb nach der ständigen Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofes insbesondere darin liegen, dass der Anmelder in Kenntnis
eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers ohne rechtfertigenden
Grund die gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Marke für gleiche oder ähnliche
Waren und/oder Dienstleistungen anmeldet mit dem Ziel der Störung des
Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den weiteren
Gebrauch der Marke zu sperren (BGH GRUR 1998, 1034 – Makalu; GRUR 2000,
1032, 1034 – EQUI 2000; GRUR 2008, 621, 623, Nr. 21 – AKADEMIKS).
Darüber hinaus kann der Erwerb eines formalen Markenrechts, unabhängig vom
Bestehen eines schutzwürdigen inländischen Besitzstandes eines Dritten, aber
auch dann bösgläubig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a.F. sein, wenn sich die
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Anmeldung der Marke unter anderen Gesichtspunkten als wettbewerbs- oder sit-
tenwidrig darstellt. Das wettbewerblich Verwerfliche kann insoweit insbesondere
darin gesehen werden, dass ein Markenanmelder die mit der Eintragung der Marke
verbundene – an sich unbedenkliche – Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des
Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH GRUR 2008, 917, Rn. 20 – EROS; GRUR
2008, 621, 623, Rn. 21 – AKADEMIKS; GRUR 2008, 160, Rn. 18 – CORDARONE;
GRUR 2005, 581 – The Colour of Elégance; GRUR 2005, 414 – Russisches
Schaumgebäck; GRUR 2004, 510 – S 100; GRUR 2000, 1032 – EQUI 2000; GRUR
1998, 1034 – Makalu; GRUR 1980, 110 – TORCH). Dabei ist die maßgebliche
Grenze zur Bösgläubigkeit dann überschritten, wenn das Verhalten des Markenan-
melders bei objektiver Würdigung aller Umstände in erster Linie auf die Beeinträch-
tigung der wettbewerblichen Entfaltung eines Mitbewerbers und nicht auf die För-
derung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (BGH GRUR 2005, 581, 582 – The
Colour of Elégance).
2. Nach diesen Grundsätzen stellt sich die Anmeldung der Streitmarke unabhängig
von dem Bestehen eines schutzwürdigen Besitzstandes der Antragstellerin bereits
deshalb als wettbewerbs- und sittenwidrig und damit bösgläubig iS von § 8 Abs. 2
Nr. 10 MarkenG a.F. dar, weil zur Überzeugung des Senats feststeht, dass das
Verhalten des Antragsgegners in erster Linie auf die Beeinträchtigung der
wettbewerblichen Entfaltung der Antragstellerin gerichtet war, so dass eine
Behinderungsabsicht bestand.
Die Anmeldung einer Marke kann dabei als wettbewerbswidrig zu beurteilen sein,
wenn der Anmelder weiß, dass ein identisches oder verwechslungsfähig ähnliches
Zeichen im Ausland bereits für zumindest gleichartige Waren benutzt wird, das
ausländische Unternehmen die Absicht hat, das Zeichen in absehbarer Zeit auch
im Inland zu benutzen, und sich dem Anmelder diese Absicht zumindest aufdrängen
musste (BGH, GRUR 1969, 607, 609 - Recrin; BGH GRUR 1987, 292, 294 - KLINT;
vgl. auch BGH, GRUR 2008, 160, Rn. 21 - CORDARONE). Nach dem Sach- und
Streitstand zum Zeitpunkt des Verzichts sind diese Voraussetzungen im Streitfall zu
bejahen.
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a. Vorliegend stellt die Antragsgegnerin bereits nicht in Abrede, dass sie die US-
Marke der Antragstellerin
kannte und um deren Benutzung für GPS-Geräte in den USA wusste. Zudem hat
die Antragsgegnerin die US-Marke der Antragstellerin in allen Details - sowohl in
Bezug auf die Wortelemente als auch auf die grafischen Details - identisch
nachgeahmt, so dass sich eine Kenntnis von der US-Marke im Anmeldezeitpunkt
nicht abstreiten lässt.
b. Aufgrund der im Beschwerdeverfahren seitens der Antragstellerin mit Schriftsatz
vom 6. Dezember 2021 vorgelegten E-Mail des (heutigen) Geschäftsführers der
Antragsgegnerin, Herrn K…, vom 21. August 2014 und der darin
enthaltenen Bezugnahme auf das Treffen mit der Antragstellerin bzw. ihrem
Geschäftsführer B… am 19. August 2014 (…)
sowie den weiterhin in der E-Mail enthaltenen Ausführungen zu dem bei dem
Treffen präsentierten “Trackimo”-Gerät ist ferner davon auszugehen, dass – wie von
der Antragstellerin vorgetragen - die Antragsgegnerin durch Herrn
K… noch vor Markenanmeldung an den Vertriebspartner („Distributor“) der
Antragstellerin herangetreten ist, um selbst Vertriebspartner für „Trackimo“-Geräte
der Antragsgegnerin in Deutschland zu werden und zu diesem Zweck auch das
Gespräch am 19. August 2014 stattfand. Herr K… wusste daher bei
Anmeldung der streitbefangenen Marke, dass die Antragstellerin bereits GPS-
Geräte in Deutschland unter Ihrem US-Zeichen
vertrieb.
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Die Antragsgegnerin, die im patentamtlichen Verfahren noch vorgetragen hat, dass
sie noch nie, und zwar weder durch ihren heutigen noch durch den damaligen
Geschäftsführer, Veranlassung gehabt habe, sich der Antragstellerin als
Distributorin anzudienen, hat im Termin zur mündlichen Verhandlung am
17. März 2022 durch ihren anwesenden Geschäftsführer zu der vorgenannten
E-Mail vom 21. August 2014 lediglich erklärt, dass diese E-Mail nicht auffindbar sei
und auch eine Nachfrage beim Provider insoweit nichts ergeben habe. Damit hat
sie Existenz und Inhalt dieser E-Mail nicht ausdrücklich bestritten, was aber vor dem
Hintergrund, dass es sich um eine eigene Erklärung der Antragsgegnerin bzw. ihres
jetzigen Geschäftsführers handelt, erforderlich gewesen wäre.
Ungeachtet einer gesetzlichen und/oder rechtsgeschäftlichen Vertretungsbefugnis
des zu diesem Zeitpunkt noch nicht als Geschäftsführer der Antragsgegnerin
berufenen Herrn K… muss sich die Antragsgegnerin dessen Wissen
jedenfalls unter dem Aspekt eines Wissensvertreters, der (ggf. auch ohne
Vertretungsmacht) eigenverantwortlich für den Geschäftsführer handelt, zurechnen
lassen. Wissensvertreter ist jede Person, die nach der Arbeitsorganisation des
Geschäftsherrn dazu berufen ist, im Rechtsverkehr als dessen Repräsentant
bestimmte Aufgaben in eigener Verantwortung zu erledigen und die dabei
anfallenden Informationen zur Kenntnis zu nehmen und weiterzugeben (vgl. BGH
WRP 2016, 869; BGHZ 117, 104, 106; Palandt-Ellenberger, BGB, 79. Aufl., § 166
Rn. 6 mwN). Davon ist bei Herrn K… auszugehen.
Denn der Inhalt der weiteren von der Antragstellerin mit Schriftsatz 6. Dezem-
ber 2021 vorgelegten E-Mail des jetzigen Geschäftsführers der Antragsgegnerin
vom 21. Oktober 2014, deren Existenz und Inhalt nicht bestritten wurde und in
welcher es u.a. heisst: „…“,
verdeutlicht, dass der heutige Geschäftsführer der Antragsgegnerin
Herr K… den Kontakt und das Gespräch mit der Antragstellerin hinsichtlich einer
möglichen Vertriebspartnerschaft mit Wissen und Wollen der Antragsgegnerin
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gesucht hat und diesen Geschäftskontakt auch allein oder zumindest maßgeblich
zu verantworten hatte.
c. Wusste die Antragsgegnerin danach um die Absicht der Antragstellerin, ihr
Zeichen im Inland zu benutzen, ergibt dann auch die Gesamtabwägung aller
Umstände des Falles die Absicht eines zweckwidrigen Einsatzes der angemeldeten
Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes, so dass die Markenanmeldung
bösgläubig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG erfolgt ist:
aa. Die Antragsgegnerin hat die Streitmarke in sehr engem zeitlichem
Zusammenhang mit dem Gespräch mit der Antragstellerin über eine
Vertriebspartnerschaft vom 19. August 2014 angemeldet. Denn zwischen dem
Gesprächstermin am 19. August 2014 sowie dem Anmeldedatum 8. Oktober 2014
lagen nur knapp sieben Wochen.
Bereits dieser enge zeitliche Zusammenhang zu dem Bemühen, Vertriebspartner
für die „Trackimo“-GPS-Geräte zu werden, sowie die bis in alle Details identische
Nachahmung der US-amerikanischen Wort-/Bild-Marke der Antragstellerin
legen es nahe, dass der Antragsgegnerin im Anmeldezeitpunkt nicht nur
an einer Förderung der eigenen Wettbewerbsposition, sondern in erster Linie daran
gelegen war, die von der Antragstellerin genutzte Kennzeichnung im Konfliktfall für
diese zu sperren oder jedenfalls - was für die Feststellung einer
Behinderungsabsicht ausreicht (vgl. BGH, a. a. O., - Classe E) - deren Benutzung
zu erschweren.
bb. Auch das weitere Gesamtverhalten der Antragsgegnerin nach dem Treffen vom
19. August 2014 sowie nach Erlangung des Markenrechtsschutzes indizieren ein
Handeln in Behinderungsabsicht:
Die Antragsgegnerin hat nicht in Abrede gestellt, dass sie bereits am 14. September
2014 (also knapp 4 Wochen nach dem Gespräch vom 19. August 2014 über eine
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eigene Vertriebspartnerschaft) die Internet-Domains „www.trackimo.de“ und
„www.trackimo.info“ angemeldet und dabei den InternetAuftritt der Antragstellerin
umfassend nachgeahmt und „verlinkt“ hat. Als die Antragstellerin dann 2017 ihren
Europavertrieb in die Hände neuer Vertriebspartner gelegt hatte, so dass die
„Bezugsquellen“ der Antragsgegnerin für neue „Trackimo“-Geräte versiegten, hat
die Antragsgegnerin die Streitmarke eingesetzt, um die Antragstellerin und deren
neuen Vertriebspartner unter Druck zu setzen und von letzterem finanzielle
Gegenleistungen zu erzwingen.
So hat die Antragsgegnerin in 2017 nicht nur aus der Streitmarke Widerspruch
gegen die Unionsmarke der Antragstellerin erhoben, sondern ist zudem - wie von
ihr selbst vorgetragen - zivilrechtlich gegen eine Vertriebspartnerin der
Antragstellerin, die Firma Variotek GmbH, Düsseldorf, vorgegangen (vgl. dazu das
von der Antragsgegnerin selbst mit Schriftsatz vom 24. Februar 2022 als Anlage BG
1 vorgelegte Urteil des Landgerichts Düsseldorf 2 a O 30/18 v. 20. März 2019)
Darüber hinaus hat die Antragsgegnerin nicht bestritten, dass sie 2017 dem neuen
europäischen Vertriebspartner der Antragstellerin die angegriffene Marke und die
Domains für eine Summe von zunächst mindestens … € angeboten hat. In
einem weiteren Gesprächskontakt (und nach Anmeldung einer weiteren „trackimo“-
Unionsmarke) wurde die Forderung dann auf …€ erhöht. Der Versuch, die
Gegenseite unter Druck zu setzen und insbesondere finanzielle Gegenleistungen
zu erzwingen, indiziert aber einen zweckwidrigen, von Behinderungsabsicht
getragenen Einsatz als sog. Sperrmarke (vgl. hierzu BPatG PAVIS PROMA, 30 W
(pat) 61/09 - Cali Nails; 27 W (pat) 87/09 - Krystallpalast Variete; vgl. auch Müller,
GRUR Int. 2012, 417, 422).
Die Antragsgegnerin hat daher exakt dann mit Angriffen aus der
verfahrensgegenständlichen Marke begonnen, als ihre Bezugsquellen für
„Trackimo“-Geräte versiegten, was die Annahme stützt, dass die Marke von Beginn
an für den „Konfliktfall“ und zum Missbrauch der registerrechtlichen Stellung
angemeldet wurde.
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cc. Der Feststellung einer Behinderungsabsicht steht dabei nicht der von der
Markenabteilung hervorgehobene Aspekt entgegen, dass die Antragsgegnerin
„zumindest in den ersten Jahren nach der Anmeldung der Marke aus dieser nicht
gegen die Antragstellerin vorgegangen“ sei.
Denn in rechtlicher Hinsicht ist zu beachten, dass sich im Einzelfall bereits die
Markenanmeldung als erster Teilakt eines zweckwidrigen Einsatzes darstellen
kann, sich ein markenrechtlich zweckfremder Einsatz aber auch erst aus der
späteren Ausübung des Monopolrechts ergeben kann (vgl. BGH GRUR 2005, 581,
582 - The Colour of Elegance; GRUR 2008, 621, Nr. 32 - AKADEMIKS; GRUR 2008,
917, Nr. 23 – EROS; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl. § 8 Rn. 1043).
Insoweit erfüllt zwar ein erst nachträglich bei dem Einsatz der eingetragenen Marke
praktiziertes wettbewerbswidriges Verhalten nicht den Tatbestand des § 8 Abs. 2
Nr. 10 MarkenG, jedoch können aus diesem Verhalten des Markeninhabers
Rückschlüsse auf seine Absichten bei der Anmeldung gezogen werden (vgl.
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 1102 m. w. N.).
Unter Beachtung dieser Grundsätze stellt sich vorliegend, wie dargelegt, bereits die
Anmeldung der Streitmarke als erster Teilakt des zweckwidrigen Einsatzes dar. Die
weiteren Gesamtumstände - und gerade auch das Verhalten der Antragsgegnerin
nach der Markenanmeldung - belegen, dass es der Antragsgegnerin mit der
Markenanmeldung in erster Linie daran gelegen war, sich eine registerrechtliche
Rechtsstellung zu sichern, um diese im Krisenfall zu missbrauchen und gegen die
Antragstellerin einsetzen zu können. Der Standpunkt der Markenabteilung
vernachlässigt zudem, dass erstmals 2017- aufgrund des Wechsels des
europäischen Vertriebspartners der Antragstellerin und des Versiegens der
„Bezugsquellen“ für die Antragsgegnerin - eine Veranlassung für die
Antragsgegnerin bestand, die Streitmarke zweckwidrig im Verhältnis zur
Antragstellerin zu benutzen.
- 19 -
3. Im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung zu berücksichtigende
rechtfertigende Umstände oder entlastende Indizien, welche geeignet wären, gegen
eine Behinderungsabsicht der Antragsgegnerin zu sprechen, sind demgegenüber
nicht ersichtlich.
a. Entgegen den Ausführungen der Markenabteilung bestehen keine Anhaltspunkte
dafür, dass bei der Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke nicht die
Beeinträchtigung Dritter, sondern die Förderung der eigenen Wettbewerbssituation
der Markeninhaberin im Vordergrund stand (vgl. hierzu EuGH GRUR 2009, 763,
Nr. 48 - Lindt & Sprüngli / Franz Hauswirth; BGH 2005, 581, 582 - The Colour of
Elegance).
Soweit die Antragsgegnerin sich darauf berufen hat, „hauseigene“ Geräte mit der
angegriffenen Marke versehen zu haben, ist bereits in rechtlicher Hinsicht zu
beachten, dass allein die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des
Wettbewerbskampfes einzusetzen, nicht der einzige Beweggrund der
Markenanmeldung sein muss; vielmehr reicht es aus, wenn diese Absicht zB neben
einer eigenen Benutzungsabsicht ein wesentliches Motiv ist (vgl. BGH GRUR 2008,
917, Rn. 23 - EROS; BGH GRUR 2008, 621, Rn. 32 – AKADEMIKS), was aber aus
den vorgenannten Gründen der Fall ist.
Weiterhin hat der Geschäftsführer der Antragsgegnerin in der mündlichen
Verhandlung vom 17. März 2022 eingeräumt bzw. nicht ausgeschlossen, dass
seitens der Antragsgegnerin bereits 2015 „Trackimo“-Geräte der Antragstellerin
veräußert worden sind. Selbst in Bezug auf die von der Antragsgegnerin als
Anlagen 13 und 14 zum Schriftsatz vom 3. Juli 2018 vorgelegten Rechnungen
konnte er nicht sagen, ob es sich bei den darin genannten Geräten um solche der
Antragstellerin oder solche von dritter Seite gehandelt habe.
Dies stützt aber das Vorbringen der Antragstellerin, wonach die Antragsgegnerin
bis 2017 allenfalls eigenmächtig als „Zwischenhändlerin“ aktiv geworden sei, also
- 20 -
in Einzelfällen GPS-Geräte der Antragstellerin von deren Vertriebspartnern
erworben und weiterverkauft habe. Im Übrigen hat die Antragsgegnerin den
wiederholten Vortrag der Antragstellerin zur Nachahmung des Internetauftritts und
zu der Verlinkung auf die Internetseite der Antragstellerin www.trackimo.com nicht
bestritten. Eine solche Verlinkung macht aber nur dann Sinn, wenn tatsächlich GPS-
Geräte der Antragstellerin (unter dem Original US-Label) auf der Original-
Homepage der Antragstellerin freigeschaltet werden mussten. Dies spricht dann
aber klar dafür, dass die Antragsgegnerin tatsächlich mit GPS-Geräten der
Antragstellerin unter deren US-Marke handelte, nicht aber mit Eigenprodukten.
b. Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin kann sich diese zur Begründung
eines berechtigen Eigeninteresses auch nicht darauf berufen, dass es die
Antragstellerin versäumt habe, ihr Zeichen durch Anmeldung einer nationalen
Marke (unter Inanspruchnahme der US-Priorität) zu schützen.
Zwar kann ein berechtigtes Eigeninteresse an einer Markenanmeldung umso mehr
nachzuvollziehen sein, als der ältere Vorbenutzer (hier: die Antragstellerin) eine
entsprechende „Markenpflege“ unterlassen hat und deshalb mit Versuchen Dritter
gerechnet werden muss, in diesen rechtsfreien Raum einzudringen (EuGH GRUR
2009, 763, Nr. 49 - Lindt & Sprüngli / Franz Hauswirth). Daran fehlt es aber
vorliegend. Es bestehen bereits keine Anhaltspunkte für Versuche Dritter, die
Situation eines unterlassenen Markenschutzes für sich und zum Schaden der
Antragstellerin oder ihrer Vertriebspartner auszunutzen. Vielmehr war es unter
Berücksichtigung aller Gesamtumstände alleine die Antragsgegnerin, die in den
rechtsfreien Raum eingedrungen ist und sich die Streitmarke gesichert hat, um
diese sodann im Krisenfall als Druckmittel gegen die Antragstellerin einzusetzen.
Zudem muss selbst ein - unterstelltes - grundsätzlich berechtigtes Eigeninteresse
an der Markeneintragung dann unberücksichtigt bleiben, wenn im Einzelfall die
konkrete Gefahr besteht, dass die Stellung als Markeninhaber dazu benutzt wird,
aus der Eintragung zusätzliche Vorteile zu ziehen, für die kein berechtigtes
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Interesse mehr besteht (Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rdn. 1098). So liegt
der Fall aber hier, da die Antragsgegnerin die Streitmarke rechtsmissbräuchlich als
Druckmittel gegen die Antragstellerin und ihren Vertriebspartner zur beabsichtigten
Durchsetzung finanzieller Vorteile benutzt hat.
4. War somit auf Grund der gesamten Umstände des Einzelfalls davon auszugehen,
dass die Antragsgegnerin bei der Anmeldung der Streitmarke bösgläubig war, so
dass die Streitmarke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG eingetragen worden ist,
entsprach es der Billigkeit, der Antragsgegnerin sowohl die Kosten des
patentamtlichen Verfahrens als auch des Beschwerdeverfahrens und damit die
Kosten des gesamten Verfahrens nach §§ 63 Abs. 1, 71 Abs. 1 MarkenG
aufzuerlegen.
- 22 -
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen
beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schrift-
lich einzulegen.
Hacker Merzbach Posselt


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