BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 32 W (pat) 190/03 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - … betreffend die Marke 395 30 877 hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Oktober 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Hacker sowie die Richter Viereck und Kruppa beschlossen: 1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes - Markenstelle für Klasse 41 - vom 5. Februar 2003 insoweit aufgehoben, als aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 395 30 004 die teilweise Löschung der Marke 395 30 877 angeordnet wor-- 3 - den ist. Der Widerspruch aus der Marke 395 30 004 wird zu-rückgewiesen. 2. Es wird festgestellt, dass der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 5. Februar 2003 wirkungslos ist, soweit die teilweise Lö-schung der angegriffenen Marke 395 30 877 aufgrund der Widersprüche aus den Marken IR 587 558 und 785 201 an-geordnet worden ist. G r ü n d e I. Gegen die am 27. Juli 1995 angemeldete und am 29. April 1996 für die Waren und Dienstleistungen "Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild sowie Zubehör für diese Geräte, soweit in Klasse 9 fal-lend, insbesondere Rundfunk- und Fernsehgeräte, Fernbedie-nungsgeräte, Plattenspieler, CD-Player, Tonbandgeräte, Tonab-nehmersysteme, Videorecorder, Kassettenrecorder, Stereoanla-gen einschließlich Stereozusatzgeräten hierfür, Steuergeräte, Mischpulte, Tuner, Verstärker- und Empfängergeräte, Lautspre-cher und Lautsprecherboxen, Ohr- und Kopfhörer und Mikrofone; Videospiele und Unterhaltungsgeräte als Zusatzgeräte für Fernse-her; bespielte und unbespielte Tonträger, Magnetaufzeichnungs-träger, Magnetbänder, Tonbänder, Schallplatten, CD's, CD-ROMs und Video-, audio- und audio-visuelle Bänder, Disketten und Kas-- 4 - setten, Laufwerke aller Art; Planung, Gestaltung und Produktion von Video- und Tonaufnahmen" eingetragene Wortmarke 395 30 877 (veröffentlicht am 30. Juli 1996) LARGO wurde aus drei prioritätsälteren Marken Widerspruch eingelegt. Die Widersprechende zu 1) ist Inhaberin der am 21. Juli 1995 angemeldeten deut-schen Wortmarke 395 30 004 (Widerspruchsverfahren abgeschlossen am 16. Juni 1998) LARGO, deren Warenverzeichnis lautet: "Elektrotechnische und elektronische Apparate und Instrumente und nachrichtentechnische Geräte (soweit in Klasse 9 enthalten), Nachrichtenübermittlungsgeräte und Datenverarbeitungsgeräte, Computer, wie Personal und Home Computer, Bildschirmtextge-räte, Tischtelefonapparate, Sichtschirmtelefone, Funkgeräte, Fern-steuergeräte und Funkfernsteuergeräte, Monitore und Datenan-zeigegeräte, auf Datenträger aufgezeichnete Computerprogram-me, Telefaxgeräte, Magnetplatten- und Magnetplattenspeicherge-räte, Drucker und Telekommunikationsgeräte, Telefonanrufbeant-worter, Telefonnebenstellenanlagen bestehend aus Telefonappa-raten (als Haupt- und Nebenstellen), Computern als Vermitte-lungseinrichtungen sowie aus elektrischen Anschlussteilen, Fern-bedienungsgeber und Fernbedienungssysteme". - 5 - Der Widerspruch der Widersprechenden zu 1) richtet sich gegen alle Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke mit Ausnahme der Waren und Dienst-leistungen "bespielte Tonträger, Tonbänder, Schallplatten, CDs, CD-ROMs und Video-, audio- und audio-visuelle Bänder; Planung, Gestaltung und Produktion von Video- und Tonaufnahmen". Die Widersprechenden zu 2) und 3) sind Inhaberinnen der jeweils ua für Schall-platten und Tonbänder registrierten Marke IR 587 558 und der Wortmarke 785 201 ARGO. Nachdem das Widerspruchsverfahren wegen des gegen die Marke 395 30 004 laufenden Widerspruchsverfahrens zunächst ausgesetzt gewesen war, hat die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamtes mit Beschluss vom 5. Februar 2003 die an-gegriffene Marke im Umfang des Widerspruchs aus der Marke 395 530 004 teil-weise gelöscht. Wegen der Widersprüche aus den Marken IR 587 558 und 785 201 wurde die angegriffene Marke ebenfalls teilweise für die Waren "bespielte und unbespielte Tonträger, Magnetaufzeichnungsträ-ger, Magnetbänder, Tonbänder, Schallplatten, CD's, CD-ROMs und Video-, audio- und audiovisuelle Bänder, Disketten und Kas-setten, Laufwerke aller Art" - 6 - gelöscht. Im übrigen wurden die Widersprüche aus den Marken IR 587 558 und 785 201 wegen fehlender Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit zurückgewiesen. Gegen diese Entscheidung richtet sich die mit Schriftsatz vom 19. März 2003 ein-gelegte Beschwerde der Markeninhaberin. Sie stellt (sinngemäß) den Antrag, den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 5. Februar 2003 aufzuheben und die Widersprüche zurückzuwei-sen. Die Widersprechenden zu 2) und 3) haben mit Schriftsatz vom 12. Mai 2003 je-weils den Widerspruch zurückgenommen. Mit am 18. Juni 2003 bei Gericht eingegangenem Schriftsatz vom 17. Juni 2003, der der Widersprechenden zu 1) per Postzustellungsurkunde am 27. August 2003 zugestellt wurde, hat die Markeninhaberin eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken bestritten. Zu der Widerspruchsmarke 395 30 004 hat sie vorgetragen, die Benutzungsschonfrist dieser Marke sei am 16. Juni 2003 abge-laufen. Die Widersprechende zu 1) hat sich im Beschwerdeverfahren in der Folge zur Sa-che nicht geäußert und auch keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benut-zung eingereicht. Mit Schriftsatz vom 15. September 2003 hat sie lediglich mitge-teilt, sie bevollmächtige in dieser Sache die Patentanwälte der Patentanwalts-sozietät M… und E… - 7 - II. 1. Widerspruch aus der Marke 395 30 004 Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist begründet, weil die Widerspre-chende zu 1) eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht hat. Die mit am 18. Juni 2003 (Mittwoch) beim Bundespatentgericht eingegangenem Schriftsatz vom 17. Juni 2003 erhobene Nichtbenutzungseinrede ist zulässig, nachdem die fünfjährige sog. Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke (§ 43 Abs 1 Satz 2 iVm § 26 Abs 5 MarkenG) während des Beschwerdeverfahrens ab-gelaufen ist. Das gegen die Widerspruchsmarke geführte Widerspruchsverfahren wurde ausweislich der Widerspruchsakte am 16. Juni 1998 abgeschlossen, so dass die Benutzungsschonfrist am 16. Juni 2003 abgelaufen ist. Der Schriftsatz mit der Nichtbenutzungseinrede wurde der Markeninhaberin am 27. August 2003 per Postzustellungsurkunde zugestellt. Da im Rahmen des Be-nutzungszwangs der Beibringungsgrundsatz gilt, war es dem Bundespatentgericht verwehrt, die Widersprechende auf die Notwendigkeit einer Glaubhaftmachung aufmerksam zu machen. Die Widersprechende kann nicht auf entsprechende Hin-weise durch das Gericht vertrauen (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 43 Rdn 71). Die Widersprechende hätte gemäß § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG glaubhaft machen müssen, ihre Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der vorliegenden Ent-scheidung benutzt zu haben, also von Oktober 2000 bis Oktober 2005. Dem ist sie nicht nachgekommen, so dass der Beschwerde stattzugeben ist. Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Vergleichsmarken kann daher als nicht mehr entscheidungserheblich dahingestellt bleiben. - 8 - 2. Widersprüche aus den Marken IR 587 588 und 785 201 Nachdem die Inhaberinnen der vorgenannten Marken ihre Widersprüche im Be-schwerdeverfahren zurückgenommen haben, ist der angefochtene Beschluss demzufolge hinsichtlich der insoweit angeordneten teilweisen Löschung gemäß § 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG iVm § 269 Abs 3 Satz 1 ZPO wirkungslos (vgl BGH Mitt 1998, 264 - Puma). Im Interesse einer eindeutigen Klärung der Rechtslage erfolgt der Ausspruch der Wirkungslosigkeit der angefochtenen Entscheidung von Amts wegen, zumal das Registerverfahren im wesentlichen vom Amtsermittlungs-grundsatz beherrscht wird. Für die Auferlegung von Verfahrenskosten gemäß § 71 Abs 1 MarkenG besteht kein Anlass. Dr. Hacker Viereck Kruppa Hu
Full & Egal Universal Law Academy